2.3.1 ‍‍Article 123(3) CBE et article 69 CBE

Dans l'affaire T 325/95, la chambre a souligné que l'hypothèse que l'étendue de la protection à laquelle se réfère l'art. 123(3) CBE 1973 ne dépend pas seulement de la formulation effective des revendications, mais également de la validité par rapport à l'état de la technique, n'est cependant pas corroborée par l'art. 69 CBE 1973 selon lequel "l'étendue de la protection conférée par un brevet européen [...] est déterminée par la teneur des revendications". Les arguments du requérant impliquaient que des revendications modifiées au cours d'une procédure d'opposition aient toujours une contrepartie dans le jeu des revendications accordées. La chambre a constaté que ceci était également contraire à la jurisprudence constante de l'OEB. Il est fait référence, par exemple, à la décision G 2/88 (JO 1990, 93) selon laquelle l'art. 123(3) CBE 1973 permet le remplacement d'une revendication telle qu'accordée portant sur un composé ou sur une composition par une revendication portant sur une nouvelle utilisation de ce composé ou de cette composition.

Dans l'affaire T 81/03, la chambre a souligné que l'art. 69 CBE 1973 et son protocole interprétatif doivent être appliqués dans les procédures devant l'OEB chaque fois qu'il est nécessaire de déterminer la protection conférée (voir, par ex., la décision G 2/88, JO 1990, 93). De toute évidence, les considérations relatives à l'équivalence jouent souvent un rôle primordial dans les procédures nationales en contrefaçon et, bien que les équivalents ne soient pas mentionnés dans la CBE 1973, ils le seront dans le protocole de l'art. 69 de la Convention révisée, CBE 2000. Néanmoins, si les allégations des opposants étaient justes, il ne serait jamais possible de modifier une revendication pendant la procédure d'opposition puisque l'ajout de toute nouvelle caractéristique réduit nécessairement, dans une certaine mesure, la portée des caractéristiques de la revendication du brevet tel que délivré. Cela s'applique en particulier lorsque l'objet de la revendication du brevet tel que délivré n'est pas nouveau. Par conséquent, l'argument ne pouvait être accepté. La chambre a donc estimé que la crainte générale et abstraite que l'ajout d'une caractéristique à une revendication après la délivrance du brevet conduise à étendre le domaine de la protection, parce que la combinaison de caractéristiques qui en résulte pourrait donner lieu à une évaluation différente des équivalents dans les procédures en contrefaçon, n'était pas à elle seule une raison suffisante pour ne pas autoriser l'ajout de caractéristiques restrictives au titre de l'art. 123(3) CBE 1973.

Dans l'affaire T 177/08, concernant l'art. 123(3) CBE, la chambre s'est référée à l'art. 69(1), deuxième phrase CBE qui dispose que la description et les dessins servent à interpréter les revendications. La chambre a indiqué qu'il y avait ainsi lieu de décider si le principe selon lequel les revendications doivent être interprétées au regard du contenu de la description était limité aux cas dans lesquels les revendications appelaient une interprétation, par exemple en présence de caractéristiques fonctionnelles ou ambiguës, ou s'il s'appliquait également à l'affaire en cause où le sens connu et généralement admis d'un terme était détourné et remplacé par une nouvelle définition donnée dans la description. Selon la chambre, la deuxième phrase de l'art. 69 CBE ne s'appliquait pas aux cas dans lesquels une définition non ambiguë et généralement admise d'un terme figurant dans les revendications était remplacée par une définition différente figurant dans la description. Si l'intention était d'attribuer une nouvelle définition à un terme qui n'appelait aucune interprétation, cette définition devait figurer dans les revendications. Il ne peut être attendu des tiers de vérifier pour chaque terme figurant dans les revendications si une définition potentiellement différente ne se cache pas quelque part dans la description. Par conséquent, la chambre a conclu que l'objet de la requête principale étendait la protection conférée.

Dans l'affaire T 547/08, la chambre a déclaré que les arguments du requérant (opposant) concernant les droits du titulaire de brevet d'intenter une action en justice pour contrefaçon directe ou indirecte ne présentaient aucune pertinence pour la question de l'extension de l'étendue de la protection au titre de l'art. 123(3) CBE. La décision G 2/88 (JO 1990, 93) énonce clairement qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des législations nationales des États contractants en matière de contrefaçon et que cette question n'est pas pertinente lorsqu'on a à décider de l'admissibilité de modifications au regard de l'art. 123(3) CBE. S'agissant de la question de l'extension de l'étendue de la protection au titre de l'art. 123(3) CBE, il convient en revanche de garder à l'esprit que la protection conférée par un brevet est déterminée par la teneur des revendications, et notamment par les catégories auxquelles appartiennent ces revendications, ainsi que par les caractéristiques techniques indiquées dans celles-ci, conformément à l'art. 69(1) CBE et à son protocole interprétatif (G 2/88, JO 1990, 93).

Dans l'affaire T 1172/08, la chambre a estimé que l'interprétation de l'étendue de la protection conférée à la lumière de l'art. 69 CBE ne relevait pas normalement de la compétence des chambres de recours (cf. T 175/84). Aux fins d'établir si des modifications de la requête principale étaient contraires aux dispositions de l'art. 123(3) CBE, il était toutefois nécessaire que les chambres de recours procèdent à une telle interprétation. La chambre a déclaré que la revendication 1 selon le brevet tel que délivré et la revendication 1 selon la requête principale, lues de manière isolée, protégeaient chacune un objet différent. Le titulaire du brevet a reconnu qu'un tel déplacement de l'étendue de la protection ne serait pas normalement admissible. Il a toutefois fait valoir que l'affaire en cause présentait comme grande particularité que les revendications du brevet tel que délivré n'englobaient pas l'objet de l'unique exemple figurant dans le fascicule de brevet. Pour la chambre, il n'y avait aucun doute que les cellules dendritiques et les cellules monocytes sont des cellules de types différents aux caractéristiques différentes, ce que les parties n'ont pas contesté. L'homme du métier n'aurait donc eu aucune raison a priori de donner un sens technique différent à l'expression "obtenir d'un échantillon de sang une solution de cellules dendritiques". S'il suivait l'interprétation conférée à la revendication 1 par le titulaire du brevet, il serait obligé de faire complètement abstraction du libellé de la revendication 1 selon le brevet tel que délivré, qui, en soi, n'était pas dépourvue de sens du point de vue technique. Ce libellé ne constituerait alors qu'une coquille vide. Il y avait là une incompatibilité manifeste avec l'esprit de l'art. 69 CBE et de son protocole interprétatif. En outre, si l'interprétation du titulaire du brevet était jugée acceptable, l'intérêt des tiers au regard de la sécurité juridique serait entièrement négligé. La chambre est parvenue à la conclusion que la requête principale ne satisfaisait pas aux exigences de l'art.123(3) CBE.

Dans la décision T 2284/09, il résultait de la modification apportée à la revendication 1 que la protection conférée par cette revendication était plus étendue que celle découlant du brevet délivré, ce qui contrevenait à l'art. 123(3) CBE. Le requérant (titulaire du brevet) s'était appuyé sur la décision T 108/91 (JO 1994, 228), selon laquelle il était permis, en cas d'incohérence entre la revendication et l'ensemble de la divulgation, de se référer à la description et, conformément à l'art. 69(1) CBE, de se servir des éléments divulgués dans celle-ci pour modifier la revendication. La décision T 108/91 n'était toutefois pas applicable dans la présente affaire puisqu'il n'y avait pas d'incohérence entre la revendication du brevet délivré et la description. De plus, conformément à la décision G 1/93 (JO 1994, 541), un élément restrictif non divulgué qui a été introduit pendant la procédure d'examen (comme dans la présente espèce) ne peut être supprimé si cela a pour effet d'étendre la protection. Le rôle de l'art. 69(1) CBE a également été examiné dans l'affaire G 1/93, la Grande Chambre ayant conclu que la description devait être utilisée pour apprécier en particulier la suffisance de l'exposé et pour déterminer l'étendue de la protection conférée par les revendications. Rien dans la décision G 1/93 ne venait toutefois étayer le point de vue du requérant selon lequel la description pouvait être utilisée comme un réservoir dans lequel les modifications des revendications pouvaient être puisées, quand bien même de telles modifications contreviendraient à l'art. 123(3) CBE.

Dans la décision T 1736/09, la chambre a constaté que lorsqu'il s'agit d'évaluer si des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition satisfont aux conditions de l'art. 123(3) CBE, la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications du brevet délivré et la description et les dessins du brevet délivré servent à interpréter les revendications, conformément à l'art. 69(1) CBE et à son protocole interprétatif. Aux fins de l'examen au titre de l'art. 123(3) CBE, la question de savoir si le brevet délivré est conforme aux dispositions de l'art. 123(2) CBE ou de l'art. 76(1) CBE est sans pertinence. Voir aussi T 2186/12.

Dans l'affaire T 1896/11, le requérant a avancé qu'en application de l'art. 69 CBE, la description devait servir à interpréter les revendications. Selon lui, puisque la protection conférée par la revendication 5 du brevet tel que délivré s'étendait nécessairement à ce qui était énoncé dans la description, la revendication 5 pouvait être corrigée de manière à refléter la description, sans enfreindre l'art. 123(3) CBE. La chambre a toutefois estimé que dans l'affaire en cause, la description ne pouvait pas être utilisée pour donner un sens différent à une étape revendiquée du procédé qui transmettait, en tant que telle, un enseignement technique clair et crédible au lecteur averti. Autrement, les tiers ne pourraient pas se fier à l'énoncé effectif de la revendication. Pour déterminer si l'étape revendiquée du procédé transmet, en tant que telle, un enseignement technique clair et crédible au lecteur averti, il faut examiner "a) si l'étape telle que revendiquée est, en soi, significative et plausible du point de vue technique et b) s'il y a de prime abord une incompatibilité intrinsèque avec les autres caractéristiques de la revendication" (cf. décision T 1202/07). Dans l'affaire en cause, la caractéristique pertinente était significative et plausible du point de vue technique.