1.3. Action nationale en contrefaçon

L'art. 105 CBE permet à un tiers d'intervenir à condition qu'il apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur le brevet européen faisant l'objet de l'opposition a été introduite à son encontre ou qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur (G 4/91, JO 1993, 707 ensemble l'art. 105 CBE). Le principe selon lequel la nature d'un acte de procédure accompli par une partie devant l'OEB doit être appréciée en tenant compte de son contenu plutôt que de sa forme ou de son appellation s'applique également lorsqu'il s'agit de décider si l'action nationale en contrefaçon a été introduite (T 188/97).

Dans l'affaire T 195/93, la chambre a estimé que le simple envoi, par le titulaire du brevet, d'une lettre demandant à l'intervenant d'arrêter la production et la vente d'un produit couvert par le brevet, ne saurait être considéré comme introduisant une instance en vue d'une décision de justice, même si, en vertu de la loi nationale, des dommages et intérêts devaient être payés dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre. En conséquence, l'intervention a été rejetée comme irrecevable.

De même, selon la décision T 392/97, l'art. 105 CBE 1973 prévoit que l'intervenant doit apporter la preuve à la fois qu'il a été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée du brevet et qu'il a introduit une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur. Par conséquent, lorsqu'une lettre est envoyée non pas à la société qui est le contrefacteur présumé mais à une autre société sans aucun lien avec la première et dont il était supposé qu'elle était sur le point de l'acquérir, il n'est pas satisfait à la première exigence. Aussi les interventions des deux sociétés étaient-elles en l'espèce irrecevables. La première exigence n'était pas non plus remplie dans l'affaire T 446/95, où la lettre constituait une simple prise de position en réponse à un courrier de l'intervenante présumée et ne contenait aucunement une sommation de cesser une contrefaçon. Selon la décision T 887/04 du 14 novembre 2006 date: 2006-11-14, il appartient au contrefacteur présumé d'apporter la preuve, d'une part, qu'une "requête" en cessation de la contrefaçon lui a été adressée, c'est-à-dire qu'il a été demandé expressément au contrefacteur présumé de cesser la contrefaçon et, d'autre part, que le contrefacteur présumé a été requis de "cesser" la contrefaçon, c'est-à-dire d'y mettre fin. Des preuves de simples avertissements ou menaces de poursuites judiciaires doivent par conséquent être jugées insuffisantes.

Dans l'affaire T 898/07, la chambre a jugé l'intervention recevable. Il ressortait des documents produits par l'opposant que l'intimé lui avait signalé à plusieurs reprises que ses actes contrefaisaient le brevet en litige, et que l'intimé, mentionnant des actions en contrefaçon déjà en instance contre des tiers, avait invité l'opposant à entamer des négociations afin de conclure un accord de licence. Selon la chambre, cela signifiait qu'il avait été demandé à l'opposant de cesser la contrefaçon alléguée du brevet en concluant un accord de licence et, ce faisant, de substituer à un acte prétendument illicite (contrefaçon d'un brevet) un acte licite (utilisation autorisée par licence). Cela satisfaisait à la première condition de l'art. 105(1)b) CBE, qui prévoit non seulement que le tiers doit avoir été requis de cesser toute utilisation de l'invention, mais qu'il doit aussi, de manière générale, avoir été invité à cesser la contrefaçon alléguée. L'opposant avait également introduit une action à l'encontre de l'intimé, afin de faire constater que le brevet en litige n'avait pas été contrefait.

Dans l'affaire T 223/11, la chambre a estimé que selon un principe largement admis sur le plan international, le fait qu'une entreprise fabriquant des médicaments génériques présente une requête dans un pays pour obtenir une autorisation de commercialisation d'un produit pharmaceutique ne constitue pas une contrefaçon de brevet (exemption "Bolar"). Quelles que soient les difficultés que la procédure engagée contre l'intervenant peut avoir causées pour la future commercialisation de son produit, cette procédure ne peut être assimilée à une action en contrefaçon, que l'exemption Bolar ait ou non été transposée dans le droit national pertinent.

Dans l'affaire T 1713/11, la chambre a estimé que la CBE ne donne pas de définition précise de ce qu'est une action en contrefaçon. De plus, l'intervention a été conçue comme une situation procédurale exceptionnelle qui n'est justifiée que lorsque le contrefacteur présumé a un intérêt légitime substantiel à intervenir dans la procédure d'opposition. Cependant, il semble peu probable que le législateur ait eu l'intention de créer un système sophistiqué et complexe de dispositions procédurales régissant la recevabilité des interventions ; aussi la chambre devrait-elle s'abstenir elle aussi de créer un tel système par le biais de sa jurisprudence, mais plutôt examiner si les conditions de fond sont réunies pour considérer l'intervention comme recevable. Ni une action en nullité portant sur le brevet en cause ni une action en saisie-contrefaçon ne permettraient de remplir les conditions requises (voir aussi T 305/08). Cependant, la notion d'"action en contrefaçon" ne se limite pas aux procédures au civil, aux procédures permettant de demander réparation ou aux procédures entre deux parties. La chambre a donc conclu que, dans la mesure où un titulaire de brevet, ou toute autre partie habilitée, engage une action visant à établir si un tiers est commercialement actif dans un domaine qui relève du droit exclusif conféré au titulaire du brevet, une telle action est une action en contrefaçon au sens de l'art. 105 CBE.

Dans l'affaire T 1746/15, la chambre a suivi la décision T 1713/11, selon laquelle une "action en contrefaçon" au sens de l'art. 105(1)a) CBE est une action visant à établir si un tiers est commercialement actif dans un domaine qui relève du droit exclusif conféré au titulaire du brevet. La chambre a estimé que la procédure probatoire indépendante telle que prévue dans le droit allemand ("selbständiges Beweisverfahren"), qui avait été engagée contre l'intimé par décision du Landgericht de Düsseldorf, n'"établissait" pas de contrefaçon au sens précité. La procédure probatoire indépendante prévue dans le droit allemand est comparable à la procédure de "saisie", par exemple à la "saisie-contrefaçon" en France, qui n'est pas considérée comme une "action en contrefaçon" au sens de l'art. 105(1)a) CBE (T 1713/11 et T 305/08).