3. Compétence de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu

Dans la décision J 26/87 (JO 1989, 329), la chambre juridique a constaté que s'il ressort de l'interprétation correcte de la requête en délivrance d'une demande internationale que le demandeur a désigné un État partie à la CBE pour lequel le PCT est entré en vigueur à la date de dépôt de la demande internationale, l'OEB est tenu, en application de l'art. 153 CBE 1973, d'agir en qualité d'office désigné pour l'État contractant concerné, même si le Bureau international a publié la demande internationale sans mentionner cet État contractant en tant qu'État désigné.

La décision J 19/93 concernait également la désignation d'États parties à la CBE dans une demande internationale aux fins de l'obtention d'un brevet européen. La chambre juridique a fait observer que l'OEB agissant en qualité d'office élu ou désigné est pleinement compétent pour interpréter les demandes le désignant pour agir comme tel. L'Office n'est pas lié par l'interprétation de l'office récepteur ou du bureau international (voir aussi J 4/94, J 26/87).

Dans l'affaire J 7/93, le Bureau international n'avait pas informé l'OEB, dans le délai de vingt et un mois visé à la règle 104ter(1) CBE 1973 (version applicable avant le 1er mars 2000), qu'il avait été élu (dans la demande d'examen préliminaire international). L'OEB a émis une notification au titre de la règle 85bis CBE 1973 alors en vigueur, relative au délai supplémentaire applicable en cas de paiement tardif des taxes dues lors de l'entrée dans la phase européenne, et ensuite une notification au titre de la règle 69(1) CBE 1973 relative à la perte d'un droit. La chambre juridique a fait observer que ces deux notifications se référaient au délai de 21 mois visé à la règle 104ter (1) CBE 1973, alors que dans les circonstances de l'espèce, c'est le délai de 31 mois qui était applicable. Elles ont été considérées comment étant dépourvues d'existence au plan juridique au motif qu'elles ne pouvaient se fonder sur aucune disposition de la CBE ou du PCT. Ces notifications n'ayant pas d'existence juridique, elles ne pouvaient avoir d'effet juridique lésant la partie concernée.

Dans l'affaire J 3/94, le déposant avait désigné, dans la requête PCT, un brevet européen à la rubrique "Brevet régional" et cinq États parties au PCT, incluant l'Allemagne et le Royaume-Uni, à la rubrique "Brevet national". Toutefois, dans la demande d'examen préliminaire international déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'IPEA, seuls les cinq États parties au PCT étaient élus ; à la rubrique "Brevet régional", la case correspondant au brevet européen n'avait pas été cochée. Le déposant a fait valoir notamment que l'OEB était de droit office élu par la simple désignation de DE et de GB. Cependant, la chambre juridique a estimé que l'OEB n'était pas devenu un office élu en l'espèce. Un des principes découlant de l'application de l'art. 31(4)a) PCT est qu'il appartient au déposant de choisir l'office pour lequel il envisage d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire international. De plus, ce n'est pas uniquement dans le cadre de la CBE que doit être décidé si une élection effectuée pour la voie nationale est également valable pour l'OEB. La validité d'une élection doit être tranchée au cours de la phase internationale afin que cette élection produise effet. L'IPEA doit examiner la demande et les administrations internationales doivent remplir leurs obligations découlant d'une élection valable. La validité et la portée d'une élection doivent être claires non seulement pour le déposant et l'office élu, mais également pour les administrations intervenant dans la phase internationale. La validité d'une élection doit être appréciée de manière uniforme par les administrations concernées.

Dans l'affaire J 4/94, la chambre juridique devait examiner si l'OEB était compétent pour donner à la demande d'examen préliminaire international formulée par le déposant une interprétation différente de celle donnée par l'Office britannique des brevets agissant en qualité d'IPEA. La chambre juridique a admis que la demande avait été adressée à l'IPEA, qui avait compétence pour l'instruire. Toutefois, dans la décision J 26/87 (JO 1989, 329), il avait été conclu que lorsqu'il agissait en qualité d'office désigné, l'OEB n'était pas lié par l'interprétation que l'office récepteur et le Bureau international avaient donnée du formulaire de requête en délivrance qui avait été rempli. Si la désignation est valable, l'affaire relève de la compétence de l'OEB agissant en tant qu'office désigné (art. 2(xiii) PCT et art. 153(1) CBE 1973). Dans la décision J 4/94, la chambre juridique a estimé qu'il y avait eu une irrégularité dans la demande, et que le déposant aurait dû être invité à y remédier en application de la règle 60 PCT. Selon elle, l'OEB n'était pas lié par le fait que l'IPEA n'avait manifestement pas tenu compte de l'intention exprimée dans la demande. L'OEB pouvait donc considérer qu'il était l'office valablement élu. Par voie de conséquence, le délai de 31 mois visé à la règle 104ter(1) CBE 1973 (telle qu'en vigueur jusqu'au 1er mars 2000) devait être respecté.

Une décision rendue par la division d'examen le 5 juin 1984 (JO 1984, 565) portait sur la possibilité accordée par l'art. 24(2) PCT aux offices désignés de maintenir les effets de la demande internationale en tant que demande nationale, conformément à l'art. 153(2) CBE 1973 (voir nouvelle règle 159(2) CBE) ensemble les art. 25 PCT et art. 24(2) PCT. Le demandeur n'avait pas observé le délai imparti par l'Office japonais des brevets agissant en qualité d'office récepteur pour le dépôt du pouvoir conféré au mandataire. L'OEB agissant en qualité d'office désigné a excusé la non-observation du délai qui avait été imparti par l'Office récepteur conformément à l'art. 14(1)b) PCT ensemble la règle 26.2 PCT pour la correction d'irrégularités formelles (art. 24(2) PCT et art. 48(2)a) PCT). La division d'examen a estimé que le délai prévu à la règle 26.2 PCT était comparable aux délais impartis par l'OEB au sens de l'art. 121 CBE 1973. Elle a donc fait droit à la requête en restitutio in integrum quant au délai visé à l'art. 121(2) CBE 1973, conformément à l'art. 122 CBE 1973.

L'affaire J 17/99 portait, elle aussi, sur l'application de l'art. 24(2) PCT. La désignation à toutes fins utiles, qui était alors applicable, de EP dans la demande internationale n'avait pas été confirmée dans le délai prescrit et avait donc été considérée comme retirée (ancienne règle 4.9 b) ii), c) PCT et art. 24(1)i) PCT), ce qui avait eu pour conséquence que l'effet de la demande internationale au titre de l'art. 11(3) PCT – à savoir celui d'un dépôt européen – avait expiré à la même date. La chambre juridique avait refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 24(2) PCT afin de maintenir l'effet prévu à l'art. 11(3) PCT ; en exerçant ce pouvoir d'appréciation en qualité d'office désigné, l'OEB devait appliquer les mêmes règles et principes que lorsque des situations identiques ou comparables se présentent avec des demandes de brevet européen directes (en l'occurrence en ce qui concerne la correction de désignations). Cette approche non discriminatoire ne constitue pas seulement un principe fondamental du PCT (voir par ex. les art. 26 et 48(2)a) PCT) mais découle aussi directement de l'art. 150(3) CBE 1973 (voir maintenant l'art. 153(2) CBE ; voir aussi J 3/81, JO 1982,100 ; J 8/01, JO 2003, 3).

Dans la décision J 19/16, la chambre juridique est parvenue à la conclusion qu'il n'était plus possible, dans la phase nationale, de remédier à une perte de droits – à savoir la fiction du retrait de la demande – qui s'est produite lors de la phase internationale. Il n'est pas exclu que l'office récepteur et l'office désigné exercent des compétences en parallèle pour une même demande. La chambre juridique a décidé qu'un éventuel délai pour présenter une requête visant à être excusé au titre de l'art. 24(2) PCT relevait exclusivement du droit national. Le délai de deux mois prévu à l'art. 25 PCT n'était donc pas applicable au regard de l'art. 24(2) PCT.

Dans l'affaire J 3/00, le recours concernait la question de savoir si la section de dépôt aurait dû rectifier, en application de la règle 82ter PCT, une prétendue erreur de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur aux fins de la phase régionale devant l'OEB. La demande internationale avait été déposée avec la description et les revendications rédigées par erreur en suédois deux jours avant l'expiration du délai de priorité. L'OEB agissant en qualité d'office récepteur avait accordé comme date de dépôt international la date de réception des documents rectifiés, c'est-à-dire rédigés en anglais (art. 11(2)b) PCT) et avait en outre annulé la revendication de priorité. Le requérant a fait valoir que l'OEB agissant en qualité d'office récepteur aurait dû l'avertir de l'irrégularité. La chambre juridique a examiné si la date de dépôt de la demande internationale était incorrecte en raison d'une erreur commise par l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, qui, si elle avait été commise par l'OEB (en qualité d'office désigné) lui-même, aurait dû être rectifiée en vertu de la CBE (règle 82ter PCT). Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours en ce qui concerne la protection des intérêts légitimes, jurisprudence qui a été confirmée dans G 2/97 (JO 1999, 123), l'OEB est tenu d'avertir le demandeur de toute perte de droits si un tel avertissement peut être attendu en toute bonne foi. La chambre juridique a estimé que les conditions pertinentes étaient remplies : l'irrégularité était manifeste à la lecture de la demande lors de l'examen effectué au titre de l'art. 11(1) PCT et le demandeur était en mesure de la rectifier à bref délai. Pour une autre affaire relative à la règle 82ter PCT, voir J 10/04.

Dans l'affaire T 506/08, l'OEB agissant en qualité d'ISA avait émis une déclaration de non-établissement de l'ISR en vertu de l'art. 17(2)a) PCT. La division d'examen n'avait pas effectué de recherche complémentaire pour la demande modifiée, qu'elle avait ensuite rejetée pour défaut d'activité inventive. Au stade du recours, le demandeur a présenté une requête en remboursement (partiel) de la taxe de recherche internationale. La chambre a toutefois refusé de se prononcer sur cette requête. La garantie du principe de la contradiction (cf. G 3/08 date: 2010-05-12, JO 2011, 10), invoquée par le requérant, ne signifie pas que toute prétention à l'égard de l'OEB doive être tranchée par les chambres (voir par ex. J 14/87, JO 1988, 295, avec référence à l'art. 9 CBE 1973). Un remboursement dans un tel cas n'est prévu ni par le PCT ni par l'accord conclu le 31 octobre 2001 entre l'Organisation européenne des brevets et l'OMPI.

Dans la décision J 13/16, la chambre de recours juridique a retenu que si, pendant la phase internationale, un office récepteur a restauré un droit de priorité sur la base du critère d'inobservation non intentionnelle prévu à la règle 26bis.3.a)ii) PCT, la restauration n'est pas effective dans le cadre d'une procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, étant donné que l'OEB applique le critère de "diligence requise" (règle 49ter.1.b) PCT). En pareil cas, le demandeur doit présenter, dans le délai prévu à la règle 49ter.2.b)i) PCT, une (nouvelle) requête en restauration du droit de priorité au titre de la règle 49ter.2 PCT auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné. Aux fins de la règle 49ter.2 PCT, la requête présentée auprès de l'office récepteur au titre de la règle 26bis.3.b) PCT ne pouvait pas être prise en compte dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné. Voir aussi J 10/17.