T 2450/17 × View decision
Zur Möglichkeit und den Folgen von Berichtigungen inhaltlich unzutreffender, in der Patentschrift enthaltener Hinweise auf den Stand der Technik, siehe Punkte 2. bis 2.5 und 3.3.3 bis 3.3.6
T 1285/15 × View decision
Application of Rule 80 EPC (see point 6 of the Reasons) Treating insufficiency objections step by step (see point 12.2.10 of the Reasons)
Dans l'affaire T 2450/17, le paragraphe [0008] du fascicule du brevet comportait une référence erronée à l'état de la technique, après une modification apportée pendant la procédure de délivrance. Dans le cadre de la procédure orale devant la chambre, le requérant avait déposé une version modifiée du paragraphe [0008], dans laquelle les références erronées avaient été rayées. La chambre a refusé de saisir la Grande Chambre de recours étant donné qu'elle était en mesure de répondre aux questions soulevées sur la base de la jurisprudence constante des chambres de recours. Concernant la question de savoir si les modifications contestées sont admissibles en vertu de la règle 80 CBE, la chambre a retenu ce qui suit. Dans la jurisprudence, il est reconnu que les références à l'état de la technique, dans la mesure où celui-ci est pertinent au sens de la règle 42(1)b) CBE, peuvent être insérées également ultérieurement, sans que cela soit nécessairement considéré comme une extension inadmissible de l'objet de la demande de brevet. Les délimitations par rapport à l'état de la technique pertinent ne doivent toutefois pas être fausses ou trompeuses, car elles pourraient sinon modifier l'objet du brevet. Le fait de corriger de telles erreurs ne contrevient donc pas à l'art. 123(2) CBE, mais est au contraire approprié et nécessaire pour assurer le respect de cette disposition. Des références erronées à l'état de la technique qui délimite le fascicule du brevet peuvent donc être supprimées pour répondre au motif d'opposition prévu à l'art. 100c) CBE. Selon la chambre, il est également inexact d'affirmer que toute modification d'une référence erronée à l'état de la technique, qui est recevable en vertu de la règle 80 CBE (car elle a été apportée pour répondre à l'art. 100c) CBE), constitue nécessairement une violation de l'art. 123(3) CBE. Elle a fait observer, d'une part, qu'il est déjà satisfait à la règle 80 CBE lorsque des modifications sont apportées aux pièces du brevet afin de répondre à un éventuel motif d'opposition pertinent et, d'autre part, qu'en l'espèce, il n'y avait pas d'extension de l'étendue de la protection.
Dans l'affaire T 1285/15, la dernière phrase d'un paragraphe du brevet avait été supprimée pour rendre la description conforme à un jeu de revendications intermédiaire qui avait été modifié pour répondre à des objections soulevées par les opposants. La chambre a fait observer que la modification avait donc été apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition visé à l'art. 100 CBE et qu'elle satisfaisait aux exigences prévues à la règle 80 CBE lorsqu'elle avait été apportée. La chambre a souligné que la formulation même de la règle 80 CBE ("… apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition…") montre clairement qu'il convient de tenir compte de la situation au moment de la modification pour déterminer si cette disposition a été respectée. Le fait que les revendications aient été modifiées à nouveau à un stade ultérieur et que, par conséquent, la suppression de la phrase n'était plus nécessaire ne permet pas de conclure que la modification de la description enfreignait rétroactivement la règle 80 CBE. La modification initiale pouvait encore être considérée comme ayant été apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition.
Dans l'affaire T 2063/15, la requête en litige comprenait deux revendications indépendantes. Cependant, tandis que la revendication 2 était basée sur une combinaison des revendications 1 et 9 du brevet tel que délivré, la revendication 1 de la requête subsidiaire 3 était basée sur une combinaison des revendications 1 et 2 du brevet tel que délivré, ainsi que de caractéristiques supplémentaires tirées de la description. Selon la chambre, étant donné que l'objet de la revendication 1 tel que délivré avait été jugé dépourvu de nouveauté, il était possible de considérer qu'une ou plusieurs revendications indépendantes basées sur une combinaison de la revendication 1 du brevet tel que délivré et de caractéristiques de revendications du brevet tel que délivré dépendantes de la revendication 1 avaient été apportées pour pouvoir répondre au motif d'opposition visé à l'art. 100a) CBE. Cependant, faisant référence aux décisions G 1/84 (JO 1985, 299), T 610/95 et T 223/97, la chambre a retenu que la nouvelle revendication indépendante 1, basée sur les revendications 1 et 2 du brevet tel que délivré en combinaison avec des caractéristiques tirées de la description, n'était plus simplement occasionnée par un motif d'opposition, étant donné que ce motif était déjà traité par le dépôt de la revendication indépendante 2. La nouvelle revendication indépendante 1 introduisait en outre un objet qui n'avait pas son pendant dans les revendications du brevet tel que délivré (cf. p. ex. Jurisprudence des chambres de recours, 9e éd. 2019, IV.C.5.1.5 b)).
De même, selon la décision T 1764/17, le remplacement d'une revendication indépendante unique du brevet délivré par deux ou plusieurs revendications indépendantes ne peut être considéré comme une réponse à un motif d'opposition que dans des circonstances exceptionnelles. Une exception peut ainsi se présenter si deux revendications dépendantes du brevet délivré sont parallèlement liées à une revendication indépendante unique. Le dépôt de deux revendications indépendantes comprenant chacune des deux combinaisons de revendications parallèles peut alors être possible, ce qui permet de retenir des fragments distincts de l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré. Cependant, cette exception n'est pas applicable en cas d'ajout d'une revendication indépendante portant sur un aspect de l'invention qui n'était pas inclus dans le jeu de revendications du brevet délivré. En l'espèce, au moins une des deux revendications indépendantes figurant dans les requêtes subsidiaires en question portait sur un objet qui incorporait de nouvelles caractéristiques extraites de la description, et qui pouvait en outre s'avérer important pour la question de la brevetabilité. Ces revendications indépendantes n'étaient donc pas des combinaisons directes de revendications du brevet délivré et ladite exception n'était pas applicable.
5.1.1 Principes
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La décision T 1149/97 (JO 2000, 259) a traité la question de savoir dans quelle mesure les modifications sont permises dans le cadre de la procédure d'opposition. Une fois la décision de délivrer un brevet prise, la procédure européenne d'examen est close, et ses résultats s'imposent au demandeur et à l'OEB, en ce sens qu'il n'est plus permis d'apporter d'autres modifications. En revanche, s'il est formé une opposition, le brevet en litige peut être modifié. De telles modifications ne sont pas laissées d'une manière générale à la discrétion du titulaire du brevet, puisque la procédure d'opposition n'est pas un simple prolongement de la procédure d'examen (cf. G 1/84, JO 1985, 299). Le titulaire du brevet peut cependant, conformément à la règle 80 CBE (règle 57bis CBE 1973) et sans préjudice de la règle 138 CBE (règle 87 CBE 1973), répondre aux objections de l'opposant en modifiant la description, les revendications et les dessins, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'art. 100 CBE, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant. En outre, il est également permis, conformément à la règle 138 CBE, d'apporter des modifications pour tenir compte de l'existence de droits nationaux antérieurs (cf. également IV.C.5.1.2).
De l'avis de la chambre, ces dispositions peuvent être considérées comme reflétant, au stade de l'opposition, les aspects formels d'un effet irréversible produit au niveau de la procédure par la délivrance d'un brevet. Par conséquent, il convient au préalable de s'assurer que les restrictions imposées par les règles 57bis et 87 CBE 1973 (règles 80 et 138 CBE) ont été respectées avant d'examiner plus avant si du point de vue du fond, il a pu être produit un effet irréversible affectant les modifications après la délivrance, dans le cadre de la procédure d'opposition. La chambre a considéré qu'un tel effet irréversible du point de vue du fond ne pouvait se fonder que sur l'art. 123(3) CBE (voir également le chapitre II.E.2.3.2).
Dans l'affaire T 750/11, la chambre a fait observer qu'une modification au titre de la règle 80 CBE est recevable lorsqu'elle peut être considérée comme une tentative de bonne foi de répondre à un motif d'opposition. Une modification qui limite encore l'objet d'une revendication indépendante est ainsi conforme à la règle 80 CBE du point de vue de la forme. La question de savoir si une telle modification répond effectivement à un motif d'opposition ne doit être tranchée qu'au cours de l'examen quant au fond.
Conformément à l'affaire T 323/05, qui portait sur une requête visant à adapter la description, la règle 57bis CBE 1973 (règle 80 CBE) fixe une limite aux modifications susceptibles d'être apportées au brevet. L'art. 84 CBE 1973 et la règle 57bis CBE 1973 sont les deux dispositions qui doivent guider le titulaire du brevet lorsqu'il est invité par la division d'opposition à adapter la description. En d'autres termes, les modifications doivent être appropriées et nécessaires, et rien de plus.
Dans l'affaire T 993/07, la chambre a rappelé que la règle 80 CBE représente un régime juridique spécial pour les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition, à l'instar de la règle 137 CBE pour les modifications apportées au cours de la procédure d'examen. La chambre a interprété la règle en ce sens que pendant la procédure d'opposition, le titulaire du brevet n'a le droit de modifier le brevet, par exemple ses revendications, que pour remédier à une objection fondée sur un motif d'opposition visé à l'art. 100 CBE, de manière à éviter le cas échéant une révocation du brevet. La chambre a indiqué, dans le droit fil de cette interprétation, que la procédure d'opposition n'est pas censée offrir au titulaire d'un brevet l'occasion de remédier à ce qu'il considère comme des carences de son brevet, par exemple lorsque celui-ci comporte un nombre de revendications indépendantes et/ou dépendantes insuffisant pour définir l'ensemble des modes de réalisation ayant une valeur commerciale. Il est évident que ni la règle 80 CBE, ni la procédure d'opposition n'ont été conçues pour permettre l'ajout d'une ou de plusieurs revendications indépendantes et/ou dépendantes susceptibles d'améliorer les positions de repli en cas de futures actions en nullité auprès d'une juridiction nationale. La chambre a également fait observer qu'une procédure de limitation en vertu de l'art. 105bis CBE n'est pas soumise à la même exigence que celle énoncée à la règle 80 CBE.
Dans l'affaire T 359/13, la chambre a retenu que la règle 80 CBE ne prévoyait aucune restriction concernant la forme des modifications que le titulaire d'un brevet peut (chercher à) apporter pour répondre à des objections soulevées (en l'occurrence : reformuler la revendication de produit en revendication d'utilisation). Au contraire, le demandeur ou le titulaire d'un brevet est libre de rédiger les propositions de modifications à apporter au fascicule de n'importe quelle manière jugée appropriée. Même dans la situation examinée dans l'affaire G 1/99, dans laquelle les exigences du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus imposaient des restrictions quant à la manière de modifier les revendications, un opposant / requérant n'est pas habilité à prescrire la forme des modifications que peut apporter le titulaire du brevet / intimé (cf. T 23/04).
Dans l'affaire T 2290/12, le requérant avait utilisé, dans plusieurs nouvelles revendications indépendantes, des parties d'une revendication considérée comme dénuée d'activité inventive par la division d'opposition, des caractéristiques de la description étant également incluses dans ces revendications. La chambre a estimé qu'une telle approche est légitime tant qu'aucun abus de procédure n'est commis et que le nombre de revendications indépendantes n'est pas excessif. Comme l'absence d'activité inventive constitue un motif d'opposition, la règle 80 CBE n'avait en tout état de cause pas été violée.
Dans l'affaire T 491/09, la décision de la division d'opposition d'admettre dans la procédure une requête subsidiaire présentée pendant la procédure orale devant la division d'opposition (requête principale pendant la procédure de recours) a été contestée devant la chambre. Dans sa décision, la chambre a conclu que la division d'opposition avait correctement exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la règle 116(1) et (2) CBE en tenant compte des critères suivants :
a) admissibilité de prime abord : contrairement à l'argument de l'opposant (requérant) selon lequel la division d'opposition aurait dû vérifier que les revendications étaient de prime abord claires, le procès-verbal de la procédure orale faisait apparaître qu'aucune objection n'avait été élevée à ce sujet. De plus, la chambre n'a pas considéré, contrairement à l'opinion du requérant, que la division d'opposition aurait dû examiner d'office si l'ensemble de la revendication était claire, suivant les décisions T 1459/05 et T 656/07 (sur cette question, voir aussi la décision G 3/14, JO 2015, A102, au chapitre IV.C.5.2.2). Hormis le fait que la décision T 656/07 avait été rendue après la procédure orale qui avait eu lieu pendant la procédure d'opposition, on ne saurait escompter que les divisions d'opposition aient tout de suite connaissance de chaque décision au moment où elles sont rendues. La chambre n'a pu voir d'irrégularité dans le fait qu'une division d'opposition ne suive pas une décision dans laquelle il était expliqué que le cas en question était si particulier qu'il était justifié de s'écarter des décisions de jurisprudence par ailleurs uniformes.
b) économie de la procédure/abus de procédure ; la chambre a reconnu que ce n'est qu'après avoir été relancé que l'intimé (titulaire du brevet) a finalement soumis sa requête tardive, répondant à la question soulevée pendant la procédure orale ; cependant, elle n'a pu en déduire un abus de procédure ni un avantage injustifié au profit de l'intimé.
c) le critère selon lequel on doit pouvoir raisonnablement s'attendre à ce que l'opposant soit en mesure de se familiariser avec les modifications proposées dans le délai disponible ; il ressort du procès-verbal que la procédure orale a été conduite correctement, de manière à résoudre les questions en suspens, et que l'opposant avait eu amplement la possibilité de se familiariser avec l'objet modifié.
Pour une autre décision approuvant ces critères, voir par exemple la décision T 500/15, qui se penche également sur le critère de complexité des modifications, ainsi que sur la nécessité de fournir des motifs individualisés tenant compte de la requête concrète.
Dans l'affaire T 754/16, la chambre a souligné que, pour que la division d'opposition puisse, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, décider de ne pas admettre de nouvelles requêtes, celles-ci devaient, avant toute chose, avoir été présentées tardivement (cf. chapitre IV.C.5.1.3 ci-dessous).
Étant donné que la CBE ne prévoit pas la possibilité de renoncer au brevet européen au cours de la procédure d'opposition et que le titulaire du brevet ne peut renoncer à tout ou partie de son brevet – même par une déclaration expresse de renonciation -, le titulaire du brevet peut uniquement demander à modifier son brevet. En déposant une requête en maintien de son brevet sous une forme limitée, le titulaire du brevet ne fait en principe rien d'autre qu'exprimer sa volonté d'essayer de délimiter son brevet compte tenu d'objections soulevées soit par l'OEB, soit par les opposants. Le dépôt d'une requête en limitation ne signifie par contre pas que le titulaire renonce définitivement à la partie du brevet tel que délivré dont il fait ainsi abstraction. Lors de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet est en principe libre de retirer à tout moment cette requête ou de la modifier après coup, et notamment de défendre à nouveau son brevet tel qu'il a été délivré, à condition que cela ne constitue pas un détournement de procédure ou que l'interdiction de la reformatio in pejus ne l'en empêche (cf. T 123/85, JO 1989, 336 ; T 296/87, JO 1990, 195 ; T 155/88 ; T 225/88 ; T 217/90 ; T 715/92 ; T 752/93 du 16 juillet 1996 date: 1996-07-16 ; T 1037/96 ; T 445/97 ; T 473/99 ; T 880/01 ; T 794/02 ; T 934/02 ; T 1213/05 ; T 1394/05 ; T 1150/11).
Conformément à la décision T 123/85 (JO 1989, 336), un titulaire de brevet qui n'a défendu qu'une version limitée de son brevet devant la division d'opposition a en principe le droit, au stade du recours, de revenir au brevet tel que délivré. Cette interprétation ne vaut toutefois que dans le cadre tracé par les décisions G 9/92 date: 1994-07-14 et G 4/93 (JO 1994, 875) (la position juridique définie dans la décision T 369/91 date: 1992-05-15, JO 1993, 561 est ainsi dépassée). Dans l'affaire T 1150/11, la chambre a confirmé que, selon la jurisprudence constante, des limitations intervenues entretemps de la protection souhaitée ne constituent pas une renonciation expresse à certaines parties du brevet mais sont à considérer comme des essais de formulation destinés à délimiter le brevet eu égard à des objections. La chambre n'a vu aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence. Voir également la décision T 385/15.
Dans la décision G 1/10 (JO 2013, 194), la Grande Chambre de recours a considéré que la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier des brevets, y compris pendant une procédure d'opposition ou de limitation. Cependant, le titulaire d'un brevet a toujours la possibilité de demander une modification de son brevet pendant une procédure d'opposition ou de limitation et de supprimer ainsi ce qui est perçu comme une erreur. Une telle modification doit satisfaire à toutes les exigences juridiques applicables en matière de modifications, y compris celles énoncées à l'art. 123 CBE (cf. également résumé complet de la décision G 1/10 au chapitre III.L.2.1.).