1.6.2 Sélection dans deux listes – individualisation d'une combinaison de caractéristiques

Dans l'affaire T 727/00, la chambre a considéré deux listes de caractéristiques et la combinaison d'un élément de chacune d'elles, qui ne reposait sur aucune indication de la demande telle que déposée ; la chambre a estimé que l'objet de la revendication résultant d'une telle combinaison était logiquement compris dans la demande telle que déposée, mais qu'elle n'y était pas divulguée sous cette forme spécifique. Rien que pour cette raison, la revendication 1 de la requête principale n'avait pas de fondement dans la description et enfreignait l'art. 123(2) CBE. Voir aussi T 714/08 et T 1267/11.

Dans la décision T 1511/07, la chambre a constaté que bien que la sélection de valeurs limites explicitement divulguées définissant plusieurs (sous-)intervalles dans le but de former un sous-intervalle (plus étroit) n'était pas contestable au titre de l'art. 123(2) CBE lorsque les intervalles appartiennent à la même liste, la combinaison d'un intervalle individuel pris dans cette liste avec un autre intervalle particulier issu d'une seconde liste et se rapportant à une autre caractéristique n'était pas considérée comme divulguée dans la demande telle que déposée, sauf si une telle combinaison était clairement suggérée (dans l'affaire T 119/15 la chambre a distingué l'espèce dont elle était saisie de la décision T 1511/07 en ce qu'elle ne concernait pas des listes en ce sens).

La chambre dans l'affaire T 1374/07, se référant à la décision T 811/96, a énoncé qu'une sélection de deux composants (en l'espèce des graisses et des enzymes) d'une liste est en fait équivalente à une sélection dans deux listes identiques (cf. également T 2375/09 et T 1506/13). Par conséquent, la chambre, appliquant le test de nouveauté, a conclu que l'ajout de la caractéristique "graisses et enzymes" dans la revendication 1 contrevenait à l'art. 123(2) CBE).

Dans l'affaire T 686/99, la chambre a estimé que la demande telle que déposée divulguait de façon indifférenciée différentes catégories d'huiles de base, sans fournir la moindre indication quant à la sélection d'une catégorie particulière. Aucune préférence n'avait été donnée aux huiles d'esters parmi l'ensemble initial d'huiles de base équivalentes. La chambre a donc conclu que la combinaison dans la revendication 1 d'une huile de base comprenant impérativement des huiles d'esters avec les hydrofluorocarbones énumérés dans la revendication 1 résultait d'une sélection multiple à l'intérieur de deux listes de caractéristiques alternatives, à savoir de la sélection des huiles d'esters dans la liste des huiles de base et de la sélections des hydrofluorocarbones dans la liste des réfrigérants, ce qui donnait lieu à une nouvelle combinaison particulière. En l'absence de la moindre indication concernant ladite combinaison particulière, cette sélection de caractéristiques ne ressortait pas clairement et sans ambiguïté, pour l'homme du métier, du contenu de la demande telle que déposée.

Dans l'affaire T 197/08, la chambre a indiqué que la caractéristique "EIF à titre d'ingrédient actif unique" n'était pas mentionnée en tant que telle dans la demande initiale. L'intimé (opposant) avait fait valoir que l'introduction des termes "à titre d'ingrédient actif unique" en combinaison avec l'EIF, qui était sélectionné dans un groupe de composés dont il n'était pas l'ingrédient actif préféré, constituait une sélection non admissible à partir de deux listes. La chambre a estimé que l'EIF était sélectionné à partir d'une liste de six ingrédients actifs particulièrement préférés dans le cadre d'une monothérapie (à titre d'ingrédient actif unique), laquelle était de facto l'unique mode d'administration envisagé dans la demande initiale. La caractéristique ne résultait donc pas de deux sélections à partir de listes différentes, puisqu'en principe, il n'était nécessaire d'opérer qu'une seule sélection, à savoir la sélection d'EIF, pour parvenir à ladite caractéristique. Par conséquent, il était satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire T 783/09, la division d'opposition a fait valoir que l'objet de la revendication 1 en cause consistait en une sélection dans deux listes et enfreignait donc l'art. 123(2) CBE. La chambre a considéré que l'homme du métier reconnaîtrait directement et sans ambiguïté 44 combinaisons spécifiques, dont les trois combinaisons "de base" mentionnées dans la revendication 1. La chambre s'est référée à la décision T 12/81 (JO 1982, 296), selon laquelle si "la préparation du produit final nécessite deux classes différentes de produits de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une longueur déterminée, on peut considérer qu'un produit obtenu par réaction d'un couple particulier de produits provenant des deux listes constitue une sélection au sens où l'entend le droit des brevets et peut donc être considéré comme nouveau". La chambre a noté que nombre de chambres avaient estimé qu'un objet donné n'était pas divulgué de manière directe et non ambiguë s'il ne pouvait être déduit d'un document qu'en combinant des éléments figurant sur des listes. Compte tenu de l'emploi du terme "peut" dans la décision T 12/81, la présentation d'un objet donné sous forme d'éléments choisis dans des listes n'empêche pas nécessairement la divulgation directe et non ambigüe de cet objet. Par conséquent, pour déterminer si un tel objet a été divulgué ou non, il convient de tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce et de répondre en définitive à la question de savoir si pour l'homme du métier cet objet découle clairement et sans ambiguïté du document pris dans son ensemble.

Dans l'affaire T 1710/09, la chambre a toutefois souligné que, conformément à la jurisprudence constante, le terme "peut" tel qu'il est employé dans la décision T 12/81 doit être compris dans le sens de "doit". Étant donné les conséquences qui découlent d'une libre interprétation de ce terme, telle qu'elle a été faite dans la décision T 783/09, il est à craindre que l'on ne puisse, dans ces conditions, garantir l'uniformité de la procédure d'évaluation de la divulgation.

Dans l'affaire T 236/08, la caractéristique qui était énoncée dans la revendication 1, et selon laquelle la composition était "appropriée pour une administration par inhalation", ne figurait pas dans les revendications déposées à l'origine. Cette caractéristique était toutefois mentionnée dans une liste présente dans la description, en tant que mode d'administration parmi plusieurs autres modes possibles. Or, cela impliquait notamment que la combinaison de l'objet de la revendication 1 avec l'objet d'une des revendications dépendantes, qui était lui aussi le résultat d'une sélection parmi différentes possibilités, constituerait une sélection non admissible dans des listes multiples. Par exemple, l'objet de la revendication dépendante 10 était lié à la sélection d'un élément dans une liste de possibilités concernant de manière spécifique l'utilisation d'insuline. La combinaison de l'objet de la revendication 10 avec l'objet de la revendication 1, qui était lui aussi le résultat d'une sélection de modes d'administration éventuels, constituait donc une sélection dans des listes multiples et n'avait aucun fondement dans la demande telle que déposée initialement.

Dans l'affaire T 714/08, concernant la requête principale, la revendication 1 avait été modifiée en limitant la première base d'oxydation à la paraphénylènediamine et la liste des coupleurs à 12 composés. Cette combinaison spécifique de la paraphénylènediamine avec chacun des 12 coupleurs ne pouvait pas être déduite directement et de façon non équivoque de la demande de brevet telle que déposée. Le cas d'espèce se distinguait de ceux concernant les restrictions opérées dans les listes de substituants dans les formules chimiques de type Markush (voir T 615/95 ou T 50/97). En effet, dans ces cas les restrictions ne résultaient pas dans l'individualisation de combinaisons particulières comme dans la présente affaire, mais conservaient la nature générique de la formule chimique définissant les produits revendiqués.

Dans l'affaire T 209/10, le requérant (titulaire du brevet) soutenait que la revendication 1 ne concernait pas une sélection non admissible mais qu'elle avait pour objet la simple suppression d'une (de plusieurs) option(s) dans une liste. La chambre a considéré que la demande telle que déposée à l'origine divulguait l'effet technique relatif à la prévention de la perte osseuse, ce qui n'était pas la même chose que la prévention de l'ostéoporose postménopausique chez une femme en postménopause, selon la revendication 1 du brevet délivré. Les femmes en postménopause étaient sélectionnées dans une liste de plusieurs options possibles en termes de patients à traiter. Une autre sélection était également effectuée dans la revendication 1 de la requête principale, à savoir en ce qui concernait la forme du médicament (comprimé ou gélule). La voie orale n'équivalait pas à la sélection de comprimés et de gélules, puisque d'autres formes comme des solutions ou suspensions étaient également possibles. De plus, le patient était identifié comme étant une personne vieillissante et aucune forme posologique particulière n'était associée de préférence aux femmes en postménopause. La chambre a conclu que la revendication 1 comprenait des informations techniques ne pouvant être déduites directement et sans équivoque de la demande telle que déposée à l'origine et isolait un objet qui n'était pas divulgué individuellement dans cette demande.

Dans l'affaire T 407/10, la chambre a d'abord estimé, à l'instar du requérant, que même si la combinaison, par exemple, de deux caractéristiques divulguées à l'origine uniquement dans des listes de variantes équivalentes était normalement considérée comme contrevenant à l'art. 123(2) CBE, il pouvait y avoir d'autres combinaisons de caractéristiques qui, bien que n'ayant pas été divulguées explicitement dans la demande telle que déposée, pouvaient être déduites de la présence d'un indice (explicite ou implicite). Par exemple, le fait que certaines caractéristiques étaient divulguées en tant qu'éléments préférés dans la demande initiale servait d'indice à l'homme du métier, puisqu'une combinaison de caractéristiques préférées était à l'évidence le meilleur moyen d'obtenir les effets techniques que l'invention avait pour objectif de produire (cf. par exemple T 68/99). Cependant, selon la jurisprudence pertinente, la combinaison d'une caractéristique qui n'avait pas été divulguée initialement en tant que caractéristique préférée et d'une pluralité de restrictions supplémentaires fondées sur des caractéristiques préférées n'était pas considérée comme une modification satisfaisant à l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire T 1799/12, la chambre a considéré que la jurisprudence et la décision T 407/10 mentionnent à juste titre d'autres circonstances à prendre en compte, telles que des indices pointant vers cette sélection ou combinaison dans la description et dans les exemples, par exemple si les caractéristiques en question ont été désignées dans la description comme "préférées". Par ailleurs, le fait que la liste soit composée de possibilités équivalentes pourrait également avoir une importance (voir en particulier T 686/99). Dans la présente espèce, il n'avait aucune indication appuyant le choix d'une paroi de base carrée ou rectangulaire, mais bien une indication explicite allant dans le sens opposé, c'est-à-dire vers des formes dépourvues d'angles ("généralement circulaire" ou "ovale"). De ce fait, les cinq formes possibles évoquées dans la demande initiale n'étaient pas des possibilités équivalentes. Les conditions éventuelles permettant d'autoriser la sélection présentement revendiquée n'étaient donc pas réunies.

Dans l'affaire T 45/12, la chambre a considéré que la combinaison spécifique de pioglitazone et de glimépiride était singularisée dans la demande d'origine telle que déposée. Tout au long de la description de la demande d'origine telle que déposée, la pioglitazone était divulguée comme étant l'activateur de sensibilité préféré à utiliser en combinaison avec un autre agent antidiabétique. Le glimépiride était un agent antidiabétique spécifique décrit pour une utilisation en tant que deuxième composant de la composition. Ainsi, même en supposant que la composition contenant de la pioglitazone avec du glimépiride nécessite une sélection (parmi les agents antidiabétiques spécifiques devant être associés avec la pioglitazone), cette sélection unidimensionnelle n'introduisait pas une extension de l'objet de la demande.

Dans l'affaire T 2273/10, la requérante (titulaire) arguait que la revendication 1 représentait une combinaison des caractéristiques les plus préférées de l'invention, et non une sélection dans plusieurs listes. La chambre n'a pas partagé cette opinion. Pour chacune des trois caractéristiques plusieurs possibilités étaient divulguées dans la demande telle que déposée. Pour arriver au libellé revendiqué l'homme du métier devait faire une sélection dans plusieurs listes. De plus, ces sélections se référaient aux caractéristiques préférées ou non-préférées. De même, dans l'affaire T 1150/15, la chambre a rejeté comme arbitraire l'approche du titulaire consistant à combiner les options préférées pour chacun des substituants Y, X et Z divulguées à la page 75, sans tenir compte de l'option préférée pour R^B divulguée dans le même contexte et à la combiner avec une définition qui a été extraite de la liste la plus générale d'options pour le substituant A. La chambre a distingué cette affaire des faits sous-jacents dans la décision T 615/95 (voir le chapitre II.E.1.6.3 ci-dessous).

Dans l'affaire T 1032/12, la chambre a rejeté l'argument du requérant selon lequel le polypeptide revendiqué était défini par deux caractéristiques sélectionnées à partir de deux listes distinctes. De l'avis du requérant (opposant), l'expression "polypeptides préférés" recouvrait une liste de polypeptides possibles. La chambre a estimé qu'en l'espèce, la protéine de SEQ ID NO:2 avait été choisie comme polypeptide particulièrement préféré, et que lorsque qu'il était fait référence à des fragments en tant que séquences préférées, ceux-ci étaient systématiquement qualifiés de "fragments particulièrement préférés". Par conséquent, la mention "polypeptide préféré" dans la description renvoyait au polypeptide de SEQ ID NO:2. C'est cette mention particulière de la molécule entière en tant que molécule particulièrement préférée qui permettait de distinguer l'affaire en cause de celle à l'origine de la décision T 583/09, invoquée par le requérant et dans laquelle différentes molécules avaient été présentées comme alternatives équivalentes. Il n'était donc pas contrevenu à l'art. 123(2) CBE.

Selon la chambre dans l'affaire T 2134/10, il n'y avait pas de combinaison de caractéristiques indépendantes issue de deux listes. La chambre a constaté qu'un degré spécifique d'identité de séquence (dans la revendication 1(d): "au moins 95%") n'était pas une propriété qui, en combinaison avec une molécule particulière choisie dans le tableau 1 (décrivant 113 cadres de lecture ouverts codant pour des peptides potentiellement antigéniques de S. pneumoniae), permettait d'individualiser une molécule particulière ou conférer des propriétés à l'objet revendiqué ne pouvant être dérivées directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

Dans l'affaire T 1581/12, la revendication 1 visait une combinaison de séquences SEQ ID NO 4, 6 avec une longueur de fragment de "20 acides aminés consécutifs ou plus" et une sélection de ces fragments contenant un épitope de ces séquences. Dans la demande initiale, les séquences SEQ ID NO 4, 6 ont été divulguées en tant que membres d'une liste de plusieurs centaines de séquences. De même, la longueur de fragment indiquée dans la revendication 1 a été divulguée dans la demande initiale dans une longue liste de longueurs à sélectionner "en fonction de la séquence particulière". La chambre a observé que la jurisprudence citée par le requérant (opposant) (T 583/09, T 2134/10) visait exclusivement une combinaison de membres spécifiques de deux listes totalement indépendantes, la combinaison d'un membre d'une liste avec un autre membre de l'autre liste, en l'absence d'un indicateur clair pour cette combinaison, ayant été considérée comme créant un nouvel objet. Cependant, la situation de l'espèce était différente. Un homme du métier comprendrait que les valeurs de la longueur de fragment divulguées dans la demande initiale s'appliquent à chacun des membres de la liste des séquences d'acides aminés divulguées (SEQ ID NOs), dans lequel la longueur supérieure de ces fragments variait "en fonction de la séquence particulière" ; la liste des longueurs de fragments n'était en réalité pas indépendante de la liste des séquences d'acides aminés. La combinaison de la valeur "20 acides aminés consécutifs ou plus" avec les séquences d'acides aminés SEQ ID NOs 4, 6 ne limite donc que la divulgation originale dans la demande initiale. Cette limitation n'a pas créé de nouvel objet.

Dans l'affaire T 1259/16, la combinaison revendiquée des caractéristiques caractérisant la solution revendiquée – "exempt de brome libre" et "moins de 100 ppm d'impuretés d'ions métalliques" – n'était pas explicitement divulguée dans la demande telle que déposée. La chambre a estimé que les listes relatives aux niveaux de brome libre et aux impuretés des ions métalliques étaient totalement indépendantes. Les différents niveaux d'impuretés de brome libre et d'ions métalliques représentaient des alternatives tout aussi appropriées. L'homme du métier lisant la demande n'aurait pas identifié que les valeurs les plus basses étaient nécessairement préférées, car réduire les impuretés à un niveau aussi bas que possible est à la fois peu pratique et peu économique. La combinaison revendiquée était donc contraire à l'art. 123(2) CBE.