2.3.1 ‍‍Artikel 123 (3) EPÜ und Artikel 69 EPÜ

In T 325/95 führte die Kammer aus, dass die Annahme, dass der in Art. 123 (3) EPÜ 1973 erwähnte Schutzbereich nicht nur vom tatsächlichen Wortlaut der Ansprüche, sondern auch von ihrer Gültigkeit gegenüber dem Stand der Technik abhänge, jedoch von der ausdrücklichen Aussage in Art. 69 EPÜ 1973, dass "der Schutzbereich des europäischen Patents [...] durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt [wird]", nicht gestützt werde. Die Argumentation des Beschwerdeführers setze auch voraus, dass im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche immer eine Entsprechung im erteilten Anspruchssatz hätten. Die Kammer stellte fest, das dies auch nicht der ständigen Rechtsprechung des EPA entspreche. Die Kammer verwies beispielsweise auf die Entscheidung G 2/88 (ABl. 1990, 93), wonach es nach Art. 123 (3) EPÜ 1973 zulässig sei, einen erteilten Anspruch auf einen Stoff oder ein Stoffgemisch durch einen auf eine neue Verwendung des Stoffes oder des Stoffgemisches gerichteten Anspruch zu ersetzen.

In T 81/03 erläuterte die Kammer, dass Art. 69 EPÜ 1973 und das dazugehörige Protokoll im Verfahren vor dem EPA anzuwenden seien, wann immer sich die Frage nach dem Schutzbereich stellt (s. z. B. G 2/88, ABl. 1990, 93). Offenkundig spielen Äquivalenzüberlegungen häufig eine herausragende Rolle in nationalen Verletzungsverfahren, und Äquivalente werden zwar nicht im EPÜ 1973 erwähnt, wohl aber im Protokoll zu Art. 69 des revidierten Übereinkommens EPÜ 2000. Es wäre jedoch, hätte der Einsprechende mit seiner Behauptung Recht, niemals möglich, einen Anspruch im Einspruchsverfahren zu ändern, da die Aufnahme jedes neuen Merkmals zwingendermaßen den Merkmalen des Anspruchs in der erteilten Fassung etwas an Gewicht nimmt. Dies gelte insbesondere, wenn der Gegenstand des erteilten Anspruchs nicht neu ist. Deshalb kann dieses Argument nicht akzeptiert werden. Die Kammer kam somit zu dem Schluss, dass die allgemeine, abstrakte Sorge, dass die Aufnahme eines Merkmals in einen Anspruch nach dessen Erteilung den Schutzbereich erweitern könnte, weil die daraus resultierende Verbindung von Merkmalen zu einer abweichenden Beurteilung von Äquivalenten im Verletzungsverfahren führen könnte, als solche kein hinreichender Grund ist, die Aufnahme einschränkender Merkmale nach Art. 123 (3) EPÜ 1973 zu verweigern.

In T 177/08 verwies die Kammer bezüglich Art. 123 (3) EPÜ auf Art. 69 (1) Satz 2 EPÜ, wonach die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Es stelle sich die Frage, ob eine solche Auslegung der Ansprüche anhand des Inhalts der Beschreibung auf Fälle beschränkt sei, in denen die Ansprüche auslegungsbedürftig seien, zum Beispiel wegen funktioneller oder unklarer Merkmale, oder ob sie auch im vorliegenden Fall anzuwenden sei, in dem die allgemein bekannte und anerkannte Bedeutung eines Begriffs verworfen und durch eine neue, in der Beschreibung gegebene Definition ersetzt worden sei. Nach Auffassung der Kammer war Art. 69 EPÜ nicht auf Fälle anwendbar, in denen die eindeutige und allgemein anerkannte Definition eines in den Ansprüchen verwendeten Begriffs durch eine andere, in der Beschreibung zu findende Definition ersetzt werden soll. Wenn beabsichtigt sei, einem in keiner Weise auslegungsbedürftigen Begriff eine neue Bedeutung zuzuschreiben, müsse dessen Definition in die Ansprüche aufgenommen werden. Von Dritten könne nicht erwartet werden, dass sie jeden einzelnen Begriff in den Ansprüchen auf eine mögliche abweichende Bedeutung hin prüften, die irgendwo in der Beschreibung verborgen sein könnte. Die Kammer gelangte folglich zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs den Schutzbereich erweiterte.

In T 547/08 stellte die Kammer fest, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers (Einsprechenden) zum Recht des Patentinhabers, gerichtlich gegen eine mittelbare Verletzung seines Patents vorzugehen, für die Frage der Erweiterung des Schutzbereichs nach Art. 123 (3) EPÜ irrelevant sei. In G 2/88 (ABl. 1990, 93) sei klar entschieden worden, dass das nationale Verletzungsrecht der Vertragsstaaten außer Betracht bleiben könne und für die Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung nach Art. 123 (3) EPÜ nicht relevant sei. Für die Frage der Erweiterung des Schutzbereichs nach Art. 123 (3) EPÜ sei vielmehr der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der Schutzbereich eines Patents entsprechend Art. 69 (1) EPÜ und dem dazugehörigen Protokoll durch den Inhalt der Patentansprüche und insbesondere durch deren Kategorie und die technischen Merkmale bestimmt werde (G 2/88, ABl. 1990, 93).

In T 1172/08 war die Kammer der Auffassung, dass im Allgemeinen die Auslegung des Schutzbereichs eines Patents nach Art. 69 EPÜ nicht Sache der Beschwerdekammern (vgl. T 175/84) ist. Hier war sie jedoch erforderlich, um festzustellen, ob die Änderungen des Hauptantrags zu einem Konflikt mit den Bestimmungen des Art. 123 (3) EPÜ führten. Die Kammer stellte fest, dass Anspruch 1 in der erteilten Fassung und Anspruch 1 des Hauptantrags schützten, wenn man sie für sich genommen lese, unterschiedliche Gegenstände. Der Patentinhaber räumte ein, dass eine derartige Verschiebung des Schutzumfangs normalerweise nicht zulässig sei. Der vorliegende Fall sei jedoch ganz besonders, weil die erteilten Ansprüche den Gegenstand des einzigen Beispiels der Patentschrift nicht umfassten. Die Kammer bezweifelte nicht, und von den Beteiligten wurde nicht bestritten, dass dendritische Zellen und Monozyten unterschiedliche Zelltypen sind, die sich durch unterschiedliche Merkmale auszeichnen. Der Fachmann hatte daher a priori keine Veranlassung, in den Passus „Gewinnung einer Lösung von dendritischen Zellen aus einer Blutprobe" eine andere technische Bedeutung hineinzulesen. Um in Anspruch 1 die Auslegung des Patentinhabers hineinzulesen, müsste der Fachmann den Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 völlig außer Acht lassen, der per se nicht technisch bedeutungslos sei, mit der Folge, dass der Wortlaut von Anspruch 1 nichts weiter wäre als eine leere Hülse. Dies sei eindeutig weder im Sinne des Art. 69 EPÜ noch im Sinne des Protokolls zu seiner Auslegung. Würde die vom Patentinhaber vorgeschlagene Auslegung zugelassen, bliebe das Interesse Dritter an Rechtssicherheit außerdem völlig außen vor. Die Kammer stellte fest, dass der Hauptantrag die Erfordernisse des Art. 123 (3) EPÜ nicht erfüllte.

In T 2284/09 stellte die Kammer fest, dass die Änderung von Anspruch 1 bewirkte, dass der Schutzbereich des Anspruchs gegenüber dem erteilten Patent erweitert wurde. Dies verstieß gegen Art. 123 (3) EPÜ. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) hatte sich auf die Entscheidung T 108/91 (ABl. 1994, 228) gestützt, wonach es bei einem Widerspruch zwischen dem Anspruch und der Gesamtoffenbarung zulässig ist, auf die Beschreibung Bezug zu nehmen und sich nach Art. 69 (1) EPÜ auf die Offenbarung der Beschreibung zu stützen, um den Anspruch zu ändern. T 108/91 war im vorliegenden Fall aber nicht anwendbar, da es zwischen dem Anspruch des erteilten Patents und der Beschreibung keinen Widerspruch gab. Zudem war in G 1/93 (ABl. 1994, 541) entschieden worden, dass es bei einer nicht offenbarten Beschränkung, die (wie im vorliegenden Fall) im Prüfungsverfahren eingeführt wird, nicht zulässig ist, diese zu streichen, wenn dadurch der Schutzbereich erweitert würde. In G 1/93 war auch die Rolle des Art. 69 (1) EPÜ geprüft und dann entschieden worden, dass die Beschreibung insbesondere für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung und für die Ermittlung des Schutzbereichs der Ansprüche heranzuziehen ist. Es gibt aber keine Feststellung in G 1/93, die die Meinung des Beschwerdeführers stützt, dass die Beschreibung als Reservoir genutzt werden könne, aus dem Änderungen der Ansprüche hergeleitet werden können, selbst wenn solche Änderungen gegen Art. 123 (3) EPÜ verstoßen würden.

In T 1736/09 stellte die Kammer fest, dass für die Feststellung, ob im Laufe des Einspruchsverfahrens vorgenommene Änderungen den Erfordernissen des Art. 123 (3) EPÜ genügen, der Schutzbereich eines europäischen Patents durch die Ansprüche des erteilten Patents bestimmt wird, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen des erteilten Patents nach Art. 69 (1) EPÜ und seinem Auslegungsprotokoll zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind. Für die Prüfung nach Art. 123 (3) EPÜ ist es irrelevant, ob das erteilte Patent den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ oder des Art. 76 (1) EPÜ genügt. S. auch T 2186/12.

In T 1896/11 trug der Beschwerdeführer vor, dass Art. 69 EPÜ Rechnung zu tragen und die Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sei. Da der durch Anspruch 5 des Patents in der erteilten Fassung verliehene Schutz sich notwendigerweise auf den Inhalt der Beschreibung erstrecke, könne Anspruch 5 ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ so berichtigt werden, dass er deren Inhalt widerspiegle. Die Kammer stellte jedoch fest, dass die Beschreibung im fraglichen Fall nicht herangezogen werden könne, um einem beanspruchten Verfahrensschritt, der als solcher dem Fachmann eine klare, glaubhafte technische Lehre vermittle, eine andere Bedeutung zu verleihen. Andernfalls könnten sich Dritte nicht auf das verlassen, was tatsächlich im Anspruch stehe. Um festzustellen, ob der beanspruchte Verfahrensschritt als solcher eine klare, glaubhafte technische Lehre vermittle, müsse geprüft werden, "ob a) der beanspruchte Schritt als solcher technisch gesehen sinnvoll und plausibel sei und b) ob prima facie eine grundsätzliche Unvereinbarkeit mit den übrigen Anspruchsmerkmalen bestehe" (s. T 1202/07). Im vorliegenden Fall war das betreffende Merkmal technisch gesehen sinnvoll und plausibel.