7.6. Zurückverweisung nach wesentlichen Änderungen der Ansprüche

Werden im Beschwerdeverfahren wesentliche Änderungen zu den Ansprüchen vorgeschlagen, die eine weitere Sachprüfung erforderlich machen, so ist die Sache laut T 63/86 (ABl. 1988, 224) an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Auf diese Weise bleibt dem Anmelder das Recht auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz erhalten, die sich sowohl auf die Ausübung des Ermessens nach R. 86 (3) EPÜ 1973 (jetzt: R. 137(3) EPÜ) als auch auf die formale Zulässigkeit und sachliche Gewährbarkeit der geänderten Ansprüche beziehen kann. Mehrere Beschwerdekammern folgten dieser Entscheidung; s. T 501/88, T 47/90 (ABl. 1991, 486), T 332/05, T 637/06, T 1818/08 (alle ex parte). Diese Rechtsprechung ist ebenfalls auf inter partes Verfahren anzuwenden, s. z. B. T 491/03, T 2287/08.

In T 746/91 wandte die Kammer die in T 63/86 aufgestellten Grundsätze an und verwies die Sache an die Einspruchsabteilung zurück mit der Auflage, zu prüfen und zu entscheiden, ob die Ansprüche zugelassen werden sollten und, wenn ja, ob die Ansprüche die Bestimmungen des EPÜ erfüllen. Das Einspruchsverfahren war nämlich relativ zügig und ohne mündliche Verhandlung durchgeführt worden, sodass dem Grundsatz Genüge getan war, wonach so schnell wie möglich festgestellt werden muss, ob ein Patent aufrechterhalten wird oder nicht.

In T 125/94 verwies die Kammer die Sache an die erste Instanz zurück, weil die geänderten Ansprüche nicht nur den faktischen Rahmen der angefochtenen Entscheidung wesentlich veränderten, sondern zur Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik möglicherweise eine Recherche in einer weiteren Klassifikationseinheit erforderlich machten. Auch in T 230/98 war der Gegenstand der geänderten Ansprüche höchstwahrscheinlich nicht von der Recherche abgedeckt und war im erstinstanzlichen Verfahren noch nicht behandelt worden.

Wenn also der Kammer zufolge in T 1201/00 die Sache voraussichtlich an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der nicht erörterten Frage der erfinderischen Tätigkeit zurückzuverweisen ist, so kann ausnahmsweise ein erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer überreichter neuer Hilfsantrag zum Ausräumen des Einwands fehlender Neuheit gegenüber einer Entgegenhaltung zugelassen und dieser Hilfsantrag an die Einspruchsabteilung auch zur abschließenden Neuheitsprüfung gegenüber dieser Entgegenhaltung zurückverwiesen werden, falls keinem der vorrangigen Anträge wegen fehlender Neuheit stattgegeben werden kann. Die Notwendigkeit für die erste Instanz, auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem gesamten entgegengehaltenen Stand der Technik einzugehen, hat zur Folge, dass die Neuheitsprüfung gegenüber einer Entgegenhaltung nicht zu einer nennenswerten Verzögerung des Einspruchsverfahrens führt.

In T 908/07 befand die Kammer, dass ein verspätet eingereichter Anspruch, den sie in Ausübung ihres Ermessens hauptsächlich deswegen zuließ, weil zu erwarten war, dass die aufgebrachten Punkte ohne Verschiebung der mündlichen Verhandlung geklärt werden können, in der Regel nicht zwecks Überprüfung im Hinblick auf die Einspruchsgründe, die der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde lagen, an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte. In der Sache T 111/98 stellte die Kammer fest, dass die Änderung der Ansprüche als Reaktion auf die Entgegenhaltung eines neuen Dokuments im Beschwerdeverfahren für sich genommen kein hinreichender Grund sei, um die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen. Die Zurückverweisung bleibe Ermessenssache der Kammer (s. auch T 193/07).

Da die Änderungen in T 839/05 für jeden Hilfsantrag jeweils unterschiedlicher Art waren, hätte eine Zurückverweisung möglicherweise weitere Zurückverweisungen im anschließenden Beschwerdeverfahren zur Folge haben können, wodurch sich das Verfahren unnötig in die Länge gezogen hätte. Unter gebührender Berücksichtigung der Verfahrensökonomie und um weitere Verzögerungen zu vermeiden, beschloss die Kammer daher, den Fall nicht zurückzuverweisen.