1.4.3 Weglassen eines als wesentlich hingestellten Merkmals

In Fällen, in denen die Änderung darin besteht, dass ein Merkmal eines unabhängigen Anspruchs ersetzt oder gestrichen werden soll, wenden die Kammern gelegentlich den Test aus der Entscheidung T 260/85 (ABl. 1989, 105) an. In T 260/85 wird festgestellt, dass es nicht zulässig ist, aus einem unabhängigen Anspruch ein Merkmal zu streichen, das in der ursprünglich eingereichten Anmeldung durchweg als wesentliches Erfindungsmerkmal hingestellt worden ist, da dies gegen Art. 123 (2) EPÜ 1973 verstieße. S. auch T 496/90, T 415/91, T 628/91, T 189/94, T 1032/96, T 728/98 (ABl. 2001, 319; hinsichtlich der Streichung des Merkmals "im Wesentlichen rein"), T 1040/98, T 1034/02, T 2202/08 und T 1390/15.

In T 236/95 stellte die Kammer fest: Sei diese Aufgabe ohne die betreffenden Merkmale nicht mehr zu lösen, so könnten sie nicht als unwesentlich betrachtet werden.

In T 784/97 führte der Patentinhaber an, dass ein vorveröffentlichtes Dokument den Fachmann darauf aufmerksam gemacht hätte, dass das strittige Merkmal nicht wesentlich sei. Die Beschwerdekammer vertrat die Ansicht, dass die Frage, ob ein Merkmal eines unabhängigen Anspruchs als "wesentlich" zu erachten ist, keine Frage der Offenbarung im Stand der Technik sein könne. Es müsse vielmehr bewertet werden, welche Lehre ein Fachmann aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnehmen würde.

In T 1515/11 erklärte die Kammer, dass ein Merkmal, das durchgängig als wesentliches Merkmal der Erfindung dargestellt wurde, nicht aus einem unabhängigen Anspruch gestrichen werden darf, weil der Gegenstand dadurch erweitert würde. In manchen Fällen mag es strittig sein, ob ein Merkmal in der Anmeldung als für die Erfindung wesentlich oder als fakultativ dargestellt wird. In anderen Fällen jedoch steht der wesentliche Charakter eines Merkmals schon aus rein formalen Gründen außer Frage. Dazu zählt der Fall, in dem der Anmelder entscheidet, in die ursprünglich eingereichte Fassung eines unabhängigen Anspruchs ein Merkmal aufzunehmen, das ausdrücklich die Aufgabe nennt und bestätigt, dass diese durch den beanspruchten Gegenstand gelöst wird. Insbesondere wenn ein Verfahrensanspruch ein Merkmal enthält, das ausdrücklich definiert, dass das Verfahren in einer die Aufgabe lösenden Weise ausgeführt wird, kommt die Behauptung, dieses Merkmal sei nicht wesentlich, der Behauptung gleich, dass es zur Lösung der Aufgabe nicht wesentlich sei, das Verfahren in einer Weise auszuführen, die die Aufgabe löst.

In T 648/10 bestätigte die Kammer den in T 260/85 erläuterten Test. Sie stellte jedoch klar, dass das EPÜ für die Beurteilung der Frage, ob ein Gegenstand hinzugefügt worden ist, nicht die Anwendung eines bestimmten Tests verlangt. Derartige Tests sind vielmehr ein Hilfsmittel, das in bestimmten Situationen helfen kann, zu beurteilen, ob ein Gegenstand hinzugefügt worden ist.