9.18. Analogieverfahren – vorstellbares Erzeugnis

Die Wirkung eines Verfahrens zeigt sich im Ergebnis, d. h. im chemischen Bereich im Erzeugnis, mit allen ihm innewohnenden Eigenschaften und den Folgen seiner besonderen Herstellung, z. B. Qualität, Ausbeute und wirtschaftlichem Wert. Bekanntlich sind Analogieverfahren dann patentfähig, wenn sie zu neuen, erfinderischen Erzeugnissen führen, und zwar deshalb, weil sich alle Merkmale des Analogieverfahrens nur von einer bisher unbekannten und unvorhersehbaren Wirkung ableiten lassen (Aufgabenerfindung). Ist jedoch die Wirkung ganz oder teilweise bekannt, ist also das Erzeugnis bekannt oder nur eine neue Modifikation eines bekannten Strukturteils, dann sollte die Erfindung, d. h. das Verfahren oder das Zwischenprodukt hierfür, nicht ausschließlich aus Merkmalen bestehen, die sich bereits zwangsläufig und aufgrund des Stands der Technik in naheliegender Weise von dem bekannten Teil der Wirkung ableiten lassen (T 119/82, ABl. 1984, 217; s. auch T 65/82, ABl. 1983, 327).

Nach T 2/83 (ABl. 1984, 265) sind die sogenannten Analogieverfahren in der Chemie nur gewährbar, wenn die Aufgabe, d. h. die Notwendigkeit, bestimmte patentierbare Erzeugnisse als Verfahrenswirkung zu erzielen, nicht bereits Bestandteil des Stands der Technik ist.

In T 1131/05 hielt die Kammer einen Verfahrensanspruch, der auf ein Analogieverfahren gerichtet war, für neu und erfinderisch.

In T 595/90 (ABl. 1994, 695) ging es um die erfinderische Tätigkeit eines Erzeugnisses, das zwar als solches vorstellbar war, für das aber kein Herstellungsverfahren bekannt war. Danach kann ein Erzeugnis, das als solches mit allen seine Identität ausmachenden Merkmalen einschließlich seiner Gebrauchseigenschaften vorstellbar ist und aufgrund dessen eine eigentlich naheliegende Sache darstellt, für erfinderisch befunden und damit als solches beansprucht werden, wenn es im Stand der Technik keinen bekannten Weg oder kein anwendbares (analoges) Verfahren zu seiner Herstellung gibt und diese Herstellung daher durch die beanspruchten Verfahren erstmals und überdies auf erfinderische Weise bewerkstelligt wird (T 268/98, T 441/02, T 1175/14).

In T 803/01 entschied die Kammer in Anlehnung an den ähnlich gelagerten Fall T 595/90, dass die entscheidende Frage in der vorliegenden Sache die sei, ob das Polylactid mit dem beanspruchten Reinheitsgrad am Prioritätstag der angefochtenen Anmeldung hergestellt werden konnte oder ob es einen bekannten Weg zu seiner Herstellung gab. Da dies jedoch nicht der Fall war, befand sie, dass der beanspruchte Gegenstand in diesem Fall erfinderisch sei.

Die in T 233/93 beanspruchten Erzeugnisse zeichneten sich durch eine Kombination von Eigenschaften aus, die die Fachwelt als "Desideratum" zu verwirklichen suchte. Diese Eigenschaften galten jedoch als unvereinbar. Die Kammer entschied, dass ein solches Wunscherzeugnis, auch wenn es per se nahezuliegen scheine, dennoch als erfinderisch angesehen und damit als solches beansprucht werden könne, sofern es im Stand der Technik kein bekanntes Verfahren zu seiner Herstellung gibt und das beanspruchte Verfahren erstmals und zudem auf erfinderische Weise diese Herstellung ermögliche (T 1195/00).

In T 661/09 schloss die Kammer, dass die tatsächlich beanspruchten Merkmale lediglich offensichtliche Desiderate auf einer abstrakten Ebene waren.