2.1. Einleitung

Art. 52 (2) EPÜ zählt eine Reihe von Gegenständen oder Tätigkeiten auf, die nicht als Erfindungen im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ angesehen werden. Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen: a) Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden; b) ästhetische Formschöpfungen; c) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen; d) die Wiedergabe von Informationen.

Als Einschränkung des in Art. 52 (1) EPÜ verankerten generellen Anspruchs auf Patentschutz ist Art. 52 (2) EPÜ und Art. 52 (3) EPÜ keine Frage des richterlichen Ermessens, sondern bedarf einer eindeutigen Rechtsgrundlage im EPÜ (s. T 154/04, ABl. 2008, 46; s. auch G 2/12, ABl. 2016, A28).

In T 930/05 erklärte die Kammer, dass allein schon die Tatsache, dass die Liste der nicht als Erfindungen anzusehenden Gegenstände in Art. 52 (2) EPÜ 1973 nicht erschöpfend formuliert ist ("insbesondere"), auf die Existenz eines Ausschlusskriteriums hinweist, das allen diesen Dingen gemeinsam ist und eine denkbare Erweiterung der Liste erlaubt. Die Aufzählung typischer Nichterfindungen in Art. 52 (2) EPÜ 1973 umfasste Tatbestände, deren gemeinsames Merkmal der fehlende technische Charakter war. Der auf Art. 52 (1) EPÜ 1973 Bezug nehmende Ausnahmenkatalog des Art. 52 (2) EPÜ 1973 ist als Negativdefinition des Erfindungsbegriffs aufzufassen.

Die Feststellung, dass es sich bei dem beanspruchten Gegenstand um eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ 1973 handelt, ist im Prinzip eine Voraussetzung für die Prüfung auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, da diese Erfordernisse nur für Erfindungen definiert sind (vgl. Art. 54 (1) EPÜ 1973, Art. 56 EPÜ 1973 und Art. 57 EPÜ 1973) (s. T 258/03, ABl. 2004, 575 ; s. auch T 154/04, ABl. 2008, 46).

Nach Art. 52 (3) EPÜ steht Art. 52 Absatz 2 EPÜ der Patentierbarkeit der dort genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht.

Aus der Rechtsprechung geht klar hervor, dass dieser Liste der "ausgeschlossenen" Gegenstände kein allzu weiter Anwendungsbereich zu geben ist; Art. 52 (3) EPÜ beugt einer breiten Auslegung von Art. 52 (2) EPÜ vor (G 2/12 und G 2/13, ABl. 2016, A28 und ABl. 2016, A29; T 154/04).

In T 154/04 (ABl. 2008, 46) stellte die Kammer fest, dass die Aufzählung typischer Nichterfindungen in Art. 52 (2) EPÜ 1973 nichts weiter sei als eine nicht erschöpfende Negativliste dessen, was nicht als Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) EPÜ 1973 anzusehen ist. Es sei die erklärte Absicht der Vertragsstaaten gewesen, dieser Liste der "ausgeschlossenen" Gegenstände keinen allzu weiten Anwendungsbereich zu geben. Art. 52 (3) EPÜ 1973 sei eingeführt worden, um einer derartigen weiten Auslegung von Art. 52 (2) EPÜ 1973 vorzubeugen. Durch die ausdrückliche Erwähnung der "Patentfähigkeit der […] Gegenstände oder Tätigkeiten" sei der Anspruch auf Patentschutz für die in Absatz 2 aufgezählten Nichterfindungen in Absatz 3 de facto festgeschrieben worden – wenn auch mit der Einschränkung, dass die Patentierbarkeit "insoweit" ausgeschlossen sei, "als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht". Dass kein Paradigmenwechsel beabsichtigt war, zeige auch das Beispiel der Schweiz, die es als Vertragsstaat bei der Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften mit dem EPÜ 1973 für überflüssig erachtet habe, den Inhalt von Art. 52 (2) und (3) EPÜ 1973 in das nationale Recht zu übernehmen (s. "Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes", 76.021, 24. März 1976, S. 67).

Weiter befand die Kammer, dass eine implizite Bedingung für eine "Erfindung" im Sinne von Art. 52 (1) EPÜ 1973 ihr technischer Charakter (Erfordernis der "Technizität") ist. Art. 52 (2) EPÜ 1973 steht der Patentfähigkeit von Gegenständen oder Tätigkeiten mit technischem Charakter auch dann nicht entgegen, wenn sie sich auf in dieser Vorschrift angegebene Sachverhalte beziehen, da diese nur "als solche" ausgeschlossen sind (Art. 52 (3) EPÜ 1973). Bei der Prüfung auf Patentfähigkeit einer Erfindung in Bezug auf einen Anspruch sind die technischen Merkmale der Erfindung, d. h. die Merkmale, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, durch Auslegung des Anspruchs zu bestimmen. Diese Grundsätze haben eine klare und solide Basis im Übereinkommen und in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, insbesondere der Großen Beschwerdekammer (s. auch G 3/08 date: 2010-05-12, ABl. 2011, 10; T 931/95, ABl. 2001, 441, T 914/02, T 2383/10).

Näheres zum technischen Charakter einer Erfindung enthält Kapitel I.A.1.1. "Technischer Charakter einer Erfindung".

Das Thema der Erfindungen mit technischem und nichttechnischem Gegenstand (sog. Mischerfindungen) wird eingehend in Kapitel I.D.9. "Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit", Unterpunkt "Erfindungen, die sowohl technische als auch nichttechnische Merkmale umfassen" erörtert.