b) Einreichung neuer unabhängiger Patentansprüche 

In T 610/95 hatte der Beschwerdeführer nicht begründet, warum die Einreichung des neuen unabhängigen Anspruchs 5 durch einen Einspruchsgrund bedingt war. Die Kammer verwies auf die Entscheidung G 1/84 (ABl. 1985, 299), aus der klar hervorgehe, dass das Einspruchsverfahren nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens gedacht sei und nicht als solche missbraucht werden dürfe. Nach Auffassung der Kammer verstieße es gegen die in G 1/84 genannten Grundsätze, wenn es für zulässig erachtet würde, den Wortlaut eines erteilten Patents im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des einzigen angefochtenen unabhängigen Anspruchs dadurch zu ändern, dass ein zusätzlicher neuer unabhängiger Anspruch aufgenommen werde, der als solcher im erteilten Patent keine Entsprechung habe.

In T 223/97 bestätigte die Beschwerdekammer, dass die Hinzufügung eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche im Einspruchsverfahren bei Aufrechterhaltung des angefochtenen Hauptanspruchs nicht als Beschränkung dieses Hauptanspruchs angesehen werde könne, um den gegen ihn vorgebrachten Einspruchsgrund auszuräumen. Einen erteilten unabhängigen Anspruch durch mehrere – beispielsweise zwei – unabhängige Ansprüche zu ersetzen, die jeweils auf eine unter den erteilten unabhängigen Anspruch fallende besondere Ausführungsart gerichtet seien, sei allerdings zulässig, wenn dies durch Einspruchsgründe veranlasst sei (s. auch T 428/12).

Mit Hinweis auf diese Entscheidung führte die Kammer in T 181/02 aus, nur in Ausnahmefällen könne der Ersatz eines erteilten einzigen unabhängigen Anspruchs durch zwei oder mehr unabhängige Ansprüche durch einen Einspruchsgrund veranlasst werden, zum Beispiel in Fällen, in denen ein erteilter unabhängiger Anspruch zwei bestimmte Ausführungsformen abdeckt. Eine solche Situation kann sich auch ergeben, wenn zwei erteilte abhängige Ansprüche (z. B. Ansprüche 2 und 3) parallel mit einem einzigen unabhängigen Anspruch (Anspruch 1) verbunden sind. Dann kann die Einreichung von zwei unabhängigen Ansprüchen (z. B. mit den Merkmalen der Ansprüche 1 und 2 sowie 1 und 3) möglich sein, wobei dadurch zusätzlich die Zahl der Ansprüche reduziert wird. In der Regel reiche es allerdings aus, dass der Patentinhaber bei einem einzigen unabhängigen Anspruch bleibt und den erteilten Anspruch nur einmal ändert, indem er in den einzigen unabhängigen Anspruch in der erteilten Fassung ein oder mehrere Merkmale aufnimmt. Das Hinzufügen eines zweiten unabhängigen Anspruchs ist normalerweise nicht nötig, um den Widerruf des Patents auf Grundlage des nicht geänderten oder geänderten einzigen unabhängigen Anspruchs in der erteilten Fassung zu verhindern (s. auch T 1689/12; s. außerdem T 1810/14, wo die Kammer eine weitere Situation definiert hat, in der der Ersatz eines erteilten einzigen unabhängigen Anspruchs durch zwei unabhängige Ansprüche zulässig sein kann).

Unter Hinweis auf die vorstehende Rechtsprechung fügte die Kammer in T 263/05 (ABl. 2008, 329) hinzu, bei der Prüfung der Änderungen braucht sie nicht darüber zu befinden, ob der Austausch eines einzigen erteilten unabhängigen Anspruchs gegen zwei unabhängige Ansprüche nur in "Ausnahmefällen" durch den Einspruchsgrund veranlasst wäre; vielmehr muss je nach Einzelfall die Frage beantwortet werden, ob die vorgeschlagenen Änderungen eine zweckmäßige und notwendige Reaktion zur Vermeidung des Widerrufs des Patents sind, sodass sie als durch die Einspruchsgründe bedingt anzusehen sind. S. auch T 428/12.

In T 937/00 fand die Kammer grundsätzlich nichts daran zu beanstanden, dass ein Patentinhaber seine Ansprüche auf einen Einspruch hin so ändert, dass sie mehrere unabhängige Ansprüche für verschiedene Gegenstände umfassen, die ursprünglich in einem einzigen generischen Anspruch einer bestimmten Kategorie enthalten waren, wenn dieser nicht aufrechterhalten werden kann. Sie stellte jedoch fest, dass die Einreichung mehrerer, auf verschiedene Erfindungen gerichteter unabhängiger Ansprüche das Einspruchsverfahren unnötig erschweren und verzögern kann, vor allem wenn noch eine Reihe weiterer Änderungen eingereicht wird. Eine effiziente und möglichst vollständige Prüfung des Einspruchs kann zum Beispiel praktisch unmöglich werden, wenn spätere Änderungen nach und nach eingereicht werden, anstatt dass auf alle von der Gegenpartei erhobenen Einwände sofort eingegangen wird. S. auch T 2290/12, in der die Kammer es als legitim ansah, Teilbereiche eines erteilten aber von der Einspruchsabteilung für nicht erfinderisch befundenen Anspruchs mittels mehrerer unabhängiger Ansprüche abzudecken, solange kein Verfahrensmissbrauch vorliegt oder eine unangemessen große Zahl von unabhängigen Ansprüchen eingereicht wird.

In T 1/05 hielt die Kammer die Einführung von Product-by-Process-Ansprüchen nicht für eine durch einen Einspruchsgrund veranlasste Änderung. Die Einreichung solcher Ansprüche machte deutlich, dass diese Änderungen nicht auf den Einspruchsgrund Bezug nehmen, sondern die Folgen einer anderen, auf den Einspruchsgrund gerichteten Änderung, nämlich der Streichung der Erzeugnisansprüche, kompensieren sollten.