4.12.3 Erwiderung auf Einwände

Die Kammern lassen im Allgemeinen Änderungen zu, wenn sie in Erwiderung auf Einwände und Bemerkungen des Berichterstatters oder des anderen Beteiligten hin eingereicht worden sind. Unerwünschte Verfahrensverzögerungen sollten dabei jedoch vermieden werden (s. T 38/89, T 459/91, T 1059/92, T 648/96). Geänderte Anträge können in das Verfahren zugelassen werden, sofern stichhaltige Gründe für die neu eingeführten Änderungen vorliegen; wenn sie z. B. in Erwiderung auf Einwände, Beweismittel oder Anmerkungen eingereicht werden, die nicht Teil der angefochtenen Entscheidung sind, sondern schriftlich im Beschwerdeverfahren vorgebracht wurden (T 397/01, T 253/10). Zudem müssen die spät gestellten Anträge einen erfolgversprechenden Versuch zur Ausräumung des erhobenen Einwands darstellen (T 1859/06).

In ihrem Orientierungssatz führte die Beschwerdekammer in der Sache T 2227/12 folgendes aus: Wenn in der angefochtenen Entscheidung und im Beschwerdeverfahren lediglich Einwände unter den Art. 123 (2) und 84 EPÜ behandelt wurden, kann die Beschwerdekammer das Kriterium der prima facie Gewährbarkeit für die Zulassung eines in der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrags auf diese Einwände beschränken, so dass die Prüfung einer prima facie Gewährbarkeit im Hinblick auf die Art. 52 (1), 54 und 56 EPÜ unterbleibt.

In den folgenden Fällen wurden die geänderten Anträge zugelassen:

In T 93/11 ergaben sich die Änderungen unmittelbar aus der Mitteilung der Kammer. Sie dienten außerdem dazu, die formalen Einwände der Kammer auszuräumen, was dem Prinzip der Verfahrensökonomie entspricht, und grenzten den Anspruchsgegenstand einfach auf den Kern der Erfindung ein. Die Kammer vertrat zudem die Meinung, dass es generell nicht verboten ist, auf die Mitteilung einer Kammer hin neue Anträge einzureichen, vor allem wenn diese auf sämtliche darin erhobenen oder wiederholten Einwände eingehen. Ferner wurde dadurch die Zahl der in der mündlichen Verhandlung zu erörternden Fragen deutlich reduziert.

In T 794/94 stellte die Kammer fest, dass bei Patenten im Bereich der Gentechnik manchmal außergewöhnliche Probleme auftreten, die die Formulierung eines passenden Antrags erschweren und daher als besondere Umstände zu werten sind, die die verspätete Einreichung von Anträgen rechtfertigen, mit denen bereits eingehend geprüfte Einwände ausgeräumt werden sollen. Jedoch besteht kein Anspruch darauf, Anträge, die die Kammer für unzulässig oder nicht gewährbar hielt, immer wieder durch neue Anträge zu ersetzen (s. auch T 607/05, T 516/06).

In T 1148/97 war die Kammer der Auffassung, dass spät eingereichte Ansprüche noch zugelassen werden können, wenn die im Anspruchswortlaut vorgenommenen Änderungen den beanspruchten Gegenstand in seinem Schutzumfang so beschränken, dass ein Widerruf des Patents vermieden werden kann und eine Aufrechterhaltung des Patents mit geänderter Fassung bei zügiger Verfahrensführung erreichbar ist (T 710/99, T 30/03).

In T 385/06 reichte der Patentinhaber Änderungen vor dem Ende der in der Mitteilung der Kammer genannten Frist ein. Nach Auffassung der Kammer könnten diese Änderungen als Reaktion auf die Bemerkungen der Kammer zu zwei Einspruchsgründen gesehen werden. Sie waren somit gewährbar gemäß R. 80 EPÜ, weil sie durch Einspruchsgründe veranlasst waren, die von den Einsprechenden geltend gemacht worden sind.

Auch in T 610/94 wurden die in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anspruchssätze zugelassen, da sie eingeschränkt wurden und den von der Kammer genannten Mängeln Rechnung trugen. In T 626/90 konnte von einer unbilligen Überraschung der Beschwerdeführer nicht die Rede sein, weil es sich bei den Änderungen in beiden Anträgen lediglich um eine Beschränkung des beanspruchten Gegenstands auf die im Streitpatent beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung handelte (T 1097/99). Auch in dem Ex-parte-Verfahren T 1400/04 wurden die geänderten Ansprüche zugelassen, da die mündliche Verhandlung nicht verlegt werden musste.

In T 407/14 stellte das zusätzliche Merkmal in Anspruch 1 des Hauptantrags eine eindeutige Beschränkung des beanspruchten Gegenstands dar. Eine solche Beschränkung ist nach Auffassung der Kammer eine gerechtfertigte Reaktion des Beschwerdeführers auf die negative vorläufige Stellungnahme zur erfinderischen Tätigkeit.

In T 442/12 wurde der spät eingereichte Antrag zugelassen, da er prima facie einen erfolgsversprechenden Versuch darstellte, alle die im Bescheid der Kammer identifizierten Einwände auszuräumen, und ausführlich begründet worden war.