7.2. "Try and see"-Situation

Wenn weder die Umsetzung noch die Erprobung eines im Stand der Technik vorgeschlagenen Ansatzes irgendwelche besonderen technischen Schwierigkeiten mit sich bringt, dann ist die Überlegung, dass der Fachmann zumindest eine "Try and see"-Haltung eingenommen hätte, ein Grund für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit (s. z. B. T 333/97, T 377/95 vom 24. April 2001 date: 2001-04-24, T 1045/98, T 1396/06, T 2168/11). Bei solchen Sachverhalten findet das Konzept der "angemessenen Erfolgserwartung" keine Anwendung (T 91/98, T 293/07, T 259/15). Der Fachmann würde es vorziehen zu prüfen, ob die von ihm ersonnene mögliche Lösung funktioniert, statt das Projekt aufzugeben, weil sein Erfolg nicht sicher ist ("Try and see"-Ansatz).

Von einer "Try and see"-Situation werde dann ausgegangen, wenn der Fachmann in Anbetracht der Lehre aus dem Stand der Technik eine Gruppe von Verbindungen oder eine Verbindung bereits klar ins Auge gefasst und sodann mithilfe von Routineversuchen festgestellt habe, ob diese Verbindung(en) die gewünschte Wirkung hätte(n) (T 889/02, T 542/03, T 1241/03, T 1599/06, T 1364/08). S. auch dieses Kapitel I.D.9.19.6 "Überlegene Wirkung".

In T 1396/06 stellte die Kammer fest, dass der Fachmann trotz der verständlichen Unsicherheiten, die für biologische Versuche kennzeichnend seien, im vorliegenden Fall keinen Grund zur Skepsis gehabt hätte. Er hätte entweder eine gewisse Erfolgserwartung oder allenfalls gar keine besondere Erwartung gehabt, sondern es einfach aufs "Durchprobieren" ("Try and see"-Ansatz) ankommen lassen, was nicht mit dem Fehlen einer vernünftigen Erfolgserwartung gleichgesetzt werden könne (s. auch T 759/03).

In T 293/07 stellte die Kammer fest, dass eine Erprobung am Menschen nicht als bekannter Routineversuch angesehen werden kann und dass sich der Fachmann folglich nicht in einer "Try and see"-Situation befand. In T 847/07 hielt es die Kammer für fraglich, ob der Fachmann in Fällen, in denen umfassende In-vivo-Tierversuche und letztendlich eine Erprobung am Menschen notwendig wären, um festzustellen, ob eine Verbindung eine bestimmte Eigenschaft hat, überhaupt eine "Try and see"-Haltung einnehmen würde (s. auch T 1545/08).

In T 259/15 befand die Kammer, die Rechtsprechung lasse nicht den Schluss zu, dass der Fachmann unabhängig von den Umständen des Falles einen "Try and see"-Ansatz systematisch vermeiden würde, wenn damit eine Erprobung am Menschen verbunden sei. Im vorliegenden Fall war die Kammer der Meinung, dass der Fachmann das betreffende Hilfsmittel (ein transdermales Pflaster mit dem Wirkstoff Buprenorphin) am Menschen testen würde, obwohl Unsicherheit in Bezug auf die maximale Dauer der Anwendung bestehe.

Angesichts des nächstliegenden Stands der Technik betrachtete die Kammer die in T 886/91 zu lösende technische Aufgabe als die exakte Identifizierung und Charakterisierung von DNA-Sequenzen der HBV-Genom-Unterart adyw. Die Kammer wies darauf hin, dass der Sachverhalt in T 886/91 nicht mit dem in T 223/92 und T 500/91 zu vergleichen sei, wo die Herstellung eines teilweise bekannten Proteins in einem rekombinanten DNA-System gelungen war und aufgrund der Tatsache als erfinderisch betrachtet wurde, dass unter den jeweiligen Umständen keine realistische Erfolgserwartung bestand. In der zu entscheidenden Sache waren die Klonierung und die Exprimierung der HBV-Genom-Unterart adyw im nächstliegenden Stand der Technik bereits offenbart. Die Identifizierung und Charakterisierung der beanspruchten spezifischen Sequenzen desselben Genoms bedeutete für den Fachmann weiter nichts als die routinemäßige Durchführung von Experimenten im Rahmen der ganz normalen Praxis, bei der Wissenslücken durch Anwendung des vorhandenen Wissens geschlossen werden.

Auch die Entscheidungen T 455/91 (ABl. 1995, 684), T 412/93, T 915/93, T 63/94, T 856/94, T 91/98, T 111/00 und T 948/01 befassen sich mit dieser Thematik.