2.9.2 Verpflichtung der ersten Instanz der Beschwerde abzuhelfen

In T 139/87 (ABl. 1990, 68) hat die Beschwerdekammer klargestellt, dass die Beschwerde eines europäischen Patentanmelders als begründet im Sinne des Art. 109 (1) EPÜ 1973 angesehen werden muss, wenn gleichzeitig Änderungen zur Anmeldung eingereicht werden, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen. In diesem Fall muss das Organ, das die angefochtene Entscheidung getroffen hat, der Beschwerde abhelfen. Weitere Einwände, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, stehen der Abhilfe nicht entgegen (vgl. auch T 47/90, ABl. 1991, 486; T 690/90; T 1042/92; T 1097/92; T 219/93; T 647/93, ABl. 1995, 132; T 648/94; T 180/95; T 794/95; T 1120/11; T 410/14 und T 2303/16).

Außerdem war, in T 615/95, nach Auffassung der Prüfungsabteilung Abhilfe nur unter der Bedingung möglich, dass mehrere Einwände ausgeräumt würden. Diese Einwände hatten nichts mit den Zurückweisungsgründen zu tun und standen eindeutig nicht im Zusammenhang mit der angefochtenen Entscheidung. Die Kammer stellte fest, dass dieses Vorgehen keine Rechtsgrundlage habe.

T 1060/13 zufolge ist die erste Instanz bei einer objektiv zulässigen und begründeten Beschwerde nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern verpflichtet, dieser Beschwerde abzuhelfen (T 139/87, ABl. 1990, 68; T 180/95; T 2528/12; T 1362/13); im Interesse der Verfahrenseffizienz gibt es keinen Ermessensspielraum (G 3/03, ABl. 2005, 344; J 32/95, ABl. 1999, 713; T 919/95). In T 2445/11 war der Kammer klar, dass ihre Auslegung des Art. 109 (1) EPÜ nicht ganz der in T 1060/13 dargelegten Auffassung entsprach, auch wenn der Ausgang identisch war. Laut dieser Entscheidung muss Abhilfe gewährt werden, wenn der mit der Beschwerdebegründung eingereichte Hauptantrag die Zurückweisungsgründe eindeutig ausräumt, unabhängig davon, ob die geänderten Ansprüche Anlass zu neuen Einwänden geben oder Mängel aufweisen, die durch Bemerkungen in Form von obiter dicta benannt waren. Der Kammer zufolge ist dieser Ansatz möglicherweise manchmal zu streng, weil er keinen Raum für eine pragmatische Beurteilung der Situation im Hinblick auf die Verfahrenseffizienz lässt und eventuell zu einer unnötigen Wiederholung des erstinstanzlichen Verfahrens führt, was für den Anmelder bedeutet, dass er eine zweite Beschwerdegebühr entrichten muss.

Als begründet muss eine Beschwerde angesehen werden, wenn zumindest der mit der Beschwerde eingereichte Hauptantrag Änderungen enthält, mit denen die Einwände, auf die sich die Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos werden, sodass mit gutem Grund erwartet werden kann, dass die erste Instanz ihre Entscheidung entsprechend berichtigt. Die Tatsache, dass noch andere, nicht ausgeräumte Einwände bestehen, die aber nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, schließt die Anwendung des Art. 109 (1) EPÜ 1973 nicht aus (T 139/87; T 47/90, ABl. 1991, 486; T 219/93; T 919/95). Selbst wenn also die Änderungen zu neuen, noch nicht erörterten Einwänden führen, muss Abhilfe gewährt werden, weil ein Anmelder Anspruch auf Prüfung in zwei Instanzen haben sollte. Einwände oder Bemerkungen, die in einem obiter dictum einer angefochtenen Entscheidung enthalten sind, können nicht berücksichtigt werden (s. z. B. T 1640/06 und T 726/10; die Kammer wich von T 1034/11 ab). Wird einer zulässigen und begründeten Beschwerde nicht abgeholfen, ist dies ein Verstoß gegen die hier geltende Pflicht zur Abhilfe und somit ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verfahrenseffizienz (in Abweichung von T 704/05) und kann nicht als wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der R. 103 EPÜ gelten (s. z. B. T 794/95).

In T 508/13 erklärte die Kammer, dass die Formulierung "erachtet […] die Beschwerde für […] begründet" in Art. 109 (1) EPÜ der Prüfungsabteilung einen Ermessensspielraum einräumt, wobei ihr bewusst sein muss, dass der Zweck der Abhilfe darin besteht, das Verfahren zu beschleunigen (s. T 2445/11). Sobald aber eine Prüfungsabteilung entschieden hat, eine Zurückweisungsentscheidung nicht aufzuheben, ist die eventuelle Inkorrektheit oder Unangemessenheit dieser Nichtaufhebung an sich kein ausreichender Grund für eine sofortige Zurückverweisung: die Gelegenheit, das Beschwerdeverfahren durch die Gewährung von Abhilfe abzukürzen, ist ohnehin vertan. Stattdessen ist zu prüfen, ob eine sofortige Zurückverweisung in Anbetracht der Gesamtsituation angemessen ist.

In T 2445/11 akzeptierte die Kammer grundsätzlich, dass es Fälle gibt, in denen geänderte Anmeldungsunterlagen, die in der Beschwerde als Hauptantrag vorgelegt werden, zwar die Zurückweisungsgründe aufheben, aber keine Berichtigung der Entscheidung rechtfertigen, weil andere offensichtliche Mängel vorliegen: neu eingeführte und offensichtliche Mängel oder solche, die durch Bemerkungen oder Einwände in Form von obiter dicta in der Zurückweisungsentscheidung klar benannt waren und zu denen der Anmelder sich äußern konnte. Wenn aber wie hier die Anmeldung von der Prüfungsabteilung aus Gründen zurückgewiesen wurde, die danach ausgeräumt wurden, und im Verfahren bis zur Zurückweisung keine gewichtigeren Einwände ausreichend entwickelt werden, hat es wenig Sinn, den Fall den Beschwerdekammern vorzulegen.

In T 473/91 date: 1992-04-09 (ABl. 1993, 630) wurde betont, dass die im Rahmen des Art. 109 EPÜ 1973 zu klärende Frage der Zulässigkeit nur dann in die Zuständigkeit der Erstinstanz fällt, wenn sie unmittelbar anhand des bloßen Beschwerdevorbringens entschieden werden kann. Für einen Antrag auf Wiedereinsetzung in eine die Beschwerde selbst betreffende Frist ist demnach ausschließlich die Beschwerdeinstanz zuständig.

In T 919/95 war der Beschwerdeführer der Auffassung, dass die Abhilfeentscheidung nur in einer Stattgabe bestehen kann. Eine "kassatorische Abhilfe", die lediglich die angefochtene Entscheidung beseitigt und das zunächst abgeschlossene Verfahren wiedereröffnet, sei mit dem EPÜ nicht zu vereinbaren. Eine Abhilfe müsse eine "reformatorische Abhilfe" sein, also dem Beschwerdeführer etwas gewähren, was ihm mit der angefochtenen Entscheidung abgeschlagen worden sei. Die Kammer erklärte, dass die Voraussetzungen des Art. 109 EPÜ 1973 erfüllt sind, wenn durch das zulässige Beschwerdevorbringen der Grund für die angefochtene Entscheidung entfallen ist, insofern als nach Aufhebung der angefochtenen Entscheidung entweder der Erlass der beantragten Entscheidung erfolgen kann oder das Verfahren fortzusetzen ist, da eine weitere Prüfung von neuen Gründen bzw. Tatsachen erforderlich wird. Im letzteren Fall ist eine spätere Zurückweisungsentscheidung nicht ausgeschlossen. Zweck der Abhilfe ist eine Beschleunigung des Verfahrens. Hebt die Prüfungsabteilung eine Entscheidung nach Art. 109 EPÜ 1973 auf, nur um ein Patent nach einem Hilfsantrag zu erteilen, obwohl der Anmelder auf seinem Hauptantrag besteht, so wird dadurch das Verfahren nicht beschleunigt, sondern sogar verzögert. Darin liegt daher ein wesentlicher Verfahrensmangel (s. auch T 142/96).