3.1. Unentrinnbare Falle

Mit der Entscheidung T 384/91 date: 1992-11-11 (ABl. 1994, 169) wurde der Großen Beschwerdekammer die Frage vorgelegt, ob im Hinblick auf die Anforderungen, die sich aus Art. 123 (2) und (3) EPÜ 1973 ergeben, ein Patent im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden kann, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und diese Erweiterung gleichzeitig den Schutzbereich des Patents beschränkt. Der Konflikt besteht in solchen Situationen darin, dass die "beschränkende Erweiterung" wegen Verstoßes gegen Art. 123 (2) EPÜ 1973 gestrichen werden müsste, die Streichung des Merkmals aber den Schutzbereich des Patents erweitern und somit Art. 123 (3) EPÜ 1973 verletzen würde (s. G 1/93, ABl. 1994, 541).

Dieses Problem wurde erstmals in T 231/89 (ABl. 1993, 13) ausführlich erörtert, in der die Beschwerdekammer die Ansicht vertrat, es sei nicht angemessen, Art. 123 (2) und 123 (3) EPÜ 1973 als voneinander unabhängig anzusehen, sie jedoch nebeneinander anzuwenden und das Patent zu widerrufen.

Die Große Beschwerdekammer äußerte sich in G 1/93 (ABl. 1994, 541):

Enthalte ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die im Sinne von Art. 123 (2) EPÜ 1973 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgingen und auch seinen Schutzbereich einschränkten, so könne es im Einspruchsverfahren nicht unverändert aufrechterhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ 1973 seiner Aufrechterhaltung entgegenstehe. Das Patent könne auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden, weil eine solche Änderung den Schutzbereich erweitern würde, was nach Art. 123 (3) EPÜ 1973 unzulässig sei. Grundsätzlich sei also ein europäisches Patent, das in der erteilten Fassung eine "beschränkende Erweiterung" enthalte, zu widerrufen. Art. 123 (2) und 123 (3) EPÜ 1973 seien voneinander unabhängig (T 1736/09: Analog dazu sind auch Art. 76 (1) EPÜ und Art. 123 (3) EPÜ als voneinander unabhängig anzusehen). Insofern müsse man einräumen, dass Art. 123 (2) EPÜ 1973 i. V. m. Art. 123 (3) EPÜ 1973 recht harte Folgen für einen Anmelder haben könne, denn dieser laufe Gefahr, dass er nach Änderung seiner Anmeldung selbst dann in einer unentrinnbaren Falle sitze und alles verliere, wenn die Änderung den Schutzbereich einschränke. Diese Härte sei an sich aber noch kein hinreichender Anlass, Art. 123 (2) EPÜ 1973 nicht anzuwenden, denn er solle die Interessen der Öffentlichkeit gebührend schützen. Es komme grundsätzlich auch nicht darauf an, ob eine solche Änderung von der Prüfungsabteilung gebilligt worden sei. Die Verantwortung für Änderungen an einer Patentanmeldung (oder einem Patent) trage letztlich immer der Anmelder (bzw. der Patentinhaber).