Seiten 63-116

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER 2020

V. VERFAHREN VOR DEN BESCHWERDEKAMMERN

A. Beschwerdeverfahren

1. VOBK 2020

1.1 Vorrangiges Ziel des Beschwerdeverfahrens – Artikel 12 (2) VOBK 2020

(CLB, V.A.1.2.)

Art. 12 (2) VOBK 2020 lautet wie folgt: Im Hinblick auf das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen, ist das Beschwerdevorbringen der Beteiligten auf die Anträge, Tatsachen, Einwände, Argumente und Beweismittel zu richten, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen. In den Erläuterungen zu Art. 12 (2) VOBK 2020 (Zusatzpublikation 2, ABl. 2020) heißt es, dass dieser Absatz in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine allgemeine Definition von Art und Gegenstand des Beschwerdeverfahrens gibt. Die Beschwerdekammern bilden in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt die erste und letzte gerichtliche Instanz. In dieser Eigenschaft überprüfen sie die angefochtenen Entscheidungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht.

In T 1604/16 verwies die Kammer auf die Erläuterungen zu Art. 12 (2) VOBK 2020, wonach die Kammern befugt sind, angefochtene Entscheidungen vollumfänglich, also in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht zu überprüfen. Dies steht im Einklang mit Art. 6 EMRK, wonach es mindestens eine gerichtliche Instanz geben muss, die eine Sache vollumfänglich, d. h. in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht überprüfen kann, und die Beschwerdekammern die einzige gerichtliche Instanz sind, die erstinstanzliche Entscheidungen des EPA überprüfen können. Die Kammer war sich sehr wohl dessen bewusst, dass es Rechtsprechung gibt, die die Befugnis der Kammern zur Überprüfung von Ermessensentscheidungen der ersten Instanz unter bestimmten Umständen einschränkt (G 7/93, ABl. 1994, 775 und die daran anknüpfende Rechtsprechung), doch erachtete sie die Würdigung von Beweismitteln nicht als eine Ermessensentscheidung. Siehe auch Kapitel III.C.1. "Beweiswürdigung der ersten Instanz".

1.2 Entscheidungsgründe in gekürzter Form

(CLB, V.A.6.)

In T 1687/17 stellte die Kammer fest, dass alle relevanten Argumente der Parteien im Beschwerdeverfahren bereits im erstinstanzlichen Verfahren geltend gemacht und berücksichtigt worden waren. Neue Argumente wurden, wie von den Parteien in der mündlichen Verhandlung bestätigt, im Beschwerdeverfahren nicht vorgebracht. Die Kammer schloss sich hinsichtlich aller Fragen den Feststellungen der Einspruchsabteilung und der Begründung der angefochtenen Entscheidung an und hielt es für sachdienlich, die vorliegende Entscheidung hinsichtlich aller Fragen in gekürzter Form nach Art. 15 (8) VOBK 2020 abzufassen.

In T 2227/15 wies die Kammer darauf hin, dass sie ihre Entscheidungsgründe zu allen Fragen, bei denen sie den Feststellungen der Einspruchsabteilung zustimmte, nach Art. 15 (8) VOBK 2020 in gekürzter Form angegeben habe. Dies traf eindeutig nicht auf das Vorbringen des Beschwerdeführers zu, das Argumente enthielt, die nicht im Sinne von Art. 12 (2) VOBK 2020 der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen. Art. 15 (8) VOBK 2020 kann nur in Anspruch genommen werden, wenn sich die Kammer in einer oder mehreren Fragen den Feststellungen und der Begründung der angefochtenen Entscheidung anschließt. Aus dieser Voraussetzung der Zustimmung zu (Teilen) der angefochtenen Entscheidung sowie aus der gesetzgeberischen Absicht (s. Erläuterungen zu Art. 15 (7) und (8) VOBK 2020) schloss die Kammer, dass sie im vorliegenden Fall in den Entscheidungsgründen auf die Teile der Feststellungen und der Begründung der angefochtenen Entscheidung verweisen konnte, denen sie sich anschloss. Sie folgte damit dem ähnlichen Ansatz in T 1687/17. Eine Bezugnahme auf Teile der öffentlich zugänglichen angefochtenen Entscheidung, die die Kammer ausdrücklich vollumfänglich bestätigt und sich zu eigen macht, entspricht einem "Kopieren und Einfügen" bzw. unnötigen Umformulieren und Einfügen solcher Teile aus der angefochtenen Entscheidung in die vorliegende Entscheidung, ist aber aus Gründen der Verfahrensökonomie zu bevorzugen. Siehe auch Kapitel V.A.6.8.1 "Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020".

2. Materielle Beschwerdeberechtigung (Artikel 107 EPÜ)

(CLB, V.A.2.4.2)

In T 265/20 war der Beschwerdeführer durch den Erteilungsbeschluss beschwert, da im erteilten Patent sämtliche in seinem Antrag aufgeführten Zeichnungsblätter fehlten. Die Kammer sah die Beschwer in der Diskrepanz zwischen dem im Prüfungsverfahren gestellten ausdrücklichen Erteilungsantrag des Beschwerdeführers und dem Inhalt der B1-Schrift gegeben. Der angefochtene Beschluss enthielt nicht die Zeichnungsblätter 1/4 bis 4/4, die somit auch in der B1-Schrift fehlten, was eindeutig weniger war, als der Beschwerdeführer beantragt hatte. Die Tatsache, dass alle Zeichnungsblätter fehlten, wurde als ausreichender Grund dafür gewertet, dass der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert war, unabhängig davon, warum die Blätter fehlten und wie der rechtliche Rahmen der R. 71 EPÜ auszulegen ist.

Die Kammer verwies auf T 2277/19, wo die Ausgangssituation eine andere war. Dort hatte die ursprüngliche Anmeldung die Beschreibungsseiten, die Ansprüche und die Zeichnungsblätter 1/18 bis 18/18 enthalten. Im Prüfungsverfahren hatte der Anmelder die geänderten Zeichnungsblätter 1/7 bis 7/7 eingereicht, die die Zeichnungsblätter 1/18 bis 18/18 ersetzen sollten. Die Zeichnungsblätter 1/7 bis 7/7 waren in der dem Anmelder nach R. 71 (3) EPÜ übermittelten Fassung enthalten, ebenfalls enthalten waren jedoch die Zeichnungsblätter 8/18 bis 18/18, die er vorher de facto zurückgenommen hatte. Vorbehaltlich kleiner Änderungen erklärte der Anmelder sodann sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung. Seine Beschwerde wurde für unzulässig befunden, weil er nicht beschwert war.

Die Sachlage im vorliegenden Fall war insofern eine andere, als die dem Anmelder nach R. 71 (3) EPÜ übermittelte Fassung und das Druckexemplar überhaupt keine Zeichnungen enthielten, d. h. weder die beantragten noch sonstige, und das Einverständnis nicht ausdrücklich erteilt wurde, sondern vielmehr als erteilt galt. Die Kammer entschied, dass hier keine divergierende Rechtsprechung vorliegt und somit die Große Beschwerdekammer nicht befasst werden muss. Siehe auch Kapitel IV.A.2. "Zustimmung des Anmelders zum Text".

3. Ermäßigte Beschwerdegebühr bei Beschwerden natürlicher Personen oder bestimmter Einheiten

(CLB, V.A.2.5.4)

In den nachstehend behandelten Fällen entrichteten die Beschwerdeführer innerhalb der Beschwerdefrist nur den ermäßigten Betrag für die Beschwerdegebühr, obwohl die Voraussetzungen für eine Ermäßigung nicht vorlagen oder strittig waren. Somit stellte sich die Frage, ob die Beschwerden wegen Nichtzahlung der Beschwerdegebühr in der erforderlichen Höhe als nicht eingelegt galten (Art. 108 Satz 2 EPÜ, G 1/18, ABl. 2020, A26).

Mit Art. 1 (4) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2017 zur Änderung der Art. 2 und 14 GebO (CA/D 17/17, ABl. 2018, A4) wurde Art. 2 (1) Nr. 11 GebO neu gefasst. Danach müssen die in R. 6 (4) und (5) EPÜ genannten Personen und Einheiten (kleine und mittlere Unternehmen, natürliche Personen oder Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht, Hochschulen oder öffentliche Forschungseinrichtungen) anstatt der vollen Gebühr nur eine ermäßigte Beschwerdegebühr (1 880 EUR) entrichten. Die Mitteilung des EPA vom 18. Dezember 2017 (ABl. 2018, A5) enthält weitere Einzelheiten für die Inanspruchnahme der ermäßigten Beschwerdegebühr. Nach Nr. 3 der Mitteilung müssen Beschwerdeführer, die die ermäßigte Beschwerdegebühr in Anspruch nehmen wollen, ausdrücklich erklären, dass sie eine natürliche Person oder eine Einheit im Sinne von R. 6 (4) EPÜ sind. Nach Nr. 4 der Mitteilung muss die Erklärung spätestens zum Zeitpunkt der Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr eingereicht werden. Nach Nr. 11 der Mitteilung gilt die Beschwerde unter Umständen als nicht eingelegt bzw. unzulässig, wenn die ermäßigte Gebühr ohne eine solche Erklärung entrichtet wird.

In T 1060/19 stellte die Kammer fest, dass laut Ratsbeschluss CA/D 17/17 eine Erklärung nach den Nrn. 3 und 4 der Mitteilung nicht erforderlich war. Trotzdem ging sie von der (fiktiven) Annahme aus, dass die für den vorliegenden Fall relevanten Bestimmungen der Mitteilung anwendbar seien. Die Nrn. 3 und 4 der Mitteilung – so die Kammer – legten den Beschluss CA/D 17/17 des Verwaltungsrats nicht nur aus, sondern stellten darüber hinaus zusätzliche Erfordernisse auf, insbesondere das einer ausdrücklichen Erklärung. Wie die Kammer ausführte, war ausgehend von Nr. 11 der Mitteilung deren Nr. 4 so zu lesen, dass "nachdrücklich empfohlen werde", die Erklärung zusammen mit der Zahlung einzureichen. Andernfalls bestehe ein Mangel, der allerdings beseitigt werden könne, indem die Erklärung vor Ablauf der zweimonatigen Beschwerdefrist eingereicht werde.

Die Kammer stellte fest, dass die Erklärung über den Anspruch auf eine Ermäßigung der Beschwerdegebühr gemäß der Mitteilung des EPA (ABl. 2018, A5) trotz der Formulierung im letzten Satz von Nr. 4 der Mitteilung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist eingereicht werden kann; die Formulierung in Nr. 4 ist im Zusammenhang mit Nr. 11 der Mitteilung zu sehen.

In T 225/19 schloss sich die Kammer der Entscheidung T 1060/19 an, wonach es an einer Rechtsgrundlage fehlt, die Fiktion der Nichteinlegung der Beschwerde bei Zahlung einer ermäßigten Beschwerdegebühr von dem Vorliegen einer der Nr. 3 und 4 der Mitteilung genügenden Erklärung abhängig zu machen. Der Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 17/17 bzw. der dadurch neugefasste Art. 2 (1) Nr. 11 der GebO enthalten keine Rechtsgrundlage für die in Nr. 3 und 4 der Mitteilung verlangte Erklärung. Die Mitteilung legt den Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 17/17 nicht nur aus und erläutert ihn, sondern stellt das zusätzliche, durch keine Rechtsgrundlage gestützte Erfordernis einer mit der Gebührenzahlung abzugebenden Erklärung auf. Eine Mitteilung des EPA allein vermag als Verwaltungsmaßnahme eine solche erforderliche rechtliche Grundlage jedenfalls nicht zu begründen. Die Beschwerdekammern sind nicht durch Mitteilungen des EPA betreffend die Anwendung und Auslegung von Rechtsvorschriften, sondern nur durch diese gesetzlichen Vorschriften selbst gebunden (J 8/18, Art. 23 (3) EPÜ).

Danach kann eine Erklärung nach Nr. 3 und 4 der Mitteilung jedenfalls nicht schon bei Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr verlangt werden. Die Kammer ist jedoch befugt und verpflichtet, die Voraussetzungen für die Zulässigkeit und wirksame Einlegung der Beschwerde in jedem Verfahrensstadium, also auch nach Ablauf der Beschwerdefrist, zu prüfen. Diese Befugnis umfasst auch die Frage, ob der Beschwerdeführer im Falle der Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr nach Art. 2 (1) Nr. 11 GebO die Voraussetzungen nach R. 6 (4) EPÜ erfüllt. Eine Überprüfung durch die Kammer ist insbesondere dann geboten, wenn das Vorliegen der Voraussetzungen nach R. 6 (4) EPÜ von anderen Verfahrensbeteiligten bestritten wird. Dabei entspricht es der Praxis der Beschwerdekammern, eine Erklärung und entsprechende Belege zum Nachweis der Voraussetzungen nach R. 6 (4) EPÜ auch noch nach Ablauf der Beschwerdefrist im Laufe des Beschwerdeverfahrens zu akzeptieren (vgl. T 3023/18).

In T 3023/18 wurde die Beschwerdeschrift im Namen der Borealis AG eingereicht und die ermäßigte Beschwerdegebühr am letzten Tag der entsprechenden Frist entrichtet. In ihrer ersten Mitteilung forderte die Kammer den Beschwerdeführer auf, die für die Ermäßigung erforderliche Erklärung vorzulegen, die noch fehlte. Der Beschwerdeführer bestätigte daraufhin, keinen Anspruch auf die Ermäßigung zu haben; dies gehe aus der Beschwerdeschrift hervor, weil die Erklärung nicht eingereicht worden sei, die nach Nr. 4 der Mitteilung des EPA (ABl. 2018, A5) zusammen mit der Beschwerdeschrift abzugeben sei. Nichts in der Akte deute darauf hin, dass die Gebührenermäßigung beansprucht werden sollte. Außerdem sei die Borealis AG ein dem EPA vertrauter Beschwerdeführer und Patentinhaber und bekanntes Großunternehmen. Es handle sich daher um einen offensichtlichen Fehler, und es sei klar erkennbar gewesen, dass man die volle Gebühr habe entrichten wollen. Das EPA hätte den vollen Betrag abbuchen sollen.

Die Kammer wies darauf hin, dass die Nichteinreichung der erforderlichen Erklärung kein Beweis für die klare Absicht des Beschwerdeführers ist, die volle Beschwerdegebühr zu zahlen: Es hätte sich ebenso gut um einen Fehler handeln können wie um einen Hinweis darauf, dass der Beschwerdeführer nach eigener Auffassung keinen Anspruch auf die Ermäßigung hat. Darüber hinaus akzeptieren die Beschwerdekammern solche Erklärungen in der Praxis jederzeit im Beschwerdeverfahren (T 1222/19). Gemäß R. 6 (6) EPÜ liegt es in der Verantwortung der Beschwerdeführer zu beurteilen, ob sie Anspruch auf die Ermäßigung haben. Diese Beurteilung ist nicht unkompliziert. Sie erfolgt auf der Grundlage der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen. Die Beurteilung der eigenen Anspruchsberechtigung oblag also eindeutig dem Beschwerdeführer. Das EPA ist nicht verpflichtet, von Amts wegen Ermittlungen zur Feststellung des Anspruchs durchzuführen. Aus diesen Gründen ließ die Kammer nicht gelten, dass die Absicht des Beschwerdeführers, die volle Beschwerdegebühr zu entrichten, erkennbar war. Die Kammer befand, dass die Beschwerde als nicht eingelegt anzusehen ist, und ordnete die Rückzahlung beider Gebührenbeträge an (G 1/18, ABl. 2020, A26).

In T 2620/18 stützte sich der Beschwerdeführer auf T 152/82 und die darauf beruhende Praxis des EPA, in Abbuchungsaufträgen genannte Minderbeträge von Amts wegen auf den korrekten Betrag zu korrigieren und die volle Gebühr abzubuchen, sofern die Zahlungsintention des Auftraggebers offensichtlich ist. In Befolgung dieser Praxis hätte das EPA daher rechtzeitig die volle Beschwerdegebühr abbuchen sollen, sodass diese als fristgerecht bezahlt anzusehen sei.

Nach Auffassung der Kammer ist die vorgenannte Praxis des Amtes nicht ohne weiteres auf ein System gestaffelter Beschwerdegebühren anwendbar. Bei der ausdrücklichen Angabe im Abbuchungsauftrag, die ermäßigte Beschwerdegebühr zahlen zu wollen, kann nicht von Amts wegen davon ausgegangen werden, dass der Auftraggeber dennoch die volle Gebühr zahlen wollte. Auch das Fehlen einer Erklärung nach R. 6 (6) EPÜ ist kein eindeutiger Hinweis, dass die Zahlung der vollen Gebühr intendiert ist. Schließlich könnte das Nichteinreichen einer solchen Erklärung auch auf einem bloßen Versehen beruhen bzw. die Absicht bestehen, eine solche Erklärung nachzureichen. Daran ändert auch die Angabe "amtliche Beschwerdegebühr (1 880,00 EUR)" in der Beschwerdeschrift nichts, da eben gerade eine gültige Beschwerdegebühr in dieser Höhe besteht und der genannte Gebührenbetrag insofern mit den Angaben im (elektronischen) Abbuchungsauftrag übereinstimmt. Die Kammer war daher der Auffassung, dass das EPA zu Recht nur die ermäßigte Beschwerdegebühr abgebucht hat.

Die Kammer legte das Vorbringen des Beschwerdeführers in der Beschwerdebegründung inhaltlich als Antrag auf Korrektur des Abbuchungsauftrags aus und hielt es insoweit für glaubhaft, dass der Beschwerdeführer davon ausgegangen war, die volle Beschwerdegebühr bezahlt zu haben. Die Kammer war aber der Auffassung, dass der Berichtigungsantrag nicht unverzüglich gestellt worden war (Kriterium d) der Aufzählung in G 1/12, ABl. 2014, A114, Nr. 37 der Gründe). Das bloße Einreichen eines weiteren Abbuchungsauftrages wurde von ihr nicht als impliziter Berichtigungsantrag angesehen (R. 139 EPÜ). Der Antrag in der Beschwerdebegründung wurde erst sechs Wochen nach dem Bemerken des Versehens eingereicht. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachte Notwendigkeit des Abklärens der Situation zwischen Vertreter und Beschwerdeführer konnte nach Ansicht der Kammer die späte Einreichung nicht rechtfertigen. Auch der Grundsatz des Vertrauensschutzes konnte die Position des Beschwerdeführers nicht stützen, da im vorliegenden Fall weder eine Pflicht der Kammer bestand, den Beschwerdeführer auf den drohenden Rechtsverlust hinzuweisen, noch dies bei gleichem Vorgehen des Beschwerdeführers zu einem anderen Ergebnis hinsichtlich der Unverzüglichkeit geführt hätte.

In den Entscheidungen T 2620/18 und T 3023/18 wurde der Differenzbetrag zur vollen Beschwerdegebühr nicht als geringfügig angesehen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber bei der Einführung der ermäßigten Beschwerdegebühr lediglich eine geringfügige, gewissermaßen symbolische Gebührenentlastung für natürliche Personen und kleine und mittlere Unternehmen vorsehen wollte.

4. Inhalt der Beschwerdebegründung

(CLB, V.A.2.6.3 e))

In T 2884/18 wurde die Beschwerde als unzulässig verworfen. Die Kammer erachtete es für nicht ausreichend, dass die Beschwerdebegründung sich im Wesentlichen nur mit der Feststellung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung, wonach die behauptete offenkundige Vorbenutzung nicht ausreichend bewiesen ist, auseinandersetzte. Fehlende Neuheit gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung wurde nicht im gebotenen Umfang substantiiert.

Die Kammer erklärte, dass ein vollständiger Sachvortrag, wie ihn Art. 108 EPÜ und Art. 12 VOBK 2020 verlangen, bei einer kumulativ aufeinander aufbauenden Argumentationslinie die Darlegung sämtlicher Tatsachen erfordert, die erst gemeinsam das behauptete rechtliche Ergebnis tragen. Es kann insoweit spiegelbildlich nichts anderes gelten als beim Vorgehen gegen eine Entscheidung, die mehrere alternative Gründe aufzählt, warum ein Patent nicht erteilbar bzw. bestandsfähig ist. Hier ist es in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern anerkannt, dass eine Beschwerdeschrift nur ausreichend substantiiert ist, wenn sie sich mit allen Gründen, die der Patentfähigkeit entgegenstehen, befasst. Erst dann ist dargelegt, dass die Entscheidung aufgehoben werden sollte, vgl. T 922/05. Gleiches muss umgekehrt gelten, wenn mehrere Gründe nur kumulativ die Patentfähigkeit eines aufrecht erhaltenen Patents infrage stellen, wie hier Zugehörigkeit einer Vorbenutzung zum Stand der Technik und Vorwegnahme der Erfindung durch die Vorbenutzung. Wird von mehreren kumulativ zur Änderung der Entscheidung darzulegenden Tatsachen nur eine ausreichend substantiiert, ist die Beschwerde unzulässig.

5. Überprüfung erstinstanzlicher (Ermessens-)Entscheidungen

(CLB, V.A.3.5.4)

In T 2603/18 hatte die Kammer in ihrer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung die Frage gestellt, inwieweit die Zulassung von D23 im Einspruchsverfahren von der Kammer überprüft werden kann. D23 war erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung und damit nach dem gemäß R. 116 (1) EPÜ gesetzten Zeitpunkt vorgelegt worden. Die Einspruchsabteilung hatte gemäß R. 116 (1) Satz 4 EPÜ ein Ermessen, dieses verspätet vorgebrachte Beweismittel nicht zu berücksichtigen. D23 war jedoch zum Einspruchsverfahren zugelassen worden. Die Kammer stellte fest, dass D23 Teil der dieser Beschwerde zugrunde liegenden Entscheidung geworden war, da sich die angefochtene Entscheidung auf D23 stützte, und daher schon allein deshalb im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen war. Andernfalls wäre eine (vollständige) Überprüfung der angefochtenen Entscheidung nicht möglich (s. auch T 26/13, T 1568/12). Eine Überprüfung der Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung konnte daher im vorliegenden Fall nicht zum Ausschluss von D23 führen. D23 befand sich deswegen im Verfahren. Gemäß Art. 12 (4) VOBK 2007 hat die Kammer die Befugnis, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind. Art. 12 (4) VOBK 2007 findet somit keine Anwendung auf Beweismittel, die im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht und zugelassen worden sind. Die VOBK bietet daher keine rechtliche Grundlage für eine Nichtzulassung von D23.

Auch in T 467/15 stellte die Kammer fest, dass der Beschwerdekammer nicht die Möglichkeit gegeben ist, ein Vorbringen, das die Einspruchsabteilung unter Wahrung ihres Ermessensspielraums ins Einspruchsverfahren zugelassen hat, im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt zu lassen. Es erscheint fraglich, ob die Entscheidung, einen Hilfsantrag zuzulassen, im Beschwerdeverfahren gleichwohl im Hinblick auf das Vorliegen von Ermessensfehlern zu überprüfen ist (eine entsprechende Prüfung im Hinblick auf zugelassene Dokumente wurde z. B. vorgenommen in: T 572/14, T 1227/14, T 2197/11, T 1652/08, T 1209/05), wenn eine der Parteien dies begehrt, oder ob auch eine solche Prüfung nicht zu erfolgen hat (vgl. T 26/13 unter Hinweis auf T 1852/11), weil ein zugelassener Antrag, der die Grundlage der angefochtenen Entscheidung bildet, selbst bei ermessensfehlerhafter Zulassung seitens der Einspruchsabteilung im Beschwerdeverfahren nicht mehr vom Verfahren ausgeschlossen werden könnte.

In T 487/16 beantragte der Beschwerdeführer (Patentinhaber), D7 vom Beschwerdeverfahren auszuschließen. D7 war nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht worden. Obwohl es nach Art. 114 (2) EPÜ im Ermessen der Einspruchsabteilung liegt, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen, entschied sie sich dafür, D7 zuzulassen, und stützte darauf ihre Entscheidung in Bezug auf mangelnde erfinderische Tätigkeit. Die Kammer wies darauf hin, dass D7 Gegenstand des Einspruchsverfahrens und Grundlage der Entscheidung und damit auch Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist (s. auch Art. 12 (2) VOBK 2020). In Anbetracht des vorrangigen Ziels des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen, und angesichts des Hauptantrags des Beschwerdeführers, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, was eine Überprüfung der Entscheidung in Bezug auf die unter anderem auf der Grundlage von D7 gezogenen Schlussfolgerungen erforderte, sah die Kammer keine Rechtsgrundlage für einen Verfahrensausschluss. Die Kammer bestätigte damit die unter der VOBK 2007 entwickelte Rechtsprechung (vgl. T 26/13, T 1568/12, T 2603/18). Der Vollständigkeit halber fügte sie hinzu, dass auch Art. 12 (4) VOBK 2007 keine Grundlage dafür bieten würde, D7 vom Beschwerdeverfahren auszuschließen, weil es von der Einspruchsabteilung zugelassen worden war.

In T 617/16 stellte die Kammer fest, dass das EPÜ keine Rechtsgrundlage dafür bietet, im Beschwerdeverfahren Unterlagen (z. B. Dokumente des Stands der Technik) auszuschließen, die im erstinstanzlichen Verfahren zugelassen worden sind, insbesondere wenn die angefochtene Entscheidung auf sie gestützt ist (s. z. B. T 1549/07, T 1852/11, T 1201/14). Angesichts des eigentlichen Ziels des Beschwerdeverfahrens, nämlich die angefochtene Entscheidung gemäß Art. 12 (2) VOBK 2020 gerichtlich zu überprüfen, sind solche Unterlagen automatisch Teil des Beschwerdeverfahrens (T 487/16, T 2603/18). Die Kammer sah daher keinen Grund dafür, die Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Zulassung von D13 zum Beschwerdeverfahren rückgängig zu machen.

In T 2049/16 hatte die Einspruchsabteilung D20, das vom Einsprechenden einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden war, zum Verfahren zugelassen, weil sie es prima facie für relevant hielt. Es wurde argumentiert, dass die Einspruchsabteilung das Dokument nicht hätte zulassen dürfen, weil seine verspätete Einreichung einen taktischen Verfahrensmissbrauch darstelle. Die Kammer war jedoch nicht überzeugt, dass das Verhalten des Einsprechenden als Verfahrensmissbrauch angesehen werden konnte. Sie prüfte, ob die Zulassung im Beschwerdeverfahren zurückgenommen werden könnte, doch war ihr keine explizite Rechtsgrundlage bekannt, die es ermöglichen würde, rückwirkend Beweismittel auszuschließen, die in das Verfahren zugelassen worden waren und über die die erstinstanzliche Abteilung entschieden hatte. In dieser Hinsicht schloss sich die Kammer der in T 617/16 dargelegten Meinung an.

6. Neues Vorbringen im Beschwerdeverfahren

6.1 Verspätetes Vorbringen neuer Argumente

(CLB, V.A.4.10.1)

In T 1875/15 folgte die Kammer der Feststellung in T 1914/12, dass eine Kammer grundsätzlich kein Ermessen habe, verspätet vorgebrachte Argumente nicht zuzulassen. Sie stellte jedoch auch fest, dass es nach Art. 114 (2) EPÜ im Ermessen der Kammer liege, einen verspätet vorgebrachten Einwand, der neue Tatsachenbehauptungen enthält, nicht zum Verfahren zuzulassen. Der Einwand des Beschwerdegegners nach Art. 100 c) EPÜ, der erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erhoben wurde, enthalte nicht nur rechtliche, sondern auch tatsächliche (und technische) Überlegungen, nämlich zur Bedeutung des Begriffs "Poly-Olefin" in der betreffenden Passage. Das Vorbringen des Beschwerdegegners, dies sei als "Poly-Alphaolefin" zu verstehen, weswegen das entsprechende Merkmal im erteilten Anspruch 1 nicht auf der Anmeldung in der eingereichten Fassung beruhe, sei kein Argument, sondern eine Tatsachenbehauptung, nämlich dass der Fachmann den Begriff "Poly-Olefin" in dieser Passage der Anmeldung in der eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig im Sinne von "Poly-Alphaolefin" verstanden hätte. Somit habe der verspätet vorgebrachte Einwand des Beschwerdegegners eine neue Tatsachenbehauptung enthalten. Deshalb liege es nach Art. 114 (2) EPÜ im Ermessen der Kammer, den verspätet vorgebrachten Einwand des Beschwerdegegners nicht zuzulassen. Diese Feststellung stehe in Einklang mit T 1914/12, wonach eine "Tatsache" als ein (angebliches) Faktum zu verstehen sei, auf das ein Beteiligter sein Vorbringen stütze. Der vorliegende Fall entspreche auch den Entscheidungen T 635/14 und T 1381/15, in denen die betrauten Kammern ebenfalls verspätet vorgebrachte Einwände als neue Tatsachenbehauptung betrachteten.

6.2 Grundsätze zum verspäteten Vorbringen – Inter partes Verfahren – VOBK 2007

(CLB, V.A.4.2.1)

In T 369/15 hob die Kammer hervor, dass für den Beschwerdeführer (Einsprechenden) zwar keine rechtliche Verpflichtung bestand, zu eingereichten Hilfsanträgen Stellung zu nehmen. Allerdings obliege es jedem Verfahrensbeteiligten, alle für ihn relevanten Tatsachen, Beweismittel, Argumente und auch Anträge so frühzeitig und vollständig wie möglich vorzubringen. Die vom Beschwerdeführer erstmals in der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwände gegen die erfinderische Tätigkeit von Hilfsantrag 1, der zwar erst nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereicht worden war, aber im Wesentlichen Hilfsanträgen entsprach, die mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht worden waren, wurden daher von der Kammer bei ihrer Entscheidung, Hilfsantrag 1 nach Art. 13 VOBK 2007 zuzulassen, nicht berücksichtigt. Auch eine möglicherweise unvollständige Substantiierung eines mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrags konnte dem Beschwerdeführer nach Ansicht der Kammer nicht als Rechtfertigung dafür dienen, sich schriftlich überhaupt nicht zu Hilfsantrag 1 zu äußern.

6.3 Artikel 12 (4) VOBK 2007

(CLB, V.A.4.11.1)

In T 101/17 war noch Art. 12 (4) VOBK 2007 anzuwenden, da die Beschwerdebegründung vor Inkrafttreten der VOBK 2020 eingereicht worden war. Die Kammer erinnerte daran, dass in dieser Bestimmung der Grundsatz verankert ist, dass jeder Verfahrensbeteiligte alle für relevant erachteten Tatsachen, Beweismittel, Argumente und Anträge so frühzeitig wie möglich vorlegen sollte, um ein faires, schnelles und effizientes Verfahren zu gewährleisten (z. B. T 162/09). Unter Bezugnahme auf T 1848/12 und die darin angeführte Rechtsprechung betonte die Kammer, dass es einem Beschwerdeführer nicht freisteht, seine Sache auf das Beschwerdeverfahren zu verlagern und so die Beschwerdekammern dazu zu zwingen, entweder erstmals über die kritischen Fragen zu entscheiden oder die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuweisen. Einem Beschwerdeführer diese Freiheit einzuräumen, liefe einem ordnungsgemäßen und effizienten Einspruchsbeschwerdeverfahren zuwider. Dies hätte nämlich eine Art "Forum-Shopping" zur Folge, das die korrekte Aufgabenverteilung zwischen erster Instanz und Beschwerdekammern gefährden würde und mit dem Grundsatz der Verfahrensökonomie unvereinbar wäre (G 9/91, ABl. 1993, 408, T 1705/07, T 1067/08). Die Kammer prüfte dann den vorliegenden Fall im Lichte des vorstehenden Ansatzes. Der durch die Hilfsanträge auszuräumende Neuheitseinwand war bereits seit der Einlegung des Einspruchs Gegenstand des Verfahrens gewesen; die damit verbundenen Tatsachen und Argumente waren während des gesamten Einspruchsverfahrens unverändert geblieben. Dennoch hatte sich der Beschwerdeführer auf die Verteidigung des Patents in der erteilten Fassung beschränkt, ohne sich durch die Einreichung von Hilfsanträgen Rückfallpositionen zu verschaffen. Die Kammer ließ offen, zu welchem Zeitpunkt er einen Hilfsantrag hätte stellen sollen, um den Neuheitseinwand auszuräumen (in Erwiderung auf den Einspruch oder auf die vorläufige Stellungnahme der Einspruchsabteilung, worin jeweils der Einwand erhoben worden war, oder auf entsprechende Aufforderung in der mündlichen Verhandlung hin). Die Kammer stellte jedoch fest, dass der Beschwerdeführer keine dieser Möglichkeiten genutzt hatte, sodass er im Beschwerdeverfahren aus Gründen der Billigkeit auf die Verteidigung des Patents in unveränderter Form beschränkt war. Aus diesen Gründen entschied die Kammer, keinen der im Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsanträge zuzulassen. Siehe auch oben Kapitel III.F. "Kostenverteilung".

6.4 Verfahrensstand – Verfahrensökonomie – VOBK 2007

(CLB, V.A.4.4.2b))

In T 2734/16 hatte die Kammer (vor Inkrafttreten der VOBK 2020) über die Zulassung von Dokumenten zu entscheiden, die der Beschwerdeführer im Rahmen der Diskussion über die erfinderische Tätigkeit nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung vorgebracht hatte. Von der mangelnden Relevanz abgesehen, überzeugte auch der angegebene Grund für die Verspätung des Vorbringens die Kammer nicht. Das späte Einreichen von zufällig bekannt gewordenen Entgegenhaltungen war nach Auffassung der Kammer nicht schon allein deswegen zulässig, weil sie in der japanischen Sprache verfasst waren und ihre Auffindbarkeit deswegen unter Umständen erschwert gewesen sein mochte. Dies galt umso mehr, als dem Einreichenden die Bedeutung japanischer Unternehmen auf dem fraglichen technischen Gebiet bekannt war und deshalb Veranlassung zu rechtzeitigen umfassenden Recherchen bestand. Siehe auch Kapitel IV.B.2. "Verspätetes Vorbringen – Begriff der 'Verspätung'".

6.5 Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten – VOBK 2020

In T 1480/16 reichte der Beschwerdeführer I (Patentinhaber) in der mündlichen Verhandlung einen Hilfsantrag 5 ein, der auf dem mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrag 3 beruhte und in dem lediglich die Verfahrensansprüche gestrichen wurden. Die Kammer stellte zunächst fest, dass die Zulassung von Hilfsanträgen, die von einer Partei nach der Beschwerdebegründung oder Beschwerdeerwiderung eingereicht wurden, im Ermessen der Kammer nach Art. 13 (1) VOBK 2020 liegt (siehe Art. 24 VOBK 2020 und die Übergangsbestimmungen gemäß Art. 25 (1) VOBK 2020). Die Anwendbarkeit von Art. 13 (2) VOBK 2020 war vorliegend ausgeschlossen (Art. 25 (3) VOBK 2020) und Art. 13 VOBK 2007 war somit weiter anzuwenden. Im vorliegenden Fall konnte die Kammer jedoch keine Änderung des Beschwerdevorbringens erkennen. Die Streichung der Verfahrensansprüche im Hilfsantrag 5 gegenüber dem mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrag 3 wurde von der Kammer nicht als Änderung des Beschwerdevorbringens gesehen, da sich dadurch keine geänderte Sachlage ergab. Es war insbesondere keine neue Diskussion hinsichtlich Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit zu führen. Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer II angegriffenen Aufnahme des Begriffs "gleichzeitig" in das Merkmal l') des Anspruchs 1 führte die Kammer aus, dass dieses nun explizit ausdrücke, was die Einspruchsabteilung in dem von ihr aufrechterhaltenen Anspruch 1 als in Merkmal l) implizit realisiert und damit für die erfinderische Tätigkeit begründend angesehen hatte. Dagegen hatte der Beschwerdeführer II sich mit seiner Beschwerde gewandt. Der Beschwerdeführer I hatte daraufhin bereits mit seiner Beschwerdeewiderung vorsorglich den Hilfsantrag 3 eingereicht und den Begriff "gleichzeitig" in Anspruch 1 aufgenommen. Auch die vom Beschwerdeführer II vorgebrachten Einwände zur Klarheit und unzulässigen Zwischenverallgemeinerung wurden vom Beschwerdeführer I bereits schriftlich in seiner Beschwerdeerwiderung behandelt, so dass darin kein geändertes Vorbringen zu sehen war. Da die Kammer vorliegend keine Änderung des Vorbringens erkennen konnte, kam sie zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen des Art. 13 (1) VOBK 2020 nicht gegeben waren. Der zugelassene Hilfsantrag 5 wurde von der Kammer als gewährbar angesehen.

In T 482/19 stützten sich die strittigen Hilfsanträge auf im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren eingereichte Anträge, in denen die Erzeugnisansprüche gestrichen worden waren. Beide Anträge wurden eingereicht, nachdem die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung geladen worden waren. Der Beschwerdeführer 1 (Patentin-haber) brachte vor, dass diese Streichungen keine Änderung des Vorbringens seien, da sie keinen neuen Gegenstand enthielten. Die Kammer machte jedoch einen Unterschied zwischen der vorliegenden Sache auf der einen und T 1480/16 (s. o., Entscheidung derselben Kammer) auf der anderen Seite. Im vorliegenden Fall war der Verfahrensanspruch stärker eingeschränkt als der Erzeugnisanspruch. Diese beschränkenden Merkmale hatten im Beschwerdeverfahren keine Rolle gespielt, da sich die Vorbringen der Beteiligten hauptsächlich auf die Erzeugnisansprüche bezogen, die in allen eingereichten Anträgen vorlagen. Ließe die Kammer diese Merkmale jedoch zu, müssten sie insbesondere im Hinblick auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden, was zu einer wesentlichen und unerwarteten Änderung der Diskussion in der mündlichen Verhandlung führen würde. Daher stellte die Einreichung der strittigen Hilfsanträge eine Änderung des Vorbringens des Patentinhabers gemäß Art. 13 VOBK 2020 dar. Da der Beschwerdeführer keine außergewöhnlichen Umstände geltend machte, ließ die Kammer den Antrag nach Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht zu.

In T 995/18 hingegen kam dieselbe Kammer zum gleichen Ergebnis wie in T 1480/16. Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag 1 beruhte auf dem Hauptantrag der angefochtenen Entscheidung, der mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht worden war und somit bereits Gegenstand des Verfahrens war; in diesem Antrag wurde lediglich ein abhängiger Anspruch gestrichen. Die Kammer sah in der Streichung des abhängigen Anspruchs keine Änderung des Beschwerdevorbringens, da sich dadurch keine geänderte Sachlage ergab (siehe T 1480/16), wie dies der Fall sein könnte, wenn die Streichung eine völlige Neugewichtung des Verfahrensgegenstandes mit sich brächte. Vorliegend bereinigte der Verzicht auf einen abhängigen Anspruch das Verfahren nur um einen Streitpunkt, ohne die anderen Ansprüche in ein neues Licht zu setzen und ohne sonstige Auswirkungen auf das Beschwerdevorbringen des Patentinhabers. Wie von der Kammer erläutert, war dieser Verzicht daher vergleichbar mit dem Verzicht auf einzelne Einwände oder Angriffslinien eines Einsprechenden, der zurecht ebenso wenig als unter dem Zulassungsvorbehalt der Kammer stehend angesehen wird.

In T 1217/17 entschied die Kammer, mehrere in der Beschwerdeerwiderung nur erwähnte, nicht ausreichend substantiierte Argumentationslinien nicht zu berücksichtigen. In der mündlichen Verhandlung kündigte der Beschwerdegegner (Einsprechende) eine "Expandierung" dieses Vortrags an. Dies sei kein neues Vorbringen im Sinne des Art. 13 (1) VOBK 2020, sondern eine in jeder Phase des Beschwerdeverfahrens zulässige Weiterentwicklung von in der Beschwerdeerwiderung bereits erwähnten Argumenten, die sich auf im Verfahren befindliche Entgegenhaltungen stützten.

Die Kammer stellte für einen Teil der Argumentationslinien fest, dass in der Beschwerdeerwiderung nichts vorgetragen, sondern lediglich auf die Argumentation im Einspruchsverfahren verwiesen wurde. Daher wäre jeglicher Vortrag in der mündlichen Verhandlung als ein vollkommen neues Beschwerdevorbringen anzusehen. Zu anderen Argumentationslinien merkte die Kammer an, dass der Beschwerdegegner in der Erwiderung keine logische Argumentationskette zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit vorgetragen hatte. Auch in diesem Fall würde daher jeglicher Vortrag dazu eine substantielle Änderung des Beschwerdevorbingens beinhalten. Bei den angekündigten Ausführungen handele es sich auch nicht lediglich um neue Argumente, sondern auch um neue Tatsachen, wie z. B. die in der Beschwerdeerwiderung fehlende Merkmalsanalyse, sowie die Angabe der konkreten Passagen in den genannten Beweismitteln, die nach Auffassung des Beschwerdegegners Merkmale des Anspruchs 1 vorwegnahmen.

6.6 Vorbringen in der Beschwerdebegründung oder Erwiderung – erste Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 12 (3) bis (6) VOBK 2020

In J 12/18 beantragte der Beschwerdeführer (Anmelder) die Benennung aller EPÜ-Vertragsstaaten, einschließlich der in der Stammanmeldung zurückgenommenen, und legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle ein, die Einbeziehung der zurückgenommenen Benennungen zu verweigern. In der mündlichen Verhandlung trug der Beschwerdeführer erstmals Argumente zum Vertrauensschutz vor. Da im vorliegenden Fall die Ladung zur mündlichen Verhandlung vor Inkrafttreten der VOBK 2020 zugestellt worden war, kam die Juristische Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht anwendbar ist (Art. 25 (3) VOBK 2020). Nach Art. 25 (1) VOBK 2020 war jedoch Art. 12 (4) bis (6) VOBK 2020 anzuwenden, weil sich die Ausnahmeregelung in Art. 25 (2) VOBK 2020 nur auf Vorbringen in der Beschwerdebegründung, nicht aber auf spätere Vorbringen im Beschwerdeverfahren bezieht. Nach Art. 25 (1) VOBK 2020 war außerdem Art. 13 (1) VOBK 2020 anzuwenden, der auf Art. 12 (4) bis (6) VOBK 2020 verweist.

Die Juristische Beschwerdekammer übte ihr Ermessen nach Art. 12 (4) und (6) und Art. 13 (1) VOBK 2020 dahin gehend aus, das neue Vorbringen nicht zuzulassen; der Beschwerdeführer hätte die Tatsachen, die die Grundlage für den geltend gemachten Vertrauensschutz bildeten, früher im Verfahren vorbringen können und müssen. Der Beschwerdeführer argumentierte, er habe sich auf eine im Parallelfall J 14/18 ergangene Mitteilung des EPA vom 10. August 2016 verlassen. Die Juristische Beschwerdekammer stellte jedoch fest, dass dem Beschwerdeführer, wenn er dem Inhalt dieser Mitteilung wirklich vertraut hätte, diese Tatsache vom Moment der Kenntnisnahme an bekannt gewesen wäre. Die Juristische Beschwerdekammer war ferner der Auffassung, dass der neue Einwand die Beurteilung mehrerer Fragen erfordern würde (kausaler Zusammenhang zwischen den fehlerhaften Informationen in einem anderen Fall und der Reaktion des Beschwerdeführers, Erfordernis des entsprechenden Nachweises, Angemessenheit der Reaktion des Beschwerdeführers) und dass dies die Verfahrensökonomie beeinträchtigen würde. Darüber hinaus würde der Einwand einen völlig neuen Aspekt einführen, auf den die Beurteilung und die Begründung der angefochtenen Entscheidung nicht gerichtet waren. Die Juristische Beschwerdekammer unterstrich ferner, dass ein Beteiligter sein gesamtes Vorbringen bereits in der Beschwerdebegründung vorlegen muss (Art. 12 (3) VOBK 2020). Die Beschwerde wurde zurückgewiesen. Siehe auch oben Kapitel II.F.1. "Benennung der Vertragsstaaten in einer Teilanmeldung".

6.7 Vorbringen nach Einreichung der Beschwerdebegründung oder Erwiderung – zweite Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 13 (1) VOBK 2020

6.7.1 Neue Angriffslinien gegen die erfinderische Tätigkeit gestützt auf im erstinstanzlichen Verfahren eingereichte Unterlagen – nicht zugelassen

In T 256/17 musste die Kammer entscheiden, ob sie zwei neue auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gegründete Angriffslinien zuließ, die der Beschwerdeführer (Einsprechende) auf die Erwiderung des Beschwerdegegners auf die Beschwerdebegründung hin eingereicht hatte. Beide stützten sich auf im erstinstanzlichen Verfahren eingereichte Unterlagen, wobei eine der Angriffslinien die erstmalige Kombination zweier zuvor als nächstliegender Stand der Technik erörterter Dokumente beinhaltete und die andere ausgehend von einer bekannten Kombination eine abweichende technische Aufgabe zugrunde legte. Der Beschwerdeführer begründete nicht, warum er diese Einwände erstmals nach Einreichung der Beschwerdebegründung erhob.

Die Kammer konnte nicht erkennen, warum der Beschwerdeführer die neuen Angriffslinien nicht schon im Einspruchsverfahren vorgebracht hatte. Sie wies darauf hin, dass der Beschwerdeführer durch seine Vorgehensweise verhindert hatte, dass der Beschwerdegegner während des Einspruchsverfahrens auf den Angriff reagieren und die Einspruchsabteilung über die Sache entscheiden konnte. Mit seiner verspäteten Einreichung hatte der Beschwerdeführer die Kammer und den Beschwerdegegner mit einem neuen Vorbringen konfrontiert, was dem eigentlichen Ziel des Beschwerdeverfahrens zuwiderläuft, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen (vgl. Art. 12 (2) VOBK 2020). Die Kammer entschied daher, ihr Ermessen auszuüben, die neuen Angriffslinien nicht zum Verfahren zuzulassen (Art. 12 (4) VOBK 2007 in Verbindung mit Art. 12 (2) VOBK 2007, der im Wesentlichen Art. 12 (3) VOBK 2020 entspricht, und Art. 25 (2) VOBK 2020 sowie Art. 13 (1) VOBK 2020 in Verbindung mit Art. 25 (1) VOBK 2020).

6.7.2 Neue Dokumente in Reaktion auf Versuchsdaten des Patentinhabers – zugelassen

In T 23/17 hielt die Kammer im Rahmen der Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (1) VOBK 2020 das Vorbringen des Beschwerdeführers (Einsprechenden) für plausibel und nachvollziehbar, dass die Einreichung neuer Dokumente (nach Einreichung der Beschwerdebegründung, aber vor der Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung) in Reaktion auf die vom Beschwerdegegner (Patentinhaber) in seiner Beschwerdeerwiderung vorgelegten Versuchsdaten und damit "zur Lösung der von einem anderen Beteiligten im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise aufgeworfenen Fragen" im Sinne von Art. 13 (1) VOBK 2020 erfolgte. Die Kammer vermochte nicht zu erkennen, dass es einen Grund gegeben hätte, diese Dokumente zu einem früheren Zeitpunkt des Verfahrens einzureichen. Hinsichtlich der weiteren Voraussetzung in Art. 13 (1) VOBK 2020, wonach der Beschwerdeführer angeben muss, weshalb er die Änderung seines Vorbringens erst in dieser Phase des Beschwerdeverfahrens einreicht, befand die Kammer Folgendes: Die Begründung des Beschwerdeführers war im vorliegenden Fall ausreichend und eine Forderung nach der Angabe weiterer rechtfertigender Gründen, wie sie in Art. 13 (1) VOBK 2020 vorgeschrieben sind, nicht gerechtfertigt. Denn obwohl nach Art. 25 (1) VOBK 2020 die revidierte Fassung des Art. 13 (1) VOBK anzuwenden war, war zu berücksichtigen, dass diese Vorschrift tatsächlich zum Zeitpunkt der Einreichung der betreffenden Dokumente noch nicht in Kraft oder in der jetzigen Fassung bekannt war und somit vom Beschwerdeführer nicht beachtet werden konnte. Da im Übrigen die Nichtzulassung vom Beschwerdegegner erstmals in der mündlichen Verhandlung beantragt wurde, bestand auch insoweit nach der Einreichung dieser Dokumente für den Beschwerdeführer kein Anlass, rechtfertigende Gründe für die späte Einreichung vorzutragen.

6.8 Vorbringen nach Zustellung der Ladung – dritte Phase des Beschwerdeverfahrens – Übergangsfälle

6.8.1 Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020

In T 634/16 wurden die strittigen Hilfsanträge in Reaktion auf die vorläufige Einschätzung der Kammer eingereicht, und zwar vor Inkrafttreten der VOBK 2020, während die Entscheidung der Kammer im vorliegenden Fall in der mündlichen Verhandlung getroffen wurde, die nach Inkrafttreten der VOBK 2020 stattfand. Zur Ermittlung der anwendbaren Vorschriften wies die Kammer darauf hin, dass die Übergangsbestimmungen die allgemeine Anwendung der revidierten Verfahrensordnung vorsehen und lediglich die sofortige Anwendung einiger Bestimmungen der revidierten Art. 12 und 13 ausschließen. In Art. 25 (2) VOBK 2020 geht es um Bestimmungen des Art. 12 VOBK 2020, die die Grundlage des Beschwerdeverfahrens regeln, nicht aber in einem späteren Stadium des Beschwerdeverfahrens vorgenommene Änderungen. Art. 25 (3) VOBK 2020 schließt die Anwendung von Art. 13 (2) VOBK 2020 aus, worin die Zulassung eines Vorbringens beispielsweise nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung geregelt wird. In diesem Fall wurde den Beteiligten die Ladung vor Inkrafttreten der VOBK 2020 zugestellt. Die Kammer stellte somit fest, dass für die Entscheidung über die Zulassung dieser Anträge anstelle von Art. 13 (2) VOBK 2020 weiterhin Art. 13 VOBK 2007 anwendbar war. Unter Verweis auf die vorbereitenden Arbeiten zur revidierten Verfahrensordnung (BOAC/5/19, S. 51; CA/3/19, S. 13 Nr. 65) befand die Kammer, dass gemäß den Übergangsbestimmungen in Art. 25 (3) VOBK 2020 neben Art. 13 VOBK 2007 auch Art. 13 (1) VOBK 2020 auf anhängige Beschwerden im Allgemeinen und auf die Beschwerde im vorliegenden Fall im Besonderen anwendbar ist.

Die Kammer merkte weiter an, dass Art. 13 (1) VOBK 2020 verglichen mit der Fassung von 2007 detaillierter die Bedingungen für die Zulassung von Änderungen des Beschwerdevorbringens behandelt. Sie konnte jedoch keinen Widerspruch zwischen diesen beiden Bestimmungen und erst recht keine Unvereinbarkeit dieser Fassungen erkennen, sondern befand auch in Anbetracht der Rechtsprechung, die zu den Kriterien nach Art. 13 (1) VOBK 2007 entwickelt wurde, dass die revidierte Fassung die diesbezügliche ständige Praxis festschreibt und zusammenfasst. In Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (1) VOBK 2020 ließ die Kammer die strittigen Anträge nicht zum Verfahren zu.

Auch in T 32/16 befand dieselbe Kammer in Bezug auf eine ähnliche Verfahrenssituation, dass sowohl Art. 13 VOBK 2007 – einschließlich dessen Fassung von Art. 13 (1) – als auch Art. 13 (1) VOBK 2020 gleichzeitig anwendbar sind. Im Wortlaut von Art. 13 (1) VOBK 2020 könne kein Widerspruch zu Art. 13 VOBK 2007 festgestellt werden. Im geänderten Wortlaut seien die Anforderungen an den Beteiligten, der sein Beschwerdevorbringen ändert, und die Kriterien, die die Kammer bei der Ausübung ihres Ermessens anzulegen hat, detaillierter aufgelistet; dieser Unterschied spiegle jedoch nur einen Großteil der Rechtsprechung wider, die nach Art. 13 (1) VOBK 2007 entwickelt wurde. Siehe auch unten Kapitel V.A.6.8.3 "Neuer Antrag in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer – zugelassen " und V.A.7.3 "Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung".

In T 2227/15 stellte die Kammer fest, dass das Beschwerdeverfahren, in dessen Rahmen am 29. Januar 2020 eine mündliche Verhandlung stattfand, durch die VOBK 2020 geregelt war (Art. 24 und 25 (1) VOBK 2020) – mit Ausnahme der Art. 12 (4) bis (6) und 13 (2) VOBK 2020, an deren Stelle die Art. 12 (4) und 13 VOBK 2007 weiterhin anwendbar waren (Art. 25 (2) und (3) VOBK 2020). Die allgemeine Anwendbarkeit der VOBK 2020 auf das vorliegende Verfahren schloss Art. 13 (1) VOBK 2020 ein. Die Kammer merkte an, dass Art. 25 VOBK 2020 die Struktur für die Zulässigkeit von Vorbringen der Beteiligten im Beschwerdeverfahren, die nach der VOBK 2020 durch einen dreistufigen Konvergenzansatz gekennzeichnet ist, systematisch widerspiegelt. Art. 25 (2) und (3) VOBK 2020 ist eindeutig auf zwei enge Ausnahmen gerichtet und auf diese beschränkt, nämlich auf Bestimmungen über das Vorbringen der Beteiligten zu Beginn des Beschwerdeverfahrens, also in der ersten Stufe des Konvergenzansatzes (Anfangsphase), bzw. in einem vorgerückten Stadium des Beschwerdeverfahrens, also in der dritten Stufe des Konvergenzansatzes (Endphase). Nur die Bestimmungen, die speziell die Anfangsphase und die Endphase regeln, wurden von der sofortigen Anwendung der VOBK 2020 ausgeschlossen, während das Zwischenstadium, also die zweite Stufe des Konvergenzansatzes (Art. 13 (1) VOBK 2020), der allgemeinen Regelung in Art. 25 (1) VOBK 2020 unterliegt. Wurde also die Ladung zur mündlichen Verhandlung oder eine Mitteilung nach R. 100 (2) EPÜ vor dem 1. Januar 2020 zugestellt, so gilt Art. 13 (1) VOBK 2020 gleichzeitig mit Art. 13 (1) und (3) VOBK 2007. Siehe auch Kapitel V.A.1.2 "Entscheidungsgründe in gekürzter Form" und V.A.6.8.5 "Angriff auf die erfinderische Tätigkeit in der mündlichen Verhandlung erstmals substanziiert – nicht zugelassen".

In T 1597/16 war die Ladung zur mündlichen Verhandlung am 14. Januar 2020 vor dem Inkrafttreten der VOBK 2020 zugestellt und der (nunmehrige) Hauptantrag vor dem Inkrafttreten eingereicht worden. Wie die Kammer feststellte, war daher für Fragen der Änderung des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten Art. 13 (1) und (3) VOBK 2020 anzuwenden, nicht aber Art. 13 (2) VOBK 2020; vielmehr galt insofern weiterhin Art. 13 VOBK 2007 (vgl. Art. 25 (3) Satz 2 VOBK 2020). Sie stellte auch fest, dass Art. 13 (1) VOBK 2020 grundsätzlich bei Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung anzuwenden ist, ganz gleich, ob diese Änderungen vor oder nach Ablauf einer in einer Mitteilung nach R. 100 (2) EPÜ bestimmten Frist bzw. vor oder nach Zustellung einer Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht worden sind. Siehe auch Kapitel V.A.6.8.6 "Kein anderer sachlicher bzw. patentrechtlicher Streitgegenstand durch die Beschränkung entstanden und prima facie gewährbar – Anträge zugelassen".

In T 584/17 nahm der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung seinen Antrag auf Zulassung eines Dokuments zurück, woraufhin der Beschwerdegegner erstmals dessen Zulassung beantragte. Die Kammer sah dies als geändertes Vorbringen des Beschwerdegegners im Sinne von Art. 13 (1) und (3) VOBK 2007 an, der gemäß Art. 25 (3) VOBK 2020 im vorliegenden Fall statt des Art. 13 (2) VOBK 2020 weiterhin anzuwenden war.

Die Kammer hielt es im vorliegenden Fall nicht für erforderlich, die in Art. 13 (1) VOBK 2020 angegebenen Kriterien zusätzlich heranzuziehen. Sie vertrat aber mit Verweis auf die Erläuterungen in Dokument CA/3/19 die Auffassung, dass es in der dritten Stufe des nach der VOBK 2020 anzuwendenden Konvergenzansatzes der Kammer freisteht, die in Art. 13 (1) VOBK 2020 angegebenen Kriterien heranzuziehen, wenn sie in Anwendung des Art. 13 (2) VOBK 2020 über die Zulassung von geändertem Vorbringen entscheidet. Nach Ansicht der Kammer steht ihr dies auch frei, wenn Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht anwendbar ist, sondern weiterhin Art. 13 VOBK 2007. Jedoch merkte die Kammer an, dass die Ermessenskriterien in Art. 13 (1) VOBK 2020 im Wesentlichen den Kriterien entsprechen, die von der Rechtsprechung im Rahmen von Art. 13 (1) VOBK 2007 entwickelt wurden (s. auch T 634/16, T 32/16). Auch im Hinblick auf die Zulassung des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags sah die Kammer die zusätzliche Heranziehung der in Art. 13 (1) VOBK 2020 angegebenen Kriterien als möglich an, sah aber im vorliegenden Fall keinen Grund dazu.

6.8.2 Anwendbarkeit von Artikel 13 (2) VOBK 2020 im Falle einer Verschiebung der mündlichen Verhandlung

In T 950/16 war vor Inkrafttreten der VOBK 2020 eine erste Ladung zur mündlichen Verhandlung zugestellt worden. Auf einen Antrag auf Verschiebung hin wurde die mündliche Verhandlung jedoch abgesagt, und es erging eine neue Ladung am 7. Februar 2020. Rund einen Monat vor der mündlichen Verhandlung wurden neue Dokumente eingereicht. Um die anwendbare Bestimmung der VOBK zu ermitteln, prüfte die Kammer, welche der Ladungen als "Ladung" im Sinne von Art. 25 (3) VOBK 2020 zu gelten hatte. Die Kammer verwies auf die "Erläuterungen" zu Art. 25 (1) VOBK 2020 (Zusatzpublikation 2, ABl. 2020), wonach die Übergangsbestimmungen des Art. 25 VOBK 2020 das "Vertrauen der Beteiligten auf etwaige zum Zeitpunkt der früheren Eingaben bestehende Erwartungen" schützen sollen. Wie die Kammer feststellte, waren die Gründe für eine weitere Ladung vielfältig und nicht in jedem Fall von den Beteiligten zu vertreten. Es wäre daher unbillig, die Anwendbarkeit der Rechtsvorschriften vom Zeitpunkt einer späteren Ladung abhängig zu machen. Die Zulassung der neuen Dokumente wurde daher im vorliegenden Fall durch Art. 13 VOBK 2007 geregelt.

6.8.3 Neuer Antrag in Reaktion auf eine die Einwände klarstellende vorläufige Einschätzung der Kammer – zugelassen

In T 32/16 ging es um die Gründe des Beschwerdegegners, den fraglichen Antrag erst in Reaktion auf die vorläufige Einschätzung der Kammer zu stellen (Art. 13 (1) Satz 3 VOBK 2020), und seine Rechtfertigung für diese Änderung seines Beschwerdevorbringens (Art. 13 (1) Satz 1 VOBK 2020). Die Kammer hob die besonderen Umstände des vorliegenden Falls hervor, wo sich erstmals in der Mitteilung der Kammer herauskristallisiert hatte, was die Kammer selbst aus der umfangreichen Argumentation des Beschwerdeführers zu ihren Einwänden nach Art. 100 c) EPÜ als relevante Elemente herausgearbeitet hatte. Ungeachtet der Aussage des Beschwerdeführers, dass seine Argumentation schon immer so zu verstehen gewesen sei, wie von der Kammer herausgearbeitet, war die Kammer der Auffassung, dass ihre Erklärung so verstanden werden könne, dass das wesentliche Argument darin zum ersten Mal erkennbar war. Unter den sehr besonderen Umständen des vorliegenden Falls akzeptierte die Kammer die Gründe des Beschwerdegegners, den Antrag (nunmehr Hauptantrag) in einem so späten Stadium einzureichen. Sie stellte weiter fest, dass der Beschwerdegegner seinen geänderten Antrag an dem Tag eingereicht hatte, an dem er die vorläufige Einschätzung der Kammer erhalten hatte. Er hatte somit unverzüglich auf die Einwände reagiert, sobald diese erkennbar waren. Hinsichtlich des in Art. 13 (1) letzter Satz VOBK 2020 genannten Kriteriums, ob der Beschwerdegegner aufgezeigt hatte, dass die Änderung prima facie die vom Beschwerdeführer oder von der Kammer aufgeworfenen Fragen ausräumt und keinen Anlass zu neuen Einwänden gibt, hielt die Kammer fest, dass sich der Hauptantrag direkt auf die Einwände der unzulässigen Erweiterung bezog. In seiner schriftlichen Erwiderung hatte der Beschwerdegegner auch angegeben, woher die Änderung stammt (Art. 12 (4) VOBK 2020). Die Kammer stellte fest, dass die eingeführte Terminologie den Wortlaut der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausdrücklich aufgriff. Die Darlegung, wie diese Änderungen die Einwände in diesem besonderen Fall ausräumten, bei dem die fehlenden Merkmale als solche zumindest bereits vom Beschwerdeführer angegeben worden waren, ergab sich daher von selbst aus den vorgenommenen Änderungen. Die Änderungen waren zudem weder in irgendeiner Weise komplex (Art. 13 (1) VOBK 2007; Art. 13 (1) Satz 2 VOBK 2020 unter Bezugnahme auf Art. 12 (4) VOBK 2020), noch war dies geltend gemacht worden. Siehe auch Kapitel V.A.6.8.1 "Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020" und V.A.7.3 "Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung".

6.8.4 Neue Hilfsanträge in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer – zentrale Bedeutung des strittigen Punktes schon vorher offensichtlich – nicht zugelassen

In T 136/16 übte die Kammer unter Berücksichtigung der in Art. 13 (1) VOBK 2020 aufgeführten Kriterien ihr Ermessen dahin gehend aus, die beiden nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge nicht zuzulassen. Bei Hilfsantrag 1 führte zum einen die vorgenommene Änderung prima facie zu einem neuen Einwand nach Art. 84 EPÜ. Zum anderen hätte diese Änderung nach Auffassung der Kammer bereits in einem früheren Stadium des Beschwerdeverfahrens erfolgen können und müssen. Bereits die Einspruchsabteilung hatte in der angefochtenen Entscheidung auf die zentrale Bedeutung der Auslegung eines streitigen Begriffs im Anspruch hingewiesen. Während die Einspruchsabteilung diesen Begriff eingeschränkt im Sinne des Absatzes 7 der Beschreibung verstanden hatte, hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) in der Beschwerdebegründung dieser engen Auslegung anhand anderer Passagen der Beschreibung detailliert widersprochen. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) hätte also bereits mit seiner Erwiderung Anlass gehabt, die vorgenommene Änderung durchzuführen, die auf dem zuvor umfänglich diskutierten Sachverhalt beruhte. Der Beschwerdegegner hatte keinen Anlass, davon auszugehen, dass die Beschwerdekammer in jedem Fall der Linie der Einspruchsabteilung folgen würde. Auch das Argument, dass die Vielzahl der vorgetragenen Angriffe ohne eine vorläufige Beurteilung der Kammer der Formulierung sinnvoller Hilfsanträge entgegengestanden hätte, überzeugte die Kammer im Hinblick auf die zentrale Bedeutung der Auslegung des betreffenden Begriffs in nahezu allen vorgetragenen Einwänden nicht. Zudem sah die Kammer unter diesen Umständen die Vorlage von Hilfsanträgen mit dieser Änderung erst zu diesem Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren als der Verfahrensökonomie abträglich an.

6.8.5 Angriff auf die erfinderische Tätigkeit erstmals in der mündlichen Verhandlung substanziiert – nicht zugelassen

In T 2227/15 ließ die Kammer in Anwendung von Art. 13 (1) VOBK 2020 sowie Art. 13 VOBK 2007, insbesondere Art. 13 (1) und (3) VOBK 2007, den auf D1 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen gestützten Angriff des Beschwerdeführers auf die erfinderische Tätigkeit nicht zu. Die Kammer befand, dass dieser Angriff erstmals in der vor ihr stattfindenden mündlichen Verhandlung substanziiert worden war; die früheren allgemeinen Ausführungen des Beschwerdeführers zur erfinderischen Tätigkeit wurden für nicht substanziiert befunden und blieben unberücksichtigt, da sie nicht den vollständigen Sachvortrag des Beteiligten im Sinne von Art. 12 (2) VOBK 2007 darstellten, der Art. 12 (3) VOBK 2020 entspricht. In Reaktion auf die Mitteilung der Kammer hatte der Beschwerdeführer weder substanziierte Argumente vorgelegt, noch zur diesbezüglichen vorläufigen Einschätzung der Kammer Stellung genommen. Nach Auffassung der Kammer hatte der Beschwerdegegner daher allen Grund zu der Annahme, dass ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht mehr verfolgt werde. Unter Berücksichtigung aller Umstände des Falls kam die Kammer zu dem Schluss, dass eine Zulassung dieses Angriffs zum Verfahren nicht nur die Komplexität der zu erörterten Angelegenheit wesentlich erhöhen und erheblich verändern würde, sondern auch der gebotenen Verfahrensökonomie zuwiderlaufen und den Beschwerdegegner überraschen würde. Siehe auch Kapitel V.A.1.2 "Entscheidungsgründe in gekürzter Form" und V.A.6.8.1 "Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020".

6.8.6 Kein anderer sachlicher bzw. patentrechtlicher Streitgegenstand durch die Beschränkung entstanden und prima facie gewährbar – Anträge zugelassen

In T 1597/16 lag die Zulassung des vor Inkrafttreten der VOBK 2020 eingereichten neuen Hauptantrags gemäß Art. 13 (1) VOBK 2020 und Art. 13 (1) VOBK 2007 im Ermessen der Kammer. Nach Auffassung der Kammer hatte der Beschwerdegegner keine triftigen Gründe dafür angegeben, dass er diese Anspruchsänderung erst in der Endphase des Beschwerdeverfahrens eingereicht hatte. Er hatte lediglich ausgeführt, die vorläufige Einschätzung der Kammer in der Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2007 habe erstmals Veranlassung für den neuen Antrag gegeben, was die Kammer aber nicht überzeugte, da diese Mitteilung keine gänzlich neuen Fragen aufgeworfen hatte, sondern die darin erwähnten Einwände bereits seit der Anfangsphase des Beschwerdeverfahrens bekannt waren. Nichtsdestotrotz entschied die Kammer, den neuen Hauptantrag aus folgenden Gründen in das Verfahren zuzulassen: Durch die vorgenommene Beschränkung des beanspruchten Gegenstandes auf zwei von drei im erteilten Anspruch1 enthaltenen Alternativen war kein anderer sachlicher bzw. patentrechtlicher Streitgegenstand entstanden. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) war sofort in der Lage, einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu formulieren, und konnte im Übrigen auf das schriftliche Vorbringen, das dem erstinstanzlichen Vorbringen entsprach, verweisen. Zudem erschien der Kammer der neue Antrag prima facie gewährbar, weil er alle noch offenen Einwände auszuräumen schien, ohne neue Fragen aufzuwerfen. Siehe auch Kapitel V.A.6.8.1 "Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020".

6.8.7 Antrag räumt Einwand nicht prima facie aus – nicht zugelassen

In T 1187/15 reichte der Beschwerdeführer (Anmelder) während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer den Hilfsantrag XI ein, und zwar in Reaktion auf die Schlussfolgerung, zu der die Kammer in der mündlichen Verhandlung gelangt war, dass Anspruch 1 der in der Akte befindlichen Anträge nicht den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ entsprach. Bei der Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (1) VOBK 2020 berücksichtigte die Kammer unter anderem, ob der Beteiligte aufgezeigt hatte, dass die Änderungen prima facie die von der Kammer aufgeworfenen Fragen ausräumen und keinen Anlass zu neuen Einwänden geben. Die Kammer merkte an, dass dieser Punkt auch ein Schlüsselkriterium war, das in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern über die Ausübung des Ermessens einer Kammer nach Art. 13 (1) VOBK 2007 entwickelt worden war. Art. 13 VOBK 2007 war auch auf den vorliegenden Fall anwendbar, da die Ladung zur mündlichen Verhandlung vor dem 1. Januar 2020 zugestellt worden war (Art. 25 (3) VOBK 2020). Die Kammer stellte fest, dass der Hilfsantrag XI prima facie die Einwände nach Art. 123 (2) EPÜ nicht ausräumte, da das Weglassen bestimmter Merkmale eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung darstellte. In Anbetracht dessen und der Tatsache, dass der Beschwerdeführer Gelegenheit gehabt hatte, auf die von der Kammer von Amts wegen aufgeworfenen Fragen zu reagieren, übte die Kammer ihr Ermessen aus, den Hilfsantrag XI nicht zum Verfahren zuzulassen.

Darüber hinaus wies die Kammer den Antrag des Beschwerdeführers auf eine weitere Unterbrechung zur Vorbereitung eines weiteren Antrags zurück, der den Hilfsantrag XI ersetzen würde. Wenn ein Beteiligter vor der mündlichen Verhandlung Anträge, die nur einige der Einwände der Kammer ausräumten, in der Hoffnung einreiche, er könnte die Kammer davon überzeugen, ihre übrigen Einwände fallen zu lassen, gehe er das Risiko ein, dass während der mündlichen Verhandlung eingereichte zusätzliche Anträge nicht zum Verfahren zugelassen würden. Es sei mit dem Grundsatz der Verfahrensökonomie nicht vereinbar, die mündliche Verhandlung so durchzuführen, dass dem Beschwerdeführer Gelegenheit gegeben werde, wiederholt neue Anträge zu stellen, bis eine für die Kammer annehmbare Fassung der Ansprüche gefunden werde.

6.9 Vorbringen nach Zustellung der Ladung – dritte Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 13 (2) VOBK 2020

6.9.1 Mündliche Verhandlung nach Zustellung der Ladung abgesagt – Artikel 13 (2) VOBK 2020 gilt weiterhin

In T 2279/16 teilte der Beschwerdeführer (Anmelder) der Kammer in Erwiderung auf die nach Inkrafttreten der VOBK 2020 ergangene Ladung zur mündlichen Verhandlung mit, dass er an dieser nicht teilnehmen werde. Nachdem die Kammer die mündliche Verhandlung abgesagt hatte, reichte der Beschwerdeführer neue Hilfsanträge ein.

Die Kammer stellte fest, dass in Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht ausdrücklich geregelt ist, ob diese Bestimmung nach wie vor anwendbar ist, wenn die mündliche Verhandlung nach Zustellung der Ladung nachträglich abgesagt wird. Nach Auffassung der Kammer ist Art. 13 (2) VOBK 2020 zumindest dann anwendbar, wenn die Absage durch eine Erklärung des Beschwerdeführers verursacht worden ist, dass er in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde. Die Kammer erläuterte, dass die Bestimmungen von Art. 13 (2) VOBK entweder nach Ablauf einer in einer Mitteilung nach Regel 100 (2) EPÜ gesetzten Frist oder "nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung" greifen und dass nichts im Wortlaut des Artikels auf Ausnahmen hiervon hindeutet oder nahelegt, dass die Wirkungen des Art. 13 (2) VOBK 2020 vom weiteren Verfahrensverlauf abhängen würden. Entscheide sich ein Beschwerdeführer dagegen, in der mündlichen Verhandlung vertreten zu sein, so könne eine Kammer beschließen, die mündliche Verhandlung abzusagen. Gelangte man zu dem Schluss, dass eine solche Entscheidung dem Beschwerdeführer in Bezug auf die Zulassung neuer Anträge eine günstigere Position verschaffen würde, stünde dies im Widerspruch zu Ziel und Zweck von Art. 13 VOBK 2020, nämlich für die Beschränkung der Möglichkeiten eines Beteiligten, sein Beschwerdevorbringen zu ändern, einen Konvergenzansatz vorzusehen.

In ihrer vorläufigen Einschätzung hatte die Kammer ihren Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf dieselbe Kombination von Dokumenten gestützt, die auch zur Zurückweisung der Anmeldung geführt hatte; es handelte sich also um keinen neuen Einwand der Kammer (auch wenn sich deren Argumentation in bestimmten Einzelheiten unterschied). Die Kammer betonte, dass die Tatsache, dass die Kammer in diesem Fall eine vorläufige Einschätzung abgegeben hatte, in der sie zum gleichen Ergebnis wie die Prüfungsabteilung gelangt war, keine "außergewöhnlichen Umstände" im Sinne von Art. 13 (2) VOBK 2020 darstellt. Darüber hinaus benannte das Vorbringen des Beschwerdeführers keine "stichhaltigen Gründe" (bzw. überhaupt keine Gründe), warum die Hilfsanträge zugelassen werden sollten. Die neuen Hilfsanträge wurden daher nicht zugelassen.

6.9.2 Neuer Antrag auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Antrags, der neue in der Mitteilung der Kammer erhobene Einwände ausräumt – zugelassen

In T 1278/18 übte die Kammer ihr Ermessen nach Art. 13 (2) VOBK 2020 aus, um den neuen Antrag (der nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereicht wurde) zuzulassen, und zwar aus folgenden Gründen: Die Ansprüche des neuen Antrags unterschieden sich von denen des ersten Hilfsantrags (mit der Beschwerdebegründung eingereicht) insoweit, als sie Änderungen umfassten, die in Reaktion auf erstmals in der Mitteilung der Kammer nach Art. 15 (1) VOBK 2020 erhobene Einwände nach Art. 84 und R. 29 (7) EPÜ 1973 und Art. 123 (2) EPÜ eingereicht wurden. Zudem unterschieden sich die unabhängigen Ansprüche des neuen Antrags von den unabhängigen Ansprüchen des Hauptantrags, auf den sich die angefochtene Entscheidung stützte, im Wesentlichen durch die zusätzlichen Beschränkungen, die bereits in dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten ersten Hilfsantrag mit dem Ziel eingeführt worden waren, alle in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände mangelnder Neuheit auszuräumen. Nach Auffassung der Kammer konnten sie als angemessene Reaktion auf die angefochtene Entscheidung angesehen werden (Art. 12 (4) VOBK 2007). Die Kammer befand außerdem, dass die Änderungen der Ansprüche durch die vom Beschwerdeführer angegebenen Stellen in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen gestützt wurden, und kam zu dem Schluss, dass die Änderungen der Ansprüche alle noch offenen Einwände eindeutig ausräumten, ohne neue Fragen aufzuwerfen.

6.9.3 Neuer Antrag auf der Grundlage des in Reaktion auf die Beschwerdeerwiderung eingereichten Antrags mit redaktionellen Anpassungen zur Beseitigung von Unstimmigkeiten – zugelassen

In T 131/18 war der infragestehende Hauptantrag (der als Hilfsantrag 6 nach der Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht worden war) abgesehen von zwei Änderungen wörtlich und inhaltlich identisch mit einem bereits in Reaktion auf die Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrag 3. Letzterer erfüllte nach Ansicht der Kammer die Voraussetzungen für eine Zulassung zum Verfahren nach Art. 13 (1) VOBK 2020 (wurde aber in der mündlichen Verhandlung nicht aufrecht erhalten). Die beiden im Hauptantrag zusätzlich enthaltenen Änderungen betrafen Unstimmigkeiten, die in Hilfsantrag 3 verblieben waren: Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) hatte einen als Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ gewerteten Wortlaut in Anspruch 1 ausgeräumt, jedoch im abhängigen Anspruch 2 beibehalten. Auch hatte er einen nicht ganz klaren Ausdruck nur in Anspruch 1 ersetzt, nicht aber im Verfahrensanspruch 6. Im Hauptantrag wurden diese Unstimmigkeiten beseitigt. Die Kammer stimmte mit dem Beschwerdeführer überein, dass es sich nur um redaktionelle Anpassungen handelte, die hauptsächlich durch die Mitteilung der Kammer nach Art. 15 (1) VOBK 2020 veranlasst waren, und wertete dies als außergewöhnliche Umstände im Sinne des Art. 13 (2) VOBK 2020. Den Einwand des Beschwerdegegners, eine Zulassung stünde im Widerspruch zum erkennbaren Willen des Gesetzgebers, Verfahrensverzögerungen durch wiederholte Nachbesserungsversuche zu unterbinden, wies die Kammer zurück. Mit Art. 13 (2) VOBK 2020 sei nicht beabsichtigt worden, geringfügige Anpassungen wie die Behebung offensichtlicher Unstimmigkeiten oder grammatikalischer Fehler, die z. B. nach R. 139 EPÜ zulässig wären, nach Ladung zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich zu verhindern.

6.9.4 Neuer Antrag in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer auf der Grundlage früherer Einwände – nicht zugelassen

In T 1187/16 stellte die Kammer Folgendes fest: Falls sämtliche in einer Mitteilung der Kammer behandelten Einwände bereits Gegenstand des bisherigen Verfahrens waren, kann diese Mitteilung das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände im Sinne von Art. 13 (2) VOBK 2020 nicht begründen.

Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) in Reaktion auf die Mitteilung der Kammer nach Art. 15 (1) VOBK 2020 einen neuen Hilfsantrag eingereicht. Wie die Kammer bemerkte, waren aber die in dieser Mitteilung behandelten Einwände gemäß Art. 123 (2) EPÜ bereits in der Erwiderung des Beschwerdegegners (Einsprechenden) ausführlich dargelegt worden. Das Argument des Beschwerdeführers, die Kammer habe mit dieser Mitteilung einen neuen Aspekt eingeführt (nämlich die Erfindungswesentlichkeit eines Merkmals für die Ausführbarkeit der Erfindung), war aus der Sicht der Kammer unzutreffend (da dieser Punkt der Mitteilung sich auf Art. 123 (2) EPÜ bezog). Die Kammer kam daher zu dem Schluss, dass der Beschwerdeführer bereits vor Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung ausreichend Gelegenheit gehabt hätte, im Hinblick auf die bestehenden Einwände vorsichtshalber Hilfsanträge einzureichen. Verfahrensökonomische Aspekte sowie die Tatsache, dass der Beschwerdeführer den Hilfsantrag mehr als einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht hatte, waren vor diesem Hintergrund unbeachtlich.

Auch befand die Kammer, dass die Tatsache, dass sie in der betreffenden Mitteilung eine von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung abweichende vorläufige Meinung zum Ausdruck gebracht hatte, keinen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Art. 13 (2) VOBK 2020 darstellte. Das Beschwerdeverfahren dient der Überprüfung der angefochtenen Entscheidung, und der Beschwerdeführer hätte daher mit der Möglichkeit rechnen können und müssen, dass die Kammer zu einer von der Einspruchsabteilung abweichenden Auffassung gelangt. Die Kammer übte ihr Ermessen nach Art. 13 (2) VOBK 2020 dahingehend aus, den neuen Hilfsantrag nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

6.9.5 Neuer Antrag in Reaktion auf Einwände, die nicht über den Rahmen des ursprünglichen Einwands der Kammer hinausgehen – nicht zugelassen

In T 2214/15 gaben Änderungen des Hilfsantrags 2, mit denen die von der Kammer in ihrer vorläufigen Einschätzung erhobenen Einwände mangelnder Stützung und mangelnder Klarheit ausgeräumt werden sollten, Anlass zu weiteren Einwänden wegen mangelnder Klarheit und unzulässiger Erweiterung. Diesem Antrag wurde daher nicht stattgegeben. In Reaktion darauf reichte der Beschwerdeführer während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer den Hilfsantrag 3 ein. In Anwendung von Art. 13 (2) VOBK 2020 ließ die Kammer diese Änderung des Beschwerdevorbringens nicht zum Verfahren zu, da hier keine außergewöhnlichen Umstände vorlagen.

Die Kammer wies darauf hin, dass sich die in Anbetracht des Hilfsantrags 2 zu erörternden Fragen inhaltlich nicht von den in der Ladung benannten unterschieden. Die Änderungsanträge waren erfolglose Versuche, die bereits in der Ladung erhobenen Einwände mangelnder Klarheit und mangelnder Stützung auszuräumen. Die weiteren von der Kammer in der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwände mangelnder Klarheit gingen nicht über den Rahmen der vorherigen Erörterungen hinaus, die von den zugrunde liegenden Anspruchsmängeln bestimmt waren. Träfe das Argument des Beschwerdeführers zu, dass das Benennen neu entstandener Probleme außergewöhnliche Umstände darstelle, so würde dies bedeuten, dass dem Beschwerdeführer wiederholt Gelegenheit gegeben werden müsste, geänderte Ansprüche einzureichen, bis keine neuen Probleme mehr aufkämen, was im Widerspruch zu dem vorrangigen Ziel des Beschwerdeverfahrens stünde, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen (Art. 12 (2) VOBK 2020).

Zu dem Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ, den sie in der mündlichen Verhandlung in Bezug auf eine der Änderungen im Hilfsantrag 2 erhoben hatte, stellte die Kammer fest, dass es gemäß der strikten dritten Stufe des Konvergenzansatzes, die durch Art. 13 (2) VOBK 2020 implementiert wird, nicht als außergewöhnlicher Umstand angesehen werden kann, wenn eine Änderung, mit der ein in der Ladung erhobener Einwand ausgeräumt werden soll, als unvereinbar mit Art. 123 (2) EPÜ benannt wird. Ein Beschwerdeführer müsse wissen, dass jede Änderung auf ihre Übereinstimmung mit Art. 123 (2) EPÜ geprüft werden müsse und dass der frühestmögliche Zeitpunkt dafür in der münd-lichen Verhandlung sei, wenn diese Änderung als Reaktion auf die Ladung eingereicht werde. Dies sei der normale Verlauf des Beschwerdeverfahrens und gehe auch nicht über den Rahmen des zugrunde liegenden Anspruchsmangels hinaus.

Im vorliegenden Fall lägen daher keine außergewöhnlichen Umstände vor, die die Berücksichtigung eines weiteren Antrags auf Anspruchsänderung rechtfertigten. Das Benennen von Problemen, die beim Versuch des Beschwerdeführers neu entstanden, die im Verfahren bis zu diesem Punkt erörterten Einwände auszuräumen, sei eher als normaler Verlauf der Erörterungen zu betrachten. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers handelte es sich hier nach Auffassung der Kammer um einen typischen Fall, bei dem ein zentraler Einwand (mangelnde Stützung), der einer der Gründe für die Zurückweisung gewesen war, von der Kammer benannt und bestätigt wurde und zentrales Thema des gesamten Beschwerdeverfahrens war, weswegen es in der Regel nicht gerechtfertigt ist, einen weiteren Hilfsantrag zu stellen.

6.9.6 Neuer Antrag in Reaktion auf Meinungsänderung der Kammer – nicht zugelassen, da Einwand und Argumente bereits bekannt

Nach Auffassung der Kammer in T 752/16 stellt eine Änderung der vorläufigen Meinung der Kammer zu einem bestimmten Einspruchsgrund keinen "außergewöhnlichen Umstand" im Sinne von Art. 13 (2) VOBK 2020 dar. In diesem Fall hatte die Kammer ihre Meinung zur erfinderischen Tätigkeit aus einer ersten Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 in einer zweiten Mitteilung revidiert. Die geänderte Meinung basierte aber auf bereits in der Beschwerdebegründung des Beschwerdeführers genannten Einwänden und Argumentationslinien. Nach Ansicht der Kammer ist es im Hinblick auf Art. 13 (2) VOBK 2020 unerheblich, ob die in der Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 geäußerte vorläufige Meinung der Kammer von einer vorherigen Stellungnahme oder der angefochtenen Entscheidung abweicht. Mit einer für die Beteiligten ungünstigen vorläufigen Meinung könne prinzipiell jederzeit im Verfahren vor den Beschwerdekammern vor Verkündung der Entscheidung gerechnet werden. In diesem Zusammenhang rief die Kammer in Erinnerung, dass die Mitteilung einer vorläufigen Meinung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 primär den Rahmen der mündlichen Verhandlung absteckt und eine die effiziente Vorbereitung der Beteiligten auf diese Verhandlung erleichternde Verfahrensmaßnahme darstellt, nicht hingegen eine "Einladung" zu weiteren Änderungen (siehe z. B. T 1459/11). Ein Patentinhaber könne nicht so lange Änderungen in Reaktion auf die vorgebrachten Einwände eines Einsprechenden zurückhalten, bis er sich mit einer für ihn negativen vorläufigen Meinung einer Beschwerdekammer konfrontiert sieht bzw. den Eindruck gewinnt, dass die Kammer nicht seiner Ansicht und Argumentation folgt (siehe z. B. T 136/16, T 2072/16). Zudem sah die Kammer die neuen Hilfsanträge, die Anlass zu neuen Einwänden gaben, als abträglich für die Verfahrensökonomie an. Sie ließ sie daher gemäß Art. 13 (1) und (2) VOBK 2020 nicht zu.

6.9.7 Änderung, die inhaltlich nichts zur Erörterung der erhobenen Einwände beiträgt – nicht zugelassen

In T 953/16 brachte der Beschwerdeführer (Anmelder) vor, dass die strittigen neuen Hilfsanträge in Reaktion auf einen von der Kammer in ihrer Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 erhobenen Einwand der Klarheit eingereicht würden, dass dies die erste Gelegenheit sei, auf einen solchen Einwand einzugehen, und dass diese Anträge daher eine legitime Reaktion auf die in der Mitteilung der Kammer erhobenen Einwände seien. Nach Auffassung der Kammer stellten die Änderungen des Anspruchs 1 in diesen Anträgen zwar einen Versuch zur Klarstellung der Ansprüche dar, doch hatten die von der Kammer in ihrer Mitteilung erhobenen Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit diese Merkmale bei der Auslegung des Anspruchs 1 bereits berücksichtigt. Daher war für die Kammer klar, dass die Änderungen inhaltlich nichts zur Erörterung der erfinderischen Tätigkeit beitragen und somit nicht alle von der Kammer aufgeworfenen offenen Fragen beantworten würden. Angesichts der negativen Schlussfolgerungen der Kammer zur erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf die höherrangigen Anträge vermochte die Kammer keinen außergewöhnlichen Umstand zu erkennen, der die Zulassung der neuen Hilfsanträge zum Beschwerdeverfahren rechtfertigen könnte. Die Kammer entschied daher, diese nicht zu berücksichtigen (Art. 13 (2) VOBK 2020).

6.9.8 Neues Dokument und neue Angriffslinien in Reaktion auf die vorläufige, ausschließlich auf früherem Vorbringen beruhende Einschätzung der Kammer– nicht zugelassen

In T 908/19 wurden ein weiteres Dokument und neue Angriffslinien in Reaktion auf die vorläufige Einschätzung eingereicht, die der (nach Inkrafttreten der VOBK 2020 ergangenen) Ladung der Kammer beigefügt war. Der Beschwerdeführer begründete die verspätete Einreichung dieser Änderung seines Vorbringens erst in der mündlichen Verhandlung damit, dass es weder möglich gewesen wäre, das Dokument früher einzureichen noch die Einwände früher geltend zu machen, da diese auf die der Ladung beigefügte vorläufige Einschätzung der Kammer hin erhoben worden seien. Die Kammer konnte dieser Argumentation nicht folgen, da ihre vorläufige Einschätzung ausschließlich auf dem Vorbringen der Beteiligten in deren Begründung bzw. Erwiderung beruhte. Auch hat der Beschwerdeführer keinen besonderen Aspekt benannt, der für ihn neu oder überraschend wäre, sondern schien vielmehr durch die Tatsache motiviert, dass sich die Kammer vorläufig zugunsten des Beschwerdegegners geäußert hatte. Die Kammer erkannte daher keine außergewöhnlichen, geschweige denn begründeten Umstände, die die verspätete Einreichung dieses Vorbringens hätte rechtfertigen können; das verspätet eingereichte Vorbringen wurde daher nicht zum Verfahren zugelassen (Art. 13 (2) VOBK 2020).

7. Zurückverweisung an die erste Instanz

7.1 Artikel 11 VOBK 2020 – besondere Gründe

(CLB, V.A.7.)

Nach Art. 11 VOBK 2020 verweist eine Kammer eine Angelegenheit nur dann zur weiteren Entscheidung an das Organ zurück, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, wenn besondere Gründe dafür sprechen. Besondere Gründe liegen in der Regel vor, wenn das Verfahren vor diesem Organ wesentliche Mängel aufweist.

In T 731/17 wollte der Beschwerdeführer angesichts des Anmeldetags der Anmeldung erreichen, dass die Kammer ihr Ermessen nach Art. 111 (1) EPÜ ausübt und den beanspruchten Gegenstand für patentierbar erklärt. Gemäß Art. 11 VOBK 2020 wird eine Sache nur dann an das Organ zurückverwiesen, dessen Entscheidung angefochten wird, wenn besondere Gründe dafür sprechen. Die Kammer führte aus, dass diese Bestimmung in Verbindung mit Art. 12 (2) VOBK 2020 zu lesen ist, wonach das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens darin besteht, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen. Sie stellte fest, dass die erfinderische Tätigkeit gegenüber D1 bis D4 noch nicht im Detail beurteilt worden war. Ferner müsse eventuell noch ermittelt werden, ob D2 überhaupt Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ ist. Ohne Zurückverweisung müsste die Kammer diese Aufgaben sowohl im erstinstanzlichen als auch im letztinstanzlichen Verfahren ausführen und würde de facto die Prüfungsabteilung ersetzen, anstatt die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen.

In T 1966/16 befand die Kammer, dass der einzige in der angefochtenen Entscheidung angegebene Grund für die Zurückweisung, nämlich mangelnde erfinderische Tätigkeit, nicht stichhaltig war. Allerdings sah sie einige potenzielle Mängel in den Ansprüchen 1 – 7 in Bezug auf Art. 83, 84 und 123 (2) EPÜ, auf die die angefochtene Entscheidung nicht einging. Die Kammer stellte fest, dass hier insofern besondere Gründe vorlagen, als es die Prüfungsabteilung unterlassen hatte, eine beschwerdefähige Entscheidung zu wesentlichen offenen Fragen hinsichtlich Art. 83, 84 und 123 (2) EPÜ zu erlassen. Laut Art. 12 (2) VOBK 2020 besteht das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens darin, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen. Eine vollständige Sachprüfung der Anmeldung durch die Kammer würde diesem Grundsatz widersprechen. Art. 11 VOBK 2020 ist daher nicht so zu verstehen, dass die Kammer die Anmeldung umfassend auf die Erfüllung der Erfordernisse nach Art. 83, 84 und 123 (2) EPÜ prüft, für die noch keine erstinstanzliche Entscheidung vorliegt.

In T 1531/16 führte die Kammer aus, dass nach dem in der revidierten Fassung von Art. 11 Satz 1 VOBK 2020 zum Ausdruck kommenden gesetzgeberischen Willen eine Zurückverweisung nur bei Vorliegen besonderer Gründe, mithin ausnahmsweise, erfolgen sollte. Nach der Legaldefinition in Art. 11 Satz 2 VOBK 2020 ist ein solcher besonderer Grund regelmäßig dann anzunehmen, wenn das dem Beschwerdeverfahren vorausgegangene und mit der angefochtenen Entscheidung beendete Verfahren unter einem wesentlichen Mangel litt. Im Übrigen ergibt sich aus den Erläuterungen zu Art. 11 VOBK 2020 (Zusatzpublikation 2, ABl. 2020), dass im Einzelfall zu prüfen ist, ob besondere Gründe im Sinne dieser Vorschrift vorliegen, und dies dann zu verneinen ist, wenn die Kammer alle relevanten Fragen mit angemessenem Aufwand entscheiden kann. Vor diesem Hintergrund gelangte die Kammer nach Abwägung aller relevanten Umstände des vorliegenden Falles zum Ergebnis, dass die für die Patentierbarkeit maßgeblichen Fragen eben nicht mit angemessenem Aufwand im Beschwerdeverfahren entschieden werden konnten, sondern vielmehr im fortzusetzenden Prüfungsverfahren erst einmal die dafür notwendigen Grundlagen zu schaffen sind.

In T 3247/19 war in der angefochtenen Entscheidung mangelnde Offenbarung als einziger Zurückweisungsgrund angegeben. Der Beschwerdeführer beantragte die Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung. Die Kammer stellte fest, dass in der angefochtenen Entscheidung keine weiteren Patentierbarkeitserfordernisse erwähnt oder geprüft wurden sowie dass der Beschwerdeführer keine Argumente zu den anderen Patentierbarkeitserfordernissen vorgebracht und ausdrücklich eine Zurückweisung an die Prüfungsabteilung beantragt hat.

Da im Beschwerdeverfahren keine sachlichen Argumente zu anderen Patentierbarkeitsfragen als Art. 83 EPÜ vorlagen, sah sich die Kammer nicht in der Lage, allein auf dieser Verfahrensgrundlage eine Entscheidung zu weiteren Patentierbarkeitserfordernissen zu treffen. Ihr war bewusst, dass nach Art. 11 Satz 1 VOBK 2020 eine Sache nur ausnahmsweise, bei Vorliegen besonderer Gründe, zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen werden sollte. Nach Berücksichtigung aller relevanten Umstände kam sie zu dem Schluss, dass über die im vorliegenden Fall ausschlaggebenden Patentierbarkeitsfragen, d. h. unter anderem Neuheit, erfinderische Tätigkeit und Klarheit, nicht ohne unzumutbaren Aufwand entschieden werden konnte (vgl. Erläuterungen zu Art. 11 VOBK 2020, Zusatzpublikation 2, ABl. 2020).

In T 350/17 stellte die Kammer fest, dass eine Einspruchsabteilung zwar das Ermessen hat, verspätet eingereichte Anträge nicht zuzulassen, aber kein Ermessen, dem Patentinhaber sein Recht auf Erörterung der Zulassung des Antrags zu verwehren, und zwar unabhängig davon, wie spät ein Antrag eingereicht wird. Die Kammer entschied, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Die Beschwerdegegner argumentierten, eine Zurückverweisung würde das Verfahren unnötig verzögern, und da die Kammer bereits über die Zulassung des Hilfsantrags 2 entschieden habe, liege kein besonderer Grund gemäß Art. 11 VOBK 2020 vor, der die Zurückverweisung rechtfertige.

Die Kammer folgte diesem Argument nicht, denn die Nichtzulassung des Hilfsantrags 2 durch die Einspruchsabteilung betraf nicht nur die Frage der Zulässigkeit als solche, sondern schloss auch eine Erörterung der erfinderischen Tätigkeit aus. Somit gingen die Folgen des wesentlichen Verfahrensfehlers der Einspruchsabteilung über die bloße Frage der Zulässigkeit hinaus und beraubten die Beteiligten und die Kammer praktisch einer Grundlage für die Erörterung der erfinderischen Tätigkeit. Ferner befand die Kammer, dass im vorliegenden Fall der Antrag des Patentinhabers, die Frage der erfinderischen Tätigkeit auf zwei Ebenen prüfen zu lassen, Vorrang vor der Verfahrensökonomie hatte, weil dem Patentinhaber infolge des wesentlichen Verfahrensfehlers eine erstinstanzliche Entscheidung in dieser Sache verwehrt worden war. Der Vollständigkeit halber merkte die Kammer zudem an, dass das Konzept der "besonderen Gründe" in Art. 11 VOBK 2020 nicht in einer Weise eng ausgelegt werden sollte, die das in Art. 111 (1) EPÜ verankerte Ermessen der Kammer, eine Sache zurückzuverweisen, ungebührlich einschränke; dies stünde im Widerspruch zum Geist des Übereinkommens, das im Konfliktfall Vorrang hat (s. Art. 23 VOBK 2020).

7.2 Unvollständige Recherche

(CLB, V.A.7.)

In T 547/14 wurde, da der Gegenstand der Patentanmeldung als nicht technisch angesehen wurde, keine Recherche durchgeführt. Eine abschließende Prüfung ohne Recherche war jedoch nicht möglich. Da der Zweck des Beschwerdeverfahrens vorrangig darin besteht, die Entscheidung der ersten Instanz zu überprüfen (Art. 12 (2) VOBK 2020), und die Erfindung auf der Basis der als technisch angesehenen Merkmale weder recherchiert noch auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft worden war, lagen hier besondere Gründe vor, die es rechtfertigten, die Angelegenheit zur Durchführung einer Recherche und zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurückzuverweisen, wie vom Beschwerdeführer beantragt worden war.

In T 97/14 hielt die Kammer die angefochtene Entscheidung für nicht ausreichend begründet. Außerdem waren die Argumente des Beschwerdeführers nicht ordnungsgemäß berücksichtigt worden. Nach Auffassung der Kammer stellte dies einen wesentlichen Verfahrensmangel und somit einen besonderen Grund für die Zurückverweisung dar (Art. 11 VOBK 2020). In der Beschwerdebegründung hatte der Beschwerdeführer beantragt, dass die Sache im Beschwerdeverfahren entschieden und nicht zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen wird. Die Kammer stellte fest, dass der Antrag zwar seither zurückgenommen wurde, das Anliegen des Beschwerdeführers aber durchaus berechtigt war. Da die Anmeldung seit 18 Jahren anhängig war, wäre eine endgültige Entscheidung ohne weitere Verzögerungen zu bevorzugen. Der Beschwerdeführer hatte konsequent argumentiert, dass sich die beanspruchte Erfindung auf Webdienste beziehe und der nächstliegende Stand der Technik zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit daher auch auf diesem Gebiet liegen müsse. Die im ergänzenden europäischen Recherchenbericht und während der Prüfung angeführten Dokumente D1 und D2 zu Remote Procedure Calls seien folglich kein guter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Die Kammer stimmte zu, dass der nächstliegende Stand der Technik auf dem Gebiet der Webdienste liegen sollte. Sie hielt es nicht für möglich, dass "synchrone Webdienste" den Stand der Technik in diesem Bereich umfassend beschreibt. Die Prüfungsabteilung schien den nächstliegenden Stand der Technik vielmehr anhand dessen ausgewählt zu haben, was in der mündlichen Verhandlung zur Verfügung stand, als sie beschloss, D2 zu verwerfen. Die Kammer verwies die Sache zur weiteren Entscheidung zurück, weil die Recherche nicht vollständig war.

7.3 Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung

(CLB, V.A.7.8.)

In T 32/16 folgte die Kammer dem Wunsch des Beschwerdegegners (Patentinhabers), die Beschreibung direkt in der mündlichen Verhandlung an die neuen Ansprüche anzupassen, nicht. Die erforderlichen Änderungen hatten einen nicht unerheblichen Umfang, und der Beschwerdeführer gab an, er müsse sie ohne Zeitdruck umfassend bewerten können. Aus diesen Gründen entschied die Kammer, den Fall nach Art. 111 (1) EPÜ an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, damit die Beschreibung an die für gewährbar befundenen Ansprüche angepasst werden konnte. Im Hinblick auf Art. 11 VOBK 2020 wies sie darauf hin, dass die Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung keine Zurückverweisung zur "weiteren Entscheidung" ist (siehe Erläuterungen zu Art. 11 VOBK 2020, Zusatzpublikation 2 ABl. 2020), sodass keine "besonderen Gründe" gegeben sein mussten. Siehe auch Kapitel V.A.6.8.1 "Gleichzeitige Anwendung von Artikel 13 VOBK 2007 und Artikel 13 (1) VOBK 2020" und V.A.6.8.3 "Neuer Antrag zur Klärung von Einwänden in Reaktion auf vorläufige Einschätzung der Kammer – zugelassen".

7.4 Anordnung einer Änderung der Zusammensetzung des erstinstanzlichen Organs

(CLB, V.A.7.)

In T 2475/17 setzte sich die Kammer mit der Frage der Ermächtigung einer Kammer, im Falle einer Zurückverweisung an die erste Instanz eine Änderung der Zusammensetzung dieses Organs anzuordnen, auseinander, s. dazu Kapitel III.D.1.1 "Zurückverweisung und erneute Verhandlung".

8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

8.1 Wesentlicher Verfahrensmangel

(CLB, V.A.9.5.)

In T 74/17 stellte die Kammer fest, dass die gerügten Verfahrensschritte der Einspruchsabteilung keine wesentlichen Verfahrensmängel darstellten und somit die Beschwerdegebühr nach R. 103 (1) (a) EPÜ nicht zurückgezahlt werden musste.

Die Kammer erklärte, dass ein behaupteter Verfahrensmangel nur dann in einer Beschwerde berücksichtigt werden kann, wenn er sich auf die beschwerdefähigen Teile einer Entscheidung ausgewirkt hat, d. h. wenn er die Partei beschwert hat. Verfahrensmängel, die lediglich nicht beschwerdefähige Aspekte einer Entscheidung betreffen, sind für die Entscheidung über die Beschwerde nicht relevant, und aus diesem Grund brauchte die Kammer nicht festzustellen, ob sie wesentlich waren oder nicht. Im Umkehrschluss zeigt dies, dass dann solche Verfahrensmängel in keinem Kausalzusammenhang zu den Ergebnissen der angefochtenen Entscheidung stehen.

8.2 Übermäßig lange Verfahrensdauer

(CLB, V.A.9.5.11a)(ii))

In T 1243/17 war die Kammer nicht davon überzeugt, dass die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) den Schluss zulässt, die Dauer des Prüfungsverfahrens vor dem EPA sei systematisch zu berücksichtigen, wenn die Angemessenheit der Verfahrensdauer gemäß Art. 6 (1) Satz 1 EMRK beurteilt wird (siehe dazu die in der Entscheidung T 1824/15 vorgenommene Analyse des EGMR-Urteils in der Sache Kristiansen und Tyvik As v. Norwegen vom 2. Mai 2013 hinsichtlich des Ablaufs des Verfahrens vor dem norwegischen Patentamt). In dem Urteil, so die Kammer, sei zwar eine Verletzung des Rechts auf Gerichtszugang gemäß Art. 6 (1) EMRK festgestellt worden, zu einer etwaigen Verletzung des Rechts auf Anhörung innerhalb angemessener Frist habe sich der Gerichtshof aber nicht geäußert. Im Gegensatz zum oben genannten Fall, bei dem bereits im Verwaltungsverfahren die (nicht als Gerichtsorgan fungierenden) Beschwerdekammern des norwegischen Amts mit einer "Streitigkeit" befasst wurden, sei das im vorliegenden Fall behandelte Prüfungsverfahren ein rein einseitiges, nicht streitiges Verfahren im Vorfeld einer etwaigen "Streitigkeit", die die Anwendung des Art. 6 (1) EMRK erlauben würde. Trotzdem seien die vom EGMR entwickelten Grundsätze zur Verfahrensdauer ein nützlicher Rahmen für die Beurteilung der Länge des Verfahrens im vorliegenden Fall. In diesem sei die angefochtene Entscheidung etwas mehr als 17 Jahre nach dem Anmeldetag der Patentanmeldung ergangen, und das Prüfungsverfahren habe zumindest vom Ergehen des Recherchenberichts bis zum ersten Bescheid mehr als acht Jahre lang "ohne Erklärung stagniert". Dies sei normalerweise nicht hinnehmbar (siehe T 315/03, T 1824/15 und T 2707/16). Der Beschwerdeführer habe diesen Verfahrensstillstand allerdings nicht beanstandet, obschon er der Rechtsprechung des EGMR zufolge eigentlich dazu beitragen müsse, das Verfahren möglichst kurz zu halten. Im Übrigen hätten Anmelder die Pflicht, mit der Prüfungsabteilung zusammenzuarbeiten, und dieser Pflicht sei der Beschwerdeführer nicht nachgekommen. Abschließend stellte die Kammer fest, dass der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit dem angeblichen Verstoß gegen Art. 6 (1) EMRK keinen konkreten Antrag insbesondere auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr (R. 103 EPÜ) gestellt habe, und ordnete daher keine Rückzahlung an.

8.3 Rücknahme der Beschwerde oder Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung gemäß Regel 103 (4) EPÜ (25 %)

(CLB, V.A.9.)

Gemäß R. 103 (4) EPÜ wird die "Beschwerdegebühr […] in Höhe von 25 % zurückgezahlt, wenn

a) die Beschwerde nach Ablauf der Frist nach Absatz 3 Buchstabe a [d. h., falls ein Termin für eine mündliche Verhandlung anberaumt wurde, später als einen Monat nach einer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung], aber vor Verkündung der Entscheidung in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen wird,

b) die Beschwerde nach Ablauf der Frist nach Absatz 3 Buchstabe b [d. h., falls kein Termin für eine mündliche Verhandlung anberaumt wurde, nach Ablauf der Frist für die Stellungnahme des Beschwerdeführers zu einer Mitteilung der Kammer], aber vor Erlass der Entscheidung zurückgenommen wird,

c) ein etwaiger Antrag auf mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung zurückgenommen wird und keine mündliche Verhandlung stattfindet."

In T 1610/15 beschloss die Kammer, dass dem Beschwerdeführer die Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % nach R. 103 (4) c) EPÜ zurückzuerstatten war. Im vorliegenden Fall nahm der Beschwerdeführer innerhalb eines Monats nach Zustellung der ersten Mitteilung der Kammer nach Art. 15 (1) VOBK 2020 seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Auch der Beschwerdegegner I nahm seinen Antrag auf mündliche Verhandlung innerhalb dieser Frist zurück. Der Beschwerdegegner II hingegen nahm erst nach Ablauf der einmonatigen Frist nach R. 103 (4) c) EPÜ seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Die Kammer stellte fest, dass der Antrag des Beschwerdeführers auf mündliche Verhandlung fristgerecht zurückgenommen wurde. Nach Ansicht der Kammer wirkte sich die verspätete Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung des Beschwerdegegners II nicht nachteilig für den Beschwerdeführer aus. Nach dem Wortlaut von R. 103 (4) c) EPÜ sei es nicht Voraussetzung, dass alle vorliegenden Anträge auf mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung zurückgenommen werden. Es reiche vielmehr aus, dass ein Antrag auf mündliche Verhandlung fristgerecht zurückgenommen werde, damit die erste Voraussetzung für eine anteilige Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß R. 103 (4) c) EPÜ erfüllt sei. Die zweite Voraussetzung der R. 103 (4) c) EPÜ, dass keine mündliche Verhandlung stattfand, war im vorliegenden Fall auch erfüllt.

In T 777/15 legte die Kammer R. 103 (4) c) EPÜ so aus, dass sie einem Beteiligten, der ursprünglich eine mündliche Verhandlung vor der Kammer beantragt hat, einen Anreiz gibt, diesen Antrag in einem späteren Stadium des Beschwerdeverfahrens zu überdenken, und, im Falle einer Rücknahme des Antrags, dem Beteiligten eine Gegenleistung durch teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr gewährt. Dementsprechend darf ein Beschwerdeführer, der im Verfahren vor der Kammer keine mündliche Verhandlung beantragt hat, keinen Vorteil daraus ziehen, dass ein anderer Beteiligter seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknimmt. Für einen Beschwerdeführer, der keine mündliche Verhandlung beantragt hat, ist die Bedingung nach R. 103 (4) c) EPÜ, dass "ein etwaiger Antrag auf mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung zurückgenommen wird", nicht allein deswegen als erfüllt anzusehen, weil ein anderer Beteiligter seinen Antrag fristgerecht nach R. 103 (4) c) zurückgenommen hat.

In T 1730/16 befand die Kammer, dass die Voraussetzungen für die teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr (25 %) nach R. 103 (4) c) EPÜ erfüllt waren. Die Kammer hatte, wie vom Beschwerdeführer beantragt, eine mündliche Verhandlung anberaumt. Sie hatte ihre vorläufige Auffassung in einer Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2007 dargelegt, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) und der damit verbundenen Einschränkungen hatte die Kammer den Termin für die mündliche Verhandlung verschoben. In Vorbereitung der (verschobenen) mündlichen Verhandlung hatte sie dann in einer weiteren Mitteilung auf die coronabedingten Einschränkungen für mündliche Verhandlungen hingewiesen. Innerhalb eines Monats nach dieser Mitteilung hatte der Beschwerdeführer seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen.

Die Kammer entschied, dass in R. 103 (4) c) EPÜ keine spezifischen Kriterien genannt sind, die eine Mitteilung im Hinblick auf eine mögliche Rückzahlung erfüllen muss; darin heißt es nur, dass die Mitteilung von der Kammer "zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung" erlassen worden sein muss. Die letzte Mitteilung der Kammer betraf technische und organisatorische Aspekte der anberaumten mündlichen Verhandlung und war somit eine zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassene Mitteilung. Dass die Kammer in einem früheren Stadium des Beschwerdeverfahrens eine erste Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2007 erlassen hatte, stand daher einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach R. 103 (4) c) EPÜ nicht entgegen.

In T 73/17 entschied die Kammer, dass die Voraussetzungen von R. 103 (4) c) EPÜ nicht erfüllt waren. Die Kammer war der Ansicht, dass der Gesetzgeber offenbar zwischen einer bloßen Ankündigung der Nichtteilnahme an einer mündlichen Verhandlung und einer ausdrücklichen Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung unterscheidet. R. 103 (4) c) EPÜ nennt explizit eine Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung als eine zwingende Voraussetzung für die anteilige Rückzahlung und lässt eben nicht allein das Nichtstattfinden einer mündlichen Verhandlung dafür genügen. Vorliegend war nur der Rückzahlungstatbestand nach R. 103 (4) a) EPÜ erfüllt.

In der vorliegenden Sache nahm der Einsprechende seine Beschwerde mit Schriftsatz vom 25. Mai 2020 mehr als einen Monat nach Zustellung der Mitteilung der Beschwerdekammer gemäß Art. 15 (1) VOBK 2020 zur Vorbereitung der ursprünglich für den 6. Juli 2020 anberaumten mündlichen Verhandlung zurück. Die Kammer stellte fest, dass der Umstand, dass die Notwendigkeit zur Durchführung der ursprünglich für den 6. Juli 2020 anberaumten mündlichen Verhandlung infolge der Rücknahme der Beschwerde der Einsprechenden wegfiel und deshalb der Termin zur mündlichen Verhandlung aufgehoben wurde, nichts an der Einschlägigkeit der R. 103 (4) a) EPÜ änderte. Auch wenn die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren erging, lag nach dem für die Beschwerdekammer erkennbaren gesetzgeberischen Willen der Rückzahlungstatbestand nach R. 103 (3) c) EPÜ, der eine hälftige Rückzahlung der Beschwerdegebühr vorsieht, nicht vor. Die Rücknahme der Beschwerde durch den Einsprechenden erfolgte nicht während der Prüfungsphase, sondern erst in der Entscheidungsphase des vorliegenden Beschwerdeverfahrens und war unter den Rückzahlungstatbestand nach R. 103 (4) EPÜ zu subsumieren, deren Voraussetzungen evident erfüllt waren. Da der Einsprechende in seinem Schriftsatz vom 25. Mai 2020 zugleich erklärt hatte, nicht am anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung teilzunehmen, stellte sich die Frage, ob dadurch daneben auch noch der Rückzahlungstatbestand nach R. 103 (4) c) EPÜ zum Tragen kommen könnte. Die Kammer erklärte, dass abgesehen davon, dass der Schriftsatz des Einsprechenden nicht innerhalb eines Monats ab Zustellung der Mitteilung gemäß Art. 15 (1) VOBK 2020 eingereicht wurde, die Absichtserklärung des Einsprechenden, an der mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen, nicht als eine Rücknahme im Sinne der R. 103 (4) c) EPÜ seines bereits in seiner Beschwerdeschrift hilfsweise gestellten Antrags auf mündliche Verhandlung zu qualifizieren sei. Nach ständiger Rechtsprechung kann der Antrag eines Beteiligten auf mündliche Verhandlung nur durch eine eindeutige gegenteilige schriftliche Willenserklärung zurückgenommen werden. Diese Voraussetzung wird in der Rechtsprechung bei einer bloßen Ankündigung, nicht an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen, regelmäßig nicht als erfüllt angesehen. Die Kammer hob hervor, dass der Rücknahmeerklärung eine entscheidende Bedeutung zukommt, so dass schon aus Gründen der Rechtssicherheit gerade auch für die Verfahrensbeteiligten eine ausdrückliche und eindeutige schriftliche Rücknahmeerklärung notwendige Tatbestandsvoraussetzung für die anteilige Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist.

In T 517/17 befand die Kammer, dass die Voraussetzungen für die teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß R. 103 (4) c) EPÜ erfüllt waren. Insbesondere die uneingeschränkte Erklärung des Beschwerdeführers, er werde nicht an der anberaumten mündlichen Verhandlung teilnehmen, erfüllte das Erfordernis nach R. 103 (4) c) EPÜ, wonach der Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen werden muss. Dies war hier der Fall, auch wenn der Beschwerdeführer den Antrag auf mündliche Verhandlung nicht ausdrücklich zurückgenommen hatte.

Die Kammer war sich dessen bewusst, dass sie mit dieser Schlussfolgerung von einem weitreichenden obiter dictum in der Entscheidung T 73/17 abwich (s. oben). Wenn zutreffe, dass die ausdrückliche Ankündigung, nicht an der anberaumten mündlichen Verhandlung vor der Kammer teilzunehmen, gleichbedeutend sei mit einer Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung, so müsse dies für alle Wirkungen gelten, die laut EPÜ und Rechtsprechung mit einer Zurücknahme einhergingen. Es erscheine nicht gerechtfertigt, die ausdrückliche Ankündigung dann als gleichbedeutend mit einer Zurücknahme zu werten, wenn es darum geht, ob die anberaumte mündliche Verhandlung stattfinden soll, aber als nicht gleichbedeutend, wenn es darum geht, ob die Gebühren zurückzuzahlen sind. Eine solche Schlussfolgerung sei weder durch den Wortlaut der R. 103 (4) c) EPÜ noch durch das vorbereitende Dokument CA/80/19 gestützt, in dem nicht auf den Wortlaut der Zurücknahme, sondern nur auf deren Zeitpunkt eingegangen wird: "[Daher wird vorgeschlagen,] die Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % zurückzuzahlen, wenn … die Entscheidung letzten Endes ergeht, ohne dass eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat" (s. CA/80/19 vom 4. Oktober 2019, Nr. 85). Vor diesem Hintergrund musste nicht geprüft werden, ob CA/80/19 einen Beweis für die Absicht des Gesetzgebers darstellen konnte. Die Kammer musste in Anbetracht der Bedingungen von Art. 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge auch nicht entscheiden, ob für den spezifischen, hier erörterten Aspekt auf die vorbereitenden Arbeiten zur neuen R. 103 EPÜ zurückgegriffen werden konnte oder musste.

In T 2044/16 stellte die Kammer fest, dass der Umstand, dass die Kammer bereits einen inhaltlich ausführlichen Vorbereitungsbescheid gemäß Art. 15 (1) VOBK 2020 erlassen hatte, nach dem Wortlaut von R. 103 (4) c) EPÜ nicht ausschließt, eine Rückzahlung auch im Hinblick auf eine spätere, ergänzende Mitteilung der Kammer zu gewähren, die innerhalb eines Monats zur Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung geführt hat. R. 103 (4) c) EPÜ verlange keine inhaltliche Qualität der vorbereitenden Mitteilung und erstrecke sich daher auch auf rein organisatorische Vorbereitungsbescheide. Die zum Rückzahlungstatbestand der R. 103 (2) b) EPÜ (seit 01.04.2020 R. 103 (3) b) EPÜ) in T 265/14 diskutierten Erwägungen seien auch auf die vorliegende Fallkonstellation übertragbar. Die Kammer erklärte, dass der mit der Einführung unter anderem des neuen Rückzahlungstatbestands nach R. 103 (4) b) EPÜ verfolgte Zweck entscheidend sei, nämlich einen Anreiz zu geben, unnötige Arbeitsschritte (vorliegend die Vorbereitung und Durchführung der mündlichen Verhandlung) zu vermeiden und damit die zur Verfügung stehende Arbeitszeit möglichst effizient zu nutzen. Dass der zweite Vorbereitungsbescheid aufgrund der aktuellen Situation (Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf die COVID19-Pandemie) erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung erging, könne nicht zulasten des Beschwerdeführers gehen, der durch seine Antragsrücknahme den Weg für einen effizienten Abschluss des Verfahrens im schriftlichen Verfahren geebnet hatte. Auch wenn der vorgesehene Termin in einer solchen Situation nicht mehr für eine andere Verhandlung genutzt werden könne, wie in R. 82 von CA/80/19 angesprochen, bleibe doch der oben angesprochene Zeitgewinn für die Kammer und die anderen Beteiligten. Vor allem könnten die hier gegebenen zeitlichen Umstände nicht dazu führen, R. 103 (4) c) EPÜ unterhalb ihres recht eindeutigen Wortlauts ("innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung") auszulegen. Die Frist nach R. 103 (4) c) EPÜ wird, wie die Kammer schlussfolgerte, im Ergebnis durch jede vorbereitende Mitteilung der Kammer erneut ausgelöst. Die Kammer ordnete an, dass die Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % zurückzuerstatten war.

In T 110/18 hatte der Beschwerdeführer seinen Antrag auf mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats nach Zustellung einer zweiten Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 zurückgenommen, die aufgrund des COVID-19-Ausbruchs ausnahmsweise erlassen wurde. Die Kammer folgte der Logik aus T 265/14 (von derselben Kammer in einer anderen Zusammensetzung) und kam zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen für eine 25%ige Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach R. 103 (4) c) EPÜ erfüllt waren. Wie sie weiter ausführte, stand ihre Entscheidung auch in Einklang mit der Erläuterung zur Änderung der R. 103 EPÜ (s. CA/80/19, Nr. 82), da die aufgrund des COVID-19-Ausbruchs abgesagte mündliche Verhandlung nicht verschoben werden musste.

In T 1678/17 nahm der Beschwerdeführer seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und beantragte eine teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Dies geschah zwar nicht innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung, doch im Hinblick auf die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Mai 2020 über Störungen aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 (ABl. 2020, A60) und auf R. 134 (2) und (4) EPÜ hielt die Kammer die in R. 103 (4) c) EPÜ festgelegten Voraussetzungen für eine 25%ige Rückzahlung der Beschwerdegebühr für erfüllt.

B. Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

1. Vorlage des Präsidenten des EPA

(CLB, V.B.2.4.)

In G 3/19 (ABl. 2020, A119) formulierte die Große Beschwerdekammer die beiden in der Vorlage des EPA-Präsidenten enthaltenen Fragen zu einer einzigen Frage um, die den tatsächlichen Sachverhalt zum Ausdruck brachte:

"Könnte unter Berücksichtigung der Entwicklungen, die nach einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer eingetreten sind, bei der eine Auslegung des Umfangs des Patentierbarkeitsausschlusses von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren in Art. 53 b) EPÜ getroffen wurde, dieser Ausschluss negative Auswirkungen auf die Gewährbarkeit von auf Pflanzen, Pflanzenmaterial oder Tiere gerichteten Erzeugnisansprüchen oder Product-by-Process-Ansprüchen haben, wenn das beanspruchte Erzeugnis ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wird oder das beanspruchte Verfahrensmerkmal ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definiert?"

Die Große Beschwerdekammer befand, dass die der Vorlage zugrunde liegenden Fragestellungen eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Art. 112 (1) EPÜ betrafen, die nach einer einheitlichen Rechtsanwendung verlangt.

Zur zweiten Zulässigkeitsvoraussetzung nach Art. 112 (1) b) EPÜ ("voneinander abweichende Entscheidungen" von "zwei Beschwerdekammern") stellte sie fest, dass der Begriff "voneinander abweichend" nach Art. 31 des Wiener Übereinkommens im Lichte des Ziels und Zwecks der Vorschrift ausgelegt werden muss (G 3/08, ABl. 2011, 10, Nrn. 7 ff. der Begründung; G 3/95, ABl. 1996, 169, Nr. 8 der Begründung). Zweck des Vorlagerechts des EPA-Präsidenten ist es, innerhalb des europäischen Patentsystems Rechtseinheit herzustellen. In Anbetracht dieses Zwecks der Vorlagebefugnis des Präsidenten ist der englische Begriff "different decisions" restriktiv im Sinne von "divergierende Entscheidungen" zu verstehen. Rechtsfortbildung als solche darf nicht zum Anlass einer Vorlage genommen werden, weil die Entwicklung der Rechtsprechung nicht immer geradlinig verläuft und frühere Ansätze verworfen oder modifiziert werden.

Der EPA-Präsident brachte vor, dass der in T 1063/18 verfolgte Ansatz, wonach die Auslegung des Art. 53 b) EPÜ in den Entscheidungen G 2/12 (ABl. 2016, A27) und G 2/13 (ABl. 2016, A28) (nachstehend G 2/12) jegliche spätere von dieser Auslegung abweichende Klarstellung in der Ausführungsordnung ausschließe, sich von anderen Entscheidungen im Zusammenhang mit der EU-Biotechnologierichtlinie (z. B. T 272/95, ABl. 1999, 590; T 315/03, T 666/05 und T 1213/05) unterscheide. Die vorgenannten Entscheidungen lassen sich laut der Großen Beschwerdekammer so verstehen, dass ihnen zufolge eine nachgeordnete, aber später erlassene Vorschrift der Ausführungsordnung Auswirkung auf die Auslegung einer höherrangigen und früher erlassenen Vorschrift des Übereinkommens haben kann, unabhängig davon, dass Letztere in einer früheren Entscheidung einer Beschwerdekammer auf eine bestimmte Weise ausgelegt wurde. Die Kammer in T 1063/18 habe nicht geprüft, ob die Auslegung des Art. 53 b) EPÜ auf der Grundlage von Art. 31 (3) des Wiener Übereinkommens durch R. 28 (2) EPÜ beeinflusst werden könnte. Vielmehr habe sie festgestellt, dass R. 28 (2) EPÜ im Widerspruch zu der besonderen Auslegung des Art. 53 b) EPÜ stehe, die vor Erlass der Regel in der Entscheidung G 2/12 getroffen worden sei (Nrn. 24 bis 26 und 46 der Gründe), und dass der Verwaltungsrat nicht befugt sei, Art. 53 b) EPÜ mittels der R. 28 (2) EPÜ zu ändern (Nrn. 31 bis 36 der Gründe). Infolgedessen habe die Kammer R. 28 (2) EPÜ gemäß Art. 164 (2) EPÜ unberücksichtigt gelassen, weil sie ihrer Auffassung nach von der in einer früheren Entscheidung der Großen Beschwerdekammer getroffenen Auslegung abwich. In diesem Aspekt unterscheidet sich die Entscheidung von anderen vorgenannten Kammerentscheidungen, bei denen die Auswirkungen einer später erlassenen Vorschrift der Ausführungsordnung auf die Auslegung einer Vorschrift des Übereinkommens beurteilt wurden. Somit befand die Große Beschwerdekammer, dass es voneinander abweichende Entscheidungen zweier Beschwerdekammern über die Frage gab, ob eine Änderung der Ausführungsordnung sich auf die Auslegung eines Artikels des EPÜ auswirken kann. Die Vorlage des EPA-Präsidenten entsprach somit den Erfordernissen des Art. 112 (1) b) EPÜ und war innerhalb des Rahmens der von der Großen Beschwerdekammer neu formulierten Frage zulässig. Siehe auch Kapitel I.A.1. "Erzeugnisansprüche auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial".

2. Gründe für einen Überprüfungsantrag

2.1 Artikel 112a (2) c) EPÜ – angeblicher schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ

(CLB, V.B.4.3.10)

In R 10/18 entschied die Große Beschwerdekammer, dass der Überprüfungsantrag offensichtlich unbegründet war. Der Antragsteller (Patentinhaber) hatte vorgebracht, dass sein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei und die Kammer sein Argument nicht berücksichtigt habe, wonach die Einlegung des Einspruchs mithilfe eines Strohmanns eine missbräuchliche Gesetzesumgehung darstelle und der Einspruch deshalb als unzulässig hätte gelten müssen. Wie die Große Beschwerdekammer einräumte, war in früheren Fällen (z. B. R 2/14) befunden worden, dass ein Beteiligter laut Art. 113 (1) EPÜ in der Lage sein muss, auf objektiver Grundlage die Gründe für die Entscheidung einer Kammer zu verstehen. Nach geltender Rechtsprechung (siehe R 8/15, Orientierungssätze 1 und 2) jedoch beinhaltet der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ unter anderem das Erfordernis, dass die Kammer das Vorbringen eines Beteiligten würdigen, d. h. die vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel auf ihre Relevanz und Richtigkeit hin prüfen muss. Ein Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ liegt vor, wenn die Kammer auf ihrer Meinung nach entscheidungsrelevante Vorbringen nicht so ausreichend eingeht, dass klar ist, dass die Beteiligten dazu gehört wurden – die Kammer diese Vorbringen also in der Sache gewürdigt hat. Ferner – so die Große Beschwerdekammer – wird davon ausgegangen, dass eine Kammer das Vorbringen eines Beteiligten, auf das sie in der Beschwerdebegründung nicht eingeht, berücksichtigt hat, was bedeutet, dass sie es erstens zur Kenntnis genommen und zweitens gewürdigt, d. h. auf Relevanz und gegebenenfalls Richtigkeit geprüft hat. Eine Ausnahme kann vorliegen, wenn es gegenteilige Hinweise gibt, z. B. wenn eine Kammer in ihrer Entscheidungsbegründung auf ein Vorbringen eines Beteiligten, das objektiv gesehen für den Ausgang des Falls entscheidend ist, nicht eingeht oder dieses abweist, ohne es vorher auf Richtigkeit zu überprüfen.

In der zugrunde liegenden Beschwerde hatte die Kammer erklärt, dass nach ihrer Überzeugung die beiden Beitretenden nicht beteiligt waren, als der Einsprechende 1 den Einspruch einlegte. Die Große Beschwerdekammer stimmte dem Antragsteller zu, dass die Kammer zwar sein Argument zum behaupteten Verfahrensmissbrauch berücksichtigt, es aber nicht ausdrücklich behandelt bzw. ihm die Gründe für diese Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs nicht verständlich gemacht habe. Allerdings stelle die Nichtbehandlung des Hauptarguments des Antragstellers in Bezug auf die Zulässigkeit des Einspruchs keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, weil objektiv gesehen aus Abschnitt 1 der zu überprüfenden Entscheidung, in dem die Kammer die vom Antragsteller vorgebrachten Tatsachen und Argumente zur Unzulässigkeit des Einspruchs (und der Beitrittserklärungen) wegen Verfahrensmissbrauchs dargelegt und erörtert hatte, entnommen werden konnte, dass die Kammer diese Vorbringen in der Sache gewürdigt hatte. Die Ausnahme von dem im Orientierungssatz 1 der Entscheidung R 8/15 enthaltenen Grundsatz lag daher nicht vor.