1. ‍‍Article 123(2) CBE – extension de l'objet de la demande

ABl. EPA 2021, Zusatzpublikation 2
OJ EPO 2021, Supplementary publication 2
JO OEB 2021, Publication supplémentaire 2

Dans l'affaire T 1362/15, la chambre avait émis un avis provisoire selon lequel la dépendance de "style US" des revendications initiales (c.-à-d. lorsque les revendications dépendantes pertinentes font séparément référence à la revendication indépendante) ne semblait pas fournir de base pour la combinaison revendiquée dans la revendication 10 des requêtes subsidiaires 2 à 4. Le requérant (titulaire du brevet) a demandé de soumettre deux questions à la Grande Chambre de recours. La première était de savoir s'il est conforme à l'art. 123(2) CBE d'incorporer les caractéristiques d'une pluralité de revendications dépendantes dans une revendication indépendante lorsque la demande telle que déposée initialement comprend un jeu de revendications présentant une dépendance de "style US" et un mode de réalisation qui combine les caractéristiques de la revendication indépendante et des revendications dépendantes. La deuxième consistait à savoir si le fait que le mode de réalisation présente éventuellement des caractéristiques supplémentaires peut entraîner une violation de l'art. 123(2) CBE. La chambre n'a pas jugé nécessaire de saisir la Grande Chambre, entre autres pour les raisons suivantes. S'agissant des points en question, la Grande Chambre de recours a déjà clairement défini, notamment dans l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413) et la décision G 2/10 (JO OEB 2012, 376), les principes généraux qui régissent les exigences de l'art. 123(2) CBE, à savoir que l'homme du métier doit être objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque l'objet revendiqué de la demande initiale considérée dans son ensemble, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Concernant la dépendance de "style US" des revendications, la chambre a fait observer qu'il n'existe aucune limitation réelle des combinaisons possibles des caractéristiques dans les revendications d'une demande US. L'article 112 du Titre 35 du Code des Etats-Unis précise uniquement qu'une revendication dépendante multiple ne doit servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple. Il ne s'agit toutefois pas d'une limitation insurmontable. Le requérant avait en outre avancé que, dans les cas où la revendication modifiée est une combinaison de caractéristiques contenant des caractéristiques de revendications dépendantes initiales qui ne respectaient pas la dépendance initiale, l'existence d'un mode de réalisation dans l'exposé contenant toutes les revendications combinées (avec toutefois encore plus de caractéristiques) devrait suffire pour satisfaire à l'exigence prévue à l'art. 123(2) CBE. Selon le requérant, il s'agit en outre d'une question de droit sur laquelle la jurisprudence des chambres diverge considérablement. La chambre a analysé les décisions prétendument divergentes T 2619/11 et T 1414/11 et a conclu que ces deux décisions s'appuyaient sur les mêmes critères et ne se contredisaient pas.

Dans l'affaire T 1218/14, la chambre a clarifié la signification du critère mentionné dans la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413), selon lequel une divulgation qui détruit fortuitement la nouveauté doit être totalement dénuée de pertinence pour l'activité inventive. Le fait de conclure que l'objet revendiqué était inventif par rapport au document D1 en tant que document secondaire ne signifiait pas que le document D1 était dénué de pertinence pour l'activité inventive au sens de ce critère. Ce critère doit être considéré non pas comme un critère alternatif ou supplémentaire, mais comme une conséquence du critère énoncé dans les décisions G 1/03 et G 1/16 (JO OEB 2018, A70), en vertu duquel, d'un point de vue technique, ladite divulgation doit être à ce point étrangère et éloignée que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation ou de l'élaboration de l'invention.

Dans la décision G 1/16 (JO OEB 2018, A70), la Grande Chambre de recours a confirmé que le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention et précisé que la question qui se pose n'est pas celle de savoir si un disclaimer non divulgué réduit l'enseignement technique initial sur le plan quantitatif (ce qui est inévitablement le cas), mais s'il modifie cet enseignement sur le plan qualitatif, de telle sorte que le demandeur ou le titulaire du brevet se trouve dans une meilleure position au regard des autres conditions de brevetabilité.

Dans l'affaire T 660/14, la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 contenait deux caractéristiques supplémentaires selon lesquelles les éléments d'actionnement et de commande du dispositif revendiqué de commande de bicyclette pouvaient pivoter selon des axes décalés non communs et ne pouvaient pas pivoter ensemble selon l'un quelconque des axes décalés. La chambre, appliquant le critère de la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413) tel qu'interprété dans la décision G 1/16 (JO OEB 2018, A70), a estimé que les disclaimers apportaient une contribution technique à l'objet divulgué. Les revendications 7 et 8 telles que déposées portaient sur l'élément d'actionnement et l'élément de commande disposés de façon à pouvoir pivoter selon des axes parallèles et/ou décalés. Comme indiqué dans la description, cela pouvait être considéré comme offrant des avantages ergonomiques. La chambre en a conclu que les disclaimers introduisaient dans la revendication modifiée une différence technique par rapport au contenu de la demande initiale. L'arrangement rotatif des éléments d'actionnement et de commande selon les axes était de nature technique, du fait notamment de la divulgation des bénéfices ergonomiques. Aussi la chambre en a-t-elle conclu que l'exclusion par disclaimer de cette disposition l'était également. Elle a estimé que cette conclusion était par ailleurs confirmée lorsque l'on examinait s'il avait simplement été apporté un changement quantitatif à l'enseignement technique initial ou si l'introduction des disclaimers non divulgués avait effectivement entraîné un changement qualitatif (G 1/16). L'exclusion par disclaimer des axes décalés communs et de la rotation commune selon l'un quelconque des axes décalés a modifié les considérations ergonomiques figurant dans la demande telle que déposée, entraînant un changement qualitatif de l'enseignement technique initialement divulgué en ce sens que la position du titulaire du brevet a été modifiée en ce qui concerne l'activité inventive.

Dans l'affaire T 437/14, la chambre, prenant en compte les réponses aux questions sur les disclaimers non divulgués qu'elle avait soumises à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/16 (JO OEB 2018, A70), a rappelé que, pour les disclaimers non divulgués, le critère adapté consiste à déterminer si les critères énoncés dans la décision G 1/03 sont remplis (JO OEB 2004, 413). Le critère de la norme de référence visé dans la décision G 2/10 (JO OEB 2012, 376) n'est pas le critère pertinent. La chambre avait déjà conclu, dans sa décision intermédiaire du 17 octobre 2016, que les disclaimers introduits dans la revendication 1 étaient des disclaimers non divulgués, qu'ils établissaient la nouveauté par rapport à des antériorisations fortuites au regard de l'art. 54(2) CBE et qu'ils ne retranchaient pas plus que ce qui était nécessaire pour restaurer la nouveauté par rapport à ces documents. Dans la présente décision, la chambre a en outre estimé que rien ne prouvait que les disclaimers apportaient une contribution technique ajoutant des éléments qui allaient au-delà du contenu de la demande telle que déposée. En particulier, la chambre a fait observer que les opposants n'avaient pas produit – et qu'elle ne constatait pas non plus – d'éléments prouvant que la limitation de l'éventail des composés couvert par la formule de la revendication 1, limitation qui résultait de l'exclusion des sept composés spécifiques définis dans le disclaimer, devenait pertinente pour établir l'activité inventive ou la suffisance de l'exposé. Par conséquent, les disclaimers remplissaient également les conditions exposées aux points 2.6 et 2.6.1 des motifs de la décision G 1/03 et au deuxième paragraphe du dispositif de la décision G 1/16. Concernant la question de la validité du droit de priorité et de la nouveauté, voir la section II.D.3.1.