5.4 Ansprüche, die technische und nichttechnische Merkmale aufweisen 

Es ist zulässig, dass ein Anspruch eine Mischung aus technischen und "nichttechnischen" Merkmalen aufweist, wie es bei computerimplementierten Erfindungen oft der Fall ist. Die nichttechnischen Merkmale können sogar einen großen Teil des beanspruchten Gegenstands bilden. Im Lichte von Art. 52 (1), (2) und (3) erfordert das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nach Art. 56 jedoch eine nicht naheliegende technische Lösung einer technischen Aufgabe (T 641/00, T 1784/06).

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit einer solchen Mischerfindung werden alle Merkmale berücksichtigt, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen. Dazu gehören auch Merkmale, die isoliert betrachtet nichttechnisch sind, aber im Kontext der Erfindung einen Beitrag zur Erzeugung einer technischen Wirkung leisten, die einem technischen Zweck dient und damit zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt. Allerdings können Merkmale, die nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht stützen ("COMVIK-Ansatz", T 641/00, G 1/19). Dieser Fall kann beispielsweise eintreten, wenn ein Merkmal ausschließlich zur Lösung einer nichttechnischen Aufgabe beiträgt, z. B. in einem von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gebiet (siehe G‑II, 3 und Unterpunkte).

Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz wird auf Mischerfindungen so angewandt, dass sichergestellt ist, dass die erfinderische Tätigkeit nicht auf der Grundlage von Merkmalen zuerkannt wird, die nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, und dass alle Merkmale, die tatsächlich einen Beitrag leisten, korrekt bestimmt und bei der Beurteilung berücksichtigt werden. Dazu darf – wenn der Anspruch auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet verweist – diese Zielsetzung bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe aufgegriffen werden, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe (T 641/00; siehe Schritt iii) c) unten und G‑VII, 5.4.1).

Die im Folgenden dargelegten Schritte veranschaulichen die Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes auf Mischerfindungen gemäß dem COMVIK-Ansatz:

i)Die Merkmale, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, werden auf der Grundlage der im Kontext der Erfindung erzielten technischen Wirkungen bestimmt (siehe G‑II, 3.1 bis 3.7).

ii)Mit Fokus auf den in Schritt i) bestimmten zum technischen Charakter der Erfindung beitragenden Merkmalen wird ein geeigneter Ausgangspunkt im Stand der Technik als nächstliegender Stand der Technik ausgewählt (siehe G‑VII, 5.1).

iii)Die Unterschiede gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik werden ermittelt. Die technischen Wirkungen dieser Unterschiede werden im Kontext des Anspruchs als Ganzes bestimmt, um anhand dieser Unterschiede festzustellen, welche Merkmale einen technischen Beitrag leisten und welche nicht. 

a)Gibt es keine Unterschiede (auch keinen nichttechnischen Unterschied), so wird ein Einwand nach Art. 54 erhoben.

b)Leisten die Unterschiede keinen technischen Beitrag, so wird ein Einwand nach Art. 56 erhoben, der damit begründet wird, dass ein Anspruchsgegenstand nicht erfinderisch sein kann, wenn er keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet.

c)Umfassen die Unterschiede Merkmale, die einen technischen Beitrag leisten, gilt Folgendes: 

– Die objektive technische Aufgabe wird auf der Grundlage der von diesen Merkmalen erzielten technischen Wirkung(en) formuliert. Wenn die Unterschiede Merkmale umfassen, die keinen technischen Beitrag leisten, können diese Merkmale oder etwaige von der Erfindung erzielte nichttechnische Wirkungen außerdem zusätzlich bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe als Teil dessen verwendet werden, was dem Fachmann "vermittelt" wird, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe (siehe G‑VII, 5.4.1).

– Wenn die beanspruchte technische Lösung der technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend ist, wird ein Einwand nach Art. 56 erhoben.

Die Bestimmung der Merkmale, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, sollte für alle Anspruchstypen in Schritt i) durchgeführt werden (T 172/03, T 154/04). Allerdings kann der Prüfer in der Praxis die Ermittlung in Schritt i) aufgrund der Komplexität dieser Aufgabe in der Regel nur prima facie durchführen, während zu Beginn von Schritt iii) eine ausführlichere Analyse möglich ist. In Schritt iii) werden die technischen Wirkungen bestimmt, die durch die Unterschiede gegenüber dem ausgewählten nächstliegenden Stand der Technik erzielt werden. Das Ausmaß, in dem die Unterschiede zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, wird in Relation zu diesen technischen Wirkungen analysiert. Diese auf die Unterschiede beschränkte Analyse kann ausführlicher und konkreter durchgeführt werden als die Ermittlung in Schritt i). Sie kann daher ergeben, dass einige Merkmale, die in Schritt i) prima facie als nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragend beurteilt wurden, bei näherem Hinsehen doch einen technischen Beitrag leisten. Auch der umgekehrte Fall ist möglich. Unter Umständen muss in solchen Fällen die in Schritt ii) getroffene Auswahl des nächstliegenden Stands des Technik überprüft werden.

Bei der Durchführung der Analysen in den Schritten i) und iii) ist darauf zu achten, dass keine Merkmale übersehen werden, die zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen könnten, insbesondere wenn der Prüfer sein Verständnis des Anspruchsgegenstands bei der Analyse in seinen eigenen Worten formuliert (T 756/06).

Die Beispiele in G‑VII, 5.4.2.1 bis 5.4.2.4 veranschaulichen die Anwendung des COMVIK-Ansatzes.