4.12 Product-by-Process-Anspruch 

Ein Patentanspruch, der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren definiert, ist als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen. Der technische Inhalt der Erfindung besteht nicht im Verfahren als solchem, sondern in den technischen Eigenschaften, die dem Erzeugnis durch das Verfahren verliehen werden. Ansprüche, die Pflanzen oder Tiere definieren, die durch ein Verfahren mit einem technischen Schritt gewonnen werden, der einem Erzeugnis ein technisches Merkmal verleiht, stellen eine Ausnahme dar, soweit die Erfordernisse des Art. 53 b) in der Auslegung gemäß Regel 28 (2) betroffen sind. Der Ausschluss von ausschließlich durch im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung gewonnenen Pflanzen und Tieren in Regel 28 (2) gilt nicht für vor dem 1. Juli 2017 erteilte europäische Patente und für anhängige europäische Patentanmeldungen, deren Anmelde- und/oder Prioritätstag vor diesem Tag liegt (siehe G 3/19, ABl. EPA 2020, A119).

Wenn ein technisches Merkmal einer beanspruchten Pflanze oder eines beanspruchten Tieres, z. B. ein einzelner Nukleotidaustausch im Genom, sowohl auf einen technischen Eingriff (z. B. direkte Mutagenese) als auch auf ein im Wesentlichen biologisches Verfahren (natürliches Allel) zurückgehen kann, ist ein Disclaimer notwendig, um den beanspruchten Gegenstand auf das technisch hergestellte Erzeugnis zu begrenzen (siehe Beispiele in G‑II, 5.4.2.1 und G‑II, 5.4). Kann das betreffende Merkmal hingegen eindeutig nur durch einen technischen Eingriff erzeugt werden, wie z. B. ein Transgen, so ist kein Disclaimer notwendig. Zu den Grundsätzen der Gewährbarkeit von Disclaimern siehe H‑V, 4.1 und H‑V, 4.2.

Verleiht das Verfahren, durch das die beanspruchte Pflanze oder das beanspruchte Tier definiert wird, der Pflanze bzw. dem Tier keine erkennbaren und eindeutigen technischen Merkmale, z. B. im Genom vorhandene genetische Informationen, so ist der auf die Pflanze bzw. das Tier gerichtete Anspruch nicht klar.

Patentansprüche für Erzeugnisse, die die Erzeugnisse durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung kennzeichnen, sind nur dann gewährbar, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllen, d. h., dass sie unter anderem neu und erfinderisch sind und es unmöglich ist, das beanspruchte Erzeugnis anders als anhand seines Herstellungsverfahrens zu definieren. Ein Erzeugnis wird nicht schon dadurch neu, dass es durch ein neues Verfahren hergestellt ist. Der Anspruch kann z. B. die Form "Erzeugnis X, erhältlich durch das Verfahren Y" haben. Unabhängig davon, ob in dem Product-by-Process- Anspruch eine Formulierung wie "erhältlich durch", "erhalten durch", "direkt erhalten durch" oder eine gleichbedeutende Formulierung verwendet wird, bezieht sich der Anspruch stets auf das Erzeugnis als solches und gewährt dafür absoluten Schutz.

In Bezug auf die Neuheit gilt, dass bei einem durch sein Herstellungsverfahren definierten Erzeugnis festgestellt werden muss, ob das betreffende Erzeugnis mit bekannten Erzeugnissen identisch ist. Die Beweislast für ein angeblich unterscheidendes "Product-by-Process"-Merkmal liegt beim Anmelder, der nachweisen muss, dass die Abwandlung der Verfahrensparameter zu einem anderen Erzeugnis führt, indem er beispielsweise deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse darlegt. Die Abteilung muss aber eine behauptete mangelnde Neuheit eines Product-by-Process-Anspruchs trotzdem begründen, insbesondere wenn dieser Einwand vom Anmelder angefochten wird (siehe G 1/98, T 828/08).

Auch bleibt die Prüfung von Erzeugnis- oder Product-by-Process-Ansprüchen in Bezug auf ihre Patentierbarkeit nach dem EPÜ unberührt vom Schutzbereich des Patents oder der Patentanmeldung (siehe G 2/12 und G 2/13, Nr. VIII.2 (6) b) der Entscheidungsgründe).