2. Prüfungspraxis 

Bei der Prüfung der Frage, ob der Anmeldungsgegenstand eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) ist, muss der Prüfer zwei generelle Punkte berücksichtigen. Zunächst ist nach Art. 52 (2) die Patentfähigkeit nur insoweit zu verneinen, als sich die betreffende Anmeldung auf den nicht patentfähigen Gegenstand als solchen bezieht (Art. 52 (3)). Zum Zweiten ist der beanspruchte Gegenstand für die Prüfung, ob er technischen Charakter hat, als Ganzes zu betrachten. Ist dies nicht der Fall, so liegt keine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) vor.

Zu beachten ist auch, dass die grundlegende Prüfung, ob eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) vorliegt, nicht mit der Prüfung auf gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit verwechselt werden darf. Die Beurteilung des technischen Charakters erfolgt unabhängig vom Stand der Technik (siehe T 1173/97, bestätigt durch G 3/08).

Ferner erschöpft sich die Bewertung des technischen Charakters nicht in der Feststellung, dass der Anspruch als Ganzes nicht nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Bei Ansprüchen, die technische und nichttechnische Merkmale aufweisen, muss jedes Merkmal bewertet werden, um zu ermitteln, ob es im Kontext der Erfindung zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beiträgt, da dies für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung ist (siehe G‑VII, 5.4).

Die Frage, ob eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) vorliegt, darf nicht mit der Frage verwechselt werden, ob sie gewerblich anwendbar und neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 52 (2) spielen bei der Beurteilung sowohl der Schutzfähigkeit als auch der erfinderischen Tätigkeit eine Rolle, weil Patentschutz Erfindungen vorbehalten ist, die eine "Lehre zum technischen Handeln" zum Gegenstand haben, d. h. eine an den Fachmann gerichtete Anweisung, eine bestimmte technische Aufgabe mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen. Diese zweifache Beurteilung wird als der "Zwei-Hürden-Ansatz" bezeichnet (G 1/19).

Die erste Hürde, die auch als Schutzfähigkeitshürde bezeichnet wird, erfordert, dass der beanspruchte Gegenstand als Ganzes nicht unter die in Art. 52 (2) und (3) genannten "Nichterfindungen" fällt. Der Patentierbarkeitsausschluss der in Art. 52 (2) genannten Gegenstände und Tätigkeiten wird durch Art. 52 (3) auf die Gegenstände oder Tätigkeiten beschränkt, die "als solche" beansprucht werden. Diese Beschränkung soll einer weiten Auslegung der "Nichterfindungen" vorbeugen. Sie impliziert, dass ein technisches Merkmal für die Schutzfähigkeit ausreicht. Ist der beanspruchte Gegenstand auf technische Mittel gerichtet oder verwendet diese, liegt eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) vor. Diese Beurteilung erfolgt ohne Würdigung des Stands der Technik.

Für die zweite Hürde wird die erfinderische Tätigkeit beurteilt. Neben technischen Merkmalen dürfen Ansprüche auch nichttechnische Merkmale aufweisen. Der Begriff "nichttechnische Merkmale" bezieht sich in diesem Zusammenhang auf Merkmale, die – für sich genommen – nach Art. 52 (2) als "Nichterfindungen" gelten würden. Die erfinderische Tätigkeit von Ansprüchen, die eine solche Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale umfassen, werden anhand des COMVIK-Ansatzes beurteilt (G-VII, 5.4). Dieser Ansatz ist eine spezielle Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, mit dem ermittelt wird, welche Merkmale der Erfindung zu ihrem technischen Charakter beitragen (d. h. durch eine technische Wirkung zur technischen Lösung einer technischen Aufgabe beitragen). Ein Merkmal kann das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit stützen, wenn und insoweit es zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt. Ob ein Merkmal zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt, muss im Kontext der Erfindung als Ganzes beurteilt werden.

Wurde befunden, dass sich die Ansprüche teilweise auf einen nicht patentfähigen Gegenstand beziehen, so ist unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt worden (siehe B‑VIII, 1, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird und/oder der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B‑VIII, 3.2) oder auf die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 70a (siehe B‑XI, 8), keine überzeugenden Argumente angeführt hat, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H‑II, 5).