4.3 Discordances 

Toute discordance entre la description et les revendications doit être évitée, si elle est susceptible d'engendrer un doute quant à l'étendue de l'objet de la protection demandée, au point que la revendication devient obscure, ou qu'elle n'est pas fondée sur la description conformément à l'article 84, deuxième phrase, ou encore qu'elle appelle des objections au titre de l'article 84, première phrase. Une telle discordance peut revêtir les formes suivantes :

i)Simple discordance de termes 

Par exemple, la description comporte une indication suggérant que l'invention est limitée à une caractéristique particulière, alors que les revendications ne contiennent pas une telle limitation ; en outre, la description ne souligne pas particulièrement cette caractéristique, et rien ne donne à penser que ladite caractéristique est indispensable à la réalisation de l'invention. En pareil cas, la discordance peut être supprimée soit en élargissant la description, soit en limitant les revendications. De même, si les revendications sont plus limitées que la description, on pourra les élargir ou limiter la description. Cf. également le paragraphe iii) ci-dessous.

ii)Discordance relative à des caractéristiques apparemment indispensables 

Compte tenu des connaissances techniques générales ou de ce qui est mentionné ou suggéré dans la description, il peut apparaître par exemple qu'une certaine caractéristique technique non mentionnée dans une revendication indépendante est indispensable à la réalisation de l'invention ou, en d'autres termes, qu'elle est nécessaire à la résolution du problème technique auquel se rapporte l'invention. Dans ce cas, la revendication ne satisfait pas aux exigences de l'article 84, puisque l'article 84, première phrase en combinaison avec la règle 43(1) et règle 43(3) doit être interprété comme signifiant non seulement qu'une revendication indépendante doit être compréhensible d'un point de vue technique, mais également qu'elle doit définir clairement l'objet de l'invention, c'est-à-dire en indiquer toutes les caractéristiques essentielles (cf. T 32/82). Si, en réponse à cette objection, le demandeur démontre de façon convaincante (par exemple à l'aide de documents additionnels ou d'autres preuves) que la caractéristique en question n'est en fait pas indispensable, il peut être autorisé à maintenir la revendication non modifiée et, si nécessaire, à modifier la description. Dans la situation inverse, où une revendication indépendante comporte des caractéristiques qui ne semblent pas indispensables à la réalisation de l'invention, il n'y a pas lieu de soulever d'objection. Il s'agit là du choix du demandeur. La division ne suggère donc pas d'élargir une revendication par l'omission de caractéristiques apparemment non essentielles.

iii)Une partie de l'objet de la description et/ou des dessins n'est pas couverte par les revendications ne concorde pas avec l'objet de protection demandée

En vertu de l'article 84, deuxième phrase, les revendications doivent se fonder sur la description. Autrement dit, il ne doit pas y avoir de discordance entre les revendications et la description. Les parties de la description qui donnent à la personne du métier l'impression qu'elles divulguent des modes de réalisation de l'invention, mais qui ne sont pas couvertes par le texte des revendications, sont discordantes (ou en contradiction) avec les revendications. De telles discordances peuvent exister dans la demande telle que déposée initialement ou peuvent résulter d'une modification des revendications d'une ampleur telle que ces dernières ne concordent plus avec la description ou avec les dessins.

Lorsque des parties de la description donnent l'impression au lecteur qu'elles exposent des moyens de mettre en œuvre l'invention mais ne sont pas couvertes par le texte des revendications, ou ne le sont plus, en raison de modifications apportées aux revendications, ces parties engendrent souvent un doute quant à l'étendue de la protection, au point que les revendications deviennent obscures, ou qu'elles ne sont pas fondées sur la description conformément à l'article 84, deuxième phrase ou encore qu'elles appellent des objections au titre de l'article 84, première phrase. La description doit être adaptée aux revendications pour éviter toute discordance entre revendications et description.

Par exemple, une discordance peut naître de la présence d'une caractéristique alternative qui a un sens plus large ou un sens autre que celui d'une caractéristique de la revendication indépendante. En outre, il y a discordance si le mode de réalisation comprend une caractéristique qui est manifestement incompatible avec une revendication indépendante.

Toutefois, il n'y a pas discordance lorsqu'un mode de réalisation comprend des caractéristiques supplémentaires qui ne sont pas revendiquées sous forme de revendications dépendantes, mais que la combinaison de caractéristiques du mode de réalisation est couverte par l'objet d'une revendication indépendante. De même, il n'y a pas discordance lorsqu'un mode de réalisation ne mentionne pas explicitement une ou plusieurs caractéristiques d'une revendication indépendante, mais que celles-ci sont présentes par référence à un autre mode de réalisation, ou qu'elles sont implicites.

Dans les cas limites où un doute subsiste quant à la concordance entre un mode de réalisation et les revendications, le doute profite au demandeur.

Les modes de réalisation exposés dans la description qui ne sont plus couverts par les revendications indépendantes doivent être supprimés (par exemple, si la description comprend une variante pour au moins une caractéristique qui n'est plus couverte par les revendications modifiées), à moins que ces modes de réalisation puissent raisonnablement être jugés utiles pour mettre en relief des aspects spécifiques des revendications modifiées. En pareil cas, le fait qu'un mode de réalisation n'est pas couvert par les revendications doit être clairement indiqué (T 1808/06).

Le demandeur doit éliminer toutes les discordances en modifiant la description, soit en supprimant les modes de réalisation discordants, soit en signalant qu'ils ne font pas partie de l'objet de la protection demandée. Voir le paragraphe i) ci-dessus pour le cas où il est également possible d'élargir les revendications.

Par exemple, si les revendications ont été modifiées de manière à porter sur un véhicule utilisant des moteurs électriques, mais que l'un des modes de réalisation exposés dans la description et les dessins utilise un moteur à combustion au lieu desdits moteurs électriques, la discordance peut être corrigée en éliminant le mode de réalisation utilisant un moteur à combustion de la description et des dessins. Il convient sinon de signaler que ce mode de réalisation n'est pas couvert par l'invention revendiquée (p. ex. "mode de réalisation non compris dans l'invention revendiquée"). Il ne suffit pas d'employer des déclarations générales, telles que "les modes de réalisation non couverts par les revendications jointes doivent être considérés comme de simples exemples destinés à faciliter la compréhension de l'invention", sans préciser quelles parties de la description ne sont plus couvertes.

Exemple : une revendication indépendante définit un véhicule à l'aide de la caractéristique large d'un "moteur", ainsi qu'à l'aide d'autres caractéristiques. La description et les dessins comprennent le mode de réalisation 1, dans lequel le véhicule est équipé d'un moteur électrique, et le mode de réalisation 2, dans lequel le véhicule est équipé d'un moteur à combustion. Au cours de la procédure, afin de satisfaire aux exigences en matière d'activité inventive, la revendication indépendante est modifiée de manière à préciser que le véhicule utilise un moteur électrique, puisque la combinaison de caractéristiques revendiquées faisant appel au moteur à combustion était antériorisée par l'état de la technique. Le mode de réalisation 2 n'est plus concordant avec la revendication indépendante, sauf s'il peut être déduit de ce mode de réalisation que le moteur à combustion est utilisé en combinaison avec le moteur électrique. Cette discordance peut être rectifiée soit en supprimant le mode de réalisation 2 de la description et des dessins, soit en signalant que le mode de réalisation 2 ne fait pas partie de l'objet revendiqué (par exemple à l'aide de la formule "le mode de réalisation 2 n'est pas inclus dans l'objet des revendications" ou d'une formulation similaire).

Une discordance entre la description et les revendications ne peut pas être éliminée par l'ajout, au début de la description, d'une déclaration générique telle que "les modes de réalisation non couverts par la portée des revendications jointes doivent être considérés uniquement comme des exemples permettant de comprendre l'invention", sans qu'il soit précisé quelles parties de la description ne sont plus couvertes par les revendications. Pour éliminer la discordance, une telle déclaration doit renvoyer à des modes de réalisation spécifiques (par exemple : "les modes de réalisation X et Y ne sont pas couverts par le texte des revendications mais sont considérés comme utiles à la compréhension de l'invention")

En outre, il ne suffit pas de remplacer l'expression "invention" par "divulgation" et/ou l'expression "mode de réalisation" par "exemple", "aspect" ou un terme similaire pour indiquer clairement que cette partie de la description n'est pas couverte par l'invention revendiquée. Il doit être explicitement indiqué que cette partie de la description ne décrit pas une partie de l'invention revendiquée.

Les termes comme "divulgation", "exemple", "aspect", etc., n'impliquent pas forcément que ce qui suit n'est pas couvert par une revendication indépendante. Des expressions non ambiguës doivent être choisies pour signaler qu'un mode de réalisation est discordant (par exemple en ajoutant "non couvert par le texte des revendications" ou "ne relevant pas de l'invention revendiquée" ou "non compris dans la portée des revendications"). Il ne suffit pas de remplacer simplement le terme "mode de réalisation" ou "invention" par l'un des termes visés plus haut.

De même, les Les éléments exclus de la brevetabilité présents dans de la description qui sont considérés comme exclus de la brevetabilité au sens de l'article 53 c) doivent être retirés, être reformulés de manière à ne plus tomber sous le coup des exceptions à la brevetabilité ou être clairement signalés comme ne relevant pas de l'invention revendiquée. Dans ce dernier cas, il est possible de modifier la description, par exemple en ajoutant une mention telle que "Les références aux méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical, ou aux méthodes de diagnostic in vivo des exemples X, Y et Z de la description doivent être comprises comme des références à des composés, des compositions pharmaceutiques et des médicaments de la présente invention destinés à être utilisés dans ces méthodes.

De plus, les caractéristiques définies par les revendications indépendantes ne peuvent pas être présentées comme facultatives dans la description. Lorsqu'une caractéristique d'une revendication indépendante est précédée de Les termes tels que "de préférence", "pouvant" ou "facultativement" doivent être supprimés de la description s'ils laissent entendre qu'une caractéristique obligatoire d'une revendication indépendante est facultative., ces termes doivent être supprimés de la description.

Lorsqu'elle invite le demandeur à modifier la description, la division fournit des exemples de modes de réalisation qui sont discordants avec les revendications indépendantes, en indiquant brièvement pourquoi. Si la discordance porte sur une caractéristique obligatoire d'une revendication indépendante décrite comme facultative, la division cite un passage de la description à titre d'exemple.

Cf. également H‑V, 2 concernant l'admissibilité des modifications de la description.

iv)Clauses semblables à des revendications

Cf. F‑IV, 4.4.

Le cas de figure iii) Une discordance entre la description/les dessins et les revendications peut se rencontrer fréquemment si les éléments exclus de la recherche figurent encore dans la description après que les revendications ont été limitées à la suite d'une invitation au titre de la règle 62bis(1) ou de la règle 63(1). À moins que l'objection initiale ne soit pas justifiée, une objection est élevée contre ces éléments en vertu de l'article 84 (discordance entre les revendications et la description).

Le cas de figure iii) Une discordance entre la description/les dessins et les revendications se présentera également lorsque, à la suite d'une objection d'absence d'unité (règle 64 ou 164), les revendications ont été limitées à une seule des inventions initialement revendiquées. Il convient alors de supprimer les modes de réalisation et/ou les exemples correspondant aux inventions non revendiquées ou, s'ils peuvent raisonnablement être jugés utiles pour mettre en relief des aspects spécifiques de l'objet modifié, d'indiquer clairement qu'ils ne font pas partie de l'invention revendiquée sont pas couverts par les revendications.

Le cas de figure iv) se rencontre souvent dans les demandes divisionnaires, lorsque le jeu initial de revendications issu de la demande initiale est joint à la description.