7.4.2 Dépôt, avec le recours, d'une requête principale/unique modifiée 

S'il est manifeste que les modifications répondent aux motifs de rejet, la révision préjudicielle doit être accordée, même si de nouvelles objections apparaissent. Cela est dû au fait que le demandeur a droit à un examen par deux instances (cf. T 219/93).

Les critères importants sont donc les suivants (cf. T 47/90) :

1. le texte n'est plus le même 

2. des modifications substantielles ont été apportées. 

Par modifications "substantielles", on entend des modifications qui répondent aux motifs de rejet sur la base des documents déjà cités dans la décision (cf. entre autres l'exemple d) ci-dessous).

Il incombe à l'examinateur de décider, dans chaque cas, si les modifications apportées aux revendications sont de nature telle que l'examen doit être poursuivi sur une nouvelle base. C'est par exemple le cas lorsque l'activité inventive exige une tout autre argumentation.

Pour prendre cette décision, l'examinateur doit, dans un souci de rationalisation de la procédure et dans l'intérêt du demandeur qui ne devra pas acquitter une deuxième taxe de recours, prendre en considération l'ensemble des motifs mentionnés dans la décision initiale, y compris les arguments principaux ou secondaires déjà invoqués dans le cadre d'objections élevées précédemment à l'encontre de la brevetabilité, sur lesquelles le demandeur a eu l'occasion de se prononcer et auxquelles il est fait référence dans les motifs de rejet (par ex. les objections mentionnées lors de notifications antérieures, de consultations personnelles ou de procédures orales) (cf. T 2445/11).

Si les modifications apportées aux revendications indépendantes ne répondent manifestement pas aux exigences de l'art. 123(2), il conviendra de ne pas accorder la révision préjudicielle et la division devra envoyer le dossier aux chambres de recours. S'il y a des doutes quant à la question de savoir si les modifications répondent aux exigences de l'art. 123(2) ou si celles-ci répondent manifestement à ces exigences, la division devra vérifier si les revendications modifiées répondent au(x) motif(s) de rejet, comme indiqué ci-dessus.

Exemples : 

a)Le demandeur a intégré une formulation qui lui avait déjà été suggérée par l'examinateur, les nouvelles revendications peuvent donner lieu à la délivrance d'un brevet, mais la description doit encore être adaptée : la révision préjudicielle doit être accordée, puisqu'il a été répondu aux motifs de rejet. 

b)Rejet uniquement pour absence de nouveauté. Les revendications modifiées sont de toute évidence nouvelles, mais dépourvues d'activité inventive. La question de l'activité inventive n'a pas été soulevée dans la décision ni dans la procédure jusqu'à ce stade : la révision préjudicielle doit être accordée.

c)Rejet pour absence de nouveauté. La nouvelle revendication 1 comprend une caractéristique tirée de la revendication dépendante 3. Cette revendication avait déjà été examinée dans la décision et considérée comme non inventive : pas de révision préjudicielle.

d)Rejet pour absence de nouveauté par rapport à D1. La nouvelle revendication 1 comprend une caractéristique tirée de la description. Cette caractéristique n'a pas encore été examinée en soi auparavant, mais elle est clairement divulguée dans D1 : pas de révision préjudicielle puisqu'il n'a pas été répondu au motif du rejet, à savoir l'absence de nouveauté par rapport à D1.

e)Rejet pour absence d'activité inventive par rapport à D1 et D2. Les nouvelles revendications comportent une caractéristique tirée de la description. Cette caractéristique n'a pas encore été examinée auparavant, mais elle est clairement divulguée dans D1 et il n'y a donc pas de changements dans l'argumentation : pas de révision préjudicielle puisqu'il n'a pas été répondu au motif du rejet, à savoir l'absence d'activité inventive par rapport à D1 et D2.

f)Rejet pour absence d'activité inventive par rapport à D1 et D2. La nouvelle revendication contient cinq nouvelles caractéristiques tirées de la description, qui n'ont pas été examinées auparavant. L'examinateur note que ces caractéristiques sont certes divulguées dans D2, mais que l'argumentation relative à l'absence d'activité inventive devra être revue : la révision préjudicielle est autorisée car i) le demandeur a apporté des modifications substantielles afin de répondre aux objections élevées dans la décision et ii) l'argumentation doit être revue.

g)Rejet pour absence de nouveauté par rapport à D1. Les nouvelles revendications portent manifestement sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et elles ne sont pas liées aux revendications initiales ayant fait l'objet de la recherche de manière à former un seul concept inventif général : pas de révision préjudicielle, car lesdites revendications ne peuvent pas être admises dans la procédure.