5. Amendments to claims, description and drawings in opposition proceedings

Catchword:

Prima facie allowability under Article 123(2) EPC of a late filed amended claim request may be a valid criterion to be used by the opposition division when deciding on the admittance of this claim request. However, using this criterion, to object for the first time at oral proceedings to a feature of the late-filed claim request that was already present in higher ranking claim requests and had never been objected to before, not even when deciding on the allowability or admittance of those higher-ranking claim requests, goes against the principles of fairness and good faith (see point 2.6.11 of the reasons).

Catchword: 

On the application of Rule 80 EPC and the findings of the Enlarged Board of Appeal in G 3/14 in case of an alleged discrepancy between the description and a feature stemming from a granted claim, see point 4.

Catchword:

1.) Article 114(2) EPC provides a legal basis for disregarding claim requests which are not submitted in due time (Reasons 4.5.1-4.5.11). 2.) A claim request which is filed in opposition proceedings after the date set under Rule 116(1) EPC is not submitted in due time within the meaning of Article 114(2) EPC (Reasons 4.6.1-4.6.10). 3.) Rule 116(2) EPC does not limit the Opposition Division's discretionary power under Article 114(2) EPC and Rule 116(1) EPC. As a rule, this discretionary power does not depend on the contents of the Opposition Division's communication under Rule 116(1) EPC. However, if the Opposition Division invites the patent proprietor to file an amended claim request to address a specific objection and the patent proprietor complies with this invitation by filing the required amendments by the date set under Rule 116(1) EPC, the Opposition Division's discretion not to admit that claim request may effectively be reduced to zero (Reasons 4.7.1-4.7.8).

Abstract

In T 431/22 war die Beschwerdeführerin (Einsprechende) der Ansicht, der Hauptantrag erfülle nicht die Erfordernisse der R. 80 EPÜ, da der erteilte unabhängige Anspruch 1 im Einspruchsverfahren durch mehrere unabhängige Ansprüche ersetzt worden sei.

Nach R. 80 EPÜ können die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen geändert werden, soweit die Änderungen durch einen Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ veranlasst sind.

Die Kammer folgte im Wesentlichen den Erwägungen der Entscheidung T 263/05, insbesondere dem Ansatz, dass die Vereinbarkeit mit R. 80 EPÜ einer Beurteilung im konkreten Einzelfall bedarf und nicht pauschal zu beantworten ist.

Die Kammer vermochte aus R. 80 EPÜ keine Vorgaben dafür ableiten, auf welche Art und Weise bzw. mittels welcher Änderungen ein Patentinhaber einen Einspruchsgrund zu überwinden habe. Als "veranlasst" im Sinne von R. 80 EPÜ könnten Änderungen angesehen werden, die notwendig und zweckmäßig seien, einen Einspruchsgrund auszuräumen. Betreffe der Einspruchsgrund einen unabhängigen Anspruch, so stehe R. 80 EPÜ Änderungen nicht entgegen, wodurch dieser Anspruch durch zwei oder mehrere unabhängige Ansprüche ersetzt werde, sofern deren Gegenstand im Vergleich zum erteilten Anspruch eingeschränkt oder geändert sei. Es erschien der Kammer legitim, dass ein Patentinhaber zum Überwinden eines Einspruchsgrunds versucht, Teilbereiche des erteilten unabhängigen Anspruchs gegebenenfalls mittels zweier oder mehrerer unabhängiger Ansprüche abzudecken. Nach Auffassung der Kammer dürfte eine Grenze allerdings dann zu ziehen sein, wenn ein solches Vorgehen des Ersetzens eines unabhängigen Anspruchs als Versuch der Fortführung des Erteilungsverfahrens oder sonst verfahrensmissbräuchlich erscheine.

Vorliegend war der gegen das Streitpatent eingelegte Einspruch mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit insbesondere der jeweiligen Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 14 begründet worden. Die Beschwerdegegnerin hatte auf diese Einspruchsgründe, sowie auf weitere zwischenzeitlich erhobene Einwände, mit dem Anspruchssatz des Hauptantrags reagiert, in dem der erteilte unabhängige Anspruch 1 durch die unabhängigen Ansprüche 1, 2, 3 und 4 ersetzt und der erteilte unabhängige Anspruch 14 gestrichen wurde. Die Kammer hielt fest, dass jeder dieser vier unabhängigen Ansprüche im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 weitere beschränkende Merkmale enthielt. Diese vier Ansprüche stellten im Wesentlichen Kombinationen aus dem erteilten unabhängigen Anspruch 1 mit von diesem abhängigen Ansprüchen dar, wobei der aus der Beschreibung stammende Zusatz in Anspruch 3 das aus dem erteilten Anspruch 8 stammende Merkmal näher definierte. Einen Verfahrensmissbrauch hatte die Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht und vermochte die Kammer nicht zu erkennen.

Damit waren die Änderungen gemäß R. 80 EPÜ aus Sicht der Kammer nicht zu beanstanden.