5. Amendments to claims, description and drawings in opposition proceedings

Catchword:

Prima facie allowability under Article 123(2) EPC of a late filed amended claim request may be a valid criterion to be used by the opposition division when deciding on the admittance of this claim request. However, using this criterion, to object for the first time at oral proceedings to a feature of the late-filed claim request that was already present in higher ranking claim requests and had never been objected to before, not even when deciding on the allowability or admittance of those higher-ranking claim requests, goes against the principles of fairness and good faith (see point 2.6.11 of the reasons).

Abstract

In T 431/22 war die Beschwerdeführerin (Einsprechende) der Ansicht, der Hauptantrag erfülle nicht die Erfordernisse der R. 80 EPÜ, da der erteilte unabhängige Anspruch 1 im Einspruchsverfahren durch mehrere unabhängige Ansprüche ersetzt worden sei.

Nach R. 80 EPÜ können die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen geändert werden, soweit die Änderungen durch einen Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ veranlasst sind.

Die Kammer folgte im Wesentlichen den Erwägungen der Entscheidung T 263/05, insbesondere dem Ansatz, dass die Vereinbarkeit mit R. 80 EPÜ einer Beurteilung im konkreten Einzelfall bedarf und nicht pauschal zu beantworten ist.

Die Kammer vermochte aus R. 80 EPÜ keine Vorgaben dafür ableiten, auf welche Art und Weise bzw. mittels welcher Änderungen ein Patentinhaber einen Einspruchsgrund zu überwinden habe. Als "veranlasst" im Sinne von R. 80 EPÜ könnten Änderungen angesehen werden, die notwendig und zweckmäßig seien, einen Einspruchsgrund auszuräumen. Betreffe der Einspruchsgrund einen unabhängigen Anspruch, so stehe R. 80 EPÜ Änderungen nicht entgegen, wodurch dieser Anspruch durch zwei oder mehrere unabhängige Ansprüche ersetzt werde, sofern deren Gegenstand im Vergleich zum erteilten Anspruch eingeschränkt oder geändert sei. Es erschien der Kammer legitim, dass ein Patentinhaber zum Überwinden eines Einspruchsgrunds versucht, Teilbereiche des erteilten unabhängigen Anspruchs gegebenenfalls mittels zweier oder mehrerer unabhängiger Ansprüche abzudecken. Nach Auffassung der Kammer dürfte eine Grenze allerdings dann zu ziehen sein, wenn ein solches Vorgehen des Ersetzens eines unabhängigen Anspruchs als Versuch der Fortführung des Erteilungsverfahrens oder sonst verfahrensmissbräuchlich erscheine.

Vorliegend war der gegen das Streitpatent eingelegte Einspruch mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit insbesondere der jeweiligen Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 14 begründet worden. Die Beschwerdegegnerin hatte auf diese Einspruchsgründe, sowie auf weitere zwischenzeitlich erhobene Einwände, mit dem Anspruchssatz des Hauptantrags reagiert, in dem der erteilte unabhängige Anspruch 1 durch die unabhängigen Ansprüche 1, 2, 3 und 4 ersetzt und der erteilte unabhängige Anspruch 14 gestrichen wurde. Die Kammer hielt fest, dass jeder dieser vier unabhängigen Ansprüche im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 weitere beschränkende Merkmale enthielt. Diese vier Ansprüche stellten im Wesentlichen Kombinationen aus dem erteilten unabhängigen Anspruch 1 mit von diesem abhängigen Ansprüchen dar, wobei der aus der Beschreibung stammende Zusatz in Anspruch 3 das aus dem erteilten Anspruch 8 stammende Merkmal näher definierte. Einen Verfahrensmissbrauch hatte die Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht und vermochte die Kammer nicht zu erkennen.

Damit waren die Änderungen gemäß R. 80 EPÜ aus Sicht der Kammer nicht zu beanstanden.

Abstract

In T 123/22 wurde ein Einwand gegen Anspruch 1 des erteilten Patents auf Grundlage des Einspruchsgrundes nach Art. 100(a) EPÜ in Verbindung mit Art. 54 EPÜ erhoben. Als Reaktion auf diesen Einwand ersetzte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) diesen unabhängigen Anspruch durch drei andere unabhängige Ansprüche. Die Beschwerdegegnerin war der Meinung, dass diese Vorgehensweise nicht von R. 80 EPÜ gedeckt sei.

Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin erfordert R. 80 EPÜ, dass der Patentinhaber auf einen Einwand gegen einen unabhängigen Anspruch grundsätzlich lediglich mit einer Änderung dieses einen unabhängigen Anspruchs reagiert. Sie verwies auf mehrere Entscheidungen, die Einschränkungen bei der Ersetzung eines einzigen erteilen Anspruchs durch mehrere unabhängige Ansprüche aufzeigen würden, wie z. B. T 181/02 (wonach die Ersetzung eines einzigen erteilten unabhängigen Anspruchs durch zwei oder mehr unabhängige Ansprüche nur in Ausnahmefällen eine durch einen Einspruchsgrund veranlasste Änderung darstellen könne) und T 453/19. Sie führte zudem T 2063/15 an, wonach sich auf die Beschreibung stützende Änderungen grundsätzlich gegen R. 80 EPÜ verstießen.

Die Kammer folgte dieser Argumentation jedoch nicht und war der Ansicht, dass aus R. 80 EPÜ keine allgemeinen Vorgaben ableitbar seien, in welcher Form ein Patentinhaber Ansprüche ändern darf, damit diese Änderung als durch einen Einspruchsgrund veranlasst angesehen werden können (s. auch T 2982/18 und T 359/13). Für die Beurteilung des Erfordernisses von R. 80 EPÜ sei alleine maßgeblich, ob die vorgenommene Änderung durch einen Einspruchsgrund veranlasst ist. Hierbei sei zu prüfen, ob die Änderung als ernsthafter Versuch zu werten sei, einem Einspruchsgrund zu begegnen (s. T 750/11).

Für die Beurteilung, ob eine Änderung von Ansprüchen im Sinne der R. 80 EPÜ durch einen Einspruchsgrund veranlasst wurde, sei es daher unerheblich, ob die in einen angegriffenen Anspruch zusätzlich aufgenommenen Merkmale aus abhängigen Ansprüchen oder aus der Beschreibung stammen.

Bezüglich des Ersetzens eines von einem Einspruchsgrund betroffenen unabhängigen Anspruchs durch mehrere unabhängige Ansprüche stimmte die Kammer der Entscheidung T 431/22 zu, wonach R. 80 EPÜ einer solchen Änderung nicht entgegensteht, sofern der Gegenstand der neuen unabhängigen Ansprüche im Vergleich zum Gegenstand des angegriffenen Anspruchs eingeschränkt oder geändert ist. Wie in T 431/22 dargelegt, sei es grundsätzlich legitim, dass ein Patentinhaber versucht, Teilbereiche des angegriffenen unabhängigen Anspruchs zum Überwinden eines Einspruchsgrunds gegebenenfalls mittels zweier oder mehrerer unabhängiger Ansprüche abzudecken (s. auch T 2290/12). Wie in T 99/04 aufgeführt, bestehe der Zweck von R. 80 EPÜ nicht darin, einen Patentinhaber daran zu hindern, das Patent unter Berücksichtigung der Einspruchsgründe so breit wie möglich aufrechtzuerhalten.

Zusammenfassend könne die Frage, ob das Ersetzen eines unabhängigen Anspruchs durch mehrere andere unabhängige Ansprüche im Sinne der R. 80 EPÜ durch einen Einspruchsgrund veranlasst wurde, nicht grundsätzlich verneint oder auf die von der Beschwerdeführerin sowie in T 181/02 genannten Kategorien von Ausnahmekonstellationen beschränkt werden. Vielmehr bedürfe es diesbezüglich regelmäßig einer Beurteilung im Einzelfall (T 263/05).

Vorliegend stellte die Kammer fest, dass die Patentinhaberin mit dem Ersetzen des angegriffenen unabhängigen Anspruchs das legitime Ziel verfolgte, durch drei andere unabhängige Ansprüche Teilbereiche des angegriffenen Anspruchs aufrechtzuerhalten, welche ihrer Meinung nach nicht vom geltend gemachten Einspruchsgrund betroffen waren. Alle drei neu hinzugekommenen Ansprüche wurden im Verhältnis zum angegriffenen und nicht weiter verfolgten Anspruch eingeschränkt. Diese Einschränkungen dienten im jeweiligen Anspruch – und somit auch insgesamt – augenscheinlich der Überwindung des erhobenen Einspruchsgrundes. Im vorliegenden Fall erfüllte der Hauptantrag daher das Erfordernis der R. 80 EPÜ.

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