3.2.4 Public prior use

Catchword:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. Is a product put on the market before the date of filing of a European patent application to be excluded from the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC for the sole reason that its composition or internal structure could not be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date? 2. If the answer to question 1 is no, is technical information about said product which was made available to the public before the filing date (e.g. by publication of technical brochure, non-patent or patent literature) state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC, irrespective of whether the composition or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date? 3. If the answer to question 1 is yes or the answer to question 2 is no, which criteria are to be applied in order to determine whether or not the composition or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden within the meaning of opinion G 1/92? In particular, is it required that the composition and internal structure of the product be fully analysable and identically reproducible?

Abstract

Dans l'affaire T 2510/18 la chambre a considéré comme nouvelles par rapport aux documents D2, D3 et D5 les revendications 1 à 6 du brevet en cause qui a pour objet une molécule, la Simalikalactone E (ci-après la SkE), qui peut être extraite de la plante Quassia amara, ainsi que son utilisation comme médicament dans la prévention et le traitement du paludisme.

D2 est un article qui décrit une étude sur les remèdes antipaludiques utilisés en Guyane française. Il ressort de l'étude que l'espèce la plus utilisée est Quassia amara seule ou en combinaison avec d'autres espèces végétales. D2 décrit que cette plante est utilisée sous forme de décoctions administrée par voie orale ou est appliquée sur le corps du patient.

D3 est un article qui concerne l'évaluation de l'activité antipaludique de 23 espèces différentes de plantes utilisées en Guyane française dont la Quassia amara. D3 décrit que la décoction préparée avec les feuilles fraîches de Quassia amara n'est pas toxique à 1000 mg/jour et peut être administrée sans problème pendant plusieurs jours, quel que soit le principe actif. La décoction de feuilles de Quassia amara est donc présentée comme un remède antipaludique intéressant.

D5 est un article qui concerne l'effet de l'âge des feuilles de Quassia amara et l'état de dessication sur l'activité antipaludique d'infusions traditionnelles préparées à partir des feuilles à différents états de maturité et de fraîcheur. Dans une étude antérieure, la molécule Simalikalactone D "SkD" avait été identifiée comme le composé actif. Quatre infusions avaient été préparées avec des feuilles. Les concentrations de la SkD dans chaque préparation et leur activité antipaludique y sont comparées. Il est également indiqué dans D5 que l'infusion de jeunes feuilles séchées possède une activité in vivo très puissante qui ne semble pas provenir uniquement de la molécule SkD. Selon la chambre, aucun de ces documents D2, D3 et D5 ne décrivait explicitement la molécule active SkE. Ces documents divulguent plutôt des remèdes traditionnels antipaludiques, c.-à-d. des préparations dérivées des feuilles ou des tiges d'une plante particulière, Quassia amara.

La chambre a interprété la revendication 1 comme couvrant toutes les compositions contenant la molécule SkE y compris les extraits de D2, D3 et D5, dans la mesure où ils contiennent la molécule SkE. Cependant, la question de savoir si les extraits de D2, D3 ou D5 entrent dans la portée de la revendication 1 n'était pas le critère correct pour évaluer si l'objet de cette revendication est nouveau. Pour évaluer si l'objet d'une revendication a été rendu accessible au public et donc manque de nouveauté, la "norme de référence" est le seul critère à appliquer.

Le fait que la molécule SkE puisse être contenue dans les extraits de D2, D3 et D5 n'équivalait pas non plus à une divulgation implicite. Selon G 2/88 (points 10 et 10.1 des motifs), la question qui se pose est de savoir ce qui a été rendu accessible au public, et non pas ce qui pouvait y être contenu intrinsèquement. Il n'y avait pas non plus de divulgation implicite de l'objet de la revendication 1 au regard de G 1/92: il aurait été nécessaire que la personne du métier identifie la SkE dans les extraits de D2, D3 ou D5. Étant donné que l'identification de la SkE aurait représenté un effort excessif et donc impliqué une activité inventive, la chambre a décidé que SkE ne faisait pas partie de l'état de la technique accessible au public.

La chambre a également relevé que la question en l'espèce était différente de celle dans la saisine T 438/19. Il ne pouvait ici y avoir de divulgation implicite de la SkE dans lesdits extraits, à tout le moins parce que leur identification aurait impliqué un effort excessif pour la personne du métier.

La chambre n'a pas non plus été convaincue par l'argument des requérants qui avaient fait valoir que l'objet d'une revendication ne pouvait pas être considéré comme nouveau s'il était contrefait par une utilisation existante, par exemple, par les extraits de D2, D3 ou D5. En d'autres termes, la protection conférée par le brevet donnerait à l'intimé le droit d'interdire aux populations autochtones d'utiliser les feuilles de Quassia amara pour la préparation de leurs remèdes traditionnels. Par analogie avec G 2/88, la chambre a expliqué qu'en vertu de l'art. 54(2) CBE, la question était de savoir ce qui a été "rendu accessible" au public, et non pas ce qui pouvait être "contenu intrinsèquement" dans ce qui a été rendu accessible. En conséquence, la question du "contenu intrinsèque" ne se posait pas en tant que telle dans le cadre de l'art. 54 CBE.