Seiten 2-81

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IN 2017

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER 2017

I. PATENTIERBARKEIT

A. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen

(Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Aufl. 2016 ("CLB"),I.B.3.3.2)

In der Sache T 2323/11 betraf die Erfindung die Entfernung unerwünschter Sequenzen aus dem Genom transgener Pflanzen, die ein eingefügtes Gen für ein agronomisch wertvolles Merkmal aufweisen. Das beanspruchte Verfahren beinhaltet die geschlechtliche Kreuzung von zwei verschiedenen transgenen Elternpflanzen. Die erste transgene Elternpflanze enthält neben gewünschten Sequenzen, die der Pflanze ein bestimmtes Merkmal verleihen, auch eine unerwünschte Gensequenz in ihrem Genom ("Zielgen"). Die zweite transgene Elternpflanze enthält ein Transgen, das für eine bestimmte sequenzspezifische DNA-Endonuklease codiert und das bei Expression in einer Zelle, die das "Zielgen" in ihrem Genom aufweist, dieses Zielgen irreversibel aus dem Genom herausschneidet. Aus solchen Pflanzenkreuzungen können Nachkommen isoliert werden, die die Zielgensequenzen in ihrem Genom nicht aufweisen. Anspruch 1 ist auf die Verfahrensschritte zur Herstellung einer transgenen Pflanze gerichtet, die die Kreuzung von zwei bestimmten Pflanzen, die Erzeugung der ersten Generationen von Nachkommen sowie die Isolierung und Selektion derjenigen Nachkommen umfassen, die die unerwünschten Sequenzen in ihrem Genom nicht mehr aufweisen. Entsprechend befand die Kammer, dass Art. 53 b) EPÜ und die Entscheidungen G 2/07 (ABl. 2012, 130) und G 1/08 (ABl. 2012, 206) Anwendung finden. In G 2/07 und G 1/08 hatte die Große Beschwerdekammer erläutert, dass sich gemäß Art. 53 b) EPÜ die ausgeschlossenen Verfahren dadurch auszeichneten, dass die Merkmale der aus der Kreuzung hervorgehenden Pflanzen durch das zugrunde liegende natürliche Phänomen der Meiose determiniert würden. Dieses Phänomen bestimme das Erbgut der gezüchteten Pflanzen, und das Zuchtergebnis werde durch die vom Züchter vorgenommene Selektion der Pflanzen mit einem oder mehreren gewünschten Merkmalen erreicht. Der Beschwerdeführer argumentierte, dass in dem beanspruchten Verfahren der Schritt des Ausschneidens des Zielgens nicht das Ergebnis der Meiose und des Mischens der Elterngene sei, sondern dass dieser Verfahrensschritt im Stadium der Mitose nach dem Mischen der Gene und der Bildung der Zygote erfolge. Der Beschwerdeführer war deshalb der Ansicht, dass das beanspruchte Verfahren unter die in G 2/07 und G 1/08 getroffene Ausnahme falle, die besagt: "Enthält ein solches Verfahren jedoch innerhalb der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt, der selbst ein Merkmal in das Genom der gezüchteten Pflanze einführt oder ein Merkmal in deren Genom modifiziert, sodass die Einführung oder Modifizierung dieses Merkmals nicht durch das Mischen der Gene der zur geschlechtlichen Kreuzung ausgewählten Pflanzen zustande kommt, so ist das Verfahren nicht nach Art. 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen." Die Kammer erklärte, dass das tatsächliche Ausschneiden des Zielgens zwar nach der Bildung der Zygote erfolgt, das Vorliegen (oder Fehlen) der Merkmale in den Genomen der einzelnen Keimzellen, die durch Verschmelzung die gewünschte Zygote und damit die aus der Kreuzung resultierende Pflanze hervorbringen, jedoch durch die Meiose determiniert wird. Das Merkmal des Ausschneidens des Zielgens gehe daher aus der Kreuzung der Elternpflanzen hervor und wird durch das zugrunde liegende natürliche Phänomen der Meiose determiniert, weil Letztere das Erbgut der gezüchteten Pflanzen bestimme. Das beanspruchte Verfahren war somit von der Patentierbarkeit ausgenommen.

2. Therapeutische Verfahren

2.1 Verfahren mit sowohl therapeutischer als auch nicht therapeutischer Wirkung

(CLB, I.B.4.4.2)

In T 158/13 betrafen die Ansprüche die nicht therapeutische Verwendung einer stimulierenden Duftstoffzusammensetzung "zur Befreiung von Personen von einem physiologischen mentalen Zustand der Schläfrigkeit, des Gefühls von Ermüdung und Inaktivität im täglichen Leben und zur Erfrischung und Aktivierung von deren mentalem Zustand". Die Einspruchsabteilung hatte befunden, dass der Gegenstand den Erfordernissen des Art. 53 c) EPÜ entspreche, weil es möglich sei, klar zwischen einer nicht therapeutischen und einer therapeutischen Verwendung des betreffenden stimulierenden Duftstoffs zu differenzieren, denn man könne unterscheiden zwischen Personen, die nur wenig schliefen und solchen, die unter chronischer Ermüdung oder Depressionen litten. Folglich ergebe sich die nicht therapeutische Verwendung aus der richtigen Selektion der Personen, an denen der stimulierende Duftstoff angewandt werde. Der Beschwerdeführer erklärte jedoch, dass es unmöglich sei, zwischen einer therapeutischen und einer nicht therapeutischen Verwendung der stimulierenden Duftstoffzusammensetzung zu unterscheiden, weil die Verabreichungsform der Zusammensetzung bei der therapeutischen und der nicht therapeutischen Verwendung dieselbe sei. Ferner decke die beanspruchte Verwendung zumindest einige mentale Zustände wie etwa Schläfrigkeit ab, die pathologischer Art sein könnten oder nicht.

Laut der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann klar zwischen einer therapeutischen und einer nicht therapeutischen Verwendung unterschieden werden, wenn die Gruppe der behandelten Personen eindeutig als gesund oder als an einem pathologischen Zustand leidend identifiziert werden kann (T 469/94). Im vorliegenden Fall kann zumindest die Schläfrigkeit oder die Inaktivität im täglichen Leben nicht nur ein physiologischer Zustand sein, sondern kann auch auf einem pathologischen Zustand beruhen. Ohne klare und eindeutige Unterscheidung zwischen dem physiologischen und dem pathologischen Charakter eines mentalen Zustands einer Person ist eine klare Unterscheidung zwischen der therapeutischen und der nicht therapeutischen Verwendung ebenfalls nicht möglich. Die bloße Bezugnahme auf die beanspruchte Verwendung als "nicht therapeutisch" schließt deshalb die therapeutische Verwendung nicht aus. Da für die Verwendung bei einigen der beanspruchten mentalen Zustände nicht klar zwischen der therapeutischen und der nicht therapeutischen Verwendung unterschieden werden kann, sind die Erfordernisse des Art. 53 c) EPÜ nicht erfüllt.

In T 44/12 hatte der Patentinhaber die Entscheidung der Einspruchsabteilung angefochten, das Patent als Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers gemäß Art. 53 c) EPÜ zu widerrufen. Die Einspruchsabteilung und die Beschwerdegegner (Einsprechenden) waren der Ansicht, dass der Schritt aus Anspruch 2 "Starten der Pumpsequenz, um zu bewirken, dass das Fluid in die Fluidleitung fließt" ein therapeutischer Schritt sei, weil er den Zustand des Patienten durch Injektion eines Arzneimittels verändere. Der Anspruch 1, "Verfahren zum automatischen Erkennen einer Okklusion in einer stromabwärts gerichteten Fluidleitung eines medizinischen Pumpsystems", falle ebenfalls unter Art. 53 c) EPÜ, weil er bei der Ausführung des beanspruchten Verfahrens den chirurgischen Schritt, die Infusionsnadel zu platzieren, und den therapeutischen Schritt, dem Patienten ein Arzneimittel zu injizieren, umfasse. Die Kammer stimmte dem nicht zu. Ob ein Verfahren als Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers zu betrachten ist, bestimmt sich - so die Kammer - daran, ob ein funktioneller Zusammenhang oder ein direkter Einfluss des beanspruchten Verfahrens als solches auf eine bestimmte Therapie besteht, sodass der Arzt hier in seiner Therapiefreiheit behindert wird. Die Kammer ist der Ansicht, dass dies für die vorliegenden Verfahrensansprüche nicht zutrifft. Die erforderliche Punktion des Patienten, um ihn mit dem Pumpsystem zu verbinden, ist für die Frage irrelevant, ob das Verfahren unter die Ausschlussregelung nach Art. 53 c) EPÜ fällt. Daher ist die Kammer im vorliegenden Fall der Auffassung, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 lediglich den Betrieb eines Geräts betrifft und keinen funktionellen Zusammenhang mit den Wirkungen des Geräts auf den Körper aufweist, sodass das Verfahren nicht unter den Ausschlusstatbestand nach Art. 53 c) EPÜ über Verfahren zur therapeutischen oder chirurgischen Behandlung des menschlichen Körpers fällt.

B. Neuheit

1. Stand der Technik

(CLB, I.C.2)

Im Ex-parte-Fall T 1090/12 verwies der Beschwerdeführer auf Abschnitt G-VII, 3.1 der Richtlinien ("Eine Behauptung, dass etwas allgemeines Fachwissen ist, braucht nur dann belegt zu werden (z. B. durch ein Handbuch), wenn dies bestritten wird") und machte geltend, dass diese Passage für die Beschwerdekammern bindend sei, wenn diese im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig werde. Im vorliegenden Fall verneinte die Kammer ihre Verpflichtung, schriftliche Nachweise vorzulegen, und erklärte in der mündlichen Verhandlung, ihre Mitglieder wüssten aufgrund ihrer Tätigkeit in früheren Fällen, dass die strittigen Merkmale dem Fachmann bekannt seien. Es wäre daher Aufgabe des Beschwerdeführers gewesen, der Kammer einen Fehler in ihrer Auffassung nachzuweisen, wie z. B. dass eines der strittigen Merkmale erst nach dem Prioritätstag der angefochtenen Anmeldung in den Stand der Technik eingeführt worden wäre. Es besteht auch keine allgemeine Verpflichtung einer Kammer, Nachweise für das allgemeine Fachwissen vorzulegen. Im Verfahren vor dem EPA muss eine Beschwerdekammer den Anspruch auf rechtliches Gehör respektieren und ihre Entscheidung begründen. In Fällen, in denen eine Kammer das allgemeine Fachwissen als Stand der Technik anführt, ist sie nicht in jedem denkbaren Fall zur Vorlage von Unterlagen verpflichtet. Eine Kammer kann auch ausführen, was ihrer Meinung nach bekannt ist und eventuell woher, sodass es dann dem Beschwerdeführer obliegt, der Kammer einen möglichen Irrtum nachzuweisen. Mit diesem Vorgehen wird der Anspruch der Beteiligten auf rechtliches Gehör respektiert. Die Kammer erinnerte auch daran, dass eine Beschwerdekammer nicht an die Richtlinien gebunden ist. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wurde daher abgelehnt.

2. Zugänglichmachung

2.1 Werbeprospekt

(CLB, I.C.3.2.1 c))

In der Sache T 523/14 ging es um die Zugänglichmachung des Dokuments D11 - der Herbstausgabe 2007 von "Glasstech World", des Werbe-Newsletters des Beschwerdegegners 1 (Einsprechenden 1). Dabei war unter den Beteiligten umstritten, ob D11 vor dem Anmeldetag des Patents (26. Februar 2008) öffentlich zugänglich gemacht worden war. Praktisch alle Beweismittel zur Stützung der behaupteten Vorveröffentlichung von D11 unterlagen der Verfügungsmacht und dem Wissen des Beschwerdegegners 1, ohne dass der Beschwerdeführer Zugang dazu hatte. Für einen solchen Fall sieht die ständige Rechtsprechung vor, dass die Behauptungen zweifelsfrei nachgewiesen werden müssen, d. h. sie müssen so nachgewiesen werden, dass die Kammer auf der Grundlage einer freien Würdigung der aktenkundigen Beweismittel überzeugt ist, dass die angeblichen Tatsachen der Wirklichkeit entsprechen. Nach Prüfung der aktenkundigen Beweismittel war die Kammer davon überzeugt, dass D11 tatsächlich zugänglich gemacht worden war.

Die Kammer prüfte die Frage der ausreichenden Offenbarung in D11. Es bestand Einvernehmen darüber, dass D11, ein Werbe-Newsletter, nach weniger strengen Vorgaben abgefasst war als eine wissenschaftliche Veröffentlichung. Dennoch reichten die Informationen in D11 aus, um einen Fachmann am Stichtag von D11 in die Lage zu versetzen, die in dem Dokument enthaltene technische Lehre unter Heranziehung des zu diesem Zeitpunkt auf dem Gebiet der Glasverarbeitung geltenden allgemeinen Fachwissens auszuführen. Der vorliegende Fall war nicht mit T 412/91 vergleichbar.

2.2 Offenkundige Vorbenutzung

2.2.1 Innere Struktur oder Zusammensetzung eines Erzeugnisses

(CLB, I.C.3.2.4 d))

In der Sache T 2048/12 betraf die Erfindung eine chemische Verbindung TMAEE als Katalysator für Polyurethan. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) erhob einen Einwand der öffentlichen Vorbenutzung dahingehend, dass TMAEE als Unreinheit in einem bereits im Handel erhältlichen chemischen Produkt vorhanden gewesen sei. Nach Überzeugung der Kammer wird durch die Stellungnahme G 1/92 nicht impliziert, dass die kommerzielle Zugänglichkeit eines chemischen Erzeugnisses als solche in jedem Fall zwingend einer Offenbarung (auch) aller darin enthaltenen Verunreinigungen gleichkommt, nur weil diese Verunreinigungen durch analytische Mittel identifiziert und quantifiziert werden können. Die Schlussfolgerung 1 von G 1/92 ist so zu lesen, dass dem technischen Ausdruck "chemische Zusammensetzung" eine technisch sinnvolle Bedeutung beigemessen wird. Im vorliegenden Fall gab es keine direkten oder indirekten Hinweise auf die mögliche technische Relevanz weiterer Verunreinigungen (neben Wasser) in diesem Handelsprodukt.

2.3 Geheimhaltungsverpflichtung

(CLB, I.C.3.4)

In T 1829/12 kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass es dem Einsprechenden nicht gelungen sei, die öffentliche Zugänglichkeit der angeblich vorbenutzten Sensoreinheit nachzuweisen, sodass diese nicht zum Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ gehöre. Zwischen der R. GmbH und der I. GmbH habe ein Exklusivliefervertrag bestanden, in der eine Geheimhaltungsvereinbarung vorgesehen war. Ebenso habe zwischen der R. GmbH und der T. AG eine Geheimhaltungsverpflichtung bestanden, sodass in den beiden Fällen die Lieferungen der Sensoreinheit bzw. -vorrichtung jeweils einer Geheimhaltungsvereinbarung unterfielen.

Das Bestehen einer expliziten Geheimhaltungsvereinbarung zwischen der T. AG und der R. GmbH schien unstreitig zu sein. Nach Ansicht des Beschwerdeführers (Einsprechenden) war der Umfang dieser Geheimhaltungsverpflichtung jedoch beschränkt und erstreckte sich nicht auf die Sensoreinheit. Die Beschwerdekammer konnte der Argumentation des Beschwerdeführers nicht folgen, da es geradezu den normalen Geschäftsgepflogenheiten widersprach, wenn eine Geheimhaltungsvereinbarung gerade jene für den zu erreichenden Zweck notwendigen technischen Mittel nicht umfassen soll.

Die Frage des Bestehens einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung, die sich insbesondere aus besonderen geschäftlichen oder vertraglichen Beziehungen oder aus einer gemeinsamen Entwicklungstätigkeit ergeben, stellte sich nach Ansicht der Kammer insbesondere im Verhältnis zu der I. GmbH, da hier nach dem Parteienvorbringen keine schriftlich dokumentierte Geheimhaltungsvereinbarung, sondern lediglich ein "Exklusivitäts-Liefervertrag" mit der R. GmbH bestand. Die Kammer war der Auffassung, dass die geschäftlichen und vertraglichen ("Exklusivitäts-Liefervertrag") Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen für das Bestehen einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung sprachen. Die Beschwerdekammer teilte demnach die Schlussfolgerungen der Einspruchsabteilung.

2.4 Überlassung von Proben/Produkten zu Testzwecken

(CLB, I.C.3.4.7)

In T 2068/15 hatte die Einspruchsabteilung entschieden, dass durch schriftliche Beweise und eine Zeugenaussage zweifellos nachgewiesen worden sei, dass 37 Filme an Nissan verkauft und geliefert worden seien, ohne dass eine Geheimhaltungsverpflichtung bestanden habe. Diese Filme seien somit öffentlich zugänglich gemacht worden. Allerdings sei nicht lückenlos bewiesen worden, dass diese Filme wie beansprucht eine erste und eine zweite Schicht hätten.

Die Kammer räumte ein, dass gemeinsame Entwicklungsprojekte häufig – explizit oder implizit – mit einer Geheimhaltungsverpflichtung verbunden werden. Im vorliegenden Fall jedoch sah die Kammer nicht genug überzeugende Hinweise auf ein gemeinsames Entwicklungsprojekt zwischen dem Einsprechenden 2 und Nissan. Die Umstände deuteten eher auf einen normalen Verkauf hin als auf den Versand von Mustern im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungsprojekts. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die Filme selbst nicht vertraulich zu behandeln waren.

Der Patentinhaber argumentierte wie folgt: Selbst wenn die 37 verkauften Filme öffentlich zugänglich gewesen wären, wären sie dennoch nicht neuheitsschädlich gewesen, weil der Fachmann am Prioritätstag des Patents nicht in der Lage gewesen wäre, Kenntnis von der chemischen Zusammensetzung der verkauften Filme zu erlangen. Wenn die drei Forschungsinstitute, die die Tests durchgeführt haben, nicht vorher darüber informiert worden wären, dass der Film aus drei Schichten bestand, hätten sie die extrem dünne oberste Schicht übersehen. Sie wären zudem – so der Patentinhaber – nicht in der Lage gewesen, die erforderlichen relevanten Referenzspektren zu finden.

Die Kammer erkannte an, dass die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses nur unter der Voraussetzung zum Stand der Technik gehört, dass sie vom Fachmann analysiert werden kann (G 1/92, Leitsatz I, ABl. 1993, 277). Im vorliegenden Fall befand sie jedoch, dass der Fachmann, der den Film anhand der zum betreffenden Zeitpunkt bekannten Technik (Elektronenmikroskopie) analysiert hat, die oberste Schicht nicht übersehen hätte. Die Kammer erklärte auch, dass es gängige Praxis am Prioritätstag gewesen war, mehr als ein Analyseverfahren anzuwenden, um Informationen über die Zusammensetzung eines Materials zu erhalten. Außerdem hätte der Fachmann, selbst wenn, wie der Patentinhaber vorgebracht hat, das IR-Referenzspektrum für das Polyurethan auf Polycaprolactonbasis der zweiten Schicht am Prioritätstag des Patents nicht öffentlich zugänglich war, die Zusammensetzung dieser Schicht dennoch bestimmen können.

3. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik

3.1 Allgemeine Auslegungsregeln

(CLB, I.C.4.1)

In der Entscheidung T 1658/12 führte die Kammer aus, dass bei der Bestimmung dessen, was durch ein Dokument aus dem Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (2) EPÜ öffentlich zugänglich gemacht wurde, zu berücksichtigen ist, dass in erster Linie die Beschreibung die Erfindung so offenbart, dass sie ausgeführt werden kann, während die Hauptfunktion der Ansprüche darin besteht, den Gegenstand des Schutzbegehrens zu definieren. Ist eine Kombination von Merkmalen nur in den Ansprüchen enthalten (oder nur in den Ansprüchen und einer "Zusammenfassung der Erfindung", in der bloß die Merkmale der Ansprüche wiedergegeben werden), so muss sorgfältig geprüft werden, ob diese Kombination wirklich der technischen Lehre des Dokuments entspricht, wie sie von einem Fachmann verstanden würde, oder ob sie bloß aus dem Prozess der Anspruchsformulierung hervorgeht, der auf maximalen Schutzumfang abzielt (siehe Nr. 3.8 der Gründe; T 312/94, Orientierungssatz; T 969/92, Nr. 3 der Gründe und insbesondere Seite 4, erster Absatz; sowie T 42/92, Orientierungssatz). Dies gilt erst recht im Fall von ungeprüften Anmeldungen.

4. Erste und zweite medizinische Verwendung

4.1 Auslegung des Begriffs "Stoff oder Stoffgemisch"

(CLB, I.C.7.2.4g))

In der Sache T 1758/15 betraf das Patent biologisch kompatibles, biologisch abbaubares injizierbares Füllmaterial (z. B. Kollagen oder Hyaluronsäure) zur Verwendung in einem spezifischen Verfahren. Die Verwendung umfasste die Injektion des Füllstoffs in einen Raum zwischen einem ersten Gewebe eines Körpers und einem zweiten Gewebe, wobei das erste Gewebe mit Strahlung behandelt wird, wobei der Füllstoff in dem Raum die Strahlenbelastung des zweiten Gewebes vermindert. Der Füllstoff "menschliches Kollagen" war im Stand der Technik bekannt. Daher hatte die Kammer zu prüfen, ob das beanspruchte Füllmaterial unter den Begriff "Stoffe oder Stoffgemische" fällt, was nach Art. 54 (5) EPÜ eine Voraussetzung für den zweckgebundenen Stoffschutz ist.

Bei der Auslegung des Begriffs "Stoffe oder Stoffgemische" verwies die Kammer auf die Entscheidungen G 1/83 (ABl. 1985, 60) und T 2003/08, in denen dieser Begriff so ausgelegt wurde, dass er der "Wirkstoff" der bestimmten konkreten medizinischen Verwendung sei. Dementsprechend sei Folgendes zu klären: a) mit welchem Mittel die therapeutische Wirkung erzielt werde und b) ob es sich dabei um eine chemische Substanz oder ein Gemisch aus chemischen Substanzen handele. Im vorliegenden Fall sei die Wirkung der Verwendung des Füllmaterials die Minderung der durch die Strahlenbehandlung bedingten Nebenwirkungen für empfindliche Organe. Diese Wirkung werde beständig der physischen Verdrängung des empfindlichen Gewebes zugeschrieben, d. h. der im Körper erzielten 3-D-Struktur. Die angesammelte Masse des Füllmaterials gelte aber nicht als chemische Substanz oder als Gemisch aus chemischen Substanzen im Sinne der Entscheidung G 1/83.

Aus diesem Grund sei das Füllmaterial kein Stoff oder Stoffgemisch im Sinne des Art. 54 (5) EPÜ, und seine spezifische Verwendung könne nicht als Unterscheidungsmerkmal angesehen werden. Das unbestritten kommerziell verfügbare Kollagen sei damit neuheitsschädlich.

C. Erfinderische Tätigkeit

1. Nächstliegender Stand der Technik

1.1 Spekulativer Charakter

(CLB, I.D.3.4.6)

In T 725/11 war die Erfindung auf eine pharmazeutische Kombinationsformulierung in Form einer Tablette mit zwei Wirkstoffen zur HIV-Therapie gerichtet. Die Kammer verneinte die erfinderische Tätigkeit gegenüber der Ankündigung einer klinischen Prüfung dieser Kombinationstherapie, die der Patentinhaber in einem Artikel einer Fachzeitschrift gemacht hatte. Der Patentinhaber brachte vor, dieser Fachartikel sei nicht der nächstliegende Stand der Technik, weil er weder eine Aussage zur Wirksamkeit noch technische Einzelheiten enthalte. Die Kammer lehnte diese Auffassung ab und befand, dass der Fachartikel einem konkreten Plan zur Entwicklung eines kommerziell verwertbaren Produkts mit einem geeigneten Wirkungsgrad gleichkomme. Zudem sei der Artikel eine öffentliche Absichtserklärung des CEO und des Executive Vice President für Forschung und Entwicklung des Patentinhabers, die vom Fachmann nicht als reine Spekulation abgetan würde.

2. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

2.1 Technischer Charakter einer Erfindung

(CLB, I.D.9.1.1)

In T 630/11 betraf die Erfindung ein Online-Glücksspiel. Bereitgestellt wurde ein Spielserver, mit dem diverse Online-Casinos kommunizieren. Laut Beschreibung besteht das Hauptziel der Erfindung darin, die Wartezeit von Spielern zu reduzieren. Die Erfindung schloss technische und nichttechnische Überlegungen ein. Die Kammer bezeichnete es als allgemein bekannt, dass nichttechnische Elemente nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Auf diesem Grundsatz basiere T 641/00, ABl. 2003, 352 (Comvik). Mit dem dort dargelegten Ansatz lasse sich sicherstellen, dass die Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit nicht durch nichttechnische Fragen beeinflusst wird. Der Ansatz besteht darin, in die Formulierung der vom Fachmann zu lösenden technischen Aufgabe nichttechnische Elemente aufzunehmen. Dies geschieht meist in Form nichttechnischer Vorgaben. In T 1463/11 habe die Kammer befunden, dass der fiktive Geschäftsmann (allgemeiner ausgedrückt der Nichtfachmann) im Normalfall keine technischen Mittel vorschreiben kann, auch keine allgemein bekannten. Denn der Erfinder hätte unter Verwendung – auch allgemein bekannter – technischer Mittel vielleicht eine technische Wirkung auf eine Weise erzielt, die für den Fachmann nicht naheliegend ist. Genau das solle durch ein Patent belohnt werden. Dem fiktiven Geschäftsmann das Vorschreiben technischer Mittel zu erlauben, würde von vornherein jegliche Diskussion darüber verhindern, ob diese auf technisch nicht naheliegende Weise zum Einsatz kommen. Dass infolgedessen vermehrt technisch triviale Lösungen patentiert würden, sei nicht anzunehmen, denn diese wären für den Fachmann naheliegend.

2.2 Beurteilung von Merkmalen, die sich auf mathematische Algorithmen beziehen

(CLB, I.D.9.1.8)

In T 625/11 war der Erfindungsgegenstand ein Verfahren zum Bestimmen mindestens eines Grenzwerts für einen Betriebsparameter eines Kernreaktors, das eine bessere Nutzung der Reaktorkapazität ermöglichen sollte. Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückzuweisen, wurde Beschwerde eingelegt. Die Prüfungsabteilung hatte den verschiedenen Schritten des beanspruchten Verfahrens jeglichen technischen Charakter abgesprochen.

Die Kammer unterstrich, dass die Bestimmung einer zu lösenden technischen Aufgabe nur möglich sei, wenn für die Kammer erkennbar mindestens eine technische Wirkung aus mindestens einem beanspruchten Merkmal hervorgehe (s. T 641/00). Im vorliegenden Fall lasse die Formulierung von Anspruch 1 des Hauptantrags keinen Zweifel daran, dass die Schritte des beanspruchten Verfahrens von dem im Anspruch genannten IT-System ausgeführt würden. Daher erkenne die Kammer nicht nur dem Anspruch insgesamt, sondern auch jedem einzelnen Schritt des beanspruchten Verfahrens technischen Charakter zu, weil dabei das IT-System eingesetzt werden müsse.

Im vorliegenden Fall sei dies jedoch noch kein Beleg dafür, dass das beanspruchte Verfahren im Sinne des Art. 56 EPÜ 1973 erfinderisch sei. Der Beschwerdeführer habe vorgebracht, dass der technische Charakter nicht nur aus der Nutzung der elektronischen Datenverarbeitung resultiere, sondern auch aus den verarbeiteten Daten und dem Ziel der Erfindung, selbst wenn dieses nicht Bestandteil des beanspruchten Verfahrens sei.

Der Kammer zufolge verleiht die Ermittlung eines Grenzwerts für den ersten Betriebsparameter dem Anspruch einen technischen Charakter, der über die bloße Interaktion zwischen dem Algorithmus der numerischen Simulation und dem IT-System hinausgeht. Der so definierte Parameter sei tatsächlich eng verbunden mit dem Betrieb eines Kernreaktors, unabhängig davon, ob dieser Parameter in einem Reaktor faktisch genutzt werde oder nicht. Damit erkannte die Kammer die in T 1227/05 (ABl. 2007, 574) entwickelte Analyse als relevant an und machte sie sich zu eigen. Auch die Simulationsparameter (mechanische Spannungen, Temperaturwerte, Wärmekapazitäten, Druckverhältnisse, Maße ...) verliehen der beanspruchten Erfindung technischen Charakter. Angesichts dieser Feststellung kam die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags erfinderisch ist.

2.3 Beispiel für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit

(CLB, I.D.9.18)

In T 519/12 befand die Kammer, dass vom Fachmann zu erwarten ist, dass er im Rahmen der geltenden technischen Normen seines Fachgebiets tätig wird. Aus einem Merkmal, das lediglich den Inhalt einer solchen technischen Vorgabe widerspiegelt, lässt sich keine erfinderische Tätigkeit ableiten.

3. Beweisanzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit

(CLB, I.D.10)

In T 1892/12 wies die Kammer darauf hin, dass die Kammern in Einzelfällen "Beweisanzeichen" für das Vorhandensein einer erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt haben. Dieses Konzept wurde bislang nicht auf das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit übertragen. Nach Art. 56 EPÜ gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Aufgrund der negativen Definition in Art. 56 EPÜ hielt die Kammer fest, dass das Vorhandensein der erfinderischen Tätigkeit grundsätzlich nicht bewiesen, aber mit Beweisanzeichen unter Umständen plausibel gemacht werden kann. Hingegen kann ihre Abwesenheit durch schlüssiges Aufzeigen eines naheliegenden Lösungswegs bewiesen werden. Der Beweis des Fehlens der erfinderischen Tätigkeit ist also im Prinzip möglich, und auch vonnöten, wenn fehlende erfinderische Tätigkeit geltend gemacht wird; die Tatsache, dass Beweisanzeichen vorliegen, ist in diesem Fall nicht ausreichend.

II. PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN

A. Patentansprüche

1. Klarheit der Ansprüche

(CLB, II.A.3)

In T 268/13 befand die Kammer, dass der Anspruch auf ein "Verfahren zur Herstellung eines [...] Dekorbandes mit [...] Struktur aus Text oder graphischem Symbol [...]" den Erfordernissen des Art. 84 EPÜ 1973 genügt. Zwar ließ sich nicht ganz allgemein und universell feststellen, was ein Symbol darstellt, aber im vorliegenden Fall war dennoch klar, ob ein bestimmtes Zeichen im gegebenen kulturellen, linguistischen oder technischen Kontext ein Symbol ist. Der Anspruch stellte also weder die Person, die eine Patentverletzung vermeiden will, noch den Verletzungsrichter vor unlösbare Aufgaben.

2. Auslegung der Ansprüche

(CLB, II.A.6)

In T 1513/12 hielt die Kammer fest, dass eine zwischen den Verfahrensbeteiligten einvernehmliche Auslegung eines Patentanspruchs für die Beschwerdekammer nicht als verbindlich anzusehen ist. Die Dispositionsmaxime ist nämlich nicht so zu verstehen, dass sich die Verfahrensbeteiligten eine Auslegung des Patents aussuchen könnten, die zwar für sie selbst zufriedenstellend, jedoch für an dem Verfahren Nichtbeteiligte von Bedeutung sein könnte.

B. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Nicht recherchierte Gegenstände und Anwendbarkeit der Regel 137 (5) EPÜ oder der früheren Regel 164 (2) EPÜ

(CLB, II.B.6.3)

Bei der Euro-PCT-Anmeldung in der Sache T 145/13 ließ die Prüfungsabteilung den ersten Hilfsantrag (nunmehr Hauptantrag) nach R. 137 (5) EPÜ nicht zu, weil bestimmte Merkmale des Anspruchs 1 dieses Antrags zuvor die im ergänzenden europäischen Recherchenbericht genannte fünfte, nicht recherchierte Erfindung gebildet hatten. Der Beschwerdeführer brachte dagegen vor, dass sich jedes dieser Merkmale auf eine weitere Beschränkung des recherchierten Automobilge-rätesteuerungssystems beziehe.

Die Kammer stellte fest, dass R. 137 (5) Satz 1 EPÜ (in der ab 1. April 2010 geltenden Fassung, s. ABl. 2009, 299) mit R. 86 (4) EPÜ 1973 identisch ist, die eingeführt wurde, um Anmelder daran zu hindern, beispielsweise durch Aufnahme eines Merkmals aus der Beschreibung auf nicht recherchierte Gegenstände zu wechseln, die in der Recherchenphase noch nicht beansprucht worden waren (T 442/11). Der Gegenstand des Anspruchs 1 entsprach aber im Wesentlichen einer Kombination von Merkmalen bestimmter dem ergänzenden Recherchenbericht zugrunde liegenden Ansprüche. Die Ansprüche waren demnach nicht so geändert worden, dass sie sich auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit Teilen der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (T 507/11, T 1285/11, T 1981/12 und T 998/14). Folglich lag kein Verstoß gegen R. 137 (5) EPÜ vor.

Die Kammer berücksichtigte auch die (frühere) R. 164 (2) EPÜ (ABl. 2009, 582). Deren zweite Alternative sollte verhindern, dass während des Erteilungsverfahrens von einem recherchierten Gegenstand auf einen ursprünglich beanspruchten, aber wegen Nichtzahlung der zusätzlichen Recherchengebühr nicht recherchierten Gegenstand gewechselt wird (T 442/11). Die angefochtene Entscheidung enthielt keine Begründung, warum die fünfte Erfindung nicht recherchiert wurde. Laut ergänzendem Recherchenbericht wiesen die Ansprüche nachträglich mangelnde Einheitlichkeit angesichts der Druckschrift D1 auf, die den Gegenstand des Anspruchs 1 offenbarte. Die Ansprüche 30 bis 35, 42 und 45, die dem ergänzenden Recherchenbericht zugrunde lagen, waren der fünften Erfindung zugeordnet worden; diese Erfindung mit dem besonderen technischen Merkmal eines Gerätetyps, der von einem automatischen Fahrzeugsteuerungssystem gesteuert wird, wurde als Lösung der objektiven technischen Aufgabe betrachtet, ein automatisches Fahrzeugsteuerungssystem bereitzustellen, das einen bestimmten Gerätetyp steuern kann. D1 wurde als Offenbarung eines automatischen Automobilgerätesteuerungssystems angesehen.

Die Kammer stellte dagegen fest, dass die Ausführungen in D1 lediglich einen Ausblick auf mögliche künftige Entwicklungen enthielten, aber keine ausführbare Offenbarung. D1 wurde daher nicht als Offenbarung eines automatischen Automobilgerätesteuerungssystems angesehen. Somit konnte dieses Merkmal als erfinderische Idee gelten, die die erste und die fünfte Erfindung gemäß der Unterteilung im ergänzenden Recherchenbericht verbindet, weshalb nicht zu rechtfertigen war, dass die im Bericht genannte fünfte Erfindung nicht recherchiert worden sei. Aus diesem Grund konnte R. 164 (2) EPÜ auch nicht gegen die Änderungen der Ansprüche des Hauptantrags angeführt werden (T 442/11).

C. Ausreichende Offenbarung

1. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ

(CLB, II.C.7)

In T 2290/12 fasste die Beschwerdekammer die Rechtsprechung zum Thema Ausführbarkeit der Erfindung versus Klarheit zusammen, siehe auch die ähnlichen Entscheidungen T 1811/13 auf Englisch und T 647/15 auf Französisch. Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdegegner im Zusammenhang mit der Ausführbarkeit (Art. 100 b) EPÜ 1973) geltend gemacht, dass der Fachmann wissen muss, wann er im Schutzbereich der Ansprüche arbeitet, und sich dabei auf die Entscheidungen T 464/05 bzw. T 256/87 berufen.

In T 256/87 hatte die Kammer den ihr vorliegenden Anspruch, der eine chemische Zusammensetzung betraf, als klar im Sinne von Art. 84 EPÜ 1973 befunden und sich dann die Frage gestellt, ob die technische Lehre der Beschreibung ausreicht, um den Fachmann in die Lage zu versetzen, die Erfindung auszuführen, sodass er einerseits feststellen kann, ob eine Zusammensetzung in den beanspruchten Bereich fällt, und andererseits befähigt ist, eine solche Zusammensetzung herzustellen. Dieser Ansatz verknüpft also die Ausführbarkeit der Erfindung mit ihrer genauen Abgrenzung. T 256/87 wurde von der Kammer 3.2.06 in vier Entscheidungen (nämlich T 387/01, T 252/02, T 611/02 und T 464/05) aufgegriffen, wobei zum Ausdruck gebracht wurde, dass der Fachmann wissen muss, ob er sich innerhalb des Schutzbereichs des Anspruchs befindet, um die beanspruchte Erfindung ausführen zu können.

Die Kammer merkte an, dass dieser Ansatz anscheinend seither von den Kammern nicht mehr weiterverfolgt wurde. In mehr als 20 Entscheidungen, insbesondere im Bereich der Chemie, ist der Ansatz der Entscheidung T 256/87 infrage gestellt und zum Ausdruck gebracht worden, dass die Abgrenzung des Schutzbereichs eher die Klarheit (Art. 84 EPÜ) als die Ausführbarkeit der Erfindung betrifft.

Die Kammer schließt daraus, dass sich mittlerweile weitgehend ein Konsens oder zumindest eine vorherrschende Meinung gebildet hat, der zufolge die Frage, ob der Fachmann feststellen kann, ob ein Gegenstand in den beanspruchten Bereich fällt oder nicht, ein Erfordernis der Klarheit und nicht der Ausführbarkeit darstellt. Die Kammer teilt diese Ansicht.

Die Entscheidung T 608/07 weist im Übrigen auf die Notwendigkeit hin, darauf zu achten, dass ein Einwand der Unausführbarkeit nicht ein versteckter Klarheitseinwand ist. Das bedeutet nicht, dass ein Klarheitsmangel nicht zu einer Unausführbarkeit der Erfindung führen kann. Allerdings genügt es in einem solchen Fall nicht, darzulegen, dass der Anspruch nicht klar ist. Es ist vielmehr erforderlich, aufzuzeigen, dass der Klarheitsmangel das Patent als Ganzes betrifft und zwar derart, dass der Fachmann – der auch auf die Beschreibung und sein allgemeines Fachwissen zurückgreifen kann – sich außerstande sieht, die Erfindung auszuführen (vgl. T 1886/06, T 593/09).

Alle vom Beschwerdegegner im Zusammenhang mit Art. 100 b) EPÜ 1973 erhobenen Einwände waren Einwände, die die genaue Abgrenzung des Schutzbereichs betrafen, und somit Klarheitseinwände. Da der Hauptantrag den erteilten Ansprüchen entsprach, konnte die Kammer diese Klarheitseinwände nicht berücksichtigen (siehe G 3/14, ABl. 2015, A102).

D. Priorität

1. Prioritätsrecht des Anmelders oder seines Rechtsnachfolgers

(CLB, II.D.2.2)

In T 1201/14 behandelte die Kammer die Frage der Formerfordernisse für die Übertragung des Prioritätsrechts. Da das EPÜ hierzu weder Orientierungshilfen noch kollisionsrechtliche Regelungen enthält, ziehen die zuständigen Organe des EPA in der Regel das nationale Recht heran. Die Kammer räumte ein, dass es keine ständige Rechtsprechung der Kammern in Bezug auf das hier anwendbare nationale Recht gibt, und merkte an, dass die nationalen Formerfordernisse für die Übertragung geistiger Eigentumsrechte sich in einem Spektrum bewegen, das von gar keinen Formvorschriften (wie z. B. im deutschen Recht; s. BGB, § 398 und § 413) bis hin zu strengen Regelungen reicht (wie z. B. im US-Recht; s. 35 U.S.C. § 261). Laut Schlussfolgerung der Kammer muss nachgewiesen werden, dass das von der Erstanmeldung abgeleitete und für die europäische Nachanmeldung beanspruchte Prioritätsrecht tatsächlich vor dem Anmeldetag der europäischen Nachanmeldung und unter Einhaltung bestimmter Formerfordernisse vom Anmelder der Erstanmeldung an seinen Rechtsnachfolger übertragen wurde.

Die Kammer wandte sich dann dem spezifischen Fall einer rückwirkenden Übertragung zu, wie etwa der vom Beschwerdeführer angeführten "nunc pro tunc"-Übertragung nach US-Recht, und befand, dass diese – auch wenn sie im US-Recht zulässig ist – nach Art. 87 (1) EPÜ 1973 nicht akzeptabel wäre. Eine natürliche oder juristische Person kann nur dann als "Rechtsnachfolger" im Sinne des Art. 87 (1) EPÜ 1973 gelten, wenn sie dieses Recht vom früheren Rechtsinhaber durch eine Übertragungsvereinbarung erworben hat, die vor der Einreichung der späteren europäischen Patentanmeldung geschlossen worden ist.

Was die Regelungen für die Beweiswürdigung anging, so erklärte die Kammer, dass eine konkludente Übertragung eines bestimmten Rechts bejaht werden kann, wenn ausreichend klar ist, dass die Parteien eine Vereinbarung geschlossen haben und wie diese lautet. Die Beweislast für die rechtswirksame Übertragung des Prioritätsrechts liegt beim Patentinhaber, da er dieses Recht beansprucht. Was das Beweismaß für eine konkludente Übertragung auf der Grundlage einer allgemeinen Geschäftsstrategie nach deutschem Recht betrifft, so erklärte die Kammer, dass die Umstände des vorliegenden Falls einen "zweifelsfreien" Nachweis verlangten, weil alle relevanten Beweismittel der Verfügungsmacht und dem Wissen nur eines Beteiligten am mehrseitigen Verfahren unterlagen.

2. Offenbarung in der Gesamtheit der Unterlagen der Voranmeldung – Lösung derselben Aufgabe

(CLB, II.D.3.1.3, II.D.3.1.6)

In der Sache T 1434/13 betraf das angefochtene Patent ein Behältnis zum Aufnehmen eines Informationsspeichermittels. Die Einspruchsabteilung hatte befunden, dass bestimmte Merkmale des Anspruchs 1 weder in P1 noch in P2, deren Priorität beansprucht wurde, offenbart seien, und dass sich keines der beiden Dokumente auf die mit dem Patent gelöste Aufgabe beziehe, auf dem Behältnis zusätzliche Informationen zum Medienformat anzuzeigen.

Die Kammer wandte die strenge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" gemäß G 2/98 (ABl. 2001, 413) an. Das Kriterium "unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig entnehmbar" war dasselbe wie für die Prüfung, ob eine Änderung den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ genügt.

Die Kammer verwies dann auf die Entscheidung T 169/83 (ABl. 1985, 193), in der die Einschränkung erteilter Ansprüche durch Merkmale aus den Zeichnungen erörtert worden war. Die darin enthaltenen Schlussfolgerungen über die Auslegung von Merkmalen, die nur in Zeichnungen dargestellt sind, waren seither in verschiedenen Zusammenhängen für relevant befunden worden, unter anderem auch im Kontext des Prioritätsrechts und der Erweiterung des Gegenstands. Gemäß T 169/83 dürfen Merkmale, die nur in den ursprünglichen Zeichnungen eindeutig offenbart wurden, durchaus herangezogen werden, um den Gegenstand des Schutzbegehrens genauer zu definieren, solange der Fachmann auf der Grundlage der Beschreibung als Ganzes diese Merkmale bezüglich Struktur und Funktion unmissverständlich und vollständig als zur Erfindung gehörend erkennen kann. Eine Änderung ist nicht zulässig, wenn die daraus resultierende Gesamtveränderung des Inhalts der Anmeldung (durch Hinzufügung, Änderung oder Weglassung) dazu führt, dass der Fachmann Angaben erhält, die aus den zuvor durch die Anmeldung vermittelten Angaben nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehen. Änderungen, die auf eine nicht offenbarte willkürliche Kombination von Merkmalen verschiedener Ausführungsformen gerichtet sind, sind unzulässig.

Der Kammer zufolge sind diese Schlussfolgerungen aus T 169/83 auch als Kriterien dafür anzuwenden, ob das Prioritätsrecht in Bezug auf einen beanspruchten Gegenstand gültig ist, der Merkmale aus den Zeichnungen eines Prioritätsdokuments aufweist. P1 und P2 umfassten jeweils eine Beschreibung mit Text und Zeichnungen, enthielten aber keine Ansprüche. Die Kammer war nicht völlig davon überzeugt, dass der Fachmann in der Lage wäre, den Dokumenten P1 und P2 die Funktion und die Struktur des Anzeigenbandbereichs bei den darin beschriebenen Verpackungen klar und eindeutig zu entnehmen, und stellte fest, dass die Zeichnungen nicht sämtliche von dem Anspruch abgedeckte Alternativen zeigten. Vor allem wurden mit den Verpackungen aus P1 und P2 andere Aufgaben gelöst als mit dem Behältnis aus dem angefochtenen Patent, und sie wiesen auch andere Merkmalskombinationen auf. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass weder P1 noch P2 dieselbe Erfindung wie der Anspruch 1 im Sinne von Art. 87 (1) und 88 EPÜ offenbarte. Sie konnten deshalb nicht als Grundlage für die wirksame Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts in Bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 1 dienen.

3. Erste Anmeldung – Identität der Erfindung

(CLB, II.D.4.1)

In der Sache T 1525/12 hatte die Prüfungsabteilung den damaligen Hauptantrag wegen mangelnder Klarheit zurückgewiesen. In einigen weiteren Bemerkungen, die "nicht Teil der Entscheidung waren", hatte sie außerdem geschlossen, dass der Anspruch 1 nicht neu sei in Anbetracht von D1 (Art. 54 (1) und (2) EPÜ), einer früheren internationalen Anmeldung, die zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag der strittigen Anmeldung veröffentlicht worden war. Obwohl die Prüfungsabteilung die Gültigkeit der beanspruchten Priorität in ihrer Entscheidung nicht behandelt hatte, hatte sie jedoch auf eine vorhergehende Mitteilung kurz Bezug genommen, wo sie zum Ausdruck gebracht hatte, dass nicht das Dokument, dessen Priorität beansprucht worden war, sondern D1 desselben Anmelders die „erste Anmeldung" sei, in der der betreffende Gegenstand erstmals offenbart worden sei; somit sei der Prioritätsanspruch ungültig.

Laut der Kammer war davon auszugehen, dass die Prüfungsabteilung das Dokument D1 deshalb zum Stand der Technik gezählt hatte. Die Kammer verwies auf die "erste Anmeldung" gemäß Art. 87 (1) und (4) EPÜ sowie den entsprechenden Vorschriften für internationale Anmeldungen, Art. 4 (A) und (C) der Pariser Verbandsübereinkunft in Verbindung mit Art. 8 (2) a) PCT. Da die als D1 veröffentlichte Anmeldung einen früheren Anmeldetag hatte als die Prioritätsanmeldung zur Streitanmeldung, konnte diese Anmeldung theoretisch als erste Anmeldung im Sinne von Art. 87 (1) und (4) EPÜ sowie Art. 4 (C) der Pariser Verbandsübereinkunft infrage kommen. Dies setzte jedoch voraus, dass die beanspruchte Erfindung unmittelbar und eindeutig in D1 offenbart war. Hier galt derselbe Maßstab wie für die Beurteilung der Neuheit (s. G 2/98, ABl. 2001, 413; G 2/10, ABl. 2012, 376). Die in die Ansprüche des neuen Hauptantrags aufgenommenen Merkmale waren durch das Dokument gestützt, dessen Priorität von der strittigen Anmeldung beansprucht wurde, aber in D1 nicht offenbart. Dieses Dokument war daher für den Gegenstand der Ansprüche nicht neuheitsschädlich. Aus denselben Gründen stellte auch die als D1 veröffentlichte Anmeldung in Bezug auf den nun beanspruchten Gegenstand nicht die prioritätsbegründende erste Anmeldung dar.

4. Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch – Teilpriorität – Anwendung von G 1/15

(CLB, II.D.5.3)

In T 282/12 bezog sich der Anspruch 1 auf eine Dosierungsform; relevantes Merkmal war ein von den Beschichtungen gebildeter Spalt von "3 % bis 33 %". Der gleiche Bereich 3 % bis 33 % war in der US-Prioritätsunterlage D1 offenbart. Auf der Grundlage einer angeblichen offenkundigen Vorbenutzung eines Erzeugnisses, bei dem die Spaltbreite rund 17 % betrug, im Prioritätsintervall stellte der Einsprechende die Neuheit des Anspruchs 1 infrage. Unter Anführung der früheren Anmeldung D22 desselben Inhabers, in der ein Bereich von 5 % bis 33 % offenbart war und zu der D1 eine Teilfortsetzung bildete, bestritt er die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs. Daher war zu ermitteln, ob D1 oder D22 für den beanspruchten Gegenstand die erste Anmeldung im Sinne des Art. 87 (1) EPÜ war.

Die Kammer erinnerte an die Feststellung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 2/98, Nr. 8.2 der Gründe, ABl. 2001, 413: "Damit hier keine Widersprüchlichkeit entsteht, müssen dieselben Kriterien angelegt werden, wenn es zu beurteilen gilt, ob i) eine Anmeldung als erste Anmeldung für die Zwecke der Feststellung der Priorität anzusehen ist und ob ii) ein Anspruch in einer späteren europäischen Patentanmeldung nach Art. 87 (1) EPÜ auf dieselbe Erfindung gerichtet ist wie die Prioritätsanmeldung."

Die Kammer wandte diese Kriterien bei ihrem Vergleich der Dokumente D1 und D22 an und stellte fest, dass die jeweiligen Bereiche 3 % bis 33 % bzw. 5 % bis 33 % nicht dieselben seien. Anschließend verwies sie auf die Entscheidung G 1/15 (ABl. 2017, A82), in der die Große Beschwerdekammer das Konzept der "Teilpriorität" anerkannt und seine Anwendbarkeit auf generische "ODER"-Ansprüche bestätigt hatte. Nach Auffassung der Kammer müssen die Grundsätze der Entscheidung G 1/15 (Konzept der Teilpriorität) aus Gründen der Einheitlichkeit auch bei der Feststellung Anwendung finden, ob eine Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die erste Anmeldung im Sinne von Art. 87 (1) EPÜ ist. So sei es durchaus möglich, dass die Prioritätsanmeldung und eine vom selben Anmelder eingereichte frühere Anmeldung genauso wie eine Prioritätsanmeldung und ein Patent, das die Priorität dieser Anmeldung beansprucht, teilweise dieselbe Erfindung betreffen. In diesem Fall wäre die Prioritätsanmeldung nur in Bezug auf den Teil der Erfindung, der nicht derselbe ist wie in der früheren Anmeldung, die erste Anmeldung.

Dementsprechend prüfte die Kammer, ob die in D22 offenbarte Erfindung teilweise dieselbe war wie die in D1 offenbarte. In Einklang mit dem in G 1/15, Nr. 6.4 der Gründe erläuterten Ansatz stellte die Kammer fest, dass der Bereich 5 % bis 33 % in D22 offenbart sei, dass dieser Bereich im Bereich von D1 enthalten sei und dass die Erfindung in D1 konzeptionell in zwei Teile geteilt sei, von denen einer der Erfindung in D22 entspreche, nämlich der Bereich 5 % bis 33 %. Für diesen Unterbereich sei D1 daher nicht die erste Anmeldung im Sinne von Art. 87 (1) EPÜ, und dem entsprechenden Teil des Anspruchs 1 stehe der Prioritätstag der D1 nicht zu. Für das angeblich vorbenutzte Erzeugnis sei dieser Teil des Anspruchs 1 der relevante Teil.

Die Kammer warnte zudem davor, die Priorität mittels eines Tests nach Art. 123 (2) EPÜ zu beurteilen, ein Ansatz, der die Einspruchsabteilung zu der Feststellung verleitet habe, dass D1 die erste Anmeldung sei. Grundlage für die Beurteilung der Priorität und des Erfordernisses von Art. 123 (3) EPÜ sei jeweils das Offenbarungskonzept. Ein Test nach Art. 123 (2) EPÜ könne jedoch unter bestimmten Umständen zu falschen Schlussfolgerungen führen, denn es gebe kein Konzept einer "Teilgültigkeit" von Änderungen, wohl aber das einer "Teilpriorität". Die Kammer stimmte zu, dass die Änderung eines Bereichs von 5 % bis 33 % in 3 % bis 33 % zu einer Erweiterung des Gegenstands führen würde. Allerdings umfassten beide Bereiche einen identischen Teil, nämlich den Teilbereich 5 % bis 33 %, der alternative Dosierungsformen definiere, die ihre Identität nicht änderten, ob sie nun als solche oder als Teil einer größeren Gruppe von Zusammensetzungen beansprucht würden, einschließlich anderer Zusammensetzungen mit einer Spaltbreite, die außerhalb des Bereichs 5 % bis 33 % liege. Daher lasse die bloße Durchführung eines Tests nach Art. 123 (2) EPÜ zur Beurteilung der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs im vorliegenden Fall nicht die Schlussfolgerung zu, dass D1 und D22 teilweise dieselbe Erfindung beträfen und damit die Priorität nicht für den gesamten Umfang des Anspruchs 1 gelte.

In der Sache T 260/14 hatte die Einspruchsabteilung entschieden, dass der beanspruchte Prioritätstag dem Patent nicht zustand und dass Anspruch 1 gemäß Art. 54 (3) EPÜ angesichts des Prioritätsdokuments (D5) selbst nicht neu war. Der Neuheitsangriff des Einsprechenden (Beschwerdeführers) basierte auf einem in D5 offenbarten Ausführungsbeispiel (das auch in der Beschreibung des Streitpatents offenbart war).

Die Kammer wandte die Entscheidung G 1/15 (ABl. 2017, A82) der Großen Beschwerdekammer an. Diese betraf das Recht auf Teilpriorität für einen Anspruch, der aufgrund eines oder mehrerer generischer Ausdrücke oder anderweitig alternative Gegenstände umfasst (generischer "ODER"-Anspruch). Dabei folgte die Kammer den Schritten, die die Große Beschwerdekammer unter Nr. 6.4 der Entscheidungsgründe genannt hatte. So bestimmte sie zunächst als im Prioritätsdokument offenbarten relevanten Gegenstand das oben genannte Ausführungsbeispiel (vgl. G 2/98, ABl. 2001, 413). Sie prüfte dann, ob der Anspruch 1 das Ausführungsbeispiel umfasste, und insbesondere, ob das Ausführungsbeispiel aufgrund eines generischen "ODER"-Anspruchs einen alternativen Gegenstand darstellte (auch unter Verweis auf T 1222/11 und G 1/15, Nrn. 2 und 6.6 der Gründe), indem sie den Umfang des Anspruchs mit dem Inhalt des Prioritätsdokuments verglich (vgl. G 1/15, Nr. 2.4 der Gründe und die darin aufgeführten Entscheidungen).

Der Anspruch betraf ein dentales Abformmaterial, das eine Basispaste und eine Katalysatorpaste umfasste. Beide Pasten wurden mithilfe generischer Merkmale wie "Polyether" und "Copolyether von Ethylenoxid" beschrieben. Bei dem Ausführungsbeispiel handelte es sich um eine spezifische Ausführungsform des Anspruchs. Mehrere alternative Ausführungsbeispiele wären möglich gewesen, wobei verschiedene Varianten unter die generischen Merkmale des Anspruchs gefallen wären. Das Ausführungsbeispiel stellte somit einen alternativen Gegenstand aufgrund eines generischen "ODER"-Anspruchs dar, der unter den Anspruch 1 fiel. Dem Teil des Anspruchs 1, der dieses Beispiel betraf, stand somit eine Teilpriorität zu.

Die Teilanmeldung in T 1519/15 war wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen worden. Die Prüfungsabteilung hatte dem Anspruch 1 nicht den Prioritätstag von P1 zuerkannt. Die Offenbarung von P1 beschränkte sich auf eine spezifische Schaltung mit vier Sensorkondensatoren, einem nachbildenden Kondensator und sieben Transistoren, während in Anspruch 1 keine konkrete Zahl von Sensorkondensatoren genannt wurde und die Transistoren fehlten, sodass das Erfordernis derselben Erfindung als nicht erfüllt betrachtet wurde. Somit wurde befunden, dass die Abbildungen 4 bis 6 der Stammanmeldung (D3), die in P1 offenbart waren, zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ gehörten.

Die Kammer wandte die Schlussfolgerung der Großen Beschwerdekammer aus der Entscheidung G 1/15 (ABl. 2017, A82) an, die die Berechtigung eines generischen "ODER"-Anspruchs auf eine Teilpriorität betraf. Der Anspruch 1 umfasste die generischen Ausdrücke "Sensorschaltung umfassend zumindest erste und zweite Sensorkondensatoren" und "zumindest einen nachbildenden Kondensator". Ob Transistoren vorhanden waren, war nicht angegeben. Der Anspruch 1 umfasste somit die spezifische Ausführungsform der Abbildungen 4 bis 6 von D3, die auch in den identischen Abbildungen 4 bis 6 der Teilanmeldung offenbart war. Da diese Ausführungsform in P1 offenbart war, stand dem Anspruch 1 in dieser Hinsicht die Priorität von P1 zu. Die Abbildungen 4 bis 6 von D3 gehörten somit nicht zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ in Bezug auf die spezifische Ausführungsform mit vier Sensorkondensatoren, die unter den Anspruch 1 fiel.

Der verbleibende (allgemeine) beanspruchte Gegenstand, d. h. insbesondere eine Sensorschaltung mit einer anderen Anzahl von Sensorkondensatoren als vier, konnte somit nur den Prioritätstag von P2 beanspruchen. Diese Ausführungsformen waren für die Neuheit nach Art. 54 (3) EPÜ nicht relevant. Der Offenbarung der Stammanmeldung D3 in Bezug auf eine andere Anzahl von Sensorkondensatoren als vier – siehe z. B. Anspruch 1 – stand die Priorität von P1 nicht zu.

Die Kammer hob die Entscheidung auf und verwies den Fall zur weiteren Entscheidung zurück.

E. Änderungen

1. Artikel 123 (2) EPÜ – Erweiterung des Gegenstands

1.1 Goldstandard und Wesentlichkeitstest

(CLB, II.E.1.2.4)

In T 1852/13 kam die Kammer zu dem Schluss, dass der Wesentlichkeitstest nicht mehr zum Einsatz kommen sollte. Dieser Wesentlichkeitstest sei für das Ersetzen oder Streichen von Merkmalen aus einem ursprünglich offenbarten Anspruch entwickelt worden. Er könne schon aus rein logischen Gründen nicht mit dem Goldstandard (G 2/10, ABl. 2012, 376; auch "disclosure test" genannt) deckungsgleich sein. Dies gehe auch aus dem Wortlaut der Entscheidung T 331/87 (ABl. 1991, 22) ("may not") hervor: die Kammer hatte selbst die Möglichkeit gesehen, dass die Bedingungen ihres Drei-Punkte-Tests erfüllt, Art. 123 (2) EPÜ aber dennoch verletzt sein könnte. Auch wenn der Wesentlichkeitstest in Einzelfällen nützliche Indizien liefern könne, sei der Goldstandard der einzig relevante Maßstab (vgl. T 755/12). Des Weiteren habe die Große Beschwerdekammer in G 2/98 (ABl. 2001, 413) im Zusammenhang der Gültigkeit der Priorität den auf Erfindungswesentlichkeit fußenden Ansatz der Entscheidung T 73/88 (ABl. 1992, 557; Snackfood) verworfen und ein dem Goldstandard analoges Kriterium aufgestellt. Die Bedenken der Großen Beschwerdekammer bezüglich der Willkürlichkeit der Abwägung der Wesentlichkeit lassen sich auch auf den Fall von Änderungen übertragen. Daher stimmte die Kammer der Entscheidung T 910/03 dahingehend zu, dass die ratio decidendi der Stellungnahme G 2/98 einer weiteren Anwendung des Wesentlichkeitstests im Wege stehe. Der Goldstandard sei dem Wesentlichkeitstest auch darin überlegen, dass er einen einheitlichen Maßstab für alle Änderungen darstelle und gleichermaßen auf Streichungen und auf Hinzufügungen anwendbar sei.

Nachdem die Kammer in T 2599/12 festgestellt hatte, dass die Änderung dem "Goldstandard" genügte, urteilte sie, dass eine weitere Prüfung, etwa die Anwendung des in T 331/87 (ABl. 1991, 22) dargelegten Tests, nicht erforderlich sei. Letztendlich solle der Wesentlichkeitstest ein Indiz dafür liefern, ob eine Änderung mit Art. 123 (2) EPÜ in der Auslegung gemäß dem "Goldstandard" vereinbar sei. Er ersetze den "Goldstandard" nicht und sollte zu keinem anderen Ergebnis führen als bei unmittelbarer Anwendung des "Goldstandards".

In der Sache T 782/16 befand die Kammer, dass zur richtigen Anwendung des Goldstandards unterschieden werden muss zwischen einem Gegenstand, der implizit oder explizit in der ursprünglichen (oder früheren) Anmeldung offenbart war und daher unmittelbar daraus hergeleitet werden kann, und einem Gegenstand, der aus einem gedanklichen Prozess – insbesondere komplexer Art – auf der Grundlage der Offenbarung hervorgeht. Im vorliegenden Fall basierte die Argumentation des Beschwerdeführers auf einer gedanklichen Verarbeitung des in der ursprünglichen (oder früheren) Anmeldung offenbarten Gegenstands und nicht auf einer unmittelbaren und eindeutigen Herleitung nach dem "Goldstandard". Unabhängig davon, ob eine solche Verarbeitung auf naheliegenden Überlegungen beruht oder nicht, kann eine solche Argumentation nicht zur Begründung der Vereinbarkeit mit Art. 76 (1) und 123 (2) EPÜ herangezogen werden.

1.2 Bereiche – Verwendung eines nicht ausdrücklich offenbarten Werts als neuen Endpunkt

(CLB, II.E.1.3)

In T 1986/14 wurde Anspruch 6 des Hauptantrags durch Aufnahme des Merkmals "Glycerin in einer Menge von 50 bis 90 Gew.–% der Zusammensetzung" geändert. Der Beschwerdeführer machte geltend, für die Glycerinmenge in Anspruch 6 finde sich eine Grundlage in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, in der es heiße: "Glycerinfeuchtigkeitsspender kann von Fall zu Fall in einer Menge von ca. 50,00 bis ca. 90,00 Gew.–% vorhanden sein". Nach Auffassung der Kammer war unbestritten, dass die Angaben 50 % und 50,00 % unterschiedlich genau sind. Daher konnten die Angaben 50,00 % bzw. 90,00 % für sich genommen keine Grundlage für die Merkmale 50 % bzw. 90 % bilden. Der Anmelder hielt dem entgegen, dass aus der Verwendung des Worts "ca." in der genannten Passage hervorgehe, dass die beanspruchte Menge nicht auf Bereiche beschränkt werden sollte, die durch Endpunkte mit vier relevanten Stellen definiert wurden. Für die Kammer offenbarte das Merkmal "ca. 50,00 % bis ca. 90,00 %" einen Bereich mit zwei Endpunkten, nämlich 50,00 % und 90,00 %, und einen Bereich mit unbestimmten Grenzen darum herum. Ein anderer Endpunkt wie etwa 50 % oder 50,0 % wurde weder implizit noch explizit offenbart. Die zitierte Passage konnte daher nicht als Grundlage für das besagte Merkmal dienen.

1.3 Disclaimer

(CLB, II.E.1.5)

In der Sache G 1/16 (ABl. 2018, ***) befand die Große Beschwerdekammer, dass die Wahl des richtigen Tests zur Beurteilung der Zulässigkeit eines Disclaimers dadurch bestimmt wird, dass sich offenbarte und nicht offenbarte Disclaimer in ihrer Rechtsnatur grundlegend voneinander unterscheiden. Diese Unterscheidung macht für jede der beiden Klassen von Disclaimern jeweils einen einzigen spezifischen Test erforderlich, um zu beurteilen, ob die Aufnahme eines bestimmten Disclaimers mit Art. 123 (2) EPÜ konform ist. Bei nicht offenbarten Disclaimern besteht somit der richtige Test in der Frage, ob die Kriterien gemäß G 1/03 (ABl. 2004, 413) erfüllt sind, während bei offenbarten Disclaimern der richtige Test der Goldstandardtest nach G 2/10 (ABl. 2012, 376) ist.

Ob eine Anspruchsänderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer zulässig ist, ist ausschließlich nach den in G 1/03 festgelegten Kriterien zu beurteilen. Die Kriterien aus G 1/03 dürfen nicht verändert und nicht durch darüber hinausgehende Bedingungen eingeschränkt werden.

Die Große Beschwerdekammer bestätigte, dass eine Änderung durch einen nicht offenbarten Disclaimer in den drei in G 1/03 (Nr. 2.1 der Entscheidungsformel) genannten Fällen zulässig sein kann, nämlich um (1) die Neuheit wiederherzustellen, indem der Disclaimer einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ abgrenzt; (2) die Neuheit wiederherzustellen, indem der Disclaimer einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Art. 54 (2) EPÜ abgrenzt; oder (3) einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Art. 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Zudem darf der nicht offenbarte Disclaimer nicht mit der erfindungsgemäßen Lehre in Zusammenhang stehen, wie bereits in G 1/03 festgestellt wurde (Nr. 2.3 der Entscheidungsformel; Nr. 2.6 der Gründe). Ihre Bestätigung dieses Konzepts erläuterte die Große Beschwerdekammer mit den folgenden Ausführungen:

Die richtige Frage in diesem Kontext lautet nicht, ob ein nicht offenbarter Disclaimer die ursprüngliche technische Lehre quantitativ beschränkt – was unweigerlich der Fall ist –, sondern ob er sie qualitativ dahin gehend ändert, dass sich die Position des Anmelders oder des Patentinhabers in Bezug auf andere Patentierbarkeitserfordernisse verbessert. Wenn dies zutrifft, wurde die ursprüngliche technische Lehre durch die Aufnahme des Disclaimers in unzulässiger Weise verändert. Folglich kann die technische Lehre auf der Grundlage des geänderten Anspruchs, d. h. des verbleibenden Gegenstands ohne den Disclaimer, nicht mehr als Teil der Erfindung betrachtet werden, wie sie in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung dargelegt war.

Der Vollständigkeit halber fügte die Große Beschwerdekammer hinzu, dass das Verbot einer qualitativen Veränderung der ursprünglichen Lehre absolut gilt, d. h. nicht nur in Bezug auf den Stand der Technik, der die Grundlage für den nicht offenbarten Disclaimer bildet, sondern auch in Bezug auf den gesamten Stand der Technik, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant ist. Praktisch bedeutet dies, dass die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wie in T 710/92 ohne Berücksichtigung des nicht offenbarten Disclaimers erfolgen muss. So wird vermieden, dass die ursprüngliche technische Lehre bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in unzulässiger Weise verändert wird.

Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass die Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers eines der in Nummer 2.1 der Entscheidungsformel von G 1/03 genannten Kriterien erfüllen muss, aber keinen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung leisten darf; mit anderen Worten darf die Identität der ursprünglich eingereichten Erfindung durch den nach Aufnahme des nicht offenbarten Disclaimers im Patentanspruch verbleibenden Gegenstand nicht verändert werden.

Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr vorgelegten Fragen wie folgt:

Bei der Klärung der Frage, ob ein durch die Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers geänderter Anspruch nach Art. 123 (2) EPÜ zulässig ist, kommt es darauf an, dass der Disclaimer eines der in Nummer 2.1 der Entscheidungsformel von G 1/03 genannten Kriterien erfüllt.

Die Aufnahme eines solchen Disclaimers darf keinen technischen Beitrag zu dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarten Gegenstand leisten. Insbesondere darf der Disclaimer nicht für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant sein oder werden. Der Disclaimer darf nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

2. Artikel 123 (3) EPÜ

2.1 Schutzbereich

(CLB, II.E.2.3)

In T 1896/11 trug der Beschwerdeführer vor, dass Art. 69 EPÜ Rechnung zu tragen und die Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sei. Da der durch Anspruch 5 des Patents in der erteilten Fassung verliehene Schutz sich notwendigerweise auf den Inhalt der Beschreibung erstrecke, könne Anspruch 5 ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ so berichtigt werden, dass er deren Inhalt widerspiegle. Die Kammer stellte jedoch fest, dass die Beschreibung im fraglichen Fall nicht herangezogen werden könne, um einem beanspruchten Verfahrensschritt, der als solcher dem Fachmann eine klare, glaubhafte technische Lehre vermittle, eine andere Bedeutung zu verleihen. Andernfalls könnten sich Dritte nicht auf das verlassen, was tatsächlich im Anspruch stehe. Um festzustellen, ob der beanspruchte Verfahrensschritt als solcher eine klare, glaubhafte technische Lehre vermittle, müsse geprüft werden, "ob a) der beanspruchte Schritt als solcher technisch gesehen sinnvoll und plausibel sei und b) ob prima facie eine grundsätzliche Unvereinbarkeit mit den übrigen Anspruchsmerkmalen bestehe" (siehe Entscheidung T 1202/07). Im vorliegenden Fall war das betreffende Merkmal technisch gesehen sinnvoll und plausibel.

F. Teilanmeldungen

1. Unzulässige Erweiterung – Änderung der Beschreibung

(CLB, II.E.1.12)

In T 835/11 befand die Kammer, dass eine Änderung der Beschreibung nur dann zu einer unzulässigen Erweiterung führen könne, wenn sie zu einer Änderung des Gegenstands führt. Das sei zum Beispiel möglich, wenn die Beschreibung ursprünglich ein Merkmal der Ansprüche in einer im Vergleich zur allgemein gebräuchlichen Bedeutung einschränkenden Art und Weise definiert; die Streichung der Definition aus der Beschreibung könne dann zu einer unzulässigen Erweiterung des Gegenstands des Patents führen. Auch eine Streichung oder Hinzufügung von Beispielen könnte unter Umständen eine Auswirkung auf die Auslegung der Ansprüche und somit auf den Gegenstand des Patents haben (siehe z. B. T 1239/03). Die Beschwerdekammern haben auch wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass eine Neudefinition der Aufgabenstellung den Gegenstand des Patents unzulässig erweitern kann (siehe z.B. T 13/84, ABl. 1986, 253). Änderungen der Beschreibung, die auf den beanspruchten Gegenstand keinen Einfluss haben, seien nach Auffassung der Kammer aber nicht zu beanstanden. Im vorliegenden Fall lag keine Verletzung des Art. 100 (c) EPÜ vor.

2. Sprache der Einreichung von Teilanmeldungen

(CLB, II.F.2.1.3)

Nach R. 36 (2) Satz 1 EPÜ ist eine Teilanmeldung in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung einzureichen. Nach R. 36 (2) Satz 2 EPÜ kann sie in der Sprache der früheren Anmeldung eingereicht werden, wenn diese nicht in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgefasst war; in diesem Fall ist innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung eine Übersetzung in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung nachzureichen.

In J 13/14 merkte die Juristische Beschwerdekammer an, dass die Teilanmeldung einer früheren, in einer Amtssprache des EPA eingereichten Anmeldung ebenfalls in der Amtssprache der früheren Anmeldung einzureichen ist. Andernfalls ist sie in einer unzulässigen Sprache eingereicht worden. In diesem Fall wird eine Berichtigung des die Sprache betreffenden Mangels durch Übersetzung in die Verfahrenssprache der früheren Anmeldung weder in R. 36 (2) Satz 2 EPÜ verlangt noch ist sie nach dem Wortlaut dieser Vorschrift und nach G 4/08 (ABl 2010, 572) überhaupt zulässig. Dem Anmelder ist es auch nicht möglich, den die Sprache betreffenden Mangel nach R. 139 Satz 1 EPÜ zu berichtigen oder durch eine Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ zu beseitigen. Rechtsfolge der Nichteinhaltung der Spracherfordernisse ist, dass die Teilanmeldung in entsprechender Anwendung des Art. 90 (2) EPÜ nicht als gültige Teilanmeldung behandelt werden kann.

3. Anhängigkeit der früheren Anmeldung

(CLB, II.F.3.4.3)

In J 10/16 befand die Beschwerdekammer, dass eine Teilanmeldung zu einem Zeitpunkt nicht mehr eingereicht werden kann, zu dem die Stammanmeldung als zurückgenommen galt (hier: Ablauf der 6-Monatsfrist nach R. 161 (1) EPÜ) und dem Anmelder eine Rechtsverlustmitteilung nach R. 112 (1) EPÜ zugesandt wurde, auf welche der Anmelder nicht reagierte. Stellt der Anmelder, nachdem er die Mitteilung nach R. 112 (1) EPÜ über den Rechtsverlust erhalten hat, keinen Antrag auf Entscheidung nach R. 112 (2) EPÜ, so tritt der Rechtsverlust mit Ablauf der Frist, die nicht eingehalten worden ist, ein (vgl. z. B. J 4/86, ABl. 1988,119; G 1/90, ABl. 1991, 275; G 4/98, ABl. 2001, 131; J 19/01; J 9/02). Wird kein Antrag auf Entscheidung nach R. 112 (2) EPÜ gestellt, ist die Mitteilung über den Rechtsverlust folglich unanfechtbar und das Verfahren mit Ablauf der versäumten Frist beendet, vorbehaltlich einer Beseitigung der Rechtsfolge durch die Rechtsbehelfe der Weiterbehandlung oder der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Die Mitteilung nach R. 112 (1) bzw. die Entscheidung nach R. 112 (2) EPÜ haben einen reinen Feststellungscharakter in Bezug auf einen ex lege eingetretenen Rechtsverlust (s. J 1/05).

III. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Widersprüchliche Handlungen

(CLB, III.A.2.3)

In T 1825/14 hatte die Prüfungsabteilung eine Frist für die Einreichung einer Stellungnahme und die Berichtigung der angeführten Mängel gesetzt, worauf der Anmelder eine Fristverlängerung beantragte. Die Prüfungsabteilung gab diesem Antrag statt, und der Beschwerdeführer reichte die Erwiderung innerhalb der verlängerten Frist ein. Danach jedoch erließ die Prüfungsabteilung eine Mitteilung über einen Rechtsverlust nach R. 112 (1) EPÜ. Als Begründung führte sie an, der Anmelder sei der Aufforderung zur Einreichung einer Stellungnahme nicht fristgerecht nachgekommen, da die Stellungnahme nicht innerhalb der ursprünglich gesetzten Frist eingereicht worden sei. Der Antrag auf Fristverlängerung sei einen Tag zu spät eingereicht worden, und man habe ihm "irrtümlich" stattgegeben.

Die Kammer stellte fest, dass die Prüfungsabteilung dem Antrag auf Fristverlängerung zunächst stattgegeben und ihn somit als wirksame Verfahrenshandlung behandelt hatte. Das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder unterliegt dem Grundsatz des Vertrauensschutzes (J 2/87, ABl. 1988, 330 und J 14/94, ABl. 1995, 825). Wenn also das EPA eine Mitteilung erlässt, wie z. B. über die Entgegennahme einer Erwiderung innerhalb einer gesetzten Frist, und diese Erwiderung dann als wirksame Verfahrenshandlung behandelt, kann sie ihren früheren Standpunkt nicht im Nachhinein ändern, schon gar nicht, wenn sie dem Anmelder wie in diesem Fall berechtigten Anlass zu der Annahme gegeben hat, dass kein Rechtsverlust vorlag. Die Prüfungsabteilung war demnach durch ihr eigenes früheres Verhalten daran gehindert, die Mitteilung über einen Rechtsverlust zu erlassen.

B. Rechtliches Gehör

1. Überraschende Gründe

(CLB, III.B.2.3)

Im dem Überprüfungsverfahren R 7/15 zugrunde liegenden Einspruchsbeschwerdeverfahren hatte die Technische Beschwerdekammer entschieden, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Haupt- und des Hilfsantrags über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging (Art. 100 c) EPÜ). Der Patentinhaber hatte daraufhin einen schwerwiegenden Verstoß gegen seinen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 112a (2) c) und 113 (1) EPÜ) geltend gemacht, weil die Kammer ihre Entscheidung auf Gründe, die zusammen einen neuen Argumentationsansatz bildeten, sowie auf neue Beweismittel gestützt habe, die beide in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer nicht erörtert worden seien. Insbesondere habe die Kammer ihre Begründung auf Vermutungen bezüglich des technischen Wissens des Fachmanns über die topische und die orale Anwendung von Apremilast zur Vorbeugung und/oder Behandlung von Psoriasis gestützt, und diese angeblich falschen Vermutungen hätten zu der Feststellung geführt, dass die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ nicht erfüllt seien.

Die Große Beschwerdekammer wies dieses Vorbringen zurück: Nach ihrer Analyse der Begründung hatte die Kammer auf die übliche Weise beurteilt, ob die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung die Merkmale des Anspruchs – wie in Art. 123 (2) EPÜ gefordert – eindeutig und unmittelbar offenbarten. Es traf nicht zu, dass die Kammer "Vermutungen" über das Wissen des Fachmanns angestellt hatte. Vielmehr hatte sie aus den in der Akte vorhandenen Informationen geschlossen, dass ein Fachmann eine andere Anspruchsauslegung als die vom Antragsteller vorgenommene hätte in Betracht ziehen können, weswegen sie zu dem Schluss gelangt war, dass Anspruch 1 dem Offenbarungstest nicht genügte.

Folglich hatte die Kammer in ihrer schriftlichen Entscheidung keinen neuen Grund eingeführt. In dieser Hinsicht folgte die Große Beschwerdekammer der ständigen Rechtsprechung, die zwischen einem Grund und einem Argument unterscheidet (s. R 15/12). Im vorliegenden Fall belegte der vom Antragsteller vorgelegte Bericht über die mündliche Verhandlung vor der Kammer, dass der Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ ausführlich erörtert worden war und der Vorsitzende die Diskussion so geleitet hatte, dass ein möglicher Unterschied zwischen Behandlung und Prophylaxe herausgestellt wurde und dem Patentinhaber mehrere Fragen gestellt wurden. Zudem hatte der Vorsitzende auf Nachfrage des Patentinhabers erläutert, dass die Feststellung der Kammer die Auswahl für die Behandlung oder Prävention und somit die Auswahl aus zwei Listen betreffe, woraufhin der Patentinhaber erklärt hatte, dass er nicht bereit sei, den Anspruch zu ändern, um der "Behandlung" die "Prävention" hinzuzufügen.

Die Große Beschwerdekammer befand daher, dass die Kammer keinen neuen Grund in die Debatte eingeführt hatte, zu dem sich der Antragsteller vor Ergehen der Entscheidung nicht hatte äußern können. Kern des Antrags waren Argumente der Kammer dazu, wie ein Fachmann den Anspruch unter Berücksichtigung des Inhalts von D7 (eines vom Patentinhaber zur Illustration des allgemeinen Fachwissens eingereichten Dokuments) verstanden hätte. Nach der ständigen Rechtsprechung war die Kammer nicht verpflichtet, die Beteiligten über alle die Entscheidungsbegründung stützenden Argumente zu informieren. Soweit geht das Erfordernis des Art. 113 (1) EPÜ nicht (s. z. B. R 15/13). Schließlich war offensichtlich, dass kein neues Material als Beweismittel in die Debatte eingeführt worden war, da das Dokument D7 seit dem Beginn des Einspruchsverfahrens aktenkundig gewesen war.

1.1 Bedeutung von "Gründe"

(CLB, III.B.2.3.2)

In der Sache T 556/15 wurde die angefochtene Entscheidung der Prüfungsabteilung ausschließlich mit einem Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ begründet. Der von der Beschwerdekammer durchgeführte Vergleich zwischen den nach Art. 123 (2) EPÜ in den beiden Mitteilungen der Prüfungsabteilung erhobenen Einwänden und der Entscheidungsbegründung ergab, dass die in der angefochtenen Entscheidung geltend gemachten Einwände eine Überraschung für den Beschwerdeführer darstellten, der keine Möglichkeit hatte, zu den Entscheidungsgründen Stellung zu nehmen, weil er von den neuen Einwänden nach Art. 123 (2) EPÜ erst mit Erhalt der Entscheidung erfuhr.

Der Kammer zufolge sollte der Begriff "Gründe" in Art. 113 (1) EPÜ nicht eng ausgelegt werden, sondern im Sinne von T 951/92. Laut dieser Entscheidung ist damit im Kontext des Prüfungsverfahrens nicht nur ein einzelner Grund für die Beanstandung der Anmeldung im engeren Sinne eines Erfordernisses des EPÜ gemeint, das als nicht erfüllt angesehen wird, wie im vorliegenden Fall das generelle Erfordernis des Art. 123 (2) EPÜ. Es sind darunter vielmehr auch die wesentlichen Gründe sowohl rechtlicher als auch faktischer Art zu verstehen, die die Zurückweisung der Anmeldung bedingen. Mit anderen Worten, der Anmelder muss vor Erlass einer Entscheidung über die Gründe unterrichtet werden, die ihm vorgehalten werden, und er muss auch die Möglichkeit erhalten, darauf einzugehen.

Der vorliegende Fall unterschied sich von der Sache T 951/92 insofern, als die Mitteilungen der Prüfungsabteilung an den Beschwerdeführer hier zwar detaillierte Einwände enthielten, diese Einwände aber keines der Elemente betrafen, auf die sich die Entscheidung abschließend stützte. Der Beschwerdeführer erfuhr somit erst mit Erhalt der Entscheidung von den Merkmalen der strittigen Ansprüche, die gegen Art. 123 (2) EPÜ verstießen. Dass der Beschwerdeführer vor der Entscheidung mehrmals die Gelegenheit hatte, seine Ansprüche zu ändern, war im vorliegenden Fall nicht entscheidend; vielmehr war entscheidend, dass er zu den Gründen, auf die sich die Entscheidung stützte, nicht Stellung nehmen konnte.

2. Vom Anmelder (Patentinhaber) vorgelegte oder gebilligte Fassung – Artikel 113 (2) EPÜ

2.1 Allgemeines

(CLB, III.B.3.1)

In T 1440/12 stellte die Kammer fest, dass bei einem Einspruch dem Art. 113 (2) EPÜ 1973 die Absicht zugrunde liegt, dass das EPA ein Patent nur dann in einer bestimmten Fassung aufrechterhalten darf, wenn der Patentinhaber dem eindeutig zugestimmt hat. Die "vorgelegte Fassung" ist als Fassung zu verstehen, die der Patentinhaber mit der unmissverständlichen Absicht vorgelegt hat, dass das Patent – zumindest hilfsweise – in dieser Fassung aufrechterhalten wird. Im vorliegenden Fall waren der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung zwar sechs neue Anträge beigefügt, aber der Patentinhaber (Beschwerdegegner) hatte überhaupt nicht die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines dieser Anträge beantragt, sondern diese lediglich als "sechs Hilfsanträge, auf die sich der Patentinhaber später möglicherweise stützen kann" bezeichnet. Die betreffenden Eingaben wurden zwar "Anträge" genannt, doch machte die Formulierung deutlich, dass der Patentinhaber zu diesem Zeitpunkt keine Aufrechterhaltung des Patents auf ihrer Grundlage beantragte, sondern nur die Möglichkeit einer späteren Beantragung offenließ. In der Praxis machte er davon aber nicht Gebrauch. Da kein eindeutiger Antrag vorlag, war die Kammer nicht befugt, darüber zu entscheiden, ob das Patent gemäß den "sechs Hilfsanträgen" aufrechtzuerhalten war.

In der Sache T 1477/15 forderte der Vorsitzende die Beteiligten am Ende der mündlichen Verhandlung auf, ihre Schlussanträge zu stellen, worauf der Patentinhaber seinen Hauptantrag, den neuen Hilfsantrag 3 und Hilfsantrag 9 aufrechterhielt, jedoch die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 zurücknahm. Da allerdings der Hilfsantrag 2 der Antrag war, auf den sich die angefochtene Entscheidung stützte, machten die Einsprechenden geltend, dass sie Anspruch auf eine begründete Entscheidung über ihre erfolgreiche Beschwerde gegen die angefochtene Entscheidung hätten und der Patentinhaber diesen Antrag deshalb nicht zurücknehmen dürfe. Die Kammer sah im EPÜ keine Grundlage dafür, dem Patentinhaber zu verwehren, seine Hilfsanträge 1 und 2 zurückzunehmen (Art. 113 (2) EPÜ). Sie verwies darauf, dass im Beschwerdeverfahren anerkanntermaßen die Dispositionsmaxime gilt (s. etwa R 13/13, Nr. 15 der Gründe). Dies bedeutet, dass die Beteiligten nach Gutdünken Anträge stellen, zurückhalten oder zurücknehmen können. Wenn also ein Patentinhaber eine bestimmte Fassung (in diesem Fall zwei Hilfsanträge) zurücknimmt oder nicht mehr billigt, kann die Beschwerdekammer aufgrund der Dispositionsmaxime hierüber nicht entscheiden.

2.2 Fälle, in denen das EPA über die Billigung der Fassung im Unklaren oder im Irrtum ist

(CLB, III.B.3.3)

In T 1104/14 wies die Kammer auf ein Grundprinzip des europäischen Patentrechts hin, dass allein der Anmelder bzw. Patentinhaber die Verantwortung für die Formulierung der Patentansprüche und die damit verbundene Antragstellung hat. Zudem ist die Frage, ob der Antrag in der Entscheidung wegen Verspätung zurückgewiesen werden kann, von der eigentlichen Antragstellung zu unterscheiden. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern verpflichtet Art. 113 (2) EPÜ das Europäische Patentamt nicht, einen vom Anmelder gestellten Änderungsantrag zuzulassen (vgl. G 7/93, ABl. 1994, 775). Damit ist indes lediglich die zu treffende Entscheidung über die Zulassung des (gestellten) Antrags gemeint, nicht aber die Befugnis, die Antragstellung bzw. die Protokollierung oder Entgegennahme des Antrags während der mündlichen Verhandlung zu verweigern. Dies würde nämlich im Allgemeinen einen schwerwiegenden Eingriff in die dem Anmelder bzw. Patentinhaber mit Art. 113 (2) EPÜ eingeräumte Autonomie über die Fassung des Patents (Dispositionsbefugnis) darstellen.

Vorliegend hatte die Einspruchsabteilung die Dispositionsbefugnis des Patentinhabers missachtet, indem sie ihre Entscheidung nicht auf die Anträge gestützt hat, die der Patentinhaber (Beschwerdeführer) ausweislich der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung tatsächlich zur Entscheidung gestellt hatte. Daran ändert eine etwaige Unklarheit bei der Antragstellung nichts. Sofern aufgrund der dem Protokoll zu entnehmenden Antragstellung Zweifel bestanden haben sollten, welcher Antrag bzw. welche Anträge durch welchen Antrag bzw. welche Anträge ersetzt werden sollte oder sollten, wäre es Aufgabe des Vorsitzenden gewesen, diesbezüglich eine Klarstellung herbeizuführen.

Unterbleibt eine solche Klarstellung trotz bestehender Notwendigkeit, so stellt auch dieses Unterlassen einen Verfahrensfehler dar, weil unklar bleibt, welche Fassung des Patents der Patentinhaber zur Entscheidung stellt und dadurch Art. 113 (2) EPÜ verletzt wird. Die Zugrundelegung falscher Anträge stellt einen wesentlichen Verfahrensfehler dar, denn die Dispositionsfreiheit ist von grundlegender Bedeutung und ihre Missachtung beeinträchtigt das gesamte Verfahren.

C. Mündliche Verhandlung

1. Verspätet vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung – Regel 116 EPÜ (Regel 71a EPÜ 1973)

(CLB, III.C.4.4)

In T 1750/14 legte die Kammer R. 116 (1) EPÜ in Verbindung mit R. 132 (2) EPÜ aus. Dem Wortlaut von R. 116 (1) EPÜ war nicht klar zu entnehmen, ob die Nichtanwendbarkeit von R. 132 (2) EPÜ auf R. 116 (1) EPÜ auch die Möglichkeit ausschloss, bestimmte Fristen zu verlängern, was implizieren würde, dass der Zeitpunkt, bis zu dem nach R. 116 (1) EPÜ Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können, nicht verschoben werden kann. Die Kammer befand, dass einer Verschiebung dieses Zeitpunkts in der Regel stattgegeben werden sollte, wenn der Termin für die mündliche Verhandlung verschoben wird. Zumindest in Fällen, in denen ein letztmöglicher Zeitpunkt in Relation zum Termin der mündlichen Verhandlung angegeben wird (in der Regel ein Monat vor der geplanten mündlichen Verhandlung), könnte sogar argumentiert werden, dass sich der letztmögliche Zeitpunkt bei einer Verschiebung der mündlichen Verhandlung automatisch verschiebt.

2. Zweifel über die Natur eines Antrags auf mündliche Verhandlung

(CLB, III.C.2.1)

In T 1972/13 befand die Kammer, dass der Hauptantrag des Anmelders vor der Prüfungsabteilung, das Verfahren schriftlich fortzuführen, sowie der zusätzliche Antrag auf mündliche Verhandlung zwar unpräzise formuliert waren, aber nicht so zu verstehen waren, dass eine sofortige Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ergehen sollte. Dass die mündliche Verhandlung ursprünglich von Amts wegen und nicht auf Antrag des Anmelders hin angesetzt worden war, spielte dabei keine Rolle.

D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Recht auf Beantragung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(CLB, III.E.2)

In T 181/14 hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung eingereicht, die Beschwerdegebühr jedoch nicht fristgerecht entrichtet. Er beantragte die Wiedereinsetzung in die Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr. Die Kammer sah keinen Grund, von der ständigen Rechtsprechung abzuweichen, wonach Art. 122 (1) EPÜ nur auf Fälle anwendbar ist, in denen der Beschwerdeführer/Einsprechende die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt. Die verspätete Entrichtung der Beschwerdegebühr und die Nichteinreichung der Beschwerdebegründung werden im Hinblick auf die Wiedereinsetzung nicht ohne Grund unterschiedlich behandelt. Bei nicht fristgerechter Einreichung der Beschwerdebegründung kann der Einsprechende in den vorigen Stand eingesetzt werden, weil rechtswirksam Beschwerde eingelegt, d. h. ein Beschwerdeverfahren eingeleitet wurde. Wird dagegen die Beschwerdegebühr nicht fristgerecht entrichtet, gilt die Beschwerde als nicht eingelegt. Die Tatsache, dass im vorliegenden Fall der Patentinhaber auf die Beschwerdebegründung erwidert hatte, ändert nichts an der Schlussfolgerung der Kammer.

2. Unmittelbare Rechtsverluste nach dem EPÜ

(CLB, III.E.3.4)

In J 23/14 hielt die Juristische Beschwerdekammer fest, dass Art. 122 EPÜ nach seinem Wortlaut nur zur Anwendung kommt, wenn die Versäumung der betreffenden Frist unmittelbar zu einem Rechts- oder Rechtsmittelverlust führt. Gemäß der ständigen Rechtsprechung ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand daher nur für die Frist nach R. 51 (2) EPÜ für die Entrichtung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr möglich.

Dieser Rechtsprechung liegt die Auffassung zugrunde, dass die Nichtentrichtung der Jahresgebühr bis zum Fälligkeitstag nach R. 51 (1) EPÜ nicht zu einem Rechtsverlust führt, sondern die unmittelbare Folge eines Rechtsverlusts erst mit Ablauf der Frist nach R. 51 (2) EPÜ eintritt, wenn diese Frist nicht eingehalten wird. Die Juristische Beschwerdekammer verwies allerdings auch auf die Entscheidung T 1402/13 vom 31. Mai 2016, in der die Kammer festgestellt hatte, dass zwar nach Art. 86 (3) EPÜ 1973 der Rechtsverlust erst nach Ablauf der Nachfrist von sechs Monaten eingetreten wäre, nach dem nunmehr geltenden Art. 86 (1) EPÜ 2000 die Anmeldung aber als zurückgenommen gelte, wenn die Jahresgebühr nicht bis zum Fälligkeitstag nach R. 51 (1) EPÜ entrichtet werde. Die damalige Kammer führte weiter aus, dass der Fälligkeitstag nach R. 51 (1) EPÜ "keine Frist im engeren Sinne" sei und R. 51 (2) EPÜ eine Abhilfe biete, nämlich die Möglichkeit, die Rücknahmefiktion durch Entrichtung der Jahresgebühr und einer Zuschlagsgebühr innerhalb von sechs Monaten nach dem Fälligkeitstag rückgängig zu machen.

Der Juristischen Beschwerdekammer zufolge impliziert diese Feststellung aus T 1402/13, dass die Wiedereinsetzung in die Frist nach R. 51 (2) EPÜ nicht mehr zulässig ist, weil die Versäumung dieser Frist gemäß der Argumentation der genannten Entscheidung nicht unmittelbar zu einem Rechtsverlust führt und das Erfordernis von Art. 122 (1) EPÜ somit nicht erfüllt ist.

Dieses Problem wurde jedoch durch eine vom Verwaltungsrat am 14. Dezember 2016 beschlossene Änderung der R. 51 (2) EPÜ gelöst: Zur Regel wurde ein zweiter Satz mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: "Die in Artikel 86 Absatz 1 festgelegte Rechtsfolge tritt mit Ablauf der Sechsmonatsfrist ein." Die neue Regel ist zwar erst ab 1. Januar 2017 anwendbar, zeigt aber – ungeachtet des Wortlauts von Art. 86 (1) EPÜ 2000 – deutlich, dass der Gesetzgeber nicht die Absicht hatte, das Rechtsmittel der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in solchen Fällen abzuschaffen.

Im Sinne des Vertrauensschutzes für die Nutzer des europäischen Patentsystems befand die Juristische Beschwerdekammer daher, dass entgegen dem Wortlaut von Art. 86 (1) EPÜ 2000 und R. 51 EPÜ (in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung) eine Patentanmeldung im Einklang mit der vor T 1402/13 herrschenden Rechtsprechung erst als zurückgenommen gilt, wenn die in R. 51 (2) EPÜ verankerte sechsmonatige Nachfrist für die Entrichtung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr abgelaufen ist.

3. Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(CLB, III.E.4)

In T 1588/15 wies die Kammer eine Beschwerde gegen eine Entscheidung über die Zurückweisung eines Wiedereinsetzungsantrags zurück. Die Zulässigkeit des Antrags hing in diesem Fall von der Frage des Wegfalls des Hindernisses nach R. 136 (1) EPÜ ab. Konkret musste entschieden werden, ob das Hindernis mit Zustellung der Mitteilung über den Rechtsverlust an den zugelassenen Vertreter weggefallen war oder erst mit der Weiterleitung an den Beschwerdeführer.

Mit seinem Vorbringen legte der Beschwerdeführer eine Änderung der Rechtsprechung dahin gehend nahe, dass der Eingang der Mitteilung über den Rechtsverlust beim Vertreter das Hindernis unter gewissen, aber ansonsten "normalen" (da nicht besonders gelagerten) Umständen nicht beseitigt. Er berief sich dabei auf den Effizienzdruck, der auf den IP-Teams laste, und machte geltend, dass die Gebührenabwicklung häufig über spezialisierte dritte Firmen laufe und vom Vertreter in solchen Fällen nicht erwartet werden könne, dass er weiß, ob der Rechtsverlust beabsichtigt war oder nicht. Die Kammer wies diese Argumentation zurück. Sie stellte fest, dass ein Anmelder, der seinen Vertreter regelmäßig nicht darüber informiert, ob und wann er Anmeldungen aufgibt, nicht mit der gebotenen Sorgfalt handelt. Auch wenn der Vertreter ausdrücklich nicht für die Gebührenzahlung zuständig ist, kann von ihm zumindest erwartet werden, dass er stets weiß, ob eine Anmeldung aufrechterhalten werden soll oder nicht. Nur so kann der Vertreter seine beruflichen Pflichten im Interesse seines Mandanten wahrnehmen. Insbesondere hat er den Stand der ihm anvertrauten Akten jederzeit zu kennen. Diese Pflicht kann abgeleitet werden aus seiner Aufgabe, seine Mandanten über den Stand ihrer Angelegenheiten informiert zu halten (epi-Richtlinien für die Berufsausübung, Nr. 1 c) und Nr. 4 a)). Wenn der Anmelder sich dafür entscheidet, seinen Vertreter nicht zu unterrichten, muss er bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Kurz zusammengefasst: Wenn der Vertreter tatsächlich regelmäßig nicht über die Zurücknahme oder das Fallenlassen von Anmeldungen informiert wird, ist eine mangelnde Sorgfalt seitens des Anmelders festzustellen.

Die Kammer sah keinen triftigen Grund, warum der Vertreter uninformiert war und im Wissen (oder Glauben), uninformiert zu sein, nicht sofort gehandelt hat. Sie wich damit vom Ansatz in der Sache J 1/13 ab, in der die zuständige Kammer entschieden hatte, dass das Hindernis mit dem Eingang beim Vertreter nicht weggefallen war, weil es berechtigten Grund zu der Annahme gegeben hatte, dass der Anmelder die Anmeldung aufgeben wollte, nämlich die Tatsache, dass es nicht unüblich ist, Anmeldungen fallen zu lassen, indem dem Vertreter schlicht keine Anweisung zur Aufrechterhaltung erteilt wird. Die damalige Kammer akzeptierte somit implizit, dass ein solcher Glaube seitens des Vertreters mit der von ihm zu erwartenden gebotenen Sorgfalt vereinbar ist. Eine spezifische Pflicht des Anmelders, seinen Vertreter ausdrücklich über den beabsichtigten Verzicht auf eine Anmeldung zu unterrichten, wurde in J 1/13 nicht untersucht. Die jetzige Kammer bestätigte dementsprechend die Feststellung der Prüfungsabteilung, dass der Antrag nicht fristgerecht eingereicht worden war, weil zumindest der Anmelder, möglicherweise aber auch der Vertreter nicht alle gebotene Sorgfalt in Bezug auf die Erteilung von Anweisungen bzw. das Weiterleiten amtlicher Mitteilungen zu Jahresgebühren aufgewendet hatte.

E. Sprachen

1. Übersetzungen

(CLB, III.F.5)

In T 1332/12 hatte die Einspruchsabteilung entschieden, dass Anspruch 1 des Hauptantrags und verschiedener Hilfsanträge gegenüber der japanischen Anmeldung D7 und dem allgemeinen Fachwissen nicht erfinderisch war, wobei sie ihre Analyse auf D7T, eine vom Einsprechenden eingereichte und vom JPO erstellte maschinelle Übersetzung von D7 ins Englische gestützt hatte.

Im Beschwerdeverfahren reichte der Patentinhaber D7JPO ein, eine spätere und seiner Ansicht nach genauere maschinelle Übersetzung von D7.

Wie die Kammer erklärte, hindert das EPÜ einen Beteiligten nicht daran, eine berichtigte Übersetzung eines als Beweismittel eingereichten Dokuments einzureichen, auch wenn das Beweismittel bzw. die Übersetzung vom anderen Verfahrensbeteiligten eingereicht wurde. Dies gilt ihrer Ansicht nach auch, wenn es sich bei dem Dokument um eine Patentanmeldung handelt, da nach dem EPÜ die Übersetzung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung in eine Amtssprache des EPA in der Regel mit der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in Übereinstimmung gebracht werden kann (s. Art. 14 (2) EPÜ 1973 in Bezug auf europäische Patentanmeldungen; T 700/05 und T 1483/10 in Bezug auf internationale Anmeldungen). Die Kammer befand daher, dass die englische Übersetzung der japanischen Vorveröffentlichung D7 mit dem Original in Übereinstimmung gebracht werden konnte. Die Unterschiede zwischen den beiden Übersetzungen waren außerdem gering und führten zu einer sprachlichen Klärung bestimmter Passagen in D7T, ohne dass sich die technische Offenbarung änderte. Folglich entschied die Kammer, die Übersetzung D7JPO zum Beschwerdeverfahren zuzulassen und die Erörterung der erfinderischen Tätigkeit auf D7 unter Bezugnahme auf diese Übersetzung zu stützen.

F. Beweisrecht

1. Beweisaufnahme

1.1 Zeitlicher Rahmen für die Vorlage von Beweisen

(CLB, III.G.3.2)

Im Ex-parte-Verfahren T 545/08 hätte sich die Prüfungsabteilung bei der Ausübung ihres Ermessens in der vorliegenden Sache darüber im Klaren sein müssen, dass sie das Dokument D1 (Internetveröffentlichung auf einer kommerziellen Website) zwar zu Beginn der Sachprüfung angeführt, jedoch nie weitere Erläuterungen oder Beweise für die öffentliche Zugänglichkeit des Dokuments vor dem Prioritätstag vorgelegt hatte, sodass die Einwände, die auf dieses Dokument gründeten, nie wirksam erhoben worden waren. Zudem waren die von der Prüfungsabteilung für ihre Ermessensausübung angegebenen Gründe nicht überzeugend. Unter diesen Umständen durfte die Prüfungsabteilung die weiteren vom Beschwerdeführer vorgelegten Beweismittel nicht als verspätet zurückweisen und sich nicht weiterhin auf D1 als Stand der Technik stützen. Damit verletzte sie den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör.

2. Beweiswürdigung

2.1 Zeugenaussagen und schriftliche Erklärung

(CLB, III.G.4.2.1)

In T 2057/13 wurde die eidesstattliche Versicherung in Bezug auf den Inhalt des Prioritätsdokuments P1, die vom Patentinhaber erstmals in Erwiderung auf die Mitteilung der Kammer eingereicht worden war, nicht zum Verfahren zugelassen, weil sie prima facie nicht relevant dafür war, das Wissen des Fachmanns bei der Lektüre von P1 zu bewerten. Die eidesstattliche Versicherung war von einem der in P1 genannten Erfinder abgefasst, der ein Mitarbeiter des Beschwerdeführers (Patentinhabers) war. Die Kammer hatte den Inhalt von P1 unvoreingenommen aus der Perspektive eines unabhängigen Fachmanns zu prüfen.

In T 1107/12 bestritt die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die öffentliche Zugänglichmachung des Dokuments D3 vor dem Prioritätstag des Streitpatents und argumentierte im Wesentlichen, dass die Aussage des Zeugen Dr. J. nicht mit dem von der Rechtsprechung geforderten hohen Grad an Sicherheit ergeben habe, dass D3 tatsächlich an potentielle Kunden der Beschwerdeführerin I verteilt worden war.

Die Kammer konnte nicht erkennen, dass die Einspruchsabteilung bei der Beweiswürdigung rechtsfehlerhaft vorgegangen wäre. Insbesondere war nicht ersichtlich, dass die Abteilung von einem falschen Beweismaßstab ausgegangen wäre. Zwar hatte die Einspruchsabteilung sich nicht ausdrücklich mit der Frage beschäftigt, ob im vorliegenden Fall der strenge Beweismaßstab "über jeden vernünftigen Zweifel hinaus" oder der übliche Beweismaßstab der "Abwägung der Wahrscheinlichkeit" angebracht gewesen wäre. Die zitierte Rechtsprechung, die absolute Gewissheit bzw. zweifelsfreien Nachweis verlangt, betrifft Fälle von offenkundiger Vorbenutzung (siehe T 441/04, T 472/92, ABl. 1998, 161 und T 2451/13), und zwar wegen des Umstands, dass in so gelagerten Fällen das Beweismaterial in aller Regel in der Verfügungsmacht der Einsprechenden liegt.

Im vorliegenden Fall ging es um die Frage, ob ein bestimmtes Dokument, das von der Einsprechenden selbst stammte, zu einem bestimmten Zeitpunkt der Öffentlichkeit zur Verfügung stand. Hierzu lag ein Zeugenbeweis vor, der frei zu würdigen ist. Im Ergebnis konnte offen bleiben, ob auch in dieser Konstellation der strengere Beweismaßstab anzulegen war. Die Einspruchsabteilung war im Ergebnis "über jeden vernünftigen Zweifel hinaus" von der Richtigkeit der Aussage überzeugt gewesen. Die Beweiswürdigung erfolgte auch im Übrigen ohne Rechtsfehler und unter Heranziehung der maßgeblichen Kriterien, war in allen Punkten nachvollziehbar und wies auch keine Denkfehler auf, sodass es nicht an der Kammer war, ihre eigene Beweiswürdigung an Stelle derjenigen der Einspruchsabteilung zu setzen.

2.2 Internetarchive und -veröffentlichungen

(CLB, III.G.4.2.3)

In T 1711/11 bestand das Dokument D1 aus vier Seiten und beinhaltete sieben Screenshots von archivierten Seiten einer Website, die im Internetarchiv archive.org abgelegt und mit Hilfe dessen Wayback-Machine aufgefunden wurden. Die vom Beschwerdeführer zitierte Rechtsprechung (T 1134/06, T 1213/05 und T 1875/06) war überholt. Nach der jüngeren und einhelligen Rechtsprechung der Beschwerdekammern genügt in ausdrücklicher Abkehr von T 1134/06 u. a., der Beweismaßstab des "Abwägens der Wahrscheinlichkeit" (s. T 286/10 mit ausführlicher Begründung unter Hinweis auf die zutreffende Rechtsprechung zu T 2339/09 und T 990/09; s. auch T 2227/11). Damit gibt es bei Offenbarungen im Internet keine Rechtsgrundlage für die Anwendung anderer Beweisregeln als diejenigen, die allgemein für Offenbarungen des Standes der Technik gelten. Die Beweiswürdigung der Einspruchsabteilung stand im Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, der Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Anführung von Internet-Dokumenten (s. ABl. 8-9/2009, Seiten 456-462), und den Richtlinien für die Prüfung im EPA bezüglich Internet-Offenbarungen.

Im Ex-parte-Fall T 545/08 beruhte die angefochtene Entscheidung auf der Annahme, dass das Dokument D1 (eine Internet-Offenbarung) zum Stand der Technik gehöre. Nach Auffassung dieser Kammer ist der Kern des Problems in den Richtlinien G-IV, 7.5.1 Absatz 2 (Stand November 2016, unverändert in der Fassung vom November 2017) angemessen zusammengefasst. In T 1134/06 wurde der strenge Beweismaßstab der "mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit" angewandt (s. auch T 373/03, T 1875/06, T 19/05). In den Entscheidungen T 286/10 und T 2227/11 legte man die "Abwägung der Wahrscheinlichkeit" als Maßstab an (s. auch T 990/09, T 2339/09). Die Kammer im vorliegenden Fall T 545/08 stellte fest, dass es keine leichte Aufgabe ist, die verschiedenen Auffassungen miteinander in Einklang zu bringen. Jeder Versuch in dieser Richtung muss jedoch dem im Europäischen Patentübereinkommen verankerten übergeordneten Grundsatz der freien Beweiswürdigung gerecht werden (s. G 1/12, ABl. 2014, A114). Ob eine Tatsache als bewiesen angesehen werden kann, sei unter Berücksichtigung aller relevanten Beweismittel zu prüfen (G 3/97, ABl.1999, 245). Nach Auffassung der Kammer darf der Maßstab der "Abwägung der Wahrscheinlichkeit" nicht dahin gehend missverstanden werden, dass eine Tatsache schon als bewiesen gelten kann, wenn die Waage nur ganz leicht in diese Richtung ausschlägt, also beispielsweise eine Wahrscheinlichkeit von 51 % besteht. Die Kammer gelangte zu der Überzeugung, dass die Richtlinien (G-IV, 7.5.2) zu Recht besagen: "Die Beurteilung dieser Umstände erfolgt nach dem Grundsatz des Abwägens der Wahrscheinlichkeit. Danach reicht es nicht aus, dass der behauptete Sachverhalt (z. B. der Veröffentlichungstag) lediglich wahrscheinlich ist; die Prüfungsabteilung muss darüber hinaus von seiner Richtigkeit überzeugt sein."

2.3 Anzuwendender Maßstab bei der Beweiswürdigung

2.3.1 Zugang von förmlichen Schriftstücken

(CLB, III.G.4.3.6)

In T 1/12 hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) am letzten Tag der Einspruchsfrist gegen das Patent Einspruch eingelegt. Jedoch war die Identität der Person, die den Einspruch eingelegt hatte nicht ableitbar. Der Beschwerdeführer behauptete jedoch, dass die EPA-Formblätter 1010 und 2300 zusammen mit der Einspruchsschrift eingereicht worden seien. Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern (insbesondere G 1/12, Nr. 31 der Gründe, ABl. 2014, A114) gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung für die Verfahren vor dem EPA. Im Rahmen des Grund-satzes der freien Beweiswürdigung war die Kammer von der fristgerechten Einreichung des Formblattes 2300 zusammen(geheftet) mit dem Formblatt 1010 überzeugt, da die vom Beschwerdeführer vorgelegten Beweismittel für eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit dieser Einreichung sprachen (J 20/85, ABl. 1987, 102 und T 1200/01). Schon der nachgewiesene Verlust im EPA von zumindest einer Seite der Eingabe des Beschwerdeführers vom 3. Juni 2009 ließ den Verlust von weiteren Seiten der gleichen Eingabe als wahrscheinlich gelten. Unter den vorgelegten Beweismitteln befanden sich eine Bestätigungskopie des Formblattes 1010 mit dem EPA-Datumstempel vom 3. Juni 2009, Erklärungen von einer Mitarbeiterin des zugelassenen Vertreters der Beschwerdeführerin und Heftklammerspuren. Die Kammer stellte somit fest, dass das Formblatt 2300 mit dem Namen der Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist beim EPA eingegangen war. Demzufolge erfüllte der Einspruch die Erfordernisse des Art. 99 (1) EPÜ und war zulässig.

G. Haupt- und Hilfsanträge

1. Nicht hinreichend bestimmter Antrag

(CLB, III.I.3.1)

In T 1138/12 beantragte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) mit Hilfsantrag II, "das Patent im Umfang derjenigen als Hilfsantrag I eingereichten Patentansprüche aufrechtzuerhalten, die als gewährbar angesehen werden". Die Kammer entschied, dass dieser Hilfsantrag II inhaltlich nicht hinreichend bestimmt und daher nicht ins Verfahren zuzulassen ist. Nach Art. 113 (2) EPÜ 1973 ist die Beschwerdekammer nämlich bei der Prüfung des Patents und bei Entscheidungen darüber an die vom Patentinhaber vorgelegte Fassung (des Patents) gebunden. Nach Art. 101 (3) EPÜ ist auf Grundlage der vom Patentinhaber vorgeschlagenen Änderungen zu prüfen und zu entscheiden, ob das Patent in geänderter Fassung die Erfordernisse des Übereinkommens erfüllt oder nicht. Schlägt der Patentinhaber wie hier mit dem höherrangigen Hilfsantrag I eine Änderung vor, beantragt damit also die Aufrechterhaltung des Patents in dieser Fassung, und ist dabei irgendein Erfordernis des EPÜ für irgendeinen Anspruch des Anspruchssatzes nicht erfüllt, gibt es keine Grundlage im EPÜ, eine weitere Prüfung der Patentierbarkeit der anderen Ansprüche dieses Anspruchssatzes durchzuführen, da das Patent in der Fassung dieses Antrags sowieso nicht aufrechterhalten werden kann. In Ermangelung einer rechtlichen Grundlage für eine weitergehende Prüfung kann die nach Hilfsantrag II formulierte Bedingung (d. h. dass die Kammer die gewährbaren Ansprüche des Hilfsantrags I nach einer entsprechenden Prüfung ermittelt hat) zur Bestimmung seines Gegenstands, d. h. eines konkreten Anspruchssatzes, auf dessen Grundlage das Patent aufrechterhalten werden kann, nicht eintreten.

2. Zurücknahme eines Antrags

(CLB, III.I.)

In T 388/12 machte der Einsprechende vor der Kammer geltend, Hilfsantrag 4 sei vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren zurückgenommen worden und daher vor der Kammer nicht mehr anhängig. Die Kammer stellte fest, dass eine Absicht, den früheren Hilfsantrag 4 zurückzunehmen, nicht erkennbar sei. Es sei ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, dass ein Rechtsverzicht nicht ohne weiteres vermutet werden könne (unter Verweis auf G 1/88, ABl. 1989, 189). In strikter Anwendung des Grundsatzes "a jure nemo recedere praesumitur" könne sich die Zurücknahme eines Antrags nur aus Handlungen des Beteiligten ergeben, die eine derartige Absicht eindeutig offenbarten. Eine ausdrückliche Zurücknahme eines Antrags sei dann nicht erforderlich, wenn die entsprechende Absicht dem Verhalten oder den Äußerungen des Beteiligten eindeutig zu entnehmen sei.

H. Besorgnis der Befangenheit

(CLB, III.J.3.4)

In T 792/12 behauptete der Beschwerdeführer, die Kammer wolle sein Vorbringen nicht anhören und sei anscheinend befangen, denn sie habe ihn mehrfach unterbrochen. Die Kammer wies diese Behauptung zurück und nahm Bezug auf Art. 15 (4) VOBK, wonach der Vorsitzende die mündliche Verhandlung leitet und ihre faire, ordnungsgemäße und effiziente Durchführung sicherstellt. Der Kammer zufolge darf ein Vorsitzender das Vorbringen eines Beteiligten unterbrechen, um die effiziente Durchführung der Verhandlung sicherzustellen und insbesondere die Wiederholung von Argumenten durch einen Beteiligten zu verhindern. Ebenso darf ein Vorsitzender und jedes andere Kammermitglied ihn unterbrechen, um Fragen zu stellen, die beispielsweise als wichtig für die Entscheidungsfindung erachtet werden.

I. Formale Aspekte der Entscheidungen der Organe des EPA

1 Einspruchsabteilung

(CLB, III.K.2.2)

In T 1049/11 wollte der Beschwerdeführer nach der Zurückverweisung seines Falls an die Prüfungsabteilung eine andere Zusammensetzung der Abteilung erreichen, weil das erstinstanzliche Verfahren seiner Ansicht nach durch die Unfähigkeit der Prüfer behindert worden sei. Die Kammer verwies auf die Entscheidung T 2111/13, wonach die Beschwerdekammern keinerlei Befugnis haben, über die Zusammensetzung der nach der Zurückverweisung für die Anmeldung zuständigen Prüfungsabteilung zu bestimmen. Auch wenn die Kammer eine solche Befugnis hätte, glaubte sie im vorliegenden Fall nicht, dass es notwendig sei, eine andere Zusammensetzung anzuordnen. Die Fehleinschätzung der Prüfungsabteilung war im vorliegenden Fall kein ausreichender Grund für die Anordnung einer anderen Zusammensetzung der Prüfungsabteilung.

2. Abschluss des internen Entscheidungsfindungsprozesses

(CLB, III.K.3.2)

In T 1138/12 stellte die Kammer fest, dass es im EPÜ nicht vorgeschrieben ist, wie lange eine Einspruchsabteilung beraten muss, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Demnach ist es z. B. denkbar, dass sich die Mitglieder der Einspruchsabteilung nach einer der mündlichen Verhandlung vorausgegangenen Vorbesprechung durch den Vortrag der Parteien in der mündlichen Verhandlung in ihrer vorläufigen Auffassung bestätigt sehen. Eine Verständigung hierüber könnte zum Beispiel mittels Augenkontakt oder Kopfnicken am Ende der Erörterung mit den Parteien erfolgen. Sowohl die Dauer als auch die Form der Beratung zwischen den Mitgliedern einer Einspruchsabteilung hängt vom Umfang und von der Komplexität der im konkreten Fall zu beratenden Themen ab. Hierbei spielt auch der Grad der Vereinbarkeit möglicherweise divergierender Auffassungen der Mitglieder der Abteilung eine wesentliche Rolle. Verpflichtend einzuhaltende Vorschriften für Beratungen der Abteilungen gibt es nach Auffassung der Kammer aber nicht.

3. Erste Instanz erlässt mehr als eine Entscheidung

(CLB, III.K.4.1.4)

In T 1972/13 wurde der Antrag des Anmelders auf Erstattung einer zusätzlichen Recherchengebühr mit einer zweiten Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen. Zuvor war Beschwerde gegen die erste Entscheidung eingelegt worden, mit der die Anmeldung zurückgewiesen worden war. Die Kammer stellte fest, dass das Verfahren vor der Prüfungsabteilung mit der ersten Entscheidung beendet worden war. Nach Zustellung dieser Entscheidung war die Prüfungsabteilung nicht befugt, über eine Berichtigung von Fehlern in der Entscheidung bzw. – da Beschwerde eingereicht worden war – die Gewährung von Abhilfe hinaus zu gehen. Daraus folgte, dass die zweite Entscheidung der Prüfungsabteilung, die nach der Zustellung der ersten und sogar nach Einlegung der Beschwerde getroffen wurde, in Überschreitung ihrer Befugnisse (ultra vires) erfolgte und somit nicht rechtswirksam war. Sie war also null und nichtig.

Ob eine gesonderte Beschwerde gegen die zweite Entscheidung eingelegt worden war, war irrelevant, da eine Beschwerde gegen eine nichtige Entscheidung logischerweise keine Rechtswirkung entfalten könnte (T 1257/08).

4. Beispiele für die Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 111 (2) EPÜ

(CLB, III.K.4.2.3)

In J 18/16 verwies die angefochtene Entscheidung lediglich auf eine vorangehende Formularmitteilung zu Mängeln der Anmeldung und enthielt im formularmäßig vorgesehenen Abschnitt "Weitere Angaben zu dem noch bestehenden Mangel" keine weiteren Ausführungen, warum die Eingangsstelle der Auffassung war, dass die nachträglich eingereichten Unterlagen die beanstandeten Mängel nicht beseitigten bzw. inwieweit damit unter Verstoß gegen R. 58 Satz 2 EPÜ Änderungen vorgenommen wurden, die über das hinausgingen, was zur Mängelbeseitigung erforderlich gewesen wäre. Die Kammer sah darin einen Verstoß gegen R. 111 (2) EPÜ, wonach Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen sind. Dieses Begründungserfordernis dient dazu, es dem Beschwerdeführer und der Kammer zu ermöglichen, zu verstehen, ob die Entscheidung gerechtfertigt ist. Nach Art. 11 VOBK verwies die Kammer die Angelegenheit an die erste Instanz wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels zurück.

5. Entscheidungen nach Aktenlage

(CLB, III.K.4.3)

In der Sache T 737/11 hatte der Anmelder seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen und eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt. Trotzdem fand in Abwesenheit des Anmelders eine mündliche Verhandlung statt, an deren Ende eine Entscheidung unter Verwendung des Standardformblatts erlassen wurde. Darin wurde auf zwei frühere Mitteilungen Bezug genommen. Unerwähnt blieben dagegen die mündliche Verhandlung und die Niederschrift der mündlichen Verhandlung. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass im vorliegenden Fall erhebliche Unsicherheit darüber bestand, auf welche Gründe sich die angefochtene Entscheidung stützte. Da in der schriftlichen Begründung der angefochtenen Entscheidung weder die mündliche Verhandlung erwähnt noch auf die Niederschrift Bezug genommen wurde, war es nicht möglich, die Entscheidungsgründe im Lichte dieser Niederschrift auszulegen. Hinzu kam, dass die Ansprüche zwischen den beiden Mitteilungen, die in der schriftlichen Begründung der angefochtenen Entscheidung erwähnt waren, substanziell geändert wurden. Nach Auffassung der Kammer war dies als wesentlicher Verfahrensmangel anzusehen.

J. Zustellung

1 Zustellungsarten

(CLB, III.O.1)

In T 1693/13 wurde die Entscheidung durch UPS und nicht durch die Post zugestellt. Die Kammer wies darauf hin, dass R. 126 EPÜ durch Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 6/14 vom 15. Oktober 2014 geändert wurde, wobei der Begriff "Post" durch "Postdienste" bzw. "Postdiensteanbieter" ersetzt wurde. Die Änderung trat am 1. April 2015 in Kraft. Da das Amt im vorliegenden Fall schon vor dem Inkrafttreten der geänderten R. 126 EPÜ die Entscheidung per UPS-Kurierdienst zugestellt hatte, durfte der Beschwerdeführer nach Auffassung der Kammer davon ausgehen, dass der UPS-Kurierdienst als Post im Sinne der R. 126 EPÜ a. F. betrachtet wurde, und sich in gutem Glauben darauf verlassen, dass in Bezug auf die Berechnung der Beschwerdefrist gemäß R. 126 EPÜ a. F. zwischen einer per Post versandten Entscheidung und einer per UPS-Kurierdienst versandten Entscheidung kein Unterschied gemacht wird. Diese Schlussfolgerung stützt sich auf das berechtigte Vertrauen der Verfahrensbeteiligten in das Verhalten der Organe des EPA. Mit anderen Worten: nach dem von den Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer anerkannten Grundsatz des Vertrauensschutzes im Verhältnis zwischen den Beteiligten und dem EPA muss sich der Verfahrensbeteiligte darauf verlassen können, dass die Anwendung von Gesetzestexten zutreffend ist und die betreffenden Verfahrensweisen rechtlich in Ordnung sind.

2. Risikosphären und Beweislastverteilung

(CLB, III.O.4)

In T 1934/16 bestritt der Beschwerdeführer den Erhalt der Mitteilung nach R. 82 (3) EPÜ, sodass das EPA den Zugang des Schriftstücks und den Tag des Zugangs nachweisen musste (R. 126 (2) EPÜ). Nachforschungen ergaben, dass das Schriftstück an die Kanzlei des Vertreters des Beschwerdeführers zugestellt worden war. Da es eine Registriernummer trug und einen Hinweis auf die betreffende Patentanmeldenummer enthielt, konnte es zugeordnet werden. Der Beschwerdeführer nahm zu dem ihm übermittelten Ergebnis der Nachforschungen nicht sachlich Stellung, indem er etwa Tatsachen oder Argumente vorgebracht hätte, um dieses Ergebnis in Zweifel zu ziehen. Unter diesen Umständen war der Zugangsnachweis, der sich aus den Nachforschungen ergab, ein hinreichend zuverlässiger und umfassender Beleg für die ordnungsgemäße Zustellung des Schreibens. Dies steht nicht in Widerspruch zu den Entscheidungen J 9/05 und J 18/05, wo ein Bestätigungsschreiben des Postdienstes nicht für hinreichend befunden wurde, weil in diesen Fällen der Beschwerdeführer eine beträchtliche Zahl von Gegenbeweisen eingereicht und konkrete Gründe angeführt hatte, aus denen das Schreiben möglicherweise nicht bei der Kanzlei des Vertreters eingegangen war.

In T 2054/15 entschied die Kammer, dass zwar nach R. 126 (2) EPÜ das EPA im Zweifel den Tag des Zugangs eines Schriftstücks nachzuweisen hat, dass jedoch eine Partei, die sich auf diese Rechtsvorschrift beruft, die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft machen muss. Die Beweislast des EPA enbindet diese Partei nicht von jeglicher Verpflichtung, zur Aufklärung von Umständen beizutragen, die in ihrer eigenen Sphäre liegen. Das Amt hat sowohl die Risiken, die sich in der eigenen Sphäre ergeben, als auch die sog. Transportrisiken zu tragen, doch der Empfänger trägt die Risiken, die in seinem Organisations- und Einflussbereich liegen (T 1535/10). Wenn ein eingeschriebener Brief an die Anschrift des Vertreters zugestellt wurde, obliegt es diesem nachzuweisen, dass das Schriftstück nicht von einer empfangsberechtigten Person entgegengenommen wurde oder ihn aus anderen Gründen nicht erreicht hat. Im vorliegenden Fall erbrachte das EPA den Nachweis, dass das Schriftstück an die Anschrift des Vertreters zugestellt worden war. Nach Auffassung der Kammer war der Beschwerdeführer nicht seiner Verpflichtung nachgekommen, darzulegen, warum das Schreiben ihn persönlich nicht erreichte, nachdem es in seinen Einflussbereich gelangt war. Die bloße Angabe, die Person, die den Empfang bescheinigte, sei nicht seine Angestellte und ihm nicht bekannt, war hierfür unzureichend. Es wurden keine weiteren Erklärungen oder Beweismittel vorgelegt. Im Gegenteil erschien es, als hätte ein weiteres vom EPA dem Vertreter unter derselben Anschrift zugestelltes Schriftstück, dessen Empfang von derselben Person bescheinigt wurde, den Vertreter problemlos erreicht.

K. Vertretung

1. Rechtsanwälte, die zur Vertretung berechtigt sind

(CLB, III.R.2)

In T 1846/11 befasste sich die Kammer damit, welche Rechtsfolgen es nach sich zieht, wenn weder eine Vollmacht für einen Rechtsanwalt eingereicht wird noch eine nachträgliche Genehmigung des Beschwerdeführers für Handlungen, die ein Rechtsanwalt ohne eine solche Vollmacht vorgenommen hat. Herr K. ist ein nach Art. 134 (8) EPÜ vertretungsberechtigter Rechtsanwalt. Nach R. 152 (1) EPÜ und Art. 2 Satz 1 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Vollmachten (ABl. SA 3/2007, 128) muss ein Rechtsanwalt eine unterzeichnete Vollmacht im Original oder einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht einreichen.

Im vorliegenden Fall wurde Herrn K. mitgeteilt, dass sich keine Vollmacht in der Akte befand. In Erwiderung auf die Aufforderung der Kammer reichte Herr K. innerhalb der von der Kammer gesetzten zweimonatigen Frist eine ordnungsgemäß unterzeichnete, vom 8. April 2016 datierte allgemeine Vollmacht des Beschwerdeführers (im Original und in Kopie) ein. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass diese allgemeine Vollmacht Herrn K. berechtigte, in den Verfahren vor dem EPA und somit im anhängigen Beschwerdeverfahren ab 8. April 2016 den Beschwerdeführer zu vertreten. Da die allgemeine Vollmacht jedoch vom 8. April 2016 datiert war, waren Verfahrenshandlungen, die Herr K. als Vertreter vor diesem Tag vorgenommen hatte, nicht von dieser Vollmacht abgedeckt.

Die Kammer verwies auf R. 152 (11) EPÜ, wonach die Bevollmächtigung eines Zusammenschlusses von Vertretern als Bevollmächtigung für jeden Vertreter gilt, der den Nachweis erbringt, dass er in diesem Zusammenschluss tätig ist. Ein Rechtsanwalt kann jedoch nicht als Mitglied eines Zusammenschlusses von Vertretern im Sinne von R. 152 (11) EPÜ behandelt werden und fällt somit nicht unter die Rechtsfiktion dieser Vorschrift (s. J 8/10, ABl. 2012, 470).

Unter den spezifischen Umständen dieses Falls, bei dem eine vom 8. April 2016 datierte allgemeine Vollmacht vorlag und die frühere Vollmacht mutmaßlich verlegt worden war, hätte die Kammer es ausnahmsweise zugelassen, dass der Beschwerdeführer die von Herrn K. als Vertreter im anhängigen Fall zwischen 1. Oktober 2010 und 8. April 2016 vorgenommenen Verfahrenshandlungen nachträglich genehmigt. Herr K. hat jedoch keine solche Genehmigung eingereicht. Aus den genannten Gründen konnte die Kammer nicht gelten lassen, dass Herr K. vor dem 8. April 2016 durch eine frühere Vollmacht zur Vertretung berechtigt war. Alle von Herrn K. vorgenommenen Handlungen gelten somit als nicht erfolgt (s. in analoger Anwendung R. 152 (6) EPÜ). Dementsprechend gilt die Beschwerde als nicht eingelegt. Ohne eine Beschwerde gibt es keinen Grund zur Entrichtung einer Beschwerdegebühr; diese war demzufolge zurückzuzahlen.

IV. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Prüfungsverfahren

(CLB, IV.B)

In der Sache T 2324/14 hatte die Prüfungsabteilung festgestellt, dass die gemäß den Art. 84 und 83 EPÜ erhobenen Einwände durch den Hilfsantrag prima facie nicht ausgeräumt würden, und dem Hilfsantrag gemäß R. 137 (3) EPÜ nicht zugestimmt. Gemäß R. 137 (3) EPÜ liegt es im Ermessen der Prüfungsabteilung, ob sie ihre Zustimmung zu einem Hilfsantrag verweigert. Die Kammer stellte fest, dass die Ermessensentscheidung, einer Änderung nicht zuzustimmen, wie jede andere beschwerdefähige Entscheidung begründet werden muss (R. 111 (2) EPÜ). In dieser Hinsicht habe sich die Prüfungsabteilung korrekt verhalten, als sie ihre Entscheidung begründete. Im EPÜ sei nicht definiert, was es genau bedeute, wenn eine Prüfungsabteilung einer Änderung gemäß R. 137 (3) EPÜ zustimme bzw. ihre Zustimmung verweigere, oder wie sie ihr Ermessen gemäß R. 137 (3) EPÜ auszuüben habe. Die Beschwerdekammern hätten allerdings gelten lassen, dass die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung, einer Änderung nicht zuzustimmen, auf Prima-facie-Überlegungen stützen könne und dass sie sich weigern könne, einer prima facie mängelbehafteten Änderung zuzustimmen. Ein Prima-facie-Urteil werde dem Anschein nach getroffen und gelte gemeinhin bis zum Beweis des Gegenteils als korrekt. Das Entscheidungsorgan habe demnach durch sein Prima-facie-Urteil eingeräumt, dass das Urteil einer weiteren Prüfung eventuell nicht standhalten und sich nach weiteren Ermittlungen als falsch herausstellen könnte.

Allerdings habe sich die Prüfungsabteilung anders als in ihrer Entscheidung ausgeführt bei der Prüfung des Hilfsantrags nicht auf Prima-facie-Überlegungen beschränkt. Die Ermessensentscheidung sei daher falsch, wenngleich sie auf richtigen Kriterien beruhe (s. G 7/93, Nr. 2.6 der Gründe, ABI. 1994, 775). Tatsächlich habe die Prüfungsabteilung den Hilfsantrag in vollem Umfang berücksichtigt, da sie ihre Schlussfolgerung, dass auf der Grundlage dieses Antrags kein Patent erteilt werden könne, begründen konnte. Da die Prüfungsabteilung den Hilfsantrag in vollem Umfang berücksichtigt habe, müsse die Kammer gemäß Art. 12 (4) VOBK den ersten Hilfsantrag berücksichtigen.

B. Besonderheiten des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens

1. Kostenverteilung

1.1 Handlungen oder Unterlassungen, die die rechtzeitige und effiziente Durchführung der mündlichen Verhandlung beeinträchtigen

(CLB, IV.C.6.2.2)

In der Sache T 2377/13 hatte der zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erschienene Beschwerdegegner (Einsprechende) erst zwei Tage zuvor erfahren, dass der Beschwerdeführer nicht anwesend sein würde, denn dieser hatte nur die Kammer unterrichtet. Der Beschwerdegegner beantragte eine abweichende Kostenverteilung und berief sich auf die Entscheidung T 937/04. Darin hatte die Kammer entschieden, dass ein Beteiligter, der in einem sehr späten Stadium (hier: wenige Tage vor dem Termin) beschließt, der mündlichen Verhandlung fernzubleiben, mit einer abweichenden Kostenverteilung zum Ausgleich der nutzlosen Aufwendungen der anderen Beteiligten für ihre Teilnahme an der mündlichen Verhandlung rechnen muss. Eine solche, im Ermessen der Kammer liegende Entscheidung ist dann gerechtfertigt, wenn sich erweist, dass der Betreffende es an der gebotenen Sorgfalt hat fehlen lassen und ein fahrlässiges oder gar arglistiges Fehlverhalten vorliegt. Hingegen entschied die Kammer in T 2377/13, dass der Maßstab für ihre Ermessensausübung bezüglich der Kostenverteilung derjenige der Entscheidungen T 383/13 und T 1079/07 sei. In T 1079/07 war die Kammer dem Ansatz der Entscheidung T 937/04 nicht gefolgt. Nach T 1079/07 hat jeder Beteiligte am Verfahren vor dem EPA das Recht, in einer mündlichen Verhandlung angehört zu werden, aber nicht die Pflicht, an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen, zu der er geladen worden ist. Die Unterrichtung des EPA und der anderen Beteiligten über das beabsichtigte Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung ist keine verfahrensrechtliche Pflicht, sondern eine Frage der Höflichkeit und des Respekts. Vorliegend hätte die Kammer die mündliche Verhandlung auch bei frühzeitiger Unterrichtung durch den Beschwerdeführer nicht abgesetzt, da sie in der Sache entscheiden und die Angelegenheit am anberaumten Verhandlungstermin zum Abschluss bringen wollte. Die mündliche Verhandlung war daher keineswegs überflüssig. Zudem hätte der Beschwerdegegner, wenn er der mündlichen Verhandlung hätte fernbleiben wollen, seine Hotelreservierungen bei Ankündigung des Nichterscheinens des Beschwerdeführers umgehend stornieren und die entstandenen Kosten damit vermeiden können.

In T 1699/15 hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) sein Nichterscheinen erst spät angekündigt, nämlich um 14 Uhr am Vortag der mündlichen Verhandlung. Insbesondere wegen des Fehlens objektiver Anhaltspunkte für ein bewusst irreführendes oder missbräuchliches Verhalten beschloss die Kammer, von einer abweichenden Kostenverteilung abzusehen. Die Ladung zur mündlichen Verhandlung war nicht nur durch den Hilfsantrag des Beschwerdegegners (Einsprechenden) veranlasst worden, sondern auch der Notwendigkeit geschuldet, unter anderem über die Frage des technischen Vorurteils zu verhandeln, wie in der vorläufigen Auffassung ausgeführt wurde. Da die Kammer nicht bekannt gegeben hatte, dass die mündliche Verhandlung möglicherweise abgesetzt würde, nachdem der Beschwerdeführer sein Fernbleiben angekündigt hatte, konnte der Beschwerdegegner nicht darauf vertrauen, dass er obsiegen würde, und musste sich darauf vorbereiten, zu den Gründen Stellung zu nehmen.

In T 258/13 nahm der Beschwerdeführer zwei Tage vor dem anberaumten Termin seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück, was de facto nur einem Tag im Voraus entsprach, da es schon spätnachmittags (17 Uhr) war. Dies war keine rechtzeitige Unterrichtung. Unter Berufung auf T 556/96 stellte die Kammer fest, dass der Antrag des Beschwerdeführers behandelt werden müsse, als sei er so spät eingegangen, dass der Beschwerdegegner sich bereits umfassend habe vorbereiten müssen, wobei auch der Zeitaufwand für die Anreise am Vortag der mündlichen Verhandlung zu berücksichtigen sei. Eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners sei angemessen. Allerdings sei in der mündlichen Verhandlung nur die Anwesenheit eines bevollmächtigten Vertreters erforderlich. Ob eine Begleitperson teilnehme oder nicht, habe keinerlei Auswirkungen auf die Durchführung der mündlichen Verhandlung; vielmehr handle es sich um eine freie Entscheidung der betreffenden Partei, an der die Gegenseite nicht beteiligt sei. Dem Beschwerdeführer auch die Kosten der Begleitperson aufzuerlegen, widerspreche dem Grundsatz der Billigkeit.

C. Einspruchsverfahren

1. Änderungen im Einspruchsverfahren

(CLB, IV.D.4)

In T 2290/12 verwendete der Beschwerdeführer Teile eines von der Einspruchsabteilung für nicht erfinderisch befundenen Anspruchs in mehreren neuen unabhängigen Ansprüchen, in die auch Merkmale der Beschreibung aufgenommen wurden. Nach Ansicht der Kammer ist eine solche Vorgehensweise legitim, solange kein Verfahrensmissbrauch vorliegt und die Zahl der unabhängigen Ansprüche nicht unangemessen hoch ist. Da die mangelnde erfinderische Tätigkeit einen Einspruchsgrund darstellt, lag jedenfalls kein Verstoß gegen R. 80 EPÜ vor.

In dem der Entscheidung T 1758/15 zugrunde liegenden Verfahren hatte die Einspruchsabteilung entschieden, dass vier Versuche, einen einzigen Einwand zu überwinden, genug seien. Die Entscheidung, einen weiteren Antrag nicht zuzulassen, wurde getroffen, ohne dass Anzeichen für einen Verfahrensmissbrauch festgestellt worden wären, und ohne Kenntnis des Inhalts des weiteren Antrags. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen nach R. 116 (2) und Art. 114 (2) EPÜ nicht auf angemessene Weise ausgeübt hat, was einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt.

2. Berichtigung der Bezeichnung des Einsprechenden

(CLB, IV.D.2.2.4)

In T 579/16 bestätigte die Kammer die Möglichkeit, die Bezeichnung der Einsprechenden gemäß R. 139 Satz 1 EPÜ unter Berücksichtigung der in G 1/12 (ABl. 2014, A114) genannten Grundsätze zu berichtigen. Das Erfordernis der "Unverzüglichkeit" des Berichtigungsantrags legte die Kammer unter Hinweis auf § 121(1) des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches als "ohne schuldhaftes Zögern" aus. Demnach komme es nicht auf die objektive, sondern auf die subjektive Zumutbarkeit des alsbaldigen Handelns an. Zudem seien bei der Beurteilung der Unverzüglichkeit die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen (J 16/08).

3. Nichtberücksichtigung von spät vorgebrachten offenkundigen Vorbenutzungen

(CLB, IV.C.1.3.17a))

In T 1955/13 hatte die Einspruchsabteilung in der verspäteten Vorlage einer offenkundigen Vorbenutzung aus dem Hause der Einsprechenden einen Verfahrensmissbrauch gesehen und die Vorbenutzung nicht berücksichtigt. Dabei stützte sie sich auf Rechtsprechung, die jeweils in Fällen ergangen war, in denen einer Partei zur Last gelegt wurde, aktiv einen ihr bereits bekannten und aus dem eigenen Hause stammenden Stand der Technik aus verfahrenstaktischen Gründen zurückgehalten zu haben.

Die Kammer entschied, dass die offenkundige Vorbenutzung schon mangels Substantiierung nicht in das Verfahren zuzulassen war. Darüber hinaus befasste sie sich auch ausführlich mit der Nichtzulassung wegen Verfahrensmissbrauch, ohne hierüber aber eine abschließende Entscheidung zu treffen.

Die Kammer stellte fest, dass im vorliegenden Fall keine Erkenntnisse über ein bewusstes Zurückhalten bereits bekannter Information vorlagen. Für die Kammer stellte sich daher die Frage, ob nicht auch die Tatsache, dass zu Beginn des Einspruchsverfahrens die Recherche eines hauseigenen Standes der Technik unterlassen wurde und erst später (hier kurz vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung) ein hauseigener angeblich neuheitsschädlicher Stand der Technik vorgelegt wird, ein Handeln darstellt, das einem Verfahrensmissbrauch im Ergebnis, nämlich was die Zulassung betrifft, gleichgestellt werden muss.

Die Kammer befand, es könne zurecht davon ausgegangen werden, dass eine Einsprechende, die auf demselben technischen Gebiet wie die Patentinhaberin wirtschaftlich tätig ist, und für die damit die begründete Vermutung besteht, dass ein kollidierender Stand der Technik im eigenen Haus vorhanden sein könnte, diesen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu recherchieren und darzulegen versucht. Dazu wäre eine geeignete Recherche spätestens mit der Vorbereitung des Einspruchs in Auftrag zu geben. Soweit dies bewusst oder aus mangelnder Sorgfalt unterlassen wurde und im Einspruchsverfahren keine Veränderung eintritt, die vernünftige Parteien zu einer erstmaligen Recherche in eine bestimmte Richtung veranlassen würde, erschien es der Kammer aus Gründen der Fairness und Gleichbehandlung nicht geboten, einen erst spät im Verfahren vorgelegten internen Stand der Technik in das Verfahren zuzulassen.

D. Beschwerdeverfahren

1. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

1.1 Beschwerdeberechtigung – Materielle Beschwerdeberechtigung

(CLB, IV.E.2.4.2 a))

Nach Art. 107 EPÜ ist jeder Verfahrensbeteiligte, der durch eine Entscheidung beschwert ist, berechtigt, Beschwerde einzulegen. Entscheidend für das Vorliegen einer Beschwer ist es, ob die angegriffene Entscheidung hinter dem Begehren des Beschwerdeführers zurückbleibt. In der Sache T 735/13 stellte die Kammer fest, dass von einer Beschwer dann nicht gesprochen werden kann, wenn der Beschwerdeführer zwar zum Entscheidungszeitpunkt mit der Entscheidung einverstanden war, es sich indessen im Nachhinein anders überlegt hat. Abzustellen ist für die Beschwer daher auf eine Diskrepanz zwischen dem Begehren des Beschwerdeführers zum Zeitpunkt der Entscheidung und der Entscheidung selbst. Ein Einsprechender, der der Erteilung eines Patents entgegentreten möchte, ist gehalten darzulegen, aus welchen Gründen das Patent zu Unrecht erteilt worden ist. Ein Einsprechender tritt der Aufrechterhaltung des Patents in einer bestimmten Fassung dann nicht entgegen, wenn er gegen diese Fassung keine Gründe vorbringt, die einer Aufrechterhaltung entgegenstehen. Nur durch die Geltendmachung eines oder mehrerer dieser Gründe kann der Einsprechende nämlich vorbringen, mit dem Patent in seiner erteilten oder aufrechterhaltenen Fassung nicht einverstanden zu sein. Der Einsprechende hatte in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gegen den 2. Hilfsantrag keinen der nunmehr in der Beschwerdebegründung erhobenen Einwände nach Art. 100 a), b) oder c) EPÜ geltend gemacht. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig verworfen.

1.2 Beschwerdeberechtigung – Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

(CLB, IV.E.2.4.3)

In T 540/13 stellte die Kammer Folgendes fest: Wenn eine Einspruchsabteilung entscheidet, dass ein Einspruch in einem Fall unzulässig ist, in dem mindestens ein anderer, zulässiger Einspruch eingelegt wurde, muss der Einsprechende des unzulässigen Einspruchs diese Entscheidung nicht mit der Beschwerde anfechten, um in einem von einer anderen Partei eingeleiteten Beschwerdeverfahren weiterhin Verfahrensbeteiligter zu sein.

1.3 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift (Regel 99 (1) EPÜ)

(CLB, IV.E.2.5.2)

In T 2561/11 ergaben sich mehrere Fragen bezüglich der Zulässigkeit der Beschwerde. Die Beschwerdeschrift war nur vom Vertreter unterzeichnet, ohne dass der Einsprechende genannt wurde. Die Kammer stellte fest, dass weder der zugelassene Vertreter noch seine Kanzlei am Einspruchsverfahren beteiligt waren. Der Vertreter war jedoch für den Einsprechenden vor der Einspruchsabteilung aufgetreten. Die Kammer war überzeugt, dass ein zum Verständnis bereiter Leser vor Ablauf der Beschwerdefrist verstanden hätte, dass die Beschwerde im Namen des Einsprechenden eingelegt worden war. Hinsichtlich der Identität des Beschwerdeführers bestand kein begründeter Zweifel. Die Kammer verwies auf G 1/12 (ABl. 2014, A114), wo festgestellt wurde, dass eine falsche Angabe des Namens und der Anschrift des Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift nach R. 101 (2) EPÜ berichtigt werden kann.

Die zweite Frage in T 2561/11 ergab sich aus der Formulierung in der Beschwerdeschrift, wonach der Beschwerdeführer "gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung" Beschwerde einlegte. Die Kammer fasste die ständige Rechtsprechung zusammen, soweit sie die Formulierung "einen Antrag, in dem der Beschwerdegegenstand festgelegt wird" im Sinne der R. 99 (1) c) EPÜ betrifft, und erklärte, dass die Kammern wiederholt Beschwerden von Patentinhabern gegen eine Widerrufsentscheidung als Antrag ausgelegt haben, die Entscheidung in vollem Umfang aufzuheben, obwohl der Einspruchsabteilung Hilfsanträge vorgelegen hatten (s. T 358/08). Genauso werde bei Beschwerden gegen die Zurückweisung des Einspruchs die Beschwerde des Einsprechenden als Antrag ausgelegt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen (s. T 9/08, T 183/12 und T 256/13).

1.4 Beschwerdebegründung

(CLB, IV.E.2.6.)

Gemäß Art. 108 und R. 99 (2) EPÜ ist es für die Zulässigkeit der Beschwerde erforderlich, dass der Beschwerdeführer darlegt, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder in welchem Umfang sie abzuändern ist und auf welche Tatsachen und Beweismittel sich seine Beschwerde stützt. In T 393/15 stützte der Beschwerdeführer die Beschwerdebegründung ausschließlich auf einen Einwand unter Art. 83 EPÜ, der erstinstanzlich nicht geltend gemacht worden war. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung wurden jedoch Merkmale aus der Beschreibung in den unabhängigen Anspruch 1 des als gewährbar erachteten Antrags aufgenommen. Die Kammer wies darauf hin, dass im Einspruchsverfahren ein Antrag, der Änderungen des Patents betrifft, welche im Hinzufügen von Merkmalen bestehen, die nicht in den Ansprüchen in ihrer erteilten Fassung vorhanden waren, grundsätzlich einem Einwand unter Art. 83 EPÜ (i.V.m. Art. 101 (3) EPÜ) zugänglich ist, auch wenn der Einspruchsgrund nach Art. 100 b) EPÜ nicht geltend gemacht worden ist (s. auch T 66/14). Hieraus folgt, dass der in der Beschwerdebegründung erhobene Einwand unter Art. 83 EPÜ nicht über den rechtlichen Rahmen des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung hinausging. Die Beschwerde wurde für zulässig befunden.

2. Abhilfe

(CLB, IV.E.2.9.1)

In der Sache T 2445/11 war die Anmeldung zurückgewiesen worden, weil das Erfordernis der R. 43 (2) EPÜ nicht erfüllt war. Zusammen mit der Beschwerdebegründung hatte der Beschwerdeführer einen neuen Anspruchssatz eingereicht, mit dem die Einwände ausgeräumt wurden. Die Kammer akzeptierte grundsätzlich, dass es Fälle gibt, in denen geänderte Anmeldungsunterlagen, die in der Beschwerde als Hauptantrag vorgelegt werden, zwar die Zurückweisungsgründe aufheben, aber keine Berichtigung der Entscheidung rechtfertigen, weil andere offensichtliche Mängel vorliegen: neu eingeführte und offensichtliche Mängel oder solche, die durch Bemerkungen oder Einwände in Form von obiter dicta in der Zurückweisungsentscheidung klar benannt waren und zu denen der Anmelder sich äußern konnte. In diesem Zusammenhang vertrat die Kammer die Auffassung, dass die Formulierung "erachtet ... die Beschwerde für ... begründet" in Art. 109 (1) EPÜ der Prüfungsabteilung einen Ermessensspielraum einräumt, wobei ihr bewusst sein muss, dass der Zweck der Abhilfe darin besteht, das Verfahren zu beschleunigen. Wenn aber die Anmeldung aus Gründen zurückgewiesen wurde, die danach ausgeräumt wurden, und im Verfahren bis zur Zurückweisung keine gewichtigeren Einwände ausreichend entwickelt wurden, hat es wenig Sinn, den Fall den Beschwerdekammern vorzulegen.

3. Gegenstandsprüfung und nicht angegriffene abhängige Ansprüche

(CLB, IV.E.3.2.)

In T 2094/12 war der vom erteilten Anspruch 1 abhängige erteilte Anspruch 5 nicht angegriffen worden. Der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Anspruch 1 kombinierte den erteilten Anspruch 1 mit dem (nicht optionalen) Gegenstand des erteilten Anspruchs 5 und bildete nun den Hauptantrag. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags beruhte somit auf einem "abhängigen Gegenstand" gemäß G 9/91 (ABl. 1993, 408). Dort heißt es: "Auch wenn der Einspruch ausdrücklich nur gegen den Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs eines europäischen Patents gerichtet ist, können doch auch Ansprüche, die von einem solchen unabhängigen Anspruch abhängen, auf ihre Patentierbarkeit hin geprüft werden, wenn der unabhängige Anspruch im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vernichtet wird, sofern die Gültigkeit dieser abhängigen Ansprüche durch das bereits vorliegende Informationsmaterial prima facie infrage gestellt wird (s. T 293/88, ABl. 1992, 220). Es muss davon ausgegangen werden, dass ein solcher abhängiger Gegenstand durch die Erklärung nach R. 55 c) EPÜ 1973 (jetzt R. 76 (2) c) EPÜ) implizit mit abgedeckt ist ...". Weil im vorliegenden Fall der Einspruch explizit gegen den erteilten Anspruch 1 gerichtet war, betraf er implizit auch den Gegenstand des erteilten Anspruchs 5, der nun den Anspruch 1 des Hauptantrags bildete. Die Einspruchsabteilung war somit auch zuständig, die Prima-facie-Gültigkeit des Patents zu prüfen. Im vorliegenden Fall befand die Einspruchsabteilung in Anwendung von G 9/91 (Nr. 11 der Gründe), dass die Gültigkeit der aufrechterhaltenen Ansprüche durch die damals aktenkundigen Beweismittel (Unterlagen) prima facie nicht infrage gestellt wurde. Um diese Entscheidung in der Sache anzufechten, musste der Beschwerdeführer (Einsprechende) deshalb nachweisen, warum die Einspruchsabteilung mit ihrer Feststellung der Prima-facie-Gültigkeit falsch lag und eine vollständige Prüfung hätte durchführen müssen. Die Überprüfung der Entscheidung muss unter denselben Bedingungen stattfinden, d. h. zunächst muss die Prima-facie-Gültigkeit geprüft werden, und erst wenn sich diese nicht bestätigt, kann eine vollständige Prüfung erfolgen. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) vorgebrachten Argumente die Prima-facie-Gültigkeit des Patents nicht infrage stellen konnten, und wies die Beschwerde zurück.

4. Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen

(CLB, IV.E.3.6)

4.1 Ermessen der Beschwerdekammern

4.1.1 Umfang der Ermessensüberprüfung

In etlichen Entscheidungen behandelten die Beschwerdekammern die Frage, in welchem Umfang sie eine Ermessensentscheidung der ersten Instanz überprüfen können. Dabei ist zu berücksichtigen, ob die erste Instanz ihr Ermessen fehlerfrei ausgeübt hat oder nicht.

Nach ständiger Rechtsprechung ist es bei einer angefochtenen Ermessensentscheidung der ersten Instanz nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Sachlage nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Ein erstinstanzliches Organ, das nach dem EPÜ unter bestimmten Umständen Ermessensentscheidungen zu treffen hat, muss bei der Ausübung dieses Ermessens einen gewissen Freiraum haben, in den die Beschwerdekammern nicht eingreifen. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz bei einer Entscheidung in einer bestimmten Sache ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher bzw. unangemessener Weise ausgeübt hat und damit ihr eingeräumtes Ermessen überschritten hat (s. dazu insbesondere G 7/93, ABl. 1994, 775).

Obwohl G 7/93 einen speziellen Umstand betraf, nämlich die Nichtzulassung von Änderungen nach der Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ 1973 durch die Prüfungsabteilung, werden die in G 7/93 formulierten Prinzipien auch auf die Überprüfung anderer Ermessensentscheidungen der ersten Instanz durch die Beschwerdekammern bezogen (T 820/14).

In T 820/14 stellte sich die Frage, ob der mit der Beschwerde erneut vorgelegte 2. Hilfsantrag, der von der Prüfungsabteilung nicht zugelassen worden war, im Beschwerdeverfahren zugelassen werden durfte und sollte. Aus Art. 12 (4) VOBK geht hervor, dass es im Ermessen der Kammer steht, im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassenes Vorbringen nicht zuzulassen. Eine Verpflichtung der Kammer zur Nichtzulassung lässt sich daraus hingegen nicht ableiten. Eine Beschwerdekammer sollte, wenn die erste Instanz ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat, diese Entscheidung in der Regel nicht aufheben, um das eigene Ermessen an die Stelle des Ermessens der ersten Instanz zu setzen – ungeachtet der Frage, ob die Kammer schließlich das nicht zugelassene Vorbringen zulässt, die Nichtzulassungsentscheidung aus anderen Gründen bestätigt oder der ersten Instanz durch Zurückverweisung Gelegenheit gibt, ihr Ermessen erneut auszuüben. Eine Verpflichtung der Kammer, eine korrekte Ermessensentscheidung der ersten Instanz aufrechtzuerhalten, kann aus G 7/93 (ABl. 1994, 775) jedoch nicht abgeleitet werden. Die Kammer übte ihr Ermessen dahingehend aus, dass sie den 2. Hilfsantrag zuließ.

In T 1816/11 hatte die Prüfungsabteilung den Hauptantrag in Ausübung ihres Ermessens gemäß R. 137 (3) EPÜ nicht zugelassen. Mit ihrer Beschwerdebegründung hat der Beschwerdeführer denselben Antrag erneut gestellt und seine Zulassung in das Verfahren beantragt. Die Kammer stellte fest, dass die Befugnis, solche Anträge im Rahmen von Art. 12 (4) VOBK nicht zuzulassen, im Umkehrschluss die Berechtigung zur Zulassung impliziert. Dem steht nicht entgegen, dass die Beschwerdekammern nach ihrer ständigen Rechtsprechung in ihrer Kompetenz zur Überprüfung von Ermessensentscheidungen der ersten Instanz unter bestimmten Umständen beschränkt sind. Die Kammer verwies auf G 7/93 (ABl. 1994, 775) und stellte zusammenfassend fest, dass die Entscheidung G 7/93 eine Ermessensentscheidung der Prüfungsabteilung betraf, die lediglich die Verfahrensführung vor dieser Abteilung zum Gegenstand hatte, wobei der späte Zeitpunkt der Änderung wesentlich war. Im vorliegenden Fall war der Sachverhalt hingegen anders gelagert. Die Prüfungsabteilung hatte sich nicht darauf berufen, dass der Hauptantrag verspätet eingereicht wurde; vielmehr hat die Prüfungsabteilung den Hauptantrag allein mit der Begründung nicht in das Prüfungsverfahren zugelassen, dieser erfülle u. a. nicht die Erfordernisse der Art. 84 und 56 EPÜ. Da die Ermessensentscheidung der Prüfungsabteilung, den Hauptantrag nicht zuzulassen, aus materiellrechtlichen Gründen und nicht aus verfahrensrechtlichen Gründen getroffen wurde, konnten die in der Entscheidung G 7/93 aufgestellten Grundsätze im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung kommen. Zur Überprüfung stand vielmehr die in die Ermessensentscheidung eingeflossene materiellrechtliche Wertung (Klarheit; erfinderische Tätigkeit), die den Kern der Überprüfungskompetenz der Beschwerdekammern betrifft. Die Kammer ließ den Hauptantrag in das Beschwerdeverfahren zu.

4.1.2 Eigenes Ermessen, ein von der ersten Instanz nicht zugelassenes Vorbringen zuzulassen

In einigen Entscheidungen wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Kammern im Rahmen von Art. 12 (4) VOBK grundsätzlich über ein eigenes Ermessen verfügen, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge, die von der ersten Instanz im Rahmen einer korrekten Ermessensausübung nicht zugelassen wurden, im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

In T 945/12 verwies die Kammer auf Entscheidungen, denen zufolge eine Beschwerdekammer bei der Überprüfung von erstinstanzlichen Ermessensentscheidungen ihrerseits ihr Ermessen gemäß Art. 12 (4) VOBK unabhängig und unter angemessener Berücksichtigung des zusätzlichen Vorbringens des Beschwerdeführers ausüben muss. Dabei übt die Beschwerdekammer nicht das Ermessen der erstinstanzlichen Abteilung basierend auf der damaligen Sachlage nochmals aus, sondern berücksichtigt vielmehr zusätzliche Tatsachen und geänderte Umstände und macht von ihrem eigenen Ermessen nach Art. 12 (4) VOBK Gebrauch (s. auch T 2219/10, T 971/11).

In der Sache T 556/13 stellte sich der Kammer die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern wie folgt dar: Wenn nach Art. 12 (4) VOBK zu entscheiden ist, ob ein zum erstinstanzlichen Einspruchsverfahren nicht zugelassener Antrag im Beschwerdeverfahren für unzulässig gehalten werden soll, läuft dies in der Regel auf eine Überprüfung der auf R. 116 EPÜ gestützten Ermessensausübung der Einspruchsabteilung hinaus, weshalb die Zulassung solcher Anträge zum Beschwerdeverfahren nach Art. 12 (4) VOBK das der Einspruchsabteilung zugebilligte Ermessen untergräbt, es sei denn, die Einspruchsabteilung hat ihr Ermessen nicht richtig ausgeübt (z. B. T 28/10). Nach Auffassung der Kammer ist die Rechtsprechung nicht so zu verstehen, dass das den Beschwerdekammern nach Art. 12 (4) VOBK eingeräumte Ermessen so eingeschränkt ist, dass die Kammer einen Antrag, den die Einspruchsabteilung aufgrund einer korrekten Ermessensentscheidung nicht zum Verfahren zugelassen hat, generell für unzulässig halten muss. Somit ist nicht ausgeschlossen, dass eine Kammer einen Antrag angesichts der besonderen Tatsachen und Umstände des Einzelfalls nicht für unzulässig befindet, obwohl er von der Einspruchsabteilung zu Recht nicht zum erstinstanzlichen Verfahren zugelassen wurde. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn die Kammer mit zusätzlichen Tatsachen und geänderten Umständen oder mit zusätzlichem Vorbringen eines Beteiligten im Beschwerdeverfahren konfrontiert ist. Ein weiteres Beispiel könnte sein, dass bereits die Begründung der angefochtenen Entscheidung weitergehende Gesichtspunkte enthält, als bei der Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung auf Nichtzulassung eines Antrags relevant waren.

4.2 Ermessensüberprüfung bei (Nicht-)Zulassung eines neuen Einspruchsgrunds durch die Einspruchsabteilung

In der Sache T 1286/14 äußerte sich die Beschwerdekammer zur beschränkten Ermessensüberprüfung durch eine Beschwerdekammer im Falle eines "neuen Einspruchsgrunds" und von fehlendem Einverständnis zu dessen Zulassung durch den Patentinhaber. Die Einspruchsabteilung hatte den verspätet vorgebrachten Einspruchsgrund wegen mangelnder Relevanz nicht in das Einspruchsverfahren zugelassen. Da der Patentinhaber (Beschwerdegegner) im Beschwerdeverfahren ausdrücklich sein Einverständnis zu seiner Einführung in das Beschwerdeverfahren verweigert hatte, durfte dieser Einspruchsgrund nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen werden. Die Kammer stellte fest, dass es ihr in einem solchen Fall lediglich obliegt zu überprüfen, ob die Einspruchsabteilung tatsächlich geprüft hat, dass dieser Grund auch prima facie relevant ist und dies auch in der Sache begründet wurde. Mit anderen Worten ist hier eine beschränkte Ermessensüberprüfung vonseiten einer Beschwerdekammer durchzuführen. Mithin ging die Kammer in Anlehnung an G 10/91 (ABl. 1993, 420) sachlich auch nicht auf den vorgebrachten Einspruchsgrund ein. Sie folgte daher der einer beschränkten Ermessensüberprüfung zuzuordnenden Vorgehensweise wie in den Fällen T 736/95 (ABl. 2001, 191), T 1519/08 und T 1592/09 und konnte sich nicht der auf einer Ermessensüberprüfung mit detaillierter sachlicher Überprüfung der erstinstanzlichen Ermessensentscheidung fußenden Herangehensweise anschließen, wie sie z. B. in den Fällen T 1053/05, T 1142/09 und T 620/08 durchgeführt wurde.

4.3 Ermessensüberprüfung – Aussetzung des Verfahrens

In der Sache J 1/16 richtete sich die Beschwerde des Anmelders gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung, die ausgesetzten Patenterteilungsverfahren bis auf Weiteres ausgesetzt zu lassen. In ihrem Orientierungssatz stellte die Kammer fest: Hat die Rechtsabteilung bei einer Entscheidung über die Fortsetzung der Aussetzung den ihr eingeräumten Ermessensspielraum erkannt und ausgeschöpft, die bei der Abwägung einzubeziehenden Aspekte umfassend herangezogen, keine sachfremden Erwägungen einfließen lassen und bei der Würdigung der Umstände keine gedanklichen Fehler erkennen lassen, ist es der Kammer verwehrt, ihr eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen der Rechtsabteilung zu setzen. Die Kammer hat die Entscheidung der Rechtsabteilung daher aufrechterhalten, inhaltlich jedoch im Hinblick auf die zwischenzeitlich veränderte Sachlage (es lag nun bereits eine zweitinstanzliche Entscheidung im nationalen Vindikationsverfahren vor) angepasst.

5. Verspätetes Vorbringen

5.1 Spät eingereichte Dokumente

(CLB, IV.C.1.3.14)

In T 2193/14 prüfte die Kammer die Zulässigkeit von Unterlagen, die zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht worden waren, um die Gültigkeit des Gegenstands von erteilten abhängigen Ansprüchen infrage zu stellen, gegen die beim Einspruch kein begründeter Angriff formuliert worden war. Die Kammer übte ihr Ermessen gemäß Art. 12 (4) VOBK aus und ließ die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Dokumente A6 bis A10 nicht zum Beschwerdeverfahren zu. Diese Dokumente hätten bereits der Einspruchsabteilung vorgelegt werden müssen und können. Da schon fraglich war, ob die Zulassung von A6 bis A10 im Einspruchsverfahren mit dem rechtlichen und faktischen Rahmen vereinbar gewesen wäre, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen ist (s. G 9/91, ABl. 1993, 408), und die Einspruchsschrift keinerlei diesbezügliche Argumente enthielt, war zweifelhaft, ob die Gültigkeit der abhängigen Ansprüche allein dadurch infrage gestellt wurde, dass im Formblatt EPA 2300 das Kästchen angekreuzt wurde, wonach gegen das Patent als Ganzes Einspruch eingelegt wurde.

5.2 Nicht substanziierte Anträge

(CLB, IV.E.4.2.4)

Gemäß Art. 12 (2) VOBK muss der Beschwerdeführer schriftlich begründen, warum die angefochtene Entscheidung "aufgehoben, abgeändert oder bestätigt" werden soll, und ausdrücklich und spezifisch alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel anführen. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass das Vorbringen berücksichtigt wird (vgl. Art. 12 (4) VOBK). Laut T 2598/12 gibt es logischerweise keine zeitliche Beschränkung für das Erfordernis gemäß Art. 12 (2) und (4) VOBK, wonach ein im Beschwerdeverfahren eingereichter Antrag ordnungsgemäß substanziiert sein muss. Folglich gilt das Erfordernis entsprechend für neue Anträge, die in Erwiderung auf eine Mitteilung der Kammer eingereicht werden.

5.3 Verspätet eingereichte Anträge

5.3.1 Erwiderung auf neue Einwände

(CLB, IV.E.4.4.3)

In ihrem Orientierungssatz führte die Beschwerdekammer in der Sache T 2227/12 Folgendes aus: Wenn in der angefochtenen Entscheidung und im Beschwerdeverfahren lediglich Einwände unter den Art. 123 (2) und 84 EPÜ behandelt wurden, kann die Beschwerdekammer das Kriterium der Prima-facie-Gewährbarkeit für die Zulassung eines in der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrags auf diese Einwände beschränken, sodass die Prüfung einer Prima-facie-Gewährbarkeit im Hinblick auf die Art. 52 (1), 54 und 56 EPÜ unterbleibt. Um einen erstmals in der mündlichen Verhandlung erörterten Einwand auszuräumen, hatte der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung Hilfsantrag 1a gestellt. Die Kammer ließ den Hilfsantrag in das Verfahren zu. Geänderte Anträge, die als Erwiderung auf neue Einwände eingereicht werden, werden nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in der Regel zugelassen, wenn – wie hier – auch bei sorgfältiger Verfahrensführung keine Veranlassung bestand, die Änderung zu einem früheren Zeitpunkt vorzunehmen. Im vorliegenden Fall hatte die angefochtene Entscheidung indes lediglich Einwände unter Art. 123 (2) und 84 EPÜ behandelt, obwohl mit dem Einspruch auch fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit geltend gemacht worden waren. Die Kammer hatte daher schon in ihrer Mitteilung darauf hingewiesen, dass für den Fall, dass es auf diese Aspekte ankommen sollte, eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung erfolgen würde.

5.3.2 Divergierende Anspruchsfassungen

(CLB, IV.E.4.4.4)

In der Entscheidung T 1903/13 hielt die Kammer im Orientierungssatz fest, dass es im Ermessen der Kammer liegt, Hilfsanträge nicht zuzulassen, deren Gegenstand vom Gegenstand höherrangiger Anträge abweicht, einschließlich solcher, die im Wesentlichen im erstinstanzlichen Verfahren eingereicht, mit der Erwiderung des Beschwerdegegners erneut eingereicht, aber von der erstinstanzlichen Abteilung nicht geprüft wurden.

5.3.3 Rückkehr zur erteilten Fassung

(CLB, IV.E.4.5.1)

In der Sache T 1578/13 wurde das Patent von der Einspruchsabteilung widerrufen. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Hilfsanträge 1 bis 3, die Gegenstand der Entscheidung der Einspruchsabteilung waren. Zudem beantragte er mit dem Hilfsantrag 4, das Patent unverändert aufrechtzuerhalten. Der Wortlaut der Hilfsanträge (1 - 3) enthielt eine Änderung gegenüber dem Wortlaut des erteilten Patents, in dem der Begriff "Gaseintrittsgehäuse" in "Gasaustrittsgehäuse" geändert wurde. Der Beschwerdeführer brachte vor, dass dies eine Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in der erteilten Fassung des Streitpatents darstelle (R. 139, 140 EPÜ). Die Kammer wies auf die Entscheidung G 1/10 (ABl. 2013, 194) hin, wonach R. 140 EPÜ nicht zur Berichtigung des Wortlauts eines Patents herangezogen werden kann. Zudem waren die Hilfsanträge auch nicht gewährbar, da die beantragte Korrektur mangels eines offensichtlichen Fehlers unzulässig war (R. 139 EPÜ) und der Schutzbereich durch die vorgenommene Änderung unzulässig erweitert worden war (Art. 123 (3) EPÜ).

Der erstmals im Beschwerdeverfahren vorgelegte Hilfsantrag 4 entsprach den erteilten Ansprüchen. Während des Einspruchsverfahrens hatte der Beschwerdeführer weder die Zurückweisung des Einspruchs noch das Patent in seiner erteilten Fassung verteidigt. Es wurde lediglich die Aufrechterhaltung in um den behaupteten offensichtlichen Fehler berichtigten Fassungen beantragt. Nach Ansicht der Kammer hätte der Beschwerdeführer spätestens in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung in Kenntnis der negativen Auffassung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der beantragten Korrektur die erteilte Fassung verteidigen müssen. Zu diesem Zeitpunkt musste es für den Beschwerdeführer klar gewesen sein, dass eine Rückkehr zu der erteilten Fassung den Einwand nach Art. 123 (3) EPÜ unmittelbar ausräumen würde. Der Beschwerdeführer hatte somit die Prüfung dieser Anträge im erstinstanzlichen Verfahren verhindert. Ihm zu gestatten, im Beschwerdeverfahren auf die Ansprüche in der erteilten Fassung zurückzugreifen, würde der gebotenen Verfahrensökonomie zuwiderlaufen.

6. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

6.1 Unterscheidung zwischen Beschwerde, die als nicht eingelegt gilt, und unzulässiger Beschwerde

(CLB, IV.E.8.2.2)

Im Ex-parte-Verfahren T 2406/16 wies die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern den Beschwerdeführer darauf hin, dass die Gebühr fehlte. Der von ihm gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wurde zurückgewiesen. Die Kammer räumte zwar ein, dass gleichzeitig mit der Einreichung des Wiedereinsetzungsantrags die Beschwerdegebühr entrichtet wurde und man daher gemäß Art. 108 Satz 2 EPÜ hätte vermuten können, dass die Beschwerde als an diesem Tag eingereicht galt, gelangte aber nach einer Analyse der Rechtsprechung zu dem Schluss, dass nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Beschwerde, für die die Beschwerdegebühr erst nach Ablauf der Zweimonatsfrist nach Art. 108 Satz 1 EPÜ entrichtet wird, als nicht eingereicht gilt. Im vorliegenden Fall galt daher die Beschwerde als nicht eingereicht, sodass die Beschwerdegebühr ohne Grundlage entrichtet wurde und zurückzuzahlen war.

6.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

6.2.1 Mündliche Verhandlung

(CLB, IV.E.8.4.2)

In T 679/14 stellte die Kammer fest, dass die wiederholte Verlegung einer mündlichen Verhandlung gegen die Grundsätze der Verfahrenseffizienz und der Rechtssicherheit verstößt. Die Kammer verwies auf die Richtlinien, E-II, 7.1 und befand, dass die von der Prüfungsabteilung – soweit aus der Akte ersichtlich – ohne triftige Gründe veranlasste fünfmalige Verlegung der mündlichen Verhandlung unter den gegebenen Umständen im vorliegenden Fall (acht Verlegungen insgesamt) einen Verfahrensmangel darstellte. Sie entschied allerdings nicht, ob es sich dabei um einen wesentlichen Verfahrensmangel handelte. Die Beschwerdegebühr wurde wegen Verstoßes gegen R. 111 (2) EPÜ (unzureichende Begründung) zurückgezahlt.

6.2.2 Ablehnung des Verlegungsantrags ohne Begründung

(CLB, IV.E.8.4.2 d))

In T 1750/14 hatten die Vertreter des Beschwerdeführers wiederholt und unabhängig von ihrem Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung auch eine Verlegung des Zeitpunkts nach R. 116 (1) EPÜ beantragt. In der Entscheidung der Prüfungsabteilung war nicht begründet, warum eine Verlegung dieses Zeitpunkts – ungeachtet der Ablehnung des Antrags auf Verlegung der mündlichen Verhandlung – nicht gewährt wurde. Es hieß dort nur, dass sich die Frage der Einreichung von Änderungen der Anmeldung nach diesem Zeitpunkt nicht stellte. Diese Bemerkung konnte jedoch nicht als Begründung für die Ablehnung des Antrags auf Verlegung des Zeitpunkts betrachtet werden. Die Tatsache, dass nach diesem Zeitpunkt außer Verfahrensanträgen kein weiteres Vorbringen eingereicht wurde, macht den Antrag nicht gegenstandslos. Er wurde nie zurückgenommen, und der Beschwerdeführer hatte seinen Wunsch, geänderte Ansprüche einzureichen, schon in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung geltend gemacht, als er beantragte, das Prüfungsverfahren schriftlich fortzusetzen.

Wie die Kammer vermutete, ging die Prüfungsabteilung wohl davon aus, dass der Zeitpunkt nur zusammen mit dem Termin der mündlichen Verhandlung verlegt werden könne, sodass der Antrag auf Verlegung des Zeitpunkts und der Antrag auf Verschiebung der mündlichen Verhandlung nicht getrennt, sondern nur zusammen behandelt werden konnten. In diesem Fall, bzw. falls die Prüfungsabteilung die beiden Anträge als anderweitig miteinander verbunden betrachtete, hätte jedoch die Argumentation des Beschwerdeführers hinsichtlich seines Antrags auf Verlegung des Zeitpunkts zumindest im Zusammenhang mit dem Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung betrachtet werden müssen.

Der Prüfungsabteilung ist somit ein wesentlicher Verfahrensfehler unterlaufen.

Wie die Kammer jedoch auch festhielt, hätte der Anmelder – und erst recht sein Vertreter – angesichts von R. 116 (1) letzter Satz EPÜ wissen müssen oder können, dass grundsätzlich weder garantiert ist, dass vor dem besagten Zeitpunkt eingereichtes schriftliches Vorbringen automatisch zum Verfahren vor dem EPA zugelassen wird, noch völlig unwahrscheinlich ist, dass auch nach diesem Zeitpunkt eingereichtes Vorbringen im Rahmen des Ermessens der Abteilung zugelassen wird. Der Anmelder hätte der Aufforderung der Prüfungsabteilung nachkommen und beispielsweise versuchen können, geänderte Anspruchssätze einzureichen, um die in der Ladung erhobenen Einwände auszuräumen. Dies hat der Anmelder von sich aus jedoch nicht getan. Ein solches Verhalten sprach nach Ansicht der Kammer nicht für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Gründen der Billigkeit im Sinne von R. 103 (1) a) EPÜ. Aus eigenem Versäumnis darf einer Partei kein Vorteil erwachsen.

E. Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

1. Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ

(CLB, IV.F.3)

In R 2/14 und R 3/15 gab die Große Beschwerdekammer dem Überprüfungsantrag statt.

In ihrer Entscheidung vom 22. April 2016 im Inter-partes-Überprüfungsverfahren R 2/14 stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass die entscheidende Argumentation der Kammer den Aspekt der Modifizierung der inaktiven SEQ ID NO: 4 durch Reklonierung der Desaturase aus E. gracilis betraf. Die Begründung der Kammer war aber insofern begrenzt, als diese im Anschluss an die Feststellung der Notwendigkeit einer Reklonierung sofort zu dem Ergebnis gekommen war, dass der Fachmann zwar jeden der erforderlichen Schritte durchführen könne, die Kombination dieser Schritte aber einen unzumutbaren Aufwand für ihn darstelle. Auf die beiden alternativen Ansätze des Antragstellers war sie überhaupt nicht eingegangen, sondern hatte lediglich erklärt, dass diese mit demselben Nachteil behaftet seien. Die Kammer hatte ihre Schlussfolgerung weder mit Tatsachen noch mit einer Argumentationsfolge untermauert. Somit war diese für den betroffenen Beteiligten weder verständlich noch nachvollziehbar. Die Große Beschwerdekammer gab dem Überprüfungsantrag statt.

In R 3/15 hat die Große Beschwerdekammer die Entscheidung T 1225/13 wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs aufgrund einer Neuauslegung des Anspruchs aufgehoben. Die von der Beschwerdekammer vorgenommene neue Formulierung der Aufgabe ausgehend von einer zum ersten Mal in der Begründung der schriftlichen Entscheidung eingeführten Auslegung des Patentanspruchs 1 war bisher sowohl im Einspruchsverfahren als auch im Beschwerdeverfahren von keinem der Beteiligten vorgetragen worden. Aus dem Vorbringen der Parteien war abzuleiten, dass nicht nur der Beschwerdeführer, sondern auch die Beschwerdegegner bei der Diskussion bezüglich des Merkmals ii) von einer anderen Interpretation des Patentanspruchs 1 ausgegangen waren. Der Beschwerdeführer wurde von der Argumentation in der Entscheidung überrascht und konnte zu dieser neuen Argumentation der Beschwerdekammer zur erfinderischen Tätigkeit nicht Stellung nehmen. Hierin lag eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 113 EPÜ).

In R 2/15 entschied die Große Beschwerdekammer, dass Anträge auf Überprüfung von Zwischenentscheidungen nicht generell unzulässig sind (siehe auch R 5/08). Sie erkannte keinen Grund für die Annahme, dass Art. 106 (2) EPÜ, wonach eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, grundsätzlich nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar ist, auf das Überprüfungsverfahren anzuwenden sei. Weder Art. 112a EPÜ noch R. 104 bis 110 EPÜ enthalten eine Vorschrift, die Art. 106 (2) EPÜ entspricht.

In R 8/15 befand die Große Beschwerdekammer, dass Art. 113 (1) EPÜ enger auszulegen ist als R. 102 g) EPÜ. Nach dieser Regel muss eine Kammer ihre Entscheidung begründen, ein Verstoß gegen diese Regel ist aber für sich genommen kein Überprüfungsgrund. Die Begründung kann zwar unvollständig sein, doch solange sie den Schluss zulässt, dass die Kammer im Laufe des Beschwerdeverfahrens einen bestimmten von ihr für relevant befundenen Punkt sachlich geprüft hat, liegt kein Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ vor.

In R 6/16 befand die Große Beschwerdekammer den Überprüfungsantrag des Beschwerdeführers (Patentinhabers) für unzulässig. Dieser machte eine schwerwiegende Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 113 (1) EPÜ) im Beschwerdeverfahren geltend; die schriftliche Begründung der angefochtenen Entscheidung zeige nämlich, dass die Kammer mehrere irrige Annahmen getroffen habe, die dem Antragsteller in der mündlichen Verhandlung nicht offengelegt worden seien. Die Große Kammer ging auf die zahlreichen Beanstandungen des Beschwerdeführers ein und wiederholte, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör die Kammer nicht verpflichte, den Verfahrensbeteiligten vorab darzulegen, wie und warum sie auf der Grundlage der maßgeblichen erörterten Fragen zu ihrer Schlussfolgerung gelange. Dies geschehe im Rahmen der schriftlichen Entscheidungsbegründung (R 1/08, R 15/12, R 16/13). Gründe im Sinne des Art. 113 (1) EPÜ müssen nicht von der Kammer eingebracht werden, es genügt, wenn ein anderer Beteiligter den Einwand erhoben hat (R 2/08). Die Große Kammer kam daher zu dem Schluss, dass keine schwerwiegende Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör des Beschwerdeführers vorlag, wenn dieser selbst geltend machte, dass die Kammer einfach die Argumentation des Einsprechenden übernommen habe. Ein Verstoß gegen Art. 113 EPÜ ist auch nur dann als schwerwiegend im Sinne des Art. 112a (2) c) EPÜ anzusehen, wenn ein Kausalzusammenhang zwischen dem behaupteten Verstoß und der Endentscheidung besteht (R 1/08, R 11/09, R 19/09). In dieser Sache war das nicht der Fall.

V. BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN

1. Sachliche Überprüfung der Notengebung

(CLB, V.2.6.3)

Im Fall D 20/16 betreffend die europäische Eignungsprüfung hatte der Beschwerdeführer u. a. behauptet, dass die Aufgabe A genauso wie die Vorprüfung eine Reihe von "Fragen" umfasse, bei denen die Punktevergabe schematisch und ohne Ermessen erfolge; somit könne der unabhängige Anspruch mithilfe einer Checkliste und einer Excel-Tabelle bewertet werden, in der die gewünschten Merkmale, Äquivalente und Gesamtpunktzahlen für bestimmte Kombinationen aufgelistet seien. Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten könne die korrekte Punktevergabe beurteilen, ohne eine detaillierte Überprüfung durchzuführen oder in den Ermessensspielraum der Prüfungskommission einzugreifen.

Die Disziplinarkammer sah das nicht so. In der Vorprüfung (R. 10 ABVEP) sollen die Bewerber auf klar formulierte Fragen oder Aussagen durch Ankreuzen eines Kästchens im Multiple-Choice-Format antworten, wobei sie nur zwischen "wahr" und "falsch" wählen können, aber nicht die Möglichkeit haben, eine Begründung oder Erläuterungen hinzuzufügen. Das ist der wesentliche Unterschied zur europäischen Eignungsprüfung, insbesondere zur Aufgabe A gemäß R. 23 ABVEP, wo der Bewerber Lösungen vorschlagen kann, die seiner Ansicht nach den Erfordernissen der R. 23 ABVEP entsprechen, und seine Vorschläge ggf. sogar in einer ergänzenden Notiz begründen kann (s. R. 23 (6) ABVEP). Die Aufgabe besteht darin, die Ansprüche und die Einleitung einer europäischen Patentanmeldung auszuarbeiten, mit der die Erfindung des Mandanten geschützt wird, wobei hinsichtlich der Ausarbeitung erheblicher Spielraum für individuelle Entscheidungen besteht. Es war daher nicht ersichtlich, wie und in welchem Umfang – nach Darstellung des Beschwerdeführers – "der Fehler" auf eine "widersprüchlich oder unverständlich formulierte Frage/Aufgabe" zurückzuführen sein sollte und "als offensichtlich im Sinne von D 13/02 zu betrachten" war. Das Vorbringen des Beschwerdeführers war fast wörtlich aus der Entscheidung D 3/14 übernommen, die allerdings die Vorprüfung betraf und für den vorliegenden Fall nicht relevant war.

Die Mitglieder der Prüfungskommission haben einen breiten Ermessensspielraum, was die Punktevergabe bei der Bewertung der vom Bewerber vorgeschlagenen Lösung betrifft. Die Disziplinarkammer konnte nicht beurteilen, ob z. B. die Aufnahme oder der Ausschluss des Merkmals d2b im unabhängigen Anspruch ein Beispiel für eine widersprüchlich oder unverständlich formulierte Frage/Aufgabe war, ohne den gesamten Prüfungsinhalt im Detail zu überprüfen oder in den Ermessensspielraum der Prüfungskommission einzugreifen.

VI. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE – EURO-PCT-ANMELDUNGEN

1. Zuständigkeit des EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt

(CLB, VI.3)

In J 19/16 kam die Juristische Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass dem in der internationalen Phase eingetretenen Rechtsverlust, d. h. der Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung, in der nationalen Phase nicht mehr abgeholfen werden kann.

Die Juristische Beschwerdekammer wies darauf hin, dass mögliche Mängel in der internationalen Anmeldung, die in der internationalen Phase aufgetreten sind, nach Maßgabe von Art. 24 (1) ii) PCT generell für die Wirkung der Anmeldung als europäische Direktanmeldung relevant seien und sich in der Regel auf Letztere auswirkten. Die Tatsache, dass das Bestimmungsamt (erst) nach dem wirksamen Eintritt in die nationale Phase für die Bearbeitung oder Prüfung der Anmeldung zuständig sei (Art. 23, 22 PCT), hindere das Anmeldeamt nicht daran, eine Verfahrenshandlung in Bezug auf die Nichtzahlung der gemäß Art. 3 (4) iv), R. 27.1 PCT in der internationalen Phase vorgeschriebenen Gebühren vorzunehmen. Auch enthalte der PCT keine Vorschrift, die – ergänzend zu Art. 23 PCT – dem Anmeldeamt generell die Zuständigkeit für Verfahrenshandlungen abspräche, nachdem die Anmeldung in die nationale Phase eingetreten sei. Damit seien parallele Zuständigkeiten von Anmelde- und Bestimmungsamt für ein und dieselbe Anmeldung nicht ausgeschlossen.

Die Juristische Beschwerdekammer erklärte, als weitere Ausnahme vom Grundprinzip des Art. 24 (1) ii) PCT könne das EPA als Bestimmungsamt gemäß Art. 24 (2) PCT die Wirkung der internationalen Anmeldung als europäische Patentanmeldung nach Art. 11 (3) PCT aus anderen Gründen aufrechterhalten, wenn der Rechtsverlust auf einen Fehler des Anmelders zurückzuführen sei. Die Zweimonatsfrist nach Art. 25 PCT sei nicht auf Umstände anzuwenden, die nach Art. 24 (2) PCT zu berücksichtigen seien. Die Juristische Beschwerdekammer entschied, dass eine etwaige Frist für die Stellung eines Antrags auf Entschuldigung nach Art. 24 (2) PCT einzig und allein dem nationalen Recht unterliegt.