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MITTEILUNGEN DES EPA

Entscheidungen der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen

Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 20. Juni 2001¹

Patentinhaber: ICOS Corporation

Einsprechende:

1) SmithKline Beecham

2) Duphar International Research

Stichwort: Neuer Sieben-Transmembran-Rezeptor V28

Artikel: 52 (1), (2) a), 56, 57, 83, 100 a), b) EPÜ

Regel: 23e b) - e), 27 (1) f)

Richtlinie 98/44/EG: Erwägungsgrund 23

Schlagwort: "DNA-Sequenz, die für ein Protein ohne glaubhafte Funktion kodiert" - "erfinderische Tätigkeit (verneint)" - "ausreichende Offenbarung (verneint)" - "gewerbliche Anwendbarkeit (verneint)" - "patentierbare Erfindung - bloße Entdeckung (verneint) - technischer Charakter (verneint)"

Leitsatz:

Die Offenbarung einer vorhergesagten Funktion eines Proteins zusammen mit einem Verfahren zur Verifizierung dieser Funktion ist nicht zwangsläufig geeignet, die Funktion des Proteins ausreichend zu offenbaren. In Ermangelung einer offenbarten Verbindung (eines Liganden für ein vorhergesagtes Rezeptorprotein) gelten Verfahren, die diese Verbindung heranziehen (Modulation der Bindung des Liganden), als nicht ausreichend offenbart. Eine in der Beschreibung enthaltene Aufzählung spekulativer Funktionen eines Proteins ist für sich genommen keine zuverlässige Basis, um diesem Protein eine gewerbliche Anwendbarkeit zuzuerkennen. Eine DNA-Sequenz, die für ein Protein ohne glaubhafte Funktion kodiert, ist keine patentierbare Erfindung.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nummer 0 630 405 wurde auf die am 17.11.93 eingereichte europäische Anmeldung Nummer 94 903 271 hin erteilt, die die Priorität der Anmeldung US 977 452 vom 17.11.92 in Anspruch nahm. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde im Europäischen Patentblatt 1998/15 vom 8.4.98 bekanntgemacht.

Patentinhaberin ist ICOS CORPORATION. Die Bezeichnung des Patents lautet "Neuer Sieben-Transmembran-Rezeptor V28".

II. Zwei Einsprechende haben gegen das Patent Einspruch eingelegt:

i) SmithKline Beecham (Einsprechende 1) am 7.1.99,

ii) Duphar International Research (Einsprechende 2) am 8.1.99.

Die Patentinhaberin reichte zusammen mit ihrer Erwiderung vom 08.09.99 eine Liste der Dokumente D1 - D39 ein. Die Liste wurde von der Einspruchsabteilung übernommen und im weiteren Verfahren herangezogen. Dokumente, die nach dem Anmeldetag der Anmeldung veröffentlicht wurden, wurden als sachverständige Stellungnahmen berücksichtigt. Es wurde auf die technischen Entscheidungen T 210/89, T 100/90, T 409/91, T 435/91, T 886/91, T 923/92, T 939/92, T 588/93 und T 207/94 Bezug genommen.

Die Einsprechenden beantragten den Widerruf des Patents in vollem Umfang gemäß Artikel 100 a) und b) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 52 (1) und (2) a), 56, 83 und 57 EPÜ. (...).

Die Patentinhaberin beantragte die Zurückweisung der Einsprüche und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung. (...).

Entscheidungsgründe

1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 bezieht sich auf ein gereinigtes und isoliertes Polynukleotid, das für die in SEQ ID NO. 28 dargestellte Aminosäuresequenz eines Sieben-Transmembran-Rezeptors V28 kodiert oder eines Fragments desselben, das wenigstens eine Liganden/Antiliganden-Bindungsaktivität oder eine immunologische Eigenschaft besitzt, die für besagten Sieben-Transmembran-Rezeptor V28 spezifisch ist.

Erfinderische Tätigkeit

2. i) Die Patentinhaberin machte geltend, daß die Aufgabe, die durch den beanspruchten Gegenstand gelöst werde, "die Bereitstellung eines weiteren an immunologischen Prozessen beteiligten 7TM-Rezeptors" sei und nicht "die Bereitstellung eines weiteren oder alternativen 7TM-Rezeptors", wie von den Einsprechenden dargestellt. Zur Bekräftigung führte sie an, daß ein cDNA-Klon des V28-Gens in einer cDNA-Bibliothek aus mononukleären peripheren Blutzellen vorliege (Beispiel 7) und daß in mehreren immunologisch relevanten Geweben V28-Transkripte vorhanden seien (Beispiel 14).

ii) Beide Einsprechende behaupteten, daß die Patentschrift weder einen Nachweis dafür enthalte, daß V28 ein Rezeptor sei, noch dafür, daß es an immunologischen Prozessen beteiligt sei, und somit die von der Patentinhaberin formulierte Aufgabe durch den beanspruchten Gegenstand nicht gelöst werde:

Die Einsprechende 1 wies darauf hin, daß die Patentschrift zwar die Nukleotid- und Aminosäuresequenz des V28-Gens offenbare, aber keinen Liganden, der an das besagte Protein binde, daher werde die Rezeptorfunktion lediglich auf der Grundlage struktureller Eigenschaften dieser Sequenz vorhergesagt. Ferner offenbare die Patentschrift, daß das V28-Protein Sequenzidentität sowohl mit dem Interleukin-8-Rezeptor (IL8R) (30 %) als auch mit dem Angiotensin-II-Rezeptor (AT2R) (28 %) besitze, was darauf schließen lasse, daß das V28-Protein an immunologischen oder hämatostatischen Prozessen beteiligt sei (siehe Seite 2 der Patentschrift). Die Expression von V28 in mehreren Geweben des Immunsystems deute darauf hin, daß dieses Gen nicht unbedingt eine auf immunologische Prozesse bezogene Funktion ausübe; es könnte auch eine für diese Zellen relevante "house-keeping"-Funktion haben. Ferner könnten die in der promyelozytischen Zellinie THP.1 nachgewiesenen hohen Expressionsniveaus von V28 darauf hindeuten, daß V28 an der Transformation dieser Zellinie mitwirke. Die Einsprechende 2 machte geltend, solange nicht ein Ligand für einen bestimmten Rezeptor identifiziert sei, bleibe die Funktion dieses Rezeptors im dunkeln. Da in der Patentschrift kein Ligand für V28 offenbart werde, könne weder eine Rezeptorfunktion noch eine Mitwirkung an immunologischen Prozessen anerkannt werden.

Beide Einsprechende argumentierten, die durch die Patentschrift gelöste Aufgabe bestehe in der Bereitstellung eines alternativen 7TM-Proteins. Die Lösung dieser Aufgabe sei aber angesichts der Lehren des Dokuments D1 in Verbindung mit Dokument D2 bzw. aufgrund der Lehre des Dokuments D5 nicht erfinderisch.

iii) Die Patentinhaberin wiederholte, was sie bereits schriftlich vorgebracht hatte, nämlich daß man, auch wenn D2 ein Verfahren für PCR-basiertes Klonieren offenbare, im Zuge der Identifizierung der V28-Nukleinsäure zahlreiche Auswahlentscheidungen treffen müsse, z. B. bei den PCR-Bedingungen, dem Zelltyp für die Bereitstellung der Nukleinsäure, dem Zellwachstumsstand und der Art der zu untersuchenden Nukleinsäurebibliothek, bis man zur Nukleinsäuresequenz des V28-Gens gelange.

3. Die Einspruchsabteilung vertritt die Auffassung, daß zunächst einmal der Grad der Charakterisierung des offenbarten V28-Proteins im Vergleich zum Stand der Technik im Anmeldungszeitpunkt ermittelt werden muß, bevor eine Aufgabe formuliert wird.

i) Die Patentschrift offenbart einen genomischen und einen cDNA-Klon, die für ein Protein mit der Bezeichnung V28 kodieren und als SEQ ID NOS. 27 und 28 dargestellt sind. Ein partieller genomischer Klon wurde durch PCR-Klonieren unter Verwendung degenerierter Primer identifiziert, die aus Regionen mit hoher Aminosäurenähnlichkeit zwischen dem IL8-Rezeptor und dem AT2-Rezeptor konzipiert waren. Dieser Klon wurde ferner zur Identifizierung des vollständigen genomischen V28-Klons verwendet. Die abgeleitete Aminosäuresequenz von SEQ ID NO. 27, die in SEQ ID NO. 28 dargestellt ist, läßt auf eine Struktur schließen, welche sieben hydrophobe Domänen (7TM) getrennt durch hydrophile Domänen umfaßt sowie Reste, die in einer Gruppe von Proteinen mit der Bezeichnung 7TM-Rezeptoren konserviert sind. Ein cDNA-Klon wurde aus einer cDNA-Bibliothek isoliert, die aus mononukleären peripheren Blutzellen hergestellt war, was auf die Expression von V28-Genen in diesen Zellen hindeutet. Die Patentschrift enthält eine Northern-Blot-Analyse, der zufolge das V28-Gen in Milz, Thymus, Mandeln, Lymphknoten, Placenta, Ovar, Testis, Niere und 3 promyelozytischen Zellinien exprimiert wird. Es werden verschiedene Methoden offenbart, die zur Identifizierung extrazellulärer und intrazellulärer Liganden für das V28-Protein verwendet werden können. Die Methoden beruhen auf Assays zur Überwachung sekundärer Signaltransduktionsvorgänge in Säugerzellen, die in Anwesenheit und in Abwesenheit von Test-Verbindungen das V28-Gen exprimieren. Ergebnisse dieser Methoden werden nicht vorgestellt.

ii) Als nächstliegender Stand der Technik wird das Dokument D1 angesehen, eine Übersicht über 74 Proteine aus der Superfamilie der 7TM-Rezeptoren (die auch als G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, GPCRs, bezeichnet werden). Das Dokument offenbart strukturelle Merkmale dieser Proteine, darunter Regionen von hoher Homologie bei allen Mitgliedern der Familie, ligandenbindende Domänen und die Signaltransduktionskopplung dieser Proteine.

iii) Die zu lösende Aufgabe läßt sich formulieren als die Bereitstellung der Nukleotidsequenz, die für ein weiteres 7TM-Protein mit vorhergesagter Rezeptorfunktion kodiert.

iv) Der Gegenstand des Anspruchs 1 bezieht sich auf ein gereinigtes und isoliertes Polynukleotid, das für das in SEQ ID NO. 28 dargestellte V28-Protein kodiert. Diese Aminosäuresequenz hat eine vorhergesagte Struktur, die mit dem typischen 7TM-Rezeptor konsistent ist (Patentschrift Seite 9, Zeile 46), und löst somit die oben genannte Aufgabe.

Diese Lösung kann nicht als erfinderisch angesehen werden, weil D1 einen Sequenzvergleich von 74 bekannten 7TM-Rezeptoren enthält, darunter den IL8-Rezeptor und den AT2-Rezeptor, und darauf hinweist, daß die Sequenzähnlichkeit für das Entwerfen von Klonierungs-Strategien für andere GPCRs nützlich ist (Seite 1). Auch D5 offenbart Klonierungs-Strategien, die zur Identifizierung von 17 verschiedenen Rezeptoren der 7TM-Familie geführt haben, und verweist auf die Verwendung degenerierter Primer in einem PCR-basierten Klonierungs-Verfahren (Seite 4). Das Dokument D2 offenbart ein Verfahren, mit dem degenerierte PCR-Primer so konzipiert werden, daß sie Rezeptoren der 7TM-Familie identifizieren und amplifizieren (Abbildung 1). Die Existenz weiterer 7TM-Rezeptoren wurde also im Stand der Technik vorhergesagt, und das Verfahren zur Identifizierung dieser weiteren Mitglieder der 7TM-Rezeptorfamilie war bekannt. Infolgedessen ist die Offenbarung der Primärstruktur eines weiteren 7TM-Proteins, zu der man durch Befolgung der im Stand der Technik offenbarten, bekannten Methoden gelangt, nicht als erfinderisch anzusehen, und die Erfordernisse des Artikels 56  EPÜ sind nicht erfüllt.

v) Was das Argument der Patentinhaberin betrifft, daß im Zuge der Identifizierung des V28-Klons zahlreiche Auswahlentscheidungen zu treffen gewesen seien, so vertritt die Einspruchsabteilung die Auffassung, daß solche Entscheidungen zur Routinearbeit des Fachmanns gehören und sich in nichts von den Lehren des vorbekannten Dokuments D1 in Verbindung mit D2 unterscheiden. Außerdem wird bei der Primerauswahl, die die Patentinhaberin zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit anführt, von den Sequenzvergleichslehren nach D1 (Seite 2 und Abbildung 2) und D2 (Tabelle 1) Gebrauch gemacht, um konservierte Regionen ausfindig zu machen.

Die Einspruchsabteilung teilt die Auffassung der Einsprechenden 1, daß der V28-Klon willkürlich unter sieben identifizierten Klonen ausgewählt wurde (V31, V28, V112, R20, RM3, R2, R12, Beispiele 1 - 11 der Patentschrift) und die Bedingungen demnach keineswegs gezielt auf die Identifizierung des V28-Klons ausgerichtet waren. Überhaupt würde ja die Schwierigkeit, die mit der Auswahl der Bedingungen verbunden ist, für die erfinderische Tätigkeit eines Verfahrens zur Identifizierung von 7TM-Proteinen sprechen, das aber nicht Gegenstand des vorliegenden Anspruchs ist.

vi) Die Ansprüche 2 - 15, 23 gelten aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Sequenz des 7TM-Proteins V28 ebenfalls nicht als erfinderisch.

Ausreichende Offenbarung

4. i) Die Einsprechende 1 machte geltend, daß die Funktion des Rezeptors V28 in der Patentschrift nicht offenbart werde. Die Ansprüche 21, 22 beziehen sich auf In-vitro-Verfahren mit einem für das V28-Protein spezifischen Antikörper bzw. einem Agonisten oder Antagonisten des V28-Proteins. Diese Verfahren sind nicht ausreichend offenbart, weil der Ligand des putativen Rezeptors V28 in der Patentschrift nicht offenbart ist. Aus demselben Grund ist auch ein Fragment oder eine Variante desselben mit einer Liganden/Antiliganden-Bindungsaktivität nicht ausreichend offenbart (Ansprüche 1, 13). Der Gegenstand des Anspruchs 7 bezieht sich auf einen Sieben-Transmembran-Rezeptor V28" (Hervorhebung durch die Einsprechende), da aber die spezifischen Eigenschaften von V28 in der Patentschrift nicht offenbart werden, ist der Gegenstand nicht ausreichend offenbart. Die Ansprüche 16 - 20 beziehen sich auf einen für das V28-Protein spezifischen Antikörper, der zur Behandlung von Entzündungen in einem Säuger geeignet ist. Die Beschreibung zu diesem Anspruch ist nicht ausführbar, weil ein für das V28-Protein spezifischer Antikörper, der die Wirkung des putativen Rezeptors V28 aufhebt, nicht offenbart ist.

ii) Die Einsprechende 2 war derselben Auffassung wie die Einsprechende 1 und machte außerdem geltend, daß der Gegenstand des Anspruchs 13 durch die Beschreibung nicht ausreichend gestützt werde, da ein Proteinprodukt des V28-Gens eher ein membrangebundenes und kein isoliertes Protein sei. Ferner wies die Einsprechende 2 darauf hin, daß die Patentschrift die Funktion des V28-Proteins als Rezeptor nicht ausreichend offenbare, weil der Ligand nicht offenbart sei, und daß - wie aus der Lehre von D3 hervorgehe - die Identifizierung dieses Liganden für den Fachmann einen unzumutbaren Aufwand darstelle.

iii) Die Patentinhaberin wiederholte das Argument, daß der Gegenstand sämtlicher Ansprüche aufgrund der Offenbarung der Sequenz des V28-Proteins ausführbar sei und mithin alle Ansprüche ausreichend offenbart seien. Spätere Publikationen hätten bestätigt, daß es sich bei dem V28-Protein um einen Rezeptor handle (D11 - D14), und dies sei nur möglich gewesen, weil in der Patentschrift die Sequenz des V28-Gens und des Proteins offenbart werde. Die Patentschrift offenbare zwar nicht den natürlichen Liganden, zeige aber ein Verfahren zur Identifizierung anderer Liganden auf (Beispiel 19). Auch Antikörper seien anhand der Offenbarung ausführbar, weil sie mit Routinemethoden produziert werden könnten. Außerdem könne auch ein Antikörper als Ligand dienen, und somit sei die Isolierung eines Liganden anhand der Offenbarung der Sequenz von V28 mit Routinemethoden ebenfalls ausführbar.

iv) Die Einsprechende 1 verwies darauf, daß das Verfahren in Beispiel 19 zur Identifizierung eines Liganden unpraktisch sei, weil eine Vielzahl von Verbindungen einem Screening unterzogen werden müßten. Was das Verfahren des Anspruchs 20 betreffe, so müßte der Antikörper in der Patentschrift als bindend und als die Funktion von V28 blockierend offenbart werden und nicht nur als an V28 bindend, was jeder routinemäßig produzierte Antikörper tun würde.

5. Die Einspruchsabteilung vertritt die Auffassung, daß die Patentschrift ein 7TM-Protein V28 offenbart, dem eine Rezeptorfunktion zugeschrieben wird. Die Vorhersage, daß V28 ein Rezeptor ist, beruht auf strukturellen Elementen in der deduzierten Aminosäuresequenz SEQ ID NO. 28, d. h. auf der Präsenz von sieben hydrophoben Domänen, die durch hydrophile Domänen getrennt sind, und auf der Homologie zu bekannten 7TM-Rezeptoren. In der Patentschrift fehlt jeglicher Nachweis dafür, daß das V28-Protein ein Rezeptor ist. Stattdessen werden mehrere Verfahren offenbart, anhand deren der Fachmann die Vorhersage verifizieren kann, daß das V28-Protein tatsächlich ein Rezeptor ist (Beispiel 19, Verfahren zur Identifizierung von Liganden von V28).

Die Präsentation solcher Verfahren anstelle eines schlüssigen Nachweises der vorhergesagten Funktion läßt implizit darauf schließen, daß ein solches Unterfangen zur Routinearbeit des Fachmanns gezählt wird. Tatsächlich gibt es Fälle, in denen sich eine vorhergesagte Funktion eines Proteins ohne großen technischen Aufwand nachweisen läßt (z. B. die Vorhersage einer spezifischen Enzymaktivität); in einem solchen Fall ergibt die Offenbarung einer vorhergesagten Funktion in Kombination mit einem Verfahren zu ihrer Verifizierung eine ausreichende Offenbarung der Funktion dieses Proteins. Deshalb hat die Einspruchsabteilung untersucht, ob sich anhand der Offenbarung der Patentschrift plausibel verifizieren läßt, daß das V28-Protein ein Rezeptor ist:

i) Beispiel 19 handelt von einem Assay, bei dem in Frage kommende Ligandenverbindungen daraufhin getestet werden, ob sie als Liganden für V28 fungieren und einen transienten Kalziumfluß in einer Zelle bewirken können, die das V28-Gen exprimiert. Da die Lehre der Patentschrift die in Frage kommenden Ligandenverbindungen nicht auf eine bestimmte Gruppe von Verbindungen beschränkt, muß der Fachmann, der diesen Liganden identifizieren will, Millionen von vorhandenen Verbindungen mit dem Verfahren nach Beispiel 19 testen, um einen Liganden für V28 zu identifizieren. Dies stellt für einen Fachmann, der die beanspruchte Erfindung ausführen, d. h. ein 7TM-Protein erhalten will, das definitiv ein Rezeptor ist, einen unzumutbaren Aufwand dar.

ii) Die Schwierigkeit dieses Unterfangens zeigt sich auch in der Lehre von Dokumenten, die nach dem Veröffentlichungstag der Patentschrift publiziert wurden. Laut D3 (ein Jahr nach der Anmeldung veröffentlicht) wurde das Verfahren gemäß Beispiel 19 auf 11 Verbindungen angewandt, die zu einer begrenzten Klasse in Frage kommender Liganden gehörten, nämlich zu den Chemokinen, die wegen der Ähnlichkeit des V28-Proteins mit den Chemokin-Rezeptoren ausgewählt wurden. Den Verfassern von D3 ist es nicht gelungen, anhand des Verfahrens gemäß Beispiel 19 unter den getesteten Verbindungen einen Liganden für den V28-Rezeptor zu identifizieren.

iii) Das erste Dokument, das von der Rezeptorfunktion des V28-Proteins berichtet, ist D11, das drei Jahre nach der Veröffentlichung der Anmeldung veröffentlicht wurde und das V28-Protein als Corezeptor für das HIV-2-Virus offenbart. Angesichts der Tatsache, daß die erste Entität, die als an das V28-Protein bindend identifiziert wurde und die Rezeptorfunktion von V28 nachweist, gar keine Verbindung ist, sondern ein Virus, könnte man das Verfahren nach Beispiel 19 für den Fachmann sogar als irreführend betrachten.

iv) Erst das Dokument D14, das drei Jahre nach der Anmeldung und nach D11 veröffentlicht wurde, offenbart, daß Fractalkin der Ligand für das V28-Protein ist und daß die Bindung von Fractalkin an das V28-Protein zelluläre Vorgänge bewirkt, die mit der Funktion von V28 als Rezeptor konsistent sind (Abb. 2 und Seiten 522 - 523). Allerdings erfolgte die Identifizierung von Fractalkin als V28-Rezeptor nicht anhand des Verfahrens nach Beispiel 19. Vielmehr war bekannt, daß Fractalkin die Adhäsion und Migration von Leukozyten induziert, wobei der Rezeptor unbekannt war. Bindungs-Assays mit Fractalkin und 10 verschiedenen Testrezeptoren zeigten eine spezifische Bindung an V28-transfizierte Zellen; die Verifizierung der Rezeptorfunktion erfolgte daraufhin durch Chemotaxisinduktion dieser Zellen und durch den Nachweis, daß die Signaltransduktion in diesen Zellen durch G-Proteine bewirkt wird.

Somit kommt die Einspruchsabteilung unter Berücksichtigung des Offenbarungsgehalts der Patentschrift, des Vorbringens der Beteiligten und der als sachverständige Stellungnahmen herangezogenen Nachveröffentlichungen zu dem Schluß, daß die Offenbarung der Aminosäuresequenz des V28-Proteins und die Vorhersage einer Rezeptorfunktion zusammen mit dem offenbarten Verfahren zur Identifizierung des jeweiligen Liganden nicht ausreichen, um ein Rezeptorprotein mit SEQ ID NO. 28 zu offenbaren. Folglich erfüllt die Patentschrift nicht das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung des Gegenstands der in den Ansprüchen 1 bis 15, 23 definierten Erfindung, was einen Verstoß gegen Artikel 83 EPÜ darstellt.

6. Der Gegenstand der Ansprüche 16 - 21 betrifft eine für das V28-Protein spezifische Antikörpersubstanz.

i) Die Patentschrift offenbart keine Antikörpersubstanz, die spezifisch das V28-Protein erkennt. Obwohl denkbar ist, daß eine Reihe von Antikörpern (auch bekannte Antikörper) das V28-Protein erkennen und daran binden, wird ein Antikörper, der spezifisch das V28-Protein erkennt, nicht offenbart. Im übrigen läßt die Einspruchsabteilung die Behauptung der Patentinhaberin nicht gelten, daß die Herstellung solcher Antikörper für Fachleute eine Routineangelegenheit sei. Unter einem Antikörper, der spezifisch V28 erkennt, ist ein Antikörper zu verstehen, der kein anderes Protein erkennt. Die Herstellung solcher Antikörper ist keine Routineangelegenheit, da unter hohem Arbeitsaufwand Kreuzreaktionen des in Frage kommenden spezifischen Antikörpers mit einem anderen Protein ausgeschlossen werden müssen.

ii) Wie oben dargelegt, werden Antikörpersubstanzen, die spezifisch das V28-Protein erkennen, in der Patentschrift nicht ausführbar offenbart. Noch viel weniger werden spezifische Antikörper für das V28-Protein offenbart, die zur Behandlung von Entzündungen in einem Säuger geeignet sind. Welche Rolle das V28-Protein bei Entzündungen spielt, wird in der Patentschrift nicht aufgezeigt. Somit enthält die Patentschrift keine ausführbare Offenbarung der Identifizierung von spezifischen Antikörpern, die einer spekulativen Aktivität des V28-Proteins (nämlich der Induzierung einer Entzündung) entgegenwirken könnten.

iii) Antikörper, die sich in einem Verfahren zur Modulation der Liganden/Antiliganden-Bindung an V28 verwenden lassen, sind auch Antikörper, die spezielle Eigenschaften aufweisen (die beispielsweise die Bindung eines Liganden an das V28-Protein räumlich verhindern oder begünstigen). Solche Antikörper werden in der Patentschrift nicht offenbart. Die Identifizierung solcher Antikörper setzt voraus, daß zunächst die Liganden/Antiliganden-Moleküle oder die Bindungsstellen dieser Moleküle identifiziert werden. Dergleichen wird aber weder offenbart, noch ist es anhand der Offenbarung der Patentschrift ausführbar.

7. Der Gegenstand des Anspruchs 22 betrifft ein In-vitro-Verfahren, bei dem ein Agonist oder Antagonist des V28-Proteins verwendet wird. Die Einspruchsabteilung teilt die Auffassung der Patentinhaberin nicht, wonach "Antikörper eine bekannte Klasse von Antagonisten" sind. Dies mag zwar mitunter der Fall sein, z. B. wenn der Antikörper an die Agonisten-Bindungsstelle eines Rezeptors bindet und so die Wirkung des Rezeptors aufhebt, in der Patentschrift wird eine so spezifische, als Antagonist wirkende Art von Antikörper aber nicht offenbart. Andere Antagonisten werden in der Patentschrift ebensowenig offenbart, und somit ist das Verfahren dieses Anspruchs nicht ausreichend offenbart.

Gewerbliche Anwendbarkeit

8. i) Beide Einsprechende brachten vor, daß die mangelnde Offenbarung eines Liganden für das 7TM-Protein V28 bzw. die mangelnde Offenbarung einer spezifischen Beteiligung dieses Proteins an einem biologischen Prozeß der gewerblichen Anwendbarkeit des 7TM-Proteins V28 entgegenstünde. Die Einsprechende 2 verwies insbesondere auf das in Regel 23e (3) EPÜ verankerte Erfordernis in bezug auf die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz. Sie berief sich dabei auf die Erwägungsgründe 23 und 24 der europäischen Richtlinie Nr. 98/44/EG, die durch Einführung der Regeln 23b - 23e EPÜ mit Wirkung vom 1. September 1999 in das EPÜ aufgenommen wurde. Vorsichtshalber erwähnte die Einsprechende 2 jedoch auch, daß in der Entscheidung T 210/89 unter Berufung auf den Grundsatz der Rechtssicherheit festgestellt wurde, daß Änderungen der Regeln des EPÜ nicht rückwirkend gelten.

ii) Die Patentinhaberin argumentierte, daß nach Artikel 57 EPÜ das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit einer Erfindung erfüllt sei, "wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet ... hergestellt oder benutzt werden kann". Die Patentschrift offenbare, wie das V28-Protein hergestellt werde, und offenbare auch Verwendungen des V28-Proteins, vor allem als an immunologischen Prozessen beteiligter Rezeptor (Seite 4 und Beispiel 14).

Die Einsprechende 1 hielt dagegen, daß die Verwendung eines neu identifizierten Proteins in der Forschung nicht mit gewerblicher Anwendbarkeit gleichzusetzen sei, und verwies auf einen mündlichen Vortrag von Dr. Christian Gugerell auf der ECPI-Konferenz (13.10.98).

9. Die Einspruchsabteilung stimmt der Auffassung der Patentinhaberin nicht zu, wonach die Patentschrift die Erfordernisse der gewerblichen Anwendbarkeit schon deshalb erfülle, weil sie aufzeige, daß V28 hergestellt und verwendet werden kann. Die Erfordernisse der gewerblichen Anwendbarkeit von biotechnologischen Erfindungen sind in den Regeln 23b - 23e EPÜ festgelegt, die für europäische Patentanmeldungen und Patente gelten (Hervorhebung durch den Verfasser). Mithin sind diese Regeln auf das vorliegende Verfahren anwendbar und die Erwägungsgründe der europäischen Richtlinie 98/44/EG als ergänzende Auslegungsmittel heranzuziehen. Betrachtet man die Erfordernisse der gewerblichen Anwendbarkeit, wie sie in Artikel 57 EPÜ in Verbindung mit den Regeln 23b - 23e festgeschrieben sind, so kann die Erfindung nicht als gewerblich anwendbar gelten, weil in der Patentanmeldung keine gewerblichen Anwendungen offenbart werden (Regel 23e (3) EPÜ).

i) Zwar werden in der Patentschrift potentielle Verwendungen der Erfindung offenbart (Seite 3.4), doch liegt diesen eine vorgeschlagene Funktion des V28-Proteins als Rezeptor zugrunde, die in der Patentschrift nicht ausreichend offenbart wird (siehe vorstehend Nr. 5). Die in der Anmeldung offenbarten potentiellen Verwendungen sind also spekulativ, d. h. nicht spezifisch, substantiell und glaubhaft, und gelten somit nicht als gewerbliche Anwendungen.

Genauer gesagt: In der Patentschrift heißt es, Wirtszellen, die Produkte des 7TM-Gens V28 exprimieren, seien nützlich in Verfahren zur industriellen Herstellung des 7TM-Proteins V28 (Seite 3). Da nicht offenbart wird, ob das V28-Protein irgendeine Funktion hat (z. B. eine biologische, die eine therapeutische Verwendung implizieren würde, oder eine Funktion als Marker zur diagnostischen Verwendung), ist nicht ersichtlich, warum es nützlich sein soll, dieses Protein im industriellen Maßstab herzustellen.

Laut der Patentschrift sind Antikörpersubstanzen, die spezifisch mit dem 7TM-Protein V28 reagieren, nützlich für Immunisierungskomplexe zur Herstellung von antiidiotypischen Antikörpern, zur Reinigung von V28-Peptiden und zur Identifizierung von Zellen, die V28-Polypeptide erzeugen (Seite 4). Spezifische Antikörper werden in der Patentschrift nicht offenbart und können aufgrund der hohen Sequenzidentität mit einer Vielzahl von anderen Proteinen vielleicht gar nicht hergestellt werden (siehe Tabelle 1 der Patentschrift und vorstehend Nr. 6 i)). Somit werden diese vorgeschlagenen Benutzer auf eine Substanz verwiesen, die nicht offenbart wurde und als rein spekulativ anzusehen ist.

Ferner heißt es in der Patentschrift, daß Antikörper, Agonisten oder Antagonisten des V28-Proteins eindeutig nützlich seien bei der Modulation von Liganden/Rezeptor-Bindungsreaktionen, die bei immunologischen und/oder entzündlichen Vorgängen in vivo stattfänden (Seite 4). Wie oben dargelegt (Nr. 6 iii)), stellen Antikörper, die sich zur Modulation der Liganden/Rezeptor-Bindung eignen, eine spezielle Art von Antikörpern dar, auf die in der Patentschrift nicht näher eingegangen wird. Ebensowenig wird die Beteiligung des V28-Proteins an immunologischen und/oder entzündlichen Vorgängen in vivo demonstriert. Die vorgeschlagene Verwendung richtet sich also auf eine potentielle Interferenz einer spekulativen Aktivität des V28-Proteins mit einer Substanz, deren Herstellbarkeit nicht aufgezeigt wird. Eine solche Verwendung ist nicht glaubhaft.

ii) Was die übrigen potentiellen gewerblichen Anwendungen betrifft, die die Patentinhaberin später mit Schreiben vom 08.09.99 sowie in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht hat, so erfüllen sie nach Auffassung der Einspruchsabteilung nicht die Erfordernisse des Artikels 57 EPÜ in Verbindung mit Regel 27 (1) f) EPÜ und Regel 23e (3) EPÜ.

Bei diesen Anwendungen geht es um das V28-Protein als Beteiligter an immunologischen Prozessen. In der vorliegenden Beschreibung wird aber weder explizit erwähnt noch offensichtlich gemacht, daß das V28-Protein an immunologischen Prozessen beteiligt ist, und daher sind die Erfordernisse der Regel 27 (1) f) EPÜ nicht erfüllt, was die aus der Mitwirkung an immunologischen Prozessen herleitbare gewerbliche Anwendbarkeit des V28-Proteins betrifft.

Es wurde behauptet, daß die Mitwirkung des V28-Proteins an immunologischen Prozessen in Beispiel 7 offenbart werde (Isolierung eines V28-cDNA-Klons aus mononukleären peripheren Blutzellen) sowie in Beispiel 14 (Exprimierung des V28-Gens in Geweben, die für die Immunreaktion bzw. für Reproduktion und Stoffwechsel relevant sind). Die Patentschrift geht jedoch nicht darauf ein, daß das offensichtliche Expressionsmuster des V28-Gens auf eine Mitwirkung des V28-Gens an immunologischen Prozessen oder an überhaupt einem Prozeß hindeutet. Außerdem spricht der Beweis des Beispiels 14 nicht dafür, daß das V28-Gen für immunologische Prozesse relevant ist. Da V28-Transkripte in mehreren Geweben mit unterschiedlicher Funktionalität zu finden sind, ist aus der Patentschrift nicht direkt herzuleiten, daß das V28-Protein für Immunreaktionen relevant ist. Nach umfangreichen Experimenten von wissenschaftlichen Gruppen, die nichts mit der Anmelderin zu tun haben, hat sich herausgestellt, daß das V28-Protein als Corezeptor des HIV-2-Virus und für die Mobilität und Adhäsion von Leukozyten eine Rolle spielt (Dokumente D11 - D14), was die biologische Rolle des V28-Proteins erhellte, die wiederum zu einer einschlägigen gewerblichen Anwendung führen kann. Die Beweise in der vorliegenden Patentschrift deuten aber weder explizit noch implizit auf eine Beteiligung des V28-Proteins an immunologischen Prozessen hin und lassen folglich auch nicht erkennen, daß diese Erfindung einschlägig gewerblich anwendbar ist.

Patentierbarkeit

10. i) Die Einsprechende 1 argumentierte, daß die Offenbarung des V28-Gens und des Proteins ohne konkrete gewerbliche Anwendbarkeit nicht patentierbar sei, weil ihr der technische Charakter fehle (Art. 52 (1) EPÜ). Darüber hinaus sei die bloße Isolierung eines 7TM-Proteins eine Entdeckung und keine Erfindung (Art. 52 (2) a) EPÜ).

ii) Die Einsprechende 2 brachte vor, daß der Gegenstand der Ansprüche des erteilten Patents nicht den in Artikel 52 (1) EPÜ implizit verlangten technischen Charakter aufweise. Die Erfindung leiste keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik. Die Einsprechende 2 vertrat die Auffassung, daß Erwägungsgrund 23 der EU-Richtlinie 98/44/EG eine Auslegungsregel für die Beurteilung der technischen Natur von DNA-bezogenen Gegenständen biete, und kam in Anbetracht dieser Grundsätze zu dem Schluß, daß die angebliche Erfindung keinen technischen Charakter habe. Unter Hinweis auf Artikel 52 (2) a) EPÜ machte sie geltend, daß die Offenbarung genomischer DNA, die für ein V28-Protein kodiert, eine Entdeckung darstellte und keine Erfindung.

iii) Die Patentinhaberin führte in bezug auf den technischen Charakter des V28-Gens und des Proteins aus, daß es in der Patentschrift als ein an immunologischen Prozessen beteiligter Rezeptor offenbart werde. Der Behauptung, daß V28 eine Entdeckung sei, widersprach sie mit dem Argument, daß die Patentschrift einen in der Natur so nicht vorkommenden cDNA-Klon offenbare.

11. Was die Patentierbarkeit gemäß Artikel 52 (1) und (2) EPÜ betrifft, vertritt die Einspruchsabteilung folgende Auffassung:

i) Die Einspruchsabteilung kann sich der Argumentation der Einsprechenden, wonach die Offenbarung des V28-Gens und des Proteins eine bloße Entdeckung sei, nicht anschließen. Zwar kommt die für das V28-Protein kodierende Nukleinsäure als Segment des menschlichen Genoms vor und ist somit Teil der Natur; die gereinigte und isolierte Nukleinsäure mit dieser Sequenz kommt aber in der Natur nicht vor und kann folglich auch nicht entdeckt werden. Das gereinigte und isolierte Polynukleotid, das für das V28-Protein kodiert, ist de facto keine Entdeckung. Die Patentschrift ist also nicht auf eine Entdeckung gemäß Artikel 52 (2) a) EPÜ gerichtet und kann eine patentfähige Erfindung nach Artikel 52 (1) EPÜ darstellen.

ii) Laut Artikel 52 (1) EPÜ werden Patente für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Wie vorstehend ausgeführt (Nr. 3), erfüllt die vorliegende Erfindung nicht das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit. Ebensowenig erfüllt sie das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit, wie vorstehend erörtert (Nr. 9). Daher bezieht sich die vorliegende Patentschrift nicht auf eine gemäß Artikel 52 (1) EPÜ patentierbare Erfindung.

Im übrigen lautet Erwägungsgrund 23 der Richtlinie wie folgt: "Ein einfacher DNA-Abschnitt ohne Angabe einer Funktion enthält keine Lehre zum technischen Handeln und stellt deshalb keine patentierbare Erfindung dar." Die Einspruchsabteilung interpretiert das Erfordernis der "Angabe einer Funktion" dahingehend, daß Angaben verlangt werden, die nicht nur spekulativ sind. In anderen Worten: DNA-Sequenzen mit der Angabe einer Funktion, die nicht wesentlich, spezifisch und glaubhaft ist, stellen keine nach Artikel 52 (1) EPÜ patentierbare Erfindung dar, weil sie keinen technischen Charakter haben. Die Einspruchsabteilung schließt sich den Argumenten der Einsprechenden 2 an, wonach der Gegenstand des Streitpatents exakt unter den Wortlaut des oben genannten Erwägungsgrunds fällt und daher keine nach Artikel 52 (1) EPÜ patentierbare Erfindung darstellt.

Entscheidung

Die Einspruchsabteilung vertritt die Auffassung, daß die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) und b) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 56, 83, 57 und 52 EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegenstehen, und kommt deshalb zu dem Schluß, daß das Patent nach Artikel 102 (1) EPÜ zu widerrufen ist.