Artikel 81

EUROPÄISCHES PATENTAMT

Mitteilungen des EPA

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Juni 2020 zur Anwendbarkeit der neuen Regel 20.5bis PCT über die Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Unterlagen in Verfahren vor dem EPA

I. Einführung

1. Zum 1. Juli 2020 tritt die neue Regel 20.5bis PCT in Kraft, die es dem Anmelder ermöglicht, einen fälschlicherweise eingereichten Bestandteil (Beschreibung oder Ansprüche) oder Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen (einschließlich des gesamten Zeichnungssatzes) einer internationalen Anmeldung zu berichtigen. Das EPA hat der WIPO mitgeteilt, dass diese Bestimmung teilweise mit dem derzeitigen Rechtsrahmen des EPÜ unvereinbar und daher in den Verfahren vor dem EPA als Anmelde- und Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt (R. 20.8 a-bis) und b-bis) PCT) nicht vollständig anwendbar ist.1

2. Die vorliegende Mitteilung informiert über die Anwendbarkeit von Regel 20.5bis PCT in den Verfahren vor dem EPA. Die Schaubilder im Anhang geben einen Überblick über mögliche Szenarien in diesen Verfahren. Die Mitteilung behandelt nicht das Verfahren nach der geltenden Regel 20.5 PCT, da sich die diesbezügliche Praxis des EPA nicht geändert hat und diese Bestimmung weiterhin nur für den Fall gilt, dass ein Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen (einschließlich des gesamten Zeichnungssatzes) der internationalen Anmeldung wirklich fehlt.

II. Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt

3. Infolge seiner Mitteilung über die Unvereinbarkeit bearbeitet das EPA als Anmeldeamt Anträge auf Berichtigung nach Regel 20.5bis PCT nur in den folgenden beiden Fällen:

a) Der richtige Bestandteil oder Teil wird vom Anmelder an oder vor dem Tag eingereicht, an dem das internationale Anmeldedatum zuerkannt wird (R. 20.5bis b) PCT). In diesem Fall wird der falsche Bestandteil oder Teil durch den richtigen ersetzt, und das internationale Anmeldedatum ist der Tag, an dem alle Erfordernisse des Artikels 11 (1) PCT erfüllt sind.

b) Der richtige Bestandteil oder Teil wird vom Anmelder nach dem Tag eingereicht, an dem das internationale Anmeldedatum zuerkannt wurde, und es wird keine Einbeziehung durch Verweis beantragt (R. 20.5bis c) PCT). In diesem Fall wird der falsche Bestandteil oder Teil durch den richtigen ersetzt, aber das internationale Anmeldedatum wird auf den Tag verschoben, an dem der richtige Bestandteil oder Teil einging, es sei denn, der Anmelder beantragt, dass dieser nicht berücksichtigt wird (R. 20.5bis e) PCT).

4. Nicht bearbeitet werden vom EPA als Anmeldeamt hingegen Anträge auf Berichtigung, wenn der richtige Bestandteil oder Teil vom Anmelder zur Einbeziehung durch Verweis eingereicht wird (R. 20.5bis d) und R. 20.8 a-bis) PCT). Derartige Anträge können nur bearbeitet werden, wenn der Anmelder der Übermittlung der internationalen Anmeldung an das Internationale Büro zustimmt, das für diese Akte dann als Anmeldeamt tätig wird (R. 19.4 a) iii) PCT); in solchen Fällen kontaktiert das EPA jedoch immer zuerst den Anmelder. Die Übermittlung hat für den Anmelder keine negativen Folgen, da das Internationale Büro als Anmeldeamt den Tag der Entgegennahme der internationalen Anmeldung durch das EPA als Eingangstag betrachtet (R. 19.4 b) PCT).

III. Verfahren vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde

5. Die Mitteilung über die Unvereinbarkeit hat keinen Einfluss auf die Tätigkeit des EPA als Internationale Recherchenbehörde; diese hängt von den Entscheidungen des Anmeldeamts über die internationale Anmeldung und deren Anmeldedatum ab. In Fällen, in denen die internationale Anmeldung vom Anmeldeamt nach Regel 20.5bis PCT berichtigt wurde, führt das EPA als Internationale Recherchenbehörde daher die Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung einschließlich des richtigen Bestandteils oder Teils durch, wenn ihm das Anmeldeamt

a) den richtigen Bestandteil oder Teil vor Beginn der Recherche mitgeteilt hat oder

b) den richtigen Bestandteil oder Teil nach Beginn der Recherche (auch nach Abschluss der Recherche) mitgeteilt hat und der Anmelder innerhalb eines Monats ab dem Tag der entsprechenden Aufforderung durch das EPA eine zusätzliche Gebühr in Höhe der Recherchengebühr entrichtet (R. 40bis.1 PCT und Art. 2 (1) der Gebührenordnung2).

6. Wird im vorstehend unter Nummer 5 b) beschriebenen Fall der richtige Bestandteil oder Teil dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde nach Beginn der Recherche, aber vor deren Abschluss mitgeteilt und die zusätzliche Gebühr entrichtet, so schließt das EPA auch die bereits begonnene ursprüngliche Recherche ab und erlässt einen nicht amtlichen internationalen Recherchenbericht und einen ebensolchen schriftlichen Bescheid auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten internationalen Anmeldung. Dieser internationale Recherchenbericht bzw. schriftliche Bescheid ergeht jedoch nur für den Anmelder sowie für Bestimmungsämter, die nach Regel 20.8 b-bis) PCT eine Unvereinbarkeit mitgeteilt haben, und gilt deshalb nicht als internationaler Recherchenbericht nach Regel 43 PCT bzw. schriftlicher Bescheid nach Regel 43bis PCT.

IV. Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde

7. In den vorstehend unter den Nummern 5 und 6 beschriebenen Szenarien wird die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage der von der Internationalen Recherchenbehörde recherchierten internationalen Anmeldung einschließlich des richtigen Bestandteils oder Teils durchgeführt.

V. Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt

8. Berichtigungen, die das Anmeldeamt in der internationalen Phase nach Regel 20.5bis b) oder c) PCT zugelassen hat, d. h. bei denen es entweder den Tag des Eingangs der richtigen Anmeldungsunterlagen3 oder einen späteren Tag als Anmeldedatum zuerkannt oder das ursprüngliche Anmeldedatum auf den Tag des Eingangs der richtigen Anmeldungsunterlagen verschoben hat, sind vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt wirksam.

9. Hat das Anmeldeamt die richtigen Anmeldungsunterlagen jedoch nach Regel 20.5bis d) PCT als durch Verweis einbezogen erachtet, d. h. ohne das Anmeldedatum zu verschieben, so ist diese Einbeziehung im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nicht wirksam. In derartigen Fällen stellt das EPA das Anmeldedatum und die Anmeldungsunterlagen, auf deren Grundlage die Bearbeitung vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt erfolgt, entweder gemäß dem Standardverfahren oder gemäß dem verkürzten Verfahren fest, die nachstehend dargelegt sind (s. Nrn. 10 ff. bzw. 16 ff.). Zum besseren Verständnis enthält Teil VI Beispiele für das Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt.

Standardverfahren

10. Stellt das EPA fest, dass die Mitteilung über die Unvereinbarkeit anwendbar ist, so betrachtet es ab dem Eintritt in die europäische Phase denjenigen Tag als Anmeldetag, an dem die richtigen Anmeldungsunterlagen eingegangen sind (R. 20.8 c) PCT). Ferner behandelt es die Anmeldung so, dass als eingereichte Fassung die Anmeldung mit den richtigen Anmeldungsunterlagen und nicht den fälschlicherweise eingereichten gilt. Dies teilt das EPA dem Anmelder in einer Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT mit und setzt ihm eine Frist von zwei Monaten für die Erwiderung:

a) Beantragt der Anmelder innerhalb der gesetzten Frist, dass die richtigen Anmeldungsunterlagen nach Regel 82ter.1 d) PCT unberücksichtigt bleiben, so erlässt das EPA eine Zwischenentscheidung, mit der das Anmeldedatum in das ursprünglich vom Anmeldeamt zuerkannte Anmeldedatum geändert und bestätigt wird, dass die richtigen Anmeldungsunterlagen nicht berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass dem Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt die Anmeldungsunterlagen in der am ursprünglichen Anmeldedatum eingereichten Fassung zugrunde gelegt werden und dass dieser Tag der Anmeldetag für die Bearbeitung der Anmeldung in der europäischen Phase ist (s. u. Beispiel 2).

b) Nimmt der Anmelder innerhalb der gesetzten Frist zu der Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT Stellung, so erlässt das EPA ebenfalls eine Zwischenentscheidung, in der die Stellungnahme berücksichtigt wird.

c) Wenn der Anmelder weder Stellung nimmt noch beantragt, dass die richtigen Anmeldungsunterlagen unberücksichtigt bleiben, ergeht keine Zwischenentscheidung. In diesem Fall gilt der Tag des Eingangs der richtigen Anmeldungsunterlagen als Anmeldetag im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt. Das EPA behandelt die Anmeldung so, als ob sie in der eingereichten Fassung die richtigen Anmeldungsunterlagen enthalten hätte und nicht die fälschlicherweise eingereichten (s. u. Beispiel 1).

11. Die Anmeldungsunterlagen, die als ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung gelten, werden nach dem unter Nummer 10 beschriebenen Verfahren bestimmt. Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist, ergeht die Mitteilung nach den Regeln 161 und 162 EPÜ, und der Anmelder kann die Anmeldung im Rahmen der Offenbarung ändern, die an dem in diesem Verfahren bestimmten Anmeldetag vorlag.

12. Eine bei Eintritt in die europäische Phase gegebenenfalls fällige Zusatzgebühr wird gemäß den jeweiligen Mitteilungen des EPA berechnet.4 Macht der Anmelder vom verkürzten Verfahren Gebrauch, kann sich dies positiv auf die Berechnung der Zusatzgebühr auswirken (s. Nrn. 16 und 17).

13. Muss bei Eintritt in die europäische Phase eine Übersetzung eingereicht werden (Art. 153 (4) und R. 159 (1) a) EPÜ), so muss die Übersetzung denselben Inhalt wie die internationale Veröffentlichung haben. Das bedeutet, dass eine Übersetzung sowohl der fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen als auch der richtigen Anmeldungsunterlagen eingereicht werden muss. Außerdem muss der Anmelder angeben, welche Seiten die Übersetzung der richtigen Anmeldungsunterlagen und welche die Übersetzung der fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen enthalten.

14. Die gegebenenfalls nach Artikel 153 (4) EPÜ veröffentlichte Anmeldung entspricht der internationalen Veröffentlichung. Sie umfasst also sowohl die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen als auch die richtigen Anmeldungsunterlagen. Die Titelseite der Veröffentlichung enthält einen Hinweis darauf, dass die Mitteilung über die Unvereinbarkeit nach Regel 20.5bis d) PCT auf die Anmeldung anwendbar ist.

Wiederherstellung des Prioritätsrechts

15. Die Änderung des Anmeldedatums in das Datum des Eingangs der richtigen Anmeldungsunterlagen kann zum Verlust eines beanspruchten Prioritätsrechts führen. In einem solchen Fall hat der Anmelder die Möglichkeit, die Wiederherstellung des Prioritätsrechts nach Regel 49ter.2 PCT zu beantragen. Nach Regel 49ter.2 b) i) PCT ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Ablauf der 31-Monatsfrist gemäß Regel 159 (1) EPÜ oder innerhalb eines Monats nach Stellung eines wirksamen Antrags auf vorzeitige Bearbeitung gemäß Artikel 23 (2) oder 40 (2) PCT einzureichen.5

Verkürztes Verfahren

16. Anmelder, die an einer schnellen und unkomplizierten Bearbeitung ihrer Anmeldung interessiert sind, können das Verfahren nach Nummer 10 wie folgt verkürzen:

a) Der Anmelder kann innerhalb der
31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) EPÜ oder spätestens vor Ergehen der Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT beim EPA beantragen, dass die richtigen Anmeldungsunterlagen unberücksichtigt bleiben. Dies gilt als Verzicht des Anmelders auf sein Recht auf eine solche Mitteilung, und es ergeht stattdessen eine Zwischenentscheidung. Mit dieser wird bestätigt, dass das ursprüngliche Anmeldedatum aufrechterhalten wird und die richtigen Anmeldungsunterlagen im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nicht berücksichtigt werden.

b) Alternativ kann der Anmelder innerhalb einer der unter a) genannten Fristen erklären, dass er die Anmeldung mit den richtigen Anmeldungsunterlagen und mit dem Anmeldedatum, das dem Tag des Eingangs dieser Anmeldungsunterlagen entspricht, weiterverfolgen möchte. Dies gilt als Verzicht des Anmelders auf sein Recht auf eine Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT. Es ergeht keine solche Mitteilung und keine Zwischenentscheidung. Das EPA berichtigt das Anmeldedatum und erachtet die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen als nicht eingereicht. Der Anmelder wird entsprechend unterrichtet (s. u. Beispiel 3).

17. Mit der Entscheidung für das verkürzte Verfahren kann der Anmelder die Verfahrensschritte des Standardverfahrens vermeiden und dadurch Zeit und Aufwand sparen. Entscheidet sich der Anmelder außerdem vor Entrichtung der Zusatzgebühr, welche Anmeldungsunterlagen – d. h. entweder die richtigen oder die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen – im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt zugrunde gelegt werden sollen, und liegt der Zahlungstag innerhalb der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) EPÜ, werden nur diese ausgewählten Unterlagen für die Berechnung der Zusatzgebühr berücksichtigt.

Antrag auf vorzeitige Bearbeitung

18. Wird ein Antrag auf vorzeitige Bearbeitung gestellt,6 findet dasselbe Verfahren Anwendung. Möchte der Anmelder vom verkürzten Verfahren Gebrauch machen, muss er dies dem EPA zum Zeitpunkt der wirksamen Einreichung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung oder spätestens vor Ergehen der Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT mitteilen.

Zuständigkeit für die Anwendung des neuen Verfahrens

19. Die Zuständigkeit für die Anwendung des Verfahrens nach Regel 20.8 c) PCT liegt in der europäischen Phase entweder bei der Eingangsstelle oder bei der Prüfungsabteilung (R. 10 EPÜ). Ist die Prüfungsabteilung zuständig, werden ihre Aufgaben gemäß dem Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 14. Juni 2020 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind,7 diesen Bediensteten übertragen.

VI. Beispiele für die Bearbeitung in der europäischen Phase

20. Beispiel 1: Der Anmelder entscheidet sich dafür, die Anmeldung mit den richtigen Anmeldungsunterlagen und dem späteren Anmeldedatum weiterzuverfolgen.

Eine internationale Anmeldung wird am 2. Juli 2020 mit einer fälschlicherweise beigefügten Beschreibung A eingereicht. Sie beansprucht die Priorität einer Anmeldung mit dem Anmeldedatum 3. Oktober 2019, die die Beschreibung B enthält.

Der 2. Juli 2020 wird als internationales Anmeldedatum zuerkannt.

Die richtige Beschreibung B wird am 2. August 2020 eingereicht, nach Regel 20.5bis d) PCT für vollständig im Prioritätsdokument enthalten befunden und durch Verweis einbezogen. Das Anmeldedatum in der internationalen Phase bleibt unverändert.

Eintritt in die europäische Phase:

Eine Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT ergeht an den Anmelder, wonach

• für das EPA der 2. August 2020 als Anmeldetag der Euro-PCT-Anmeldung gilt,
• davon ausgegangen wird, dass die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht die fälschlicherweise eingereichte Beschreibung A, sondern die Beschreibung B enthält,
• der Anmelder beantragen kann, dass die richtige Beschreibung B unberücksichtigt bleibt, um den ursprünglichen Anmeldetag aufrechtzuerhalten.

Der Anmelder reagiert nicht innerhalb der in der Mitteilung gesetzten Frist.

Für die Bearbeitung in der europäischen Phase gilt der 2. August 2020 als Anmeldetag, und die richtigen Anmeldungsunterlagen einschließlich der Beschreibung B gelten als Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Die fälschlicherweise eingereichte Beschreibung A gilt nicht als Teil der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung. Es ergeht keine Zwischenentscheidung.

21. Beispiel 2: Der Anmelder entscheidet sich dafür, die Anmeldung mit den am ursprünglichen Anmeldedatum eingereichten Anmeldungsunterlagen und mit diesem ursprünglichen Anmeldedatum weiterzuverfolgen.

Die internationale Phase ist identisch mit Beispiel 1.

Eintritt in die europäische Phase:

Eine Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT ergeht an den Anmelder, wonach

• für das EPA der 2. August 2020 als Anmeldetag der Euro-PCT-Anmeldung gilt,
• davon ausgegangen wird, dass die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht die fälschlicherweise eingereichte Beschreibung A, sondern die Beschreibung B enthält,
• der Anmelder beantragen kann, dass die richtige Beschreibung B unberücksichtigt bleibt, um den ursprünglichen Anmeldetag aufrechtzuerhalten.

Der Anmelder beantragt, dass die richtige Beschreibung B unberücksichtigt bleibt, um den ursprünglichen Anmeldetag aufrechtzuerhalten.

Das EPA erlässt eine Zwischenentscheidung, mit der bestätigt wird, dass der 2. Juli 2020 als Anmeldetag gilt, dass die am 2. Juli 2020 eingereichten Anmeldungsunterlagen als Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gelten und dass die am 2. August 2020 eingereichte Beschreibung B nicht als Teil der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung gilt.

22. Beispiel 3: Der Anmelder entscheidet sich im verkürzten Verfahren dafür, die Anmeldung mit den richtigen Anmeldungsunterlagen weiterzuverfolgen.

Die internationale Phase ist identisch mit Beispiel 1.

Vorgezogener Eintritt in die europäische Phase mit einem gültigen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung kombiniert mit einem Antrag, dass der 2. August 2020 als Anmeldetag gelten, die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die Beschreibung B umfassen und die fälschlicherweise eingereichte Beschreibung A unberücksichtigt bleiben soll.

Dem Anmelder wird mitgeteilt, dass der 2. August 2020 für die Bearbeitung in der europäischen Phase als Anmeldetag gilt und die richtigen Anmeldungsunterlagen einschließlich der Beschreibung B als Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gelten. Die fälschlicherweise eingereichte Beschreibung A gilt nicht als Teil der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung.

Anhang: Schaubilder zur Veranschaulichung möglicher Szenarien

a) EPA als Anmeldeamt

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b) EPA als Internationale Recherchenbehörde

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c) EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt

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