Seiten 80-95

ARBEITSSITZUNG

Das einheitliche Patentgericht

Klaus GRABINSKI

Richter am Bundesgerichtshof

Vergleich und Zusammenwirken zwischen EPA-Beschwerdekammern und nationalen Gerichten – Sachlage in der deutschen Praxis

I. Widerruf eines Patents nach rechtskräftigem Verletzungsurteil: was dann?

Auf der Grundlage entsprechender Anträge des Klägers1 beinhaltet das zusprechende Urteil in Patentverletzungssachen vor deutschen Gerichten üblicherweise die Verurteilung zu Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie die Feststellung, zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet zu sein, §§ 139 Abs. 1 und 2, 140 b PatG, §§ 242, 259 BGB.2 Außerdem umfasst das Urteil einen Kostenausspruch, in welchem dem Beklagten die Kosten des Verfahrens im Umfang seines Unterliegens auferlegt werden. In einem sich an das Verletzungsverfahren gegebenenfalls anschließenden Höheverfahren kann der Beklagte rechtskräftig zur Zahlung von Schadensersatz in bestimmter Höhe verurteilt worden sein.

Wird das Klagepatent nach Eintritt der Rechtskraft der Urteile im Verletzungs- und im Höheverfahren bestandskräftig durch die Beschwerdekammer oder auf Anweisung der Beschwerdekammer durch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts widerrufen, kommen aus Sicht des Verletzungsbeklagten vor allem folgende Rechtsbehelfe in Betracht:

1. Vollstreckungsabwehrklage, § 767 ZPO,

2. Restitutionsklage, § 580 Nr. 6 ZPO,

3. Klage auf Rückzahlung geleisteten Schadensersatzes, § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB und

4. Klage auf Rückzahlung der Kosten des Verletzungsverfahrens, § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB.

1. Vollstreckungsabwehrklage, § 767 ZPO

Diese Klage richtet sich gegen die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung aus dem Verletzungsurteil, soweit darin zur Unterlassung, Rechnungslegung und Auskunftserteilung verurteilt worden ist. Die Vollstreckungsabwehrklage kann nur auf Einwendungen gegen den vollstreckbaren Anspruch gestützt werden, die nach Abschluss der letzten mündlichen Verhandlung entstanden sind, auf welcher die rechtskräftig gewordene Verurteilung beruht, und die deshalb vom Beklagten in dem dem Urteil vorangegangenen Erkenntnisverfahren nicht vorgebracht werden konnten, § 767 Abs. 2 ZPO.

Nach Artikel 68 EPÜ gelten die Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents nach Artikel 64 und 67 EPÜ in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen worden ist, als von Anfang an nicht eingetreten. Bei der Anwendung von § 767 Abs. 2 ZPO stellt sich die Frage, ob für den Zeitpunkt des Entstehens der Einwendung gegen das Verletzungsurteil auf die bestandkräftige Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer oder auf den nach Artikel 68 EPÜ rückwirkenden Effekt des Widerrufs abzustellen ist. Zutreffend dürfte die erstgenannte Alternative sein; denn der Verletzungsbeklagte kann den Widerruf des Klagepatents erst erfolgreich einwenden, wenn die entsprechende Entscheidung der Beschwerdekammer oder der Einspruchsabteilung bestandskräftig ergangen ist.3

Ist die Vollstreckungsgegenklage zulässig und begründet, ist die Zwangsvollstreckung aus dem Verletzungsurteil – infolge des nach Artikel 68 EPÜ rückwirkenden Effekts eines rechtskräftigen Widerrufs – als von Anfang an unzulässig zu erklären.4

2. Restitutionsklage, § 580 Nr. 6 ZPO

Diese Klage richtet sich gegen das rechtskräftige Verletzungsurteil und gegebenenfalls auch das Zahlungsurteil im Höheverfahren und nicht nur gegen die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung aus diesen Urteilen. Angestrebt wird die Wiederaufnahme und Neuverhandlung des Verletzungs- und gegebenenfalls auch des Höheverfahrens, um im Rahmen der Neuverhandlung den Widerruf oder die beschränkte Aufrechterhaltung des Klagepatents geltend machen zu können, so dass die Verletzungsklage abgewiesen wird. Das setzt voraus, dass die Restitutionsklage zulässig und begründet ist.

§ 580 ZPO enthält einen abschließenden Katalog von Restitutionsgründen. Liegt einer dieser Gründe vor, ist die Restitutionsklage statthaft. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Restitutionsklage in entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO darauf gestützt werden, dass das Patent, auf welchem das Urteil des Verletzungsgerichts beruht, im Einspruchsverfahren bestandskräftig widerrufen worden ist.5 Das gilt auch bei einem Teilwiderruf, wenn die Verurteilung in dem vorausgegangenen Verletzungsverfahren davon betroffen ist, etwa weil die Benutzung eines durch die Widerrufsentscheidung zusätzlich in den Patentanspruch aufgenommenen Merkmals im Verletzungsurteil nicht festgestellt worden ist.6 Auf jeden Fall muss der Verletzungsbeklagte außerstande gewesen sein, den bestandskräftigen Widerruf noch im Verletzungsverfahren geltend zu machen, § 582 ZPO. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn das Verletzungsurteil und gegebenenfalls auch das Zahlungsurteil im Höheverfahren rechtskräftig geworden sind.

Die Restitutionsklage kann zulässigerweise nur innerhalb einer Frist von einem Monat erhoben werden. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die betroffene Partei Kenntnis von dem Restitutionsgrund erlangt hat, § 586 Abs. 1 und 2 ZPO. Widerruft die Beschwerdekammer das europäische Patent nach Artikel 101 Abs. 2 Satz 1 EPÜ, ist dies der Tag, an dem der Verletzungsbeklagte davon erfährt. Entscheidet die Beschwerdekammer jedoch nicht selbst über den Widerspruch, sondern weist die Einspruchsabteilung an, das europäische Patent in genau festgelegtem Umfang aufrechtzuerhalten, findet der den Restitutionsgrund bildende Teilwiderruf erst mit der die Anweisung der Beschwerdekammer umsetzenden Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung durch die Einspruchsabteilung statt.7

3. Klage auf Rückzahlung geleisteten Schadensersatzes nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB

Hat der Verletzungsbeklagte bereits Schadensersatz wegen Patentverletzung aufgrund eines entsprechenden Zahlungsurteils geleistet, kommt ein Rückzahlungsanspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB in Betracht. Voraussetzung dafür ist neben der Bereicherung des Verletzungsklägers, die durch die Zahlung des Schadensersatzes entstanden ist, der Wegfall des Grundes für diese Zahlung. In der deutschen Literatur wird diskutiert, ob dies die Aufhebung des rechtskräftigen Zahlungsurteils im Wege einer Restitutionsklage voraussetzt.8 Die Frage dürfte zu verneinen sein. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs setzen sich Einwendungen, die im Wege der Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO vom Schuldner geltend gemacht werden können, weil sie nach Schluss der mündlichen Verhandlung entstanden sind, auf der die rechtskräftige Verurteilung beruht, nach Beendigung der Zwangsvollstreckung in der materiell-rechtlichen Bereicherungsklage fort.9 Schließt man sich dieser Rechtsprechung an, dürfte sie auch für den Anspruch auf Rückzahlung geleisteten Schadensersatzes nach Widerruf des Patents gelten.

4. Klage auf Rückzahlung der Kosten des Verletzungsverfahrens, § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB

Wie erwähnt, werden in einem zusprechenden Verletzungsurteil dem Beklagten als unterlegener Partei die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Hat er entsprechend dem Kläger die diesem entstandenen Gerichts- und Anwaltskosten erstattet, wird er nach dem Widerruf des Patents an einer Rückzahlung der erstatteten Kosten interessiert sein. Darüber hinaus wird er seinerseits den Kläger des Verletzungsverfahrens auf Erstattung seiner Verteidigungskosten in Anspruch nehmen wollen. Beides setzt voraus, dass das rechtskräftige Verletzungsurteil im Kostenausspruch geändert wird, damit der Rechtsgrund für die vom Beklagten geleistete Kostenerstattung entfällt,10 so dass diese wegen ungerechtfertigter Bereicherung nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB zurückverlangt werden kann, und ein Rechtsgrund für die nunmehr vom Kläger vorzunehmende Erstattung der Verteidigungskosten entsteht. Dies kann nur im Wege der Restitutionsklage nach § 767 ZPO erreicht werden.

II. Subsidiarität von Nichtigkeitsklagen bei anhängigen Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt

1. Verhältnis Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren und Nichtigkeitsklage

Das Verhältnis zwischen einem anhängigen Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt und einer vor dem Bundespatentgericht zu erhebenden Nichtigkeitsklage ist in § 81 Abs. 2 PatG geregelt. Danach ist die Erhebung der Nichtigkeitsklage unzulässig, solange ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Das gilt gleichermaßen für Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wie vor dem Europäischen Patentamt.

Der Bundesgerichtshof hat überdies entschieden, dass eine Nichtigkeitsklage im Hinblick auf ein anhängiges Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt auch dann unzulässig ist, wenn sie nur auf eine nationale Patentanmeldung mit besserer Wirkung als älteres Recht nach Artikel 139 Abs. 2 EPÜ gestützt wird, die nur im nationalen Nichtigkeitsverfahren berücksichtigt werden kann.11

2. Verhältnis Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren und Verletzungsklage

Die Zulässigkeit der Verletzungsklage, die bekanntlich nach deutschem Recht in einem von dem Nichtigkeitsverfahren getrennten Verfahren bei einem für Patentstreitigkeiten zuständigen Landgericht zu erheben ist (sog. Trennungsprinzip), hängt nicht davon ab, ob ein Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren beim Europäischen Patentamt noch fristgemäß eingeleitet werden kann oder bereits anhängig ist. Der Verletzungsbeklagte wird jedoch bei einem beim Europäischen Patentamt parallel anhängigen Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren zumeist beantragen, die Verhandlung im Verletzungsverfahren bis zu einer Entscheidung in dem parallelen Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren nach § 148 ZPO auszusetzen. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung wird das Verletzungsgericht dann zunächst unabhängig von dem Aussetzungsantrag prüfen, ob die Verletzungsklage zulässig und begründet ist. Ist dies zu verneinen, wird es erforderlichenfalls über streitige Tatsachen Beweis erheben oder die Klage abweisen. Ist dies zu bejahen, wird es weiterhin prüfen, ob die Verhandlung auszusetzen ist. Das Hauptkriterium für diese Entscheidung sind die Erfolgsaussichten des Einspruchs auf Grundlage des Vorbringens der Parteien und bereits vorliegender Zwischenentscheidungen oder Entscheidungen der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer.12 Das Verletzungsgericht wird in aller Regel nur dann aussetzen, wenn es die Erfolgsaussichten als hoch bewertet. Das Verfahren bei einem Aussetzungsantrag, der im Hinblick auf ein paralleles Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren gestellt worden ist, stellt sich damit im Wesentlichen nicht anders dar, als das Verfahren bei einem Aussetzungsantrag, der im Hinblick auf eine parallele Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht oder Nichtigkeitsberufung vor dem Bundesgerichtshof gestellt worden ist.

III. Bindungswirkung von Aufrechterhaltungsentscheidungen der Beschwerdekammern? Wechselseitige Überzeugungskraft von Entscheidungen der Beschwerdekammern und nationaler Entscheidungen

Entscheidungen der Einspruchsabteilungen oder Beschwerdekammern, mit denen der Einspruch gegen ein europäisches Patent zurückgewiesen wird, haben keine bindende Wirkung für nachfolgende Entscheidungen der deutschen Nichtigkeits- oder Verletzungsgerichte.13 Wird ein europäisches Patent in geänderter (beschränkter) Fassung aufrechterhalten, können die Gründe der Entscheidung der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer wie ein Teil der Beschreibung des Patents zur Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen sein, allerdings nur soweit sie die Änderung (Beschränkung) betreffen14 und auch nur dann, wenn nicht auch die Beschreibung entsprechend geändert wurde.15

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs haben deutsche Gerichte aber Entscheidungen der Einspruchsabteilungen oder der Beschwerdekammern oder von Gerichten aus anderen Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben. Das gilt auch, soweit es sich um Rechtsfragen handelt, beispielsweise um die Frage, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Patents nahegelegt hat. Allerdings ist nicht in jeder Verletzung dieser Pflicht ein Verstoß gegen den Anspruch der betroffenen Partei auf rechtliches Gehör zu sehen.16

IV. Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen: Sachlage, Unterschiede, Ausblick

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu sogenannten computerimplementierten Erfindungen soll anhand des Urteils "Wiedergabe topografischer Informationen" aus dem Jahr 2010 exemplarisch erläutert werden.17

Wie sich in dem Stichwort andeutet, war Gegenstand des Streitpatents ein Verfahren zur visuellen Wiedergabe einer topografischen Karte auf dem Bildschirm eines Navigationssystems für Fahrzeuge. Der Patentanspruch sah vor, topografische Informationen aus einer Datenstruktur in Abhängigkeit von der Position des Fahrzeugs auszuwählen und in einer bestimmten, im Verfahrensanspruch im Einzelnen beschriebenen Weise wiederzugeben. Im Ergebnis sollte auf dem Bildschirm ein topografischer Kartenausschnitt zu sehen sein, der einerseits der realen Wahrnehmung des gegebenenfalls in eine bestimmte Richtung fahrenden Fahrzeugführers entspricht, und der andererseits durch eine nach hinten versetzte Vogelperspektive Informationen enthält, die für den Fahrzeugführer in der Wirklichkeit auch bei optimalen Bedingungen nicht wahrnehmbar sind.

Die erste Frage die sich bei der Prüfung des von der Klägerin geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes der fehlenden Patentfähigkeit stellte, war, ob der Gegenstand des Verfahrensanspruchs auf technischem Gebiet liegt und deshalb als Erfindung im Sinne von Artikel 52 Abs. 1 EPÜ zu qualifizieren ist. Der Bundesgerichtshof hat dies bejaht, weil nach seiner Rechtsprechung ein Verfahren, dessen Gegenstand die Abarbeitung von Verfahrensschritten mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung ist, dem Technizitätserfordernis bereits dann genügt, wenn es der Verarbeitung, Speicherung oder Übermittlung von Daten mittels eines technischen Gerätes dient. Es kommt insoweit nicht darauf an, ob der Anspruch neben technischen auch nichttechnische Merkmale aufweist und welche dieser Merkmale die beanspruchte Lehre prägen.18

Weiterhin war zu prüfen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen war, weil es sich um ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen oder um die Wiedergabe von Informationen im Sinne von Art. 52 Abs. 2 c) oder d) EPÜ handelt. Insoweit führt der Bundesgerichtshof aus, dass nur eine Lehre patentierbar ist, die Anweisungen zur Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln enthält, und dass außerhalb der Technik liegende Anweisungen nur insoweit von Bedeutung sind, als sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen. Allerdings ist es hinreichend, wenn ein Teil der Merkmale der durch den Patentanspruch geschützten Lehre ein technisches Problem löst. Enthält der Patentanspruch darüber hinaus auch nichttechnische Merkmale schließt dies die Patentierbarkeit nicht aus.19 Im konkreten Fall lag eine technische Lösung für ein technisches Problem jedenfalls darin, dass die topografischen Informationen in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung und der Position des Fahrzeugs ausgewählt werden und die Bildschirmausgabe in einem automatisierten Prozess in bestimmter Weise gestaltet wird.

Es blieb danach zu beurteilen, ob der Verfahrensanspruch neu war und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte, Art. 52 Abs. 1, 54 und 56 EPÜ. Der Bundesgerichtshof verneinte Letzteres, weil sich die Lehre des Verfahrensanspruchs für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab. Dabei berücksichtigte er nur diejenigen Merkmale, die die Lösung der technischen Aufgabe bestimmen oder zumindest beeinflussen.20 Dies waren im Wesentlichen die Anweisung, die Ist-Position des Fahrzeugs zu ermitteln, die Darstellung mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung zu bewirken und die Anweisung, bei der Wahl des Raumwinkels die momentane Bewegung des Fahrzeugs und dessen simulierte Ist-Position zu berücksichtigen. Die übrigen Anweisungen des Verfahrensanspruchs waren nichttechnischer Art, weil sie eine für Navigationszwecke zweckmäßige Projektion der topografischen Daten betrafen, und blieben als solche bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht.21 Da die technischen Merkmale im Stand der Technik bekannt waren und ihre Kombination auch naheliegend war, fehlte es im Ergebnis an einer erfinderischen Tätigkeit. Die Frage, ob auch bei der Prüfung der Neuheit nur auf die technischen Merkmale abzustellen ist, ließ der Bundesgerichtshof, weil nicht mehr entscheidungsrelevant, offen.

Die in dem Urteil "Wiedergabe topografischer Informationen" entwickelte Prüfungsstruktur ist in mehreren nachfolgenden Entscheidungen des Bundesgerichtshofs bestätigt worden.22 Sie entspricht im Wesentlichen der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes, die in dem Urteil des Bundesgerichtshofs auch zitiert wurde.

V. Erfinderische Tätigkeit: Aufgabe-Lösungs-Ansatz: Gibt es noch Spielraum für eine Harmonisierung?

1. Nach den Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamtes gliedert sich der im Hinblick auf die Beurteilung erfinderischer Tätigkeit anzuwendende "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" in drei Phasen:

i) Ermittlung des "nächstliegenden Stands der Technik"

ii) Bestimmung der zu lösenden "objektiv technischen Aufgabe" und

iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend wäre.23

Dass ein derartiger schematischer Ansatz, von dem nach den Richtlinien nur ausnahmsweise abgewichen werden darf, dem Interesse einer objektiven und nachvollziehbaren Beurteilung im Prüfungsverfahren dient,24 an dem gem. Artikel 18 Abs. 2 EPÜ regelmäßig allein der Anmelder und ein Mitglied der Prüfungsabteilung beteiligt sind, soll nicht in Frage gestellt werden. Für ein Gerichtsverfahren, das kontradiktorisch zwischen einem oder mehreren Klägern und Beklagten durchgeführt wird, ist dieser Ansatz jedoch nur mit Einschränkungen geeignet.

2. Das gilt insbesondere für den ersten Prüfungsschritt, wonach der "nächstliegende Stand der Technik" ermittelt werden soll. Die Praxis zeigt, dass der Nichtigkeitskläger zumeist mehrere Ausgangspunkte (Druckschriften, offenkundige Vorbenutzungen, etc.) hinsichtlich des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit darlegt. Das Gericht hat dann zu prüfen, ob der Fachmann tatsächlich diese Ausgangspunkte gewählt hätte. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bedarf die Wahl eines spezifischen Ausganspunkts für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit einer besonderen Rechtfertigung. Diese Rechtfertigung kann sich aus dem Bemühen des Fachmanns ableiten, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt.25 Das kann bei einem oder mehreren Ausgangspunkten (Druckschriften, offenkundigen Vorbenutzungen, etc.) der Fall sein. Es gibt keinen Grund, die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit von vornherein auf einen "nächstliegenden Stand der Technik" zu beschränken. Anderenfalls besteht die Gefahr einer unzulässigen nachträglichen Beurteilung des Standes der Technik im Hinblick darauf, was "nächstliegend" ist.

Letztendlich wird dies wohl auch in den aktuellen Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamtes nicht anders gesehen, wenn es darin unter Verweis auf Entscheidungen der Beschwerdekammern relativierend heißt, dass es in manchen Fällen mehrere gleichwertige Ausgangspunkte für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gebe und es bei einer Zurückweisung genüge, ausgehend von einem relevanten Stand der Technik für wenigstens einen Lösungsweg zu zeigen, dass dem Gegenstand des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit fehle. In einer solchen Situation müsse nicht erörtert werden, welches Dokument der beanspruchten Erfindung "am nächsten" komme; relevant sei allein die Frage, ob das gewählte Dokument ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei.26

3. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Ermittlung des einem Patent zugrunde liegenden technischen Problems Teil der Auslegung des Patentanspruchs. Das technische Problem ergibt sich aus dem, was die Erfindung tatsächlich leistet. Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen. Dabei kann das in der Beschreibung als Aufgabe der Erfindung Bezeichnete einen Hinweis auf das richtige Verständnis geben.27 Es ist aber nicht der ausschließliche Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit. Vielmehr ist auch zu erwägen, ob die Bewältigung einer zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden anderen Aufgabe die Erfindung nahegelegt hat.28

Das sei an dem Fall "Sonnenschutzmittel", den der Bundesgerichtshof im Jahr 2011 zu entscheiden hatte, beispielhaft veranschaulicht, wobei der Sachverhalt stark vereinfacht wiedergegeben wird.29 Das Patent betraf eine kosmetische Zusammensetzung, die als Sonnenschutzmittel verwendet werden konnte. In der Beschreibung des Patents war ausgeführt, dass sich der UV-A-Filter "A" als vorteilhaft gegen UV-A-Strahlung und der UV-B-Filter "B1" als stark absorbierend für UV-B-Strahlung erwiesen hätten. Eine Kombination beider Filter sei daher wünschenswert. Es sei jedoch im Stand der Technik bekannt gewesen, dass sich "A" in Anwesenheit von "B1" zersetze. Um die Stabilität zu erhöhen, enthält die Zusammensetzung neben dem UV-A-Filter "A" und dem UV-B-Filter "B1", den weiteren UV-B-Filter "B2". Nach den Angaben der Patentbeschreibung beruhte dies auf der Erkenntnis, dass die wünschenswerte Kombination "A" und "B1" wirksamer und stabiler wird, wenn man "B2" hinzufügt.

Der Bundesgerichtshof hielt die im Patent geschützte Kombination von "A", "B1" und "B2" für im Stand der Technik nahegelegt. Dabei ging der Bundesgerichtshof aber nicht von der in der Beschreibung des Patents genannten Aufgabenstellung aus, sondern von der vorveröffentlichten Druckschrift "D3", die eine Kombination der UV-B-Filter "B1" und "B2" als wirksame Zusammensetzung gegen UV-B-Strahlung offenbarte. In der "D3" wurde zudem vorgeschlagen, die Zusammensetzung aus den UV-B-Filtern "B1" und "B2" um einen weiteren Filter gegen UV-A-Strahlung zu ergänzen. Darin sah der Bundesgerichtshof eine Anregung für den Fachmann, auch über die Zugabe eines UV-A-Filters nachzudenken. Der Umstand, dass in der "D3" in einer langen Liste möglicher UV-A-Filter auch "A" als Kandidat genannt wurde, war noch nicht hinreichend, um den Fachmann zur Wahl gerade dieses UV-A-Filters zu veranlassen. Eine solche Anregung ergab sich jedoch zum einen aus dem Umstand, dass "A" nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen zum Prioritätszeitpunkt als einziger UV-A-Filter seiner Art zugelassen war und es in einer anderen vorveröffentlichten Druckschrift Hinweise darauf gab, dass Stabilitätsprobleme von "A" als UV-A-Filter durch die Kombination von "B2" als UV-B-Filter gelöst werden können, so dass die vom Patent beanspruchte Kombination im Ergebnis nahegelegt war.

4. Für die Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend war, wird in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vor allem darauf abgestellt, ob es Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstige Anlässe dafür gab, die Lösung der objektiven technischen Aufgabe auf dem Weg der Erfindung zu suchen. Dessen bedarf es ausnahmsweise dann nicht, wenn es für den Fachmann aufgrund seiner Fachkenntnisse und Erfahrungen auf der Hand lag, was zu tun ist, um zu der Erfindung zu gelangen.30

Der Bundesgerichtshof hat den "Veranlassungs"-Ansatz in einer Vielzahl von Entscheidungen im Hinblick auf bestimmte Fallgestaltungen konkretisiert. Diese Rechtsprechung in ihren Einzelheiten darzustellen, ginge über den Rahmen des Beitrags hinaus. Zur Veranschaulichung seien aber die Leitsätze aus zwei Entscheidungen aus jüngerer Zeit beispielhaft zitiert. So ist die Anweisung, einen Körperteil unmittelbar nach der Injektion eines Medikaments für mehrere Stunden ruhigzustellen, um ein Ausbreiten in andere Körperteile zu verhindern, nicht schon deshalb durch den Stand der Technik nahegelegt, weil es am Prioritätstag bekannt war, dass Komplikationen, die einige Tage nach der Behandlung auftreten, durch Ruhigstellen behandelt werden können.31 Gehört hingegen eine maschinenbautechnische Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung bereits dann bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen.32

Der "Veranlassungs"-Ansatz, ergänzt um den ausnahmsweise nicht ausgeschlossenen Rückgriff auf die allgemeinen Fachkenntnisse und Erfahrungen des Fachmanns steht in weitgehendem Einklang mit dem von den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes vertretenen "Could-would-approach", wonach es für das "Naheliegen" darauf ankommt, ob der Fachmann durch den Stand der Technik zur erfindungsgemäßen Lösung nicht nur gelangen könnte, sondern auch gelangen würde.33 So ist etwa in der Rechtspraxis der Beschwerdekammern darauf hingewiesen worden, dass bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen sei, inwieweit der Fachmann, ausgehend vom nächstkommenden Stand der Technik und unter Berücksichtigung der Wirkung der Unterscheidungsmerkmale gegenüber diesem Stand der Technik bzw. der daraus ableitbaren objektiven Aufgabe, eine Veranlassung dafür hatte, weiteren Stand der Technik heranzuziehen und dessen Lehre auf das Verfahren oder die Vorrichtung des nächstkommenden Standes der Technik anzuwenden oder, anders ausgedrückt, ob ein auf eine Kombination der Lehren der angesprochenen Entgegenhaltung hinweisender Anhaltspunkt ersichtlich sei.34 Lässt man die Verengung auf den "nächstliegenden Stand der Technik" außer Acht und erweitert dies auf den aus Sicht des Fachmanns für die Lösung der objektiven Aufgabe in Betracht kommenden Stand der Technik gleicht dies dem Ansatz des Bundesgerichtshofs in hohem Maße.