ARBEITSSITZUNG
Das einheitliche Patentgericht
William CHANDLER
Mitglied einer Technischen Beschwerdekammer, Europäisches Patentamt
Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen (CII): Sachlage und Entwicklungen
In den letzten dreißig Jahren haben die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts mehr als eintausend Fälle behandelt, die computerimplementierte Erfindungen, kurz CII, betrafen. Dabei haben sie eine relativ einheitliche Rechtsprechung entwickelt. In ihrer Stellungnahme G 3/08 bestätigte die Große Beschwerdekammer im Wesentlichen die ständige Rechtsprechung, zumindest in Bezug auf die Schutzfähigkeit von Computerprogrammen. Es wäre schade, wenn das neue Einheitliche Patentgericht, sobald es erst einmal besteht, nicht von den unternommenen Anstrengungen und den oft komplexen Beratungen ein wenig profitieren könnte, die notwendig waren, um auf diesem Gebiet der Öffentlichkeit ebenso wie den Beteiligten ein gewisses Maß an Sicherheit zu geben.
In meinem Vortrag will ich versuchen, einige der Besonderheiten bei der Bewertung der Patentierbarkeit von Erfindungen auf diesem Gebiet zu erläutern. Nach einem allgemeinen Überblick werde ich mich auf den Ansatz der Beschwerdekammern konzentrieren und die wichtigsten Unterschiede gegenüber dem Vorgehen in den USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland hervorheben.
In diesem Bereich des Patentrechts werden einige Begriffe verwendet, die sich nicht ohne weiteres erschließen und die sich in ihrer Bedeutung überschneiden. Ein paar davon möchte ich deshalb einführen und ansatzweise definieren. Dazu gehören "computerimplementierte Erfindung" – Anlass für eine interessante Diskussion über die Bedeutung von "Erfindung" an sich –, "Mischerfindung" und der immer wiederkehrende Begriff "technisch". Er kommt vor in Zusammensetzungen wie "technischer Charakter", "technische Lösung", "technische Aufgabe", "technischer Beitrag" und "technische Überlegungen".
Eine computerimplementierte Erfindung (CII) ist logischerweise eine "Erfindung", die mittels eines Computers ausgeführt wird. Ob dies bedeutet, dass die ganze Erfindung auf dem Computer implementiert wird oder nur Teile davon, hängt von der Definition von Erfindung ab (siehe unten). Im ersten Fall handelt es sich im Wesentlichen einfach um ein Computerprogramm, das auf einem Computer oder einem Medium implementiert wird. Die breitere Definition schließt sogenannte "Mischerfindungen" ein, bei denen der Anspruch eine Mischung aus schutzfähigen Gegenständen, wie Computer, Fernsehgerät, Mobiltelefon usw., und nicht schutzfähigen Gegenständen, wie Computerprogramm, Geschäftsmethode, Wiedergabe von Informationen usw., umfasst.
In den meisten Patentsystemen muss ein Anspruch, um gewährbar zu sein, zwei Hürden überwinden, die Schutzfähigkeitshürde und die Patentierbarkeitshürde. Die Schutzfähigkeitshürde ist eine K.O.-Hürde, aber mit einer relativ niedrigen Schwelle. Sie schließt jeden Anspruch aus, der nichts enthält, was als "Erfindung" zählt. Die Wirkung dieser Hürde hängt also wiederum von der Bedeutung von "Erfindung" ab (siehe unten).
In den USA war die Schwelle früher sehr niedrig – praktisch alles "Nützliche" wurde anerkannt. In der Rechtsprechung kamen weitere Einschränkungen dazu, wie etwa, dass ein schutzwürdiger Gegenstand nicht abstrakt oder ein Naturgesetz sein darf.
In Europa gibt das EPÜ mit einer nicht erschöpfenden Ausschlussliste in Artikel 52 (2) eine ausführlichere Definition der Dinge vor, die nicht als Erfindungen zählen, darunter Entdeckungen, gedankliche Tätigkeiten, Geschäftsmethoden usw. Laut Artikel 52 (3) sind diese "als solche" ausgeschlossen. Ein Resultat davon ist, dass ein Anspruch nicht nur deswegen verworfen wird, weil ein Merkmal nicht schutzfähig ist – daher besteht die Möglichkeit von Mischerfindungen.
Nach der Schutzfähigkeitshürde trifft die beanspruchte Erfindung auf die zweite, die Patentierbarkeitshürde. In den meisten Systemen wird, sobald der Anspruch die erste Hürde überwunden hat, der gesamte Anspruchsgegenstand auf seine Patentierbarkeit hin geprüft, in erster Linie im Hinblick auf die Neuheit und das Naheliegen (die erfinderische Tätigkeit). Im Hinblick auf die Patentierbarkeit zählt auch der nicht schutzfähige Gegenstand, sodass ein Anspruch, der die K.O.-Hürde dank eines einzigen trivialen schutzfähigen Merkmals überwunden hat, gewährbar sein könnte. Dies hat dazu geführt, dass die Patentqualität besonders in den USA als problematisch wahrgenommen wird.
Die einzelnen Patentsysteme unterscheiden sich in ihren Ansätzen zur Überwindung dieser Schwierigkeit. In den USA wurde die Schutzfähigkeitshürde durch zusätzliche Einschränkungen für Erfindungen erhöht; so werden triviale oder konventionelle Gegenstände (nachträgliche Lösungstätigkeit mit Alibicharakter) oder sinnlose Beschränkungen (leere Beschränkungen des Anwendungsbereichs) nicht gezählt. Diese relativ willkürlichen nachträglichen Einschränkungen sind schwer zu definieren, was zu Problemen der Berechenbarkeit der Urteile führt.
In Europa werden, wie erwähnt, die Ausnahmen von der Patentierbarkeit gesetzlich definiert. Das Übereinkommen wird so ausgelegt – insbesondere mit Blick auf die Begriffe "Erfindung" und "technisch" –, dass daraus Tests für die Schutzfähigkeit und die Patentierbarkeit abgeleitet werden. Diese werden manchmal als künstlich kritisiert, doch scheint der A-priori-Ansatz im Resultat zu mehr Sicherheit zu führen.
Die möglichen Bedeutungen von "Erfindung" reichen von i) alles, was nicht ausgeschlossen ist, über ii) was der Erfinder beabsichtigt hat, und iii) was er tatsächlich geleistet hat, d. h. der Beitrag (neue Merkmale) zum Stand der Technik, bis zu iv) was er tatsächlich Erfinderisches geleistet hat.
Die Gerichte im Vereinigten Königreich verwenden die dritte Auslegung, nämlich den tatsächlichen Beitrag. Werden die Ausschlüsse auf diese Bedeutung von Erfindung angewandt, besteht die Prüfung der Schutzfähigkeit lediglich darin, zu ermitteln, ob der Anspruch irgendeinen Beitrag umfasst, der nicht ausgeschlossen ist. Dies wird als "Beitragsansatz" bezeichnet. Beim Beitragsansatz wird auch ein technischer Beitrag berücksichtigt (siehe unten). Ausgeschlossene Merkmale, die wegen des Beitrags anderer Merkmale anerkannt werden, zählen im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit.
Die Beschwerdekammern leiten die erste, breiteste Bedeutung von Erfindung davon ab, dass in Artikel 52 (1) EPÜ die "Erfindung" parallel zu den Patentierbarkeitskriterien Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit definiert ist, weswegen es sich hierbei um ein eigenes, unabhängiges Kriterium handelt. Werden die Ausschlüsse auf diese Bedeutung angewandt, beschränkt sich der Test darauf, zu prüfen, ob der Anspruch ein schutzfähiges (nicht ausgeschlossenes) Merkmal umfasst. Der Anspruch muss "technischen Charakter" haben. Dies wurde als der "jede Hardware"-Ansatz bezeichnet. Die Schwelle ist hierbei – wie in den USA – zwar niedrig, führt aber nicht zu Redundanz, weil Ansprüche zurückgewiesen werden, die nur ausgeschlossene Gegenstände umfassen. Auch das parallele Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit hat eine niedrige Schwelle.
Bei der Patentierbarkeitshürde stützen sich die Kammern jedoch zusätzlich auf eine Auslegung des Begriffs "technisch" in den Regeln 42 (1), 43 (1) a) und b) EPÜ, wonach ein patentierbarer Anspruch eine "technische Lösung einer technischen Aufgabe" angeben muss. Die deutschen Gerichte kennen dasselbe Erfordernis.
Nebenbei bemerkt, muss man, um das Konzept der "technischen Lösung einer technischen Aufgabe" zu verstehen, das Grundprinzip des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kennen. Einfach ausgedrückt, werden zuerst die neuen Merkmale bestimmt (entspricht dem oben erörterten Beitrag zum Stand der Technik). Das ist die "Lösung". Zweitens wird die Wirkung dieser Lösung bestimmt. Dies führt zur Formulierung der objektiven Aufgabe, die von der Erfindung gelöst werden soll, üblicherweise nach dem Muster "Wie wird (diese Wirkung) erzielt?". In manchen Fällen wird diese vom Erfinder im Patent genauso formuliert, manchmal müssen die Ambitionen aber auch zurückgeschraubt werden, wenn es einen Stand der Technik gibt, von dem der Erfinder nichts wusste – deshalb ist von "objektiv" die Rede. Obgleich die Lösung zur Formulierung der Aufgabe herangezogen wird, kann es sein, dass die Aufgabe keine Teile der Lösung oder Lösungsansätze enthält. Besteht die Lösung etwa darin, eine Röntgenröhre mit Konstantstrom zu betreiben, und die Wirkung davon ist eine Verlängerung der Lebensdauer der Röntgenröhre, so besteht die Aufgabe darin, die Lebensdauer der Röntgenröhre zu verlängern, und nicht darin, wie die Röntgenröhre zu betreiben ist. Die Formulierung der Aufgabe anhand der Wirkung verhindert, dass unzulässigerweise nachträgliche Erkenntnisse einfließen. Schließlich wird beurteilt, ob der Fachmann es in Anbetracht der objektiven Aufgabe für naheliegend gehalten hätte, zu der Lösung zu gelangen. Bei der Behandlung von Mischerfindungen ist deshalb der zusätzliche Aspekt zu beachten, dass es eine "technische Lösung" und eine "objektive technische Aufgabe" geben muss.
Dies führt zu der wichtigen Frage: Was ist technisch? In vielen Situationen ist die Ausschlussliste des Artikels 52 (2) EPÜ ein guter Indikator, da die meisten der dort aufgeführten Tätigkeiten offenbar als nicht technisch ausgeschlossen wurden. Es gibt noch weitere Tätigkeiten und Gegenstände, die nicht als technisch angesehen werden, was von Fall zu Fall zu entscheiden ist und sich möglicherweise im Zuge des technischen Fortschritts wandeln könnte.
Meistens lässt sich relativ leicht beurteilen, ob eine Lösung technisch ist, weil sie letztlich durch die Anspruchsmerkmale definiert wird, die leichter zu analysieren sind als eine hypothetische objektive Aufgabe. Ein Beispiel einer nichttechnischen Lösung ist die Umgehung der Aufgabe, z. B. die Verlängerung der Lebensdauer der Röntgenröhre (technisch) durch die Lösung, das Gerät nur montagmorgens zu verwenden (nichttechnisch).
Ob die Aufgabe technisch ist, ist schwerer zu bestimmen, weil es mehr Arten von Aufgaben als Lösungen gibt. Zum Beispiel könnte die Aufgabe von der Verbesserung eines Investmentplans (nichttechnisch) bis zur Verlängerung der Lebensdauer der Röntgenröhre (technisch) reichen. Die schwierigen Fälle sind die, die zwischen diesen Extremen liegen, also solche, die sich beispielsweise auf Simulationen, grafische Benutzeroberflächen, Datenvisualisierungen usw. beziehen. Wie oben erwähnt, leitet sich die Aufgabe von der Wirkung der Merkmale der Lösung ab, sodass eine technische Aufgabe bedingt, dass diese Merkmale technischen Charakter haben. Dies wird mitunter auch als "technischer Beitrag" bezeichnet. Die Diskussion dreht sich hauptsächlich darum, wie diese Wirkung bzw. dieser Beitrag bestimmt wird.
Bei der Beurteilung der technischen Wirkung ist es von zentraler Bedeutung, dass ein Merkmal, das selbst ausgeschlossen wäre, z. B. ein Computerprogramm oder eine Entdeckung, eine technische Wirkung haben kann (z. B. ein Computerprogramm, das ein Röntgengerät so steuert, dass die Lebensdauer der Röntgenröhre verlängert wird). Auch dies ist eine Folge davon, dass die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nur für die betreffenden Tatbestände "als solche" gelten.
Der Ausschluss von Computerprogrammen bereitet besondere Probleme, da diese Programme potenziell technische Aspekte aufweisen. Mit der Entscheidung G 3/08 wurde die Rechtsprechung bestätigt, dass die Programmierung per se nicht technisch ist, auch wenn dabei möglicherweise "technische Überlegungen" angestellt werden, d. h. über technische Aspekte nachgedacht wird. Auch die technische Wirkung, die ein Computerprogramm unweigerlich erzeugt, indem es bei seinem Ablauf den Status des Computers ändert, ist kein hinreichender technischer Beitrag – eine "weitere" technische Wirkung ist erforderlich.
Hat eine Erfindung zwar technische Merkmale, betrifft aber im Wesentlichen ein nichttechnisches Gebiet, wie etwa auf einem Computer ausgeführte Geschäftsmethoden, so ist es häufig unmöglich, eine in dem Gebiet verwurzelte technische Aufgabe zu formulieren. In solchen Fällen kommen technische Aspekte erst bei der Implementierung der nichttechnischen Idee zum Tragen. Oft kann eine technische Aufgabe nur nach dem Muster "Wie wird (die nichttechnische Idee) implementiert?" formuliert werden. Ist die Implementierung konventionell oder naheliegend, gibt es keine erfinderische Tätigkeit.
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass der Ansatz der Beschwerdekammern im Hinblick auf ausgeschlossene Gegenstände eng mit dem Konzept der erfinderischen Tätigkeit verknüpft ist. Dies macht den ganzen Ansatz schwerer verständlich, verleiht ihm aber auch Einheitlichkeit. Wenn das Urteil über die Feinheiten des technischen Charakters der Erfindung auf den Schritt der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit verlagert wird, hat dies den Vorteil, dass kein gesonderter K.O.-Test durchgeführt werden muss, der potenziell zur sofortigen Vernichtung eines Anspruchs führt oder alternativ eine langwierige zusätzliche Analyse erfordert. Stattdessen wird der ausgeschlossene Gegenstand Hand in Hand mit der Formulierung der technischen Aufgabe beurteilt, deren Lösung dann im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit geprüft wird.
Eine Analyse der bisher getroffenen Entscheidungen ergibt einige Hinweise, die als empirische "Wegweiser" für eine technische Wirkung und somit eine technische Aufgabe dienen können. Sie können von allen europäischen Gerichten genutzt werden, denn generell umfassen alle Ansätze eine Prüfung auf eine technische Wirkung, auch wenn die Hürden in unterschiedlichen Phasen zu nehmen sind. Solche Wegweiser sind etwa die Frage, ob eine Wirkung auf einen technischen Prozess außerhalb des Computers (z. B. Verlängerung der Lebensdauer einer Röntgenröhre) oder innerhalb des Computers (verbesserte Architektur, neue Funktionen, verbesserte Geschwindigkeit oder Zuverlässigkeit) eintritt, oder aber Angaben zu den Bedingungen innerhalb des Computers (z. B. Bereitstellung einer optischen Anzeige von Ereignissen, die in der Ein-/Ausgabevorrichtung eines Computers auftreten).
Andererseits sind zahlreiche Argumente, die häufig zur Begründung einer technischen Wirkung vorgebracht werden, als Trugschlüsse zu erachten. Dazu gehören Situationen, in denen die angebliche technische Wirkung allein von der Implementierung auf einem Computer herrührt und nicht von der Lösung einer technischen Aufgabe (z. B. ein Computer, der die nichttechnische Lösung der Aufgabe bereitstellt, eine Einkaufsroute zu beschleunigen) oder auf der zu erzielenden Interaktion eines Nutzers beruht (z. B. eine besondere Anordnung von Icons auf einer grafischen Benutzeroberfläche, um die technische Aufgabe einer effizienteren Datensuche zu lösen – eine gedankliche Tätigkeit analog zu der Empfehlung, der Nutzer möge sich eine gute Nachtruhe gönnen).
Auf den ersten Blick scheint es, dass die Beschwerdekammern und die Gerichte im Vereinigten Königreich sehr unterschiedlich vorgehen. Beide Ansätze bedingen jedoch das Vorliegen eines technischen Beitrags, auch wenn die Hürden in unterschiedlichen Phasen zu nehmen sind. Der britische Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass Merkmale ohne technische Wirkung zwar nicht zur Erfindung beitragen können, wohl aber zur Patentierbarkeit, sofern der Anspruch wegen anderer neuer technischer Merkmale die Schutzfähigkeitshürde überwinden kann. Im Ansatz der Kammern können Merkmale ohne technische Wirkung nie eine Rolle spielen.