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ARBEITSSITZUNG

Das einheitliche Patentgericht

Thomas KÜHNEN - Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf - Das Trennungsprinzip – die deutsche Praxis

I. Grundsatz und Ausprägungen des Trennungsprinzips

Aufgrund des in Deutschland geltenden Trennungsprinzips wird über den Rechtsbestand eines Patents einerseits und über dessen Verletzung andererseits in unterschiedlichen Rechtszügen durch jeweils andere Instanzen entschieden. Verletzungsverfahren sind reguläre Zivilprozesse, die dementsprechend vor den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit (Landgerichte, Oberlandesgerichte, Bundesgerichtshof) nach den hierfür in der Zivilprozessordnung (ZPO) vorgesehenen Verfahrensvorschriften verhandelt werden und bei denen dem Unterlegenen die in Zivilprozessen üblichen Rechtsmittel (Berufung zum Oberlandesgericht - OLG, Nichtzulassungsbeschwerde bzw. Revision zum Bundesgerichtshof - BGH) zustehen. Mit dem Rechtsbestand von Patenten befassen sich demgegenüber die Patentämter und (als gerichtliche Instanz) das Bundespatentgericht (BPatG), gegen dessen Nichtigkeitsurteile wiederum die Berufung zum Bundesgerichtshof statthaft ist. Bei der gegebenen Zuständigkeitsverteilung nimmt lediglich der BGH eine Sonderstellung insofern ein, als er sowohl in den Verletzungsrechtszug als auch in den Rechtsbestandsrechtszug als jeweils letzte Instanz eingebunden ist. Ihm obliegt insoweit einmal (nämlich im Verletzungsprozess) eine reine Rechtskontrolle, und das andere Mal (nämlich im Nichtigkeitsberufungsverfahren) eine Überprüfung der angefochtenen Entscheidungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht.

Folge dieser institutionellen Zweiteilung zwischen Verletzungs- und Rechtsbestandsinstanzen ist zweierlei.

Zum einen kann die mangelnde Schutzfähigkeit des Klagepatents im Verletzungsrechtsstreit nicht einwendungsweise geltend gemacht werden. Das Verletzungsgericht ist vielmehr an den Erteilungsakt des Patentes gebunden und besitzt keine Kompetenz, in eigener Verantwortlichkeit über dessen Schutzfähigkeit zu urteilen.1 Solange das Klagepatent nicht rechtskräftig vernichtet oder rechtskräftig in einem Maße eingeschränkt worden ist, dass die angegriffene Ausführungsform nicht mehr in seinen Schutzbereich fällt, kann deshalb eine Abweisung der Verletzungsklage nicht unter Hinweis auf die mangelnde Schutzfähigkeit des Patents vorgenommen werden. Dies bedeutet freilich nicht, dass ein Angriff auf den Rechtsbestand des Klagepatents im Verletzungsprozess ohne jede Bedeutung wäre. Es gibt im Gegenteil mehrere Korrektive zum Ausgleich dafür, dass der mangelnde Rechtsbestand des Klagepatents kein vollwertiges Nichtverletzungsargument ist.

Konsequenz des Trennungsprinzips ist zum anderen, dass es in beiden Instanzenzügen (im Verletzungs- und im Rechtsbestandsverfahren) zu einer unterschiedlichen Auslegung desselben Patents kommen kann. Auch insoweit sind Korrektive vorgesehen.

1. Aussetzung des Verletzungsprozesses

Die mangelnde Schutzfähigkeit des Klagepatentes kann in einem Verletzungsverfahren in der Weise berücksichtigt werden, dass auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen die Aussetzung des Verletzungsprozesses bis zum erstinstanzlichen oder rechtskräftigen Abschluss des Rechtsbestandsverfahrens angeordnet wird.2 Die verfahrensrechtliche Grundlage hierfür bietet das nationale Prozessrecht, nämlich § 148 ZPO.

Eine Aussetzung kommt in Betracht, wenn gegen das Klagepatent ein Einspruchsverfahren oder ein Nichtigkeitsverfahren anhängig ist. Sie ist auch im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH möglich3 und dort regelmäßig angezeigt, wenn beim BGH auch das Rechtsbestandsverfahren (Nichtigkeitsberufungsverfahren) schwebt. Eine Aussetzung verbietet sich demgegenüber im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes wegen des diesem immanenten Eilcharakters, der einen vorübergehenden Stillstand des Verfahrens ausschließt.

Für die Aussetzung ist es unerheblich, ob das vorgreifliche Rechtsbestandsverfahren unter Beteiligung des Verletzungsbeklagten oder ausschließlich von einem externen Dritten geführt wird. Im Zweifel dürfte es aber im Interesse des Verletzungsbeklagten liegen, selbst Einfluss auf den Gang des Rechtsbestandsverfahrens nehmen zu können. Dazu kommen grundsätzlich zwei Wege in Betracht: erstens eine eigene Nichtigkeitsklage des Verletzungsbeklagten, zweitens der Beitritt des Verletzungsbeklagten zur anhängigen Nichtigkeitsklage eines Dritten. Letzterer ist immer dann möglich, wenn der Beitretende durch das angegriffene Patent in seiner geschäftlichen Tätigkeit als Wettbewerber beeinträchtigt werden kann4, was ohne weiteres zutrifft, wenn der Beitretende bereits wegen Patentverletzung abgemahnt oder sogar verklagt ist. Ein zulässiger Beitritt verschafft dem Beitretenden die prozessuale Stellung eines streitgenössischen (d.h. selbständigen) Nebenintervenienten (§ 69 ZPO).5 Damit sind zwei wichtige Konsequenzen verbunden. Entscheidungen im Nichtigkeitsverfahren haben Rechtskraftwirkung für den Beitretenden6, weswegen nach rechtskräftiger Abweisung der Nichtigkeitsklage in demjenigen Rechtsstreit, dem er beigetreten war, von ihm keine eigene, neue Nichtigkeitsklage erhoben werden kann. Das Nichtigkeitsverfahren, dem er beitritt, muss der Beitretende zwar in demjenigen Verfahrensstand akzeptieren, in dem es sich befindet, so dass laufende Fristen auch für ihn gelten und er keinen Anspruch auf eine Vertagung der Verhandlung hat; andererseits ist seine Stellung aber insofern eine selbständige, als er - auch gegen den Willen der unterstützten Hauptpartei - eigene Verteidigungsmittel in den Prozess einführen kann. Nimmt die Hauptpartei (z. B. aufgrund eines mit dem Patentinhaber geschlossenen Vergleichs) die Nichtigkeitsklage zurück, hat dies keine Auswirkungen auf den Beitretenden, der das Nichtigkeitsverfahren alleine fortführen kann. Gleiches gilt im Rechtsmittelverfahren für den Fall der Berufungsrücknahme, wenn der Beitritt erst im Laufe des Rechtsmittelverfahrens erfolgt ist. War der Beitritt schon in erster Instanz erklärt, muss der Beitretende im Falle einer Klageabweisung allerdings selbständig Berufung einlegen, wenn er das Rechtsmittelverfahren im Falle einer (z. B. vergleichsweisen) Klage- oder Berufungsrücknahme durch die Hauptpartei fortführen können will.7

a) Vorgreiflichkeit

Tatbestandlich setzt die Aussetzung gemäß § 148 ZPO voraus, dass die Entscheidung des (auszusetzenden) Verletzungsrechtsstreits von dem Ausgang des anderweitig anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abhängt. Diese "Abhängigkeit" (Vorgreiflichkeit) kann grundsätzlich nur bejaht werden, wenn sich zugunsten des Klägers eine rechtswidrige Patentverletzung feststellen lässt. Ist nämlich der Verletzungstatbestand zu verneinen oder stehen dem Beklagten Rechtfertigungsgründe zur Seite, so ist das Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren nicht vorgreiflich und die Klage – ohne Rücksicht auf den Ausgang des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens – abzuweisen.8

Lediglich in Ausnahmefällen kann eine Aussetzung trotz unklarer Verletzungslage in Betracht kommen. Sie ist aus Gründen der Prozessökonomie denkbar, wenn eine Beweiserhebung zum Verletzungssachverhalt oder zu Einwendungen des Beklagten erforderlich ist.9 Sie zurückzustellen und statt dessen den Rechtsstreit auszusetzen, kann gerechtfertigt sein, wenn die Beweisermittlungen besonders aufwändig, umfangreich oder kostspielig sind und mit hinreichender Sicherheit abzusehen ist, dass das Klagepatent voraussichtlich keinen Bestand haben wird. Allerdings: Steht die Einholung eines Sachverständigengutachtens in Frage, wird dem Wunsch des Klägers, die Begutachtung parallel zum Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren durchzuführen, im Zweifel zu entsprechen sein.10 Zum einen belastet die schriftliche Begutachtung weder das Verletzungsgericht noch den Beklagten, den letzteren auch nicht finanziell, weil die Gutachterkosten im Falle einer Patentvernichtung dem – alsdann unterliegenden – Kläger zur Last fallen und dieser auch den Auslagenvorschuss zu leisten hat. Zum anderen ist es ein berechtigtes Anliegen des Klägers, dass die Begutachtung die Durchsetzung seiner Patentrechte nicht unnötig verzögert, was der Fall wäre, wenn der Rechtsstreit zunächst ausgesetzt und das Sachverständigengutachten erst im Anschluss an das – prognosewidrig verlaufene – Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren eingeholt würde. Anders ist die Interessenlage, wenn es darum geht, ob eine mündliche Anhörung des Sachverständigen durchgeführt wird, der sein schriftliches Gutachten bereits erstattet hat. Solches wird regelmäßig nicht sinnvoll sein, erst recht dann nicht, wenn das Klagepatent erstinstanzlich widerrufen oder für nichtig erklärt worden und nicht absehbar ist, ob, wann und ggf. mit welchem Inhalt das Patent letztlich Bestand haben wird.

Richten die Parteien einen übereinstimmenden Aussetzungsantrag an das Verletzungsgericht (was regelmäßig geschieht, wenn das Klagepatent erstinstanzlich vernichtet worden ist), wird ohne weiteres, insbesondere ohne eine detaillierte Vorgreiflichkeitsprüfung, eine Aussetzung geboten sein. Rechtfertigen lässt sich dies mit der Überlegung, dass der Verletzungsrechtsstreit ein Parteiprozess ist und deshalb den Parteien nicht gegen ihren erklärten Willen eine Entscheidung aufgezwungen werden sollte, die nicht gewollt ist und die absehbar dazu führt, dass trotz des momentan noch nicht gesicherten Schicksals des Klagepatents ein weiteres Rechtsmittelverfahren auf der Verletzungsschiene geführt werden muss.

b) Ermessen

Die Entscheidung über die Aussetzung steht im Ermessen des Verletzungsgerichtes, wobei dieses summarisch anhand des ihm vorgelegten Sachverhaltes die Erfolgsaussichten des Einspruchs bzw. der Nichtigkeitsklage überprüft. Der Beklagte muss dem Verletzungsgericht hierfür seinen vollständigen Vortrag aus dem Einspruch oder der Nichtigkeitsklage einschließlich der dort eingeführten Entgegenhaltungen zur Verfügung stellen.

Die Prognose, ob sich das Klageschutzrecht im anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren als rechtsbeständig erweisen wird, kann notwendigerweise nur vor dem Hintergrund des Sach- und Streitstandes in eben diesem Verfahren angestellt werden. Eine Entgegenhaltung, die der Beklagte in der Aussetzungsdiskussion erörtert, ist deswegen solange nicht geeignet, die Aussetzung zu rechtfertigen, wie die Schrift nicht auch in das Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren eingeführt worden ist. Umgekehrt gilt dasselbe. Ein Patentinhaber, der den Rechtsbestandsangriffen nur im Verletzungsprozess entgegentritt, eine entsprechende Eingabe aber nicht an das BPatG richtet (z. B. um sich dort eine zur Verletzungsargumentation unterschiedliche Interpretation zu ermöglichen), wird einer Aussetzung regelmäßig nicht entgehen können, es sei denn, die Angriffe gegen das Klagepatent sind derart abseits, dass sie – auch und erst recht vor dem technisch fachkundigen BPatG – keiner Erwiderung bedürfen.

Dass es für die Erfolgsaussichten des Angriffs auf das Klagepatent auf den Stand des laufenden Rechtsbestandsverfahrens ankommt, erfährt in einer speziellen Fallkonstellation eine Ausnahme. Auf ein älteres nationales Recht im Sinne von Artikel 139 Abs. 2 EPÜ kann kein Einspruch gegen ein europäisches Patent, wohl aber eine (nationale) Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des EP gestützt werden. Gleichzeitig ist ein Nichtigkeitsangriff solange nicht statthaft wie das europäische Einspruchsverfahren noch nicht beendet ist.11 Ist während des Verletzungsprozesses das Einspruchsverfahren noch anhängig, wäre deshalb eine Aussetzung an sich zu versagen, weil das ältere nationale Recht dem Einspruch gegen das Klagepatent aus Rechtsgründen nicht zum Erfolg verhelfen kann und eine - insoweit allein erfolgversprechende - Nichtigkeitsklage – als vorgreifliches Verfahren - noch nicht anhängig ist und auch nicht in zulässiger Weise erhoben werden kann. Der BGH12 erkennt gleichwohl die Möglichkeit an, den Verletzungsprozess bereits während des noch laufenden Einspruchsverfahrens im Hinblick auf die Erfolgsaussichten der demnächst möglichen Nichtigkeitsklage auszusetzen.13 Der Anlass zur Aussetzung fällt freilich weg, wenn im Anschluss an die Beendigung des Einspruchsverfahrens nicht alsbald tatsächlich Nichtigkeitsklage erhoben wird.

Weil Aussetzungsermessen besteht und dieses – wie sogleich näher dargelegt wird – in der Praxis nur zurückhaltend zugunsten des Verletzers ausgeübt wird, sollte jeder Beklagte darauf bedacht sein, den Angriff gegen das Klagepatent möglichst frühzeitig zu starten, entweder schon im Zusammenhang mit der unternehmerischen Entscheidung, Herstellung und/oder Vertrieb der (möglicherweise) patentverletzenden Gegenstände aufzunehmen, spätestens aber im unmittelbaren Anschluss an eine vorgerichtliche Abmahnung. Außerdem sollte er die Möglichkeit nutzen, beim Patentamt einen Beschleunigungsantrag zu stellen, der gewährleistet, dass die Einspruchsentscheidung, wenn nicht schon vor, so doch jedenfalls innerhalb eines solchen Zeitraumes nach der Verhandlung im Verletzungsprozess stattfindet, dass das Verletzungsgericht mit seinem Verkündungstermin (der bis maximal 5 Monate nach der die Instanz beendenden Verhandlung hinausgeschoben werden kann14) den Ausgang des Rechtsbestandsverfahrens abwarten kann. Das europäische Verfahrensrecht sieht einen solchen Beschleunigungsantrag – für die Parteien und das Verletzungsgericht – nunmehr ausdrücklich vor.15

aa) I. Instanz

Aufgrund der Tatsache, dass die Aussetzung für den Kläger wegen der langen Verfahrensdauer von Einsprüchen und Nichtigkeitsklagen einen erheblichen Einschnitt in seine Rechte, vor allem den zeitlich begrenzten Unterlassungsanspruch bedeutet und außerdem ein Missbrauch des Beklagten vermieden werden soll, kommt eine Aussetzung in der Regel nach der derzeit gültigen Rechtsprechung in der I. Instanz nur dann in Betracht, wenn es in hohem Maße wahrscheinlich erscheint, dass das Klagepatent aufgrund des Einspruchs oder der Nichtigkeitsklage widerrufen oder vernichtet wird.16

Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn das Klagepatent bereits abgelaufen ist oder seine Schutzdauer während des Rechtsstreits endet. Dass ein in die Zukunft wirkender Unterlassungsanspruch nicht mehr im Raum steht, könnte zwar die Dringlichkeit der Rechtsverfolgung relativieren, er nimmt dem Klageangriff aber genauso seine Intensität mit Blick auf den Beklagten, was es rechtfertigt, bei den allgemeinen Aussetzungsregeln zu verbleiben. Die dem Verletzungsbeklagten nachteilige Wertung ist umso mehr angebracht, als es seine Sache gewesen wäre, das Klagepatent vor Aufnahme seiner Verletzungshandlungen widerrufen/für nichtig erklären zu lassen und damit beizeiten klare Verhältnisse zu schaffen. Spätestens die vorgerichtliche Abmahnkorrespondenz sollte an sich hierzu Veranlassung geben. Derjenige, der einen Angriff auf das Klagepatent erst gegen Ende der Klageerwiderungsfrist (oder noch später) startet, vernachlässigt seine eigenen Interessen in grober Weise. Es ist deswegen richtig, dass eine Aussetzung regelmäßig dann nicht in Betracht kommen kann, wenn der dem Klageschutzrecht entgegengehaltene Stand der Technik demjenigen entspricht, der bereits im Erteilungsverfahren oder in einem erfolglos durchgeführten Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren berücksichtigt worden ist, oder vom Erfindungsgegenstand noch weiter abliegt als der schon geprüfte.

Gleiches gilt erst recht, wenn das Patent erstinstanzlich aufrechterhalten worden ist. Diese – unter Beteiligung technischer Fachleute zustande gekommene – Entscheidung hat das Verletzungsgericht aufgrund der gesetzlichen Kompetenzverteilung grundsätzlich hinzunehmen. Im Rahmen der Aussetzungsentscheidung ist es nicht Sache des Verletzungsgerichts, das Einspruchsbeschwerde- oder Nichtigkeitsberufungsverfahren in allen Einzelheiten vorweg zu nehmen. Immer dann, wenn die Argumentation im Rechtsbestandsverfahren möglich und mit nachvollziehbaren Gründen vertretbar erscheint, hat es vielmehr bei der getroffenen Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung zu verbleiben, so dass, wenn nicht im Einzelfall ganz besondere Umstände vorliegen, für eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits keine Veranlassung besteht. Sie ist erst dann geboten, wenn die Rechtsbestandsentscheidung auf für das Verletzungsgericht nachweisbar unrichtigen Annahmen oder einer nicht mehr vertretbaren Argumentation (z. B. zur Neuheit, Erfindungshöhe, unzulässigen Erweiterung) beruht oder wenn mit dem Rechtsmittel gegen die Rechtsbestandsentscheidung, ohne dass insoweit ein Nachlässigkeitsvorwurf angebracht ist, weiterer Stand der Technik präsentiert wird, der, weil er der Erfindung näher kommt als der bisher gewürdigte Stand der Technik, mit der gebotenen Wahrscheinlichkeit eine Vernichtung des Klagepatents erwarten lässt.17

Die Bejahung einer sicheren Vernichtungswahrscheinlichkeit (und demzufolge eine Aussetzungsanordnung) verbietet sich auch dann, wenn der im Rechtsbestandsverfahren zur Diskussion stehende technische Sachverhalt derart kompliziert und/oder komplex ist, dass sich das Verletzungsgericht keinen wirklichen Einblick in die Gegebenheiten verschaffen kann.

Umgekehrt liegt der Sachverhalt, wenn das Klagepatent erstinstanzlich widerrufen oder für nichtig erklärt worden ist; hier ist regelmäßig eine Aussetzung des Verletzungsprozesses anzuordnen.18 Von ihr wird – ausnahmsweise – nur dann abgesehen werden können, wenn das Verletzungsgericht aufgrund eigener technischer Sachkunde verlässlich beurteilen kann, dass die vernichtende Erkenntnis auf einer erkennbar fehlerhaften Beurteilung beruht und im nächsten Rechtszug zweifelsfrei vorhersehbar keinen Bestand haben wird.19 In Betracht kommen wird solches nur bei technisch einfach gelagerten Sachverhalten, die dem nicht mit Fachleuten besetzten Verletzungsgericht hinreichend einsichtig sind, im Zweifel nicht dagegen bei komplexen Erfindungen z. B. aus dem Elektronik- oder Chemiebereich.

Ist das Klagepatent erstinstanzlich in einer Weise eingeschränkt worden, dass die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent nicht mehr benutzt, und verteidigt der Kläger im Rechtsmittelverfahren die (von der angegriffenen Ausführungsform benutzte) erteilte Fassung des Klagepatents weiter, ist es nicht Sache des Verletzungsgerichts, die Erfolgsaussichten des gegen den Teilwiderruf eingelegten Rechtsmittels zu prüfen. Vielmehr ist der Verletzungsprozess bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens auszusetzen. Selbst wenn nämlich nach Auffassung des Verletzungsgerichts das Rechtsmittel gegen die Teilvernichtung ohne Erfolgsaussicht sein sollte und die angegriffene Ausführungsform von der aufrechterhaltenen Fassung des Klagepatents ersichtlich keinen Gebrauch macht, könnte die Verletzungsklage keinesfalls abgewiesen werden. Ob das Klagepatent in seiner erteilten Fassung Bestand hat, ist einzig und allein von den Erteilungsinstanzen zu entscheiden. An deren Erkenntnis, wie immer es ausfällt, ist das Verletzungsgericht ohne eigene Prüfungskompetenz gebunden. Solange das Klagepatent deshalb nicht rechtskräftig (teilweise) widerrufen ist, bleibt das Schicksal des Klagepatents - gänzlich unabhängig von der Vernichtungsprognose, die das Verletzungsgericht anstellen würde – in der Schwebe. Bis zum endgültigen Abschluss des Rechtsbestandsverfahrens kann sich der Verletzungsangriff daher immer noch als erfolgreich erweisen, was eine Klageabweisung vor Beendigung des Rechtsbestandsverfahrens verbietet.20 Das gilt – ungeachtet der Bindungswirkung nach Artikel 111 Abs. 2 Satz 1 EPÜ - auch dann, wenn die Technische Beschwerdekammer bereits eine Gewährbarkeit des erteilten Hauptanspruchs verneint und die Sache zur Prüfung von nicht benutzten Hilfsanträgen an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen hat.21

Der Aussetzungsantrag, der auf eine angeblich offenkundige Vorbenutzung gestützt ist, welche nicht lückenlos durch liquide Beweismittel (insbesondere Urkunden) belegt ist, sondern (zumindest in Teilen) auch auf einen Zeugenbeweis angewiesen ist, muss ohne Erfolg bleiben.22 Da eine Vernehmung der angebotenen Zeugen nur im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren, jedoch nicht im Verletzungsprozess erfolgt, ist bereits unvorhersehbar, in welcher Weise die benannten Zeugen überhaupt aussagen werden und ob ihre Aussagen, wenn sie für den Einsprechenden/Nichtigkeitskläger günstig sind, für glaubhaft gehalten werden. Schon wegen dieser gänzlich unsicheren Prognose verbietet sich die Annahme, es sei mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Vernichtung des Patents zu erwarten. Daran ändert auch nichts, dass schriftliche Erklärungen der Zeugen vorgelegt werden.

bb) II. Instanz

Eine großzügigere Aussetzungspraxis besteht im Berufungsrechtszug, wenn der Beklagte in erster Instanz verurteilt worden ist.23 Sie beruht auf der Erwägung, dass es der Kläger durch Erbringung der Sicherheit, von der die vorläufige Vollstreckbarkeit des erstinstanzlichen Urteils abhängt (§ 709 ZPO), in der Hand hat, seine aus dem Patent folgenden Verbietungsrechte durchzusetzen, und das Berufungsverfahren, welches maximal dazu führen kann, dass die titulierten Ansprüche ohne Sicherheitsleistung vollstreckbar sind24, deswegen eher ausgesetzt werden kann. Allerdings genügt auch hier nicht, dass die Vernichtung des Klagepatents nur möglich ist, sie muss vielmehr wahrscheinlich sein.25 Ist der Unterlassungsanspruch wegen Ablaufs des Klagepatents gegenstandslos und geht es nur noch um die Vollstreckung des Rechnungslegungs- und Vernichtungsanspruchs, soll nach der Rechtsprechung des OLG Karlsruhe26 sogar genügen, dass bei summarischer Abschätzung der Rechtsbestandsangriffe von einer nicht ganz fern liegenden Möglichkeit einer Vernichtung des Klagepatents ausgegangen werden muss.27

Ist die Klage vom Landgericht zu Unrecht abgewiesen worden und kommt das Berufungsgericht zu der Überzeugung, dass der Beklagte zu verurteilen ist, so gelten in der II. Instanz dieselben Aussetzungsregeln, wie sie im ersten Rechtszug angewandt werden. Gleiches gilt, wenn im Berufungsrechtszug ein neues Schutzrecht eingeführt wird, dessen Behandlung der Gegner zustimmt oder dessen Berücksichtigung das Gericht als sachdienlich zulässt, wenn insoweit ein Verletzungssachverhalt und daraus resultierende Ansprüche des Klägers festgestellt werden.

cc) III. Instanz

Speziell für das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren hat auch der BGH28 anerkannt, dass eine Aussetzung nicht schon deshalb geboten ist, weil eine Nichtigkeitsklage anhängig ist, deren Entscheidung Einfluss auf die Beurteilung des Verletzungssachverhaltes haben kann. Zu beachten ist vielmehr auch das (gegenläufige) Interesse des Verletzungsklägers an einem raschen Abschluss des Verletzungsprozesses, dem tendenziell umso mehr Gewicht beikommt, je später die Nichtigkeitsklage eingereicht worden ist. Daraus ist gefolgert worden, dass eine Aussetzung dann, wenn der Rechtsbestandsangriff erst nach Abschluss der Tatsacheninstanzen des Verletzungsprozesses gestartet worden ist, nur veranlasst ist, wenn die Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage offenkundig sind.29 Bei derart nachlässiger Rechtsverteidigung genügt es, den Verletzungsbeklagten für den Fall einer Vernichtung des Klagepatents auf die Möglichkeit der Restitutionsklage (§ 580 Nr. 6 ZPO analog) zu verweisen.

Von solchen Ausnahmefällen abgesehen tendiert der BGH jedoch in aller Regel dazu, seine abschließende Entscheidung im Verletzungsverfahren zurückzustellen, bis er seine Entscheidung zum Rechtsbestand des Klagepatents im Nichtigkeitsberufungsverfahren getroffen hat. Diese Handhabung erklärt sich daraus, dass es in beiden Verfahren einer Auslegung des Patents bedarf, die naturgemäß nur einheitlich erfolgen kann.

c) (Hilfsweise) Anspruchskombination30

Bestehen Bedenken gegen den Rechtsbestand des Klagepatents in seinem erteilten Umfang, so nützt es dem Kläger im Verletzungsprozess nichts, seine Klageansprüche hilfsweise auf eine Anspruchskombination (z. B. des Hauptanspruchs mit einem Unteranspruch) zu stützen. Einer Aussetzung des Rechtsstreits kann er durch eine solche Antragsfassung nicht entgehen, weil dem Hilfsantrag erst entsprochen werden darf, wenn feststeht, dass der Hauptantrag unbegründet ist. Diese Feststellung aber lässt sich, solange das Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahren andauert, nicht treffen.

Zur Vermeidung einer Aussetzung ist es daher erforderlich, dass sich der Kläger entschließt, sein Klagebegehren unbedingt auf die voraussichtlich rechtsbeständige Anspruchskombination zu beschränken. Eine teilweise Klageabweisung und eine anteilige Kostenbelastung ist damit nur dann verbunden, wenn infolge der Beschränkung ursprünglich angegriffene Ausführungsformen nicht mehr vom Klageangriff umfasst werden. Bleiben alle angegriffenen Ausführungsformen auch von der eingeschränkten Anspruchsfassung umfasst, hat der Kläger wirtschaftlich betrachtet mit seinem Klageangriff vollen Erfolg gehabt; zur Beschreibung der Verletzungsformen ist lediglich eine konkretere Formulierung (nämlich die der Anspruchsbeschränkung) gewählt worden, was dem Kläger freisteht und nicht zu einem Teilunterliegen führt.

Sogar das Gericht kann von sich aus eine gegenüber der Antragsfassung konkretisierende Formulierung wählen, um die Verletzungsformen zu umschreiben, was sich z. B. dann anbietet, wenn die Parteien im Rechtsbestandsverfahren darüber streiten, ob die vom Kläger verfolgte (z. B. erteilte) Anspruchsfassung unzulässig erweitert ist. Die betreffende Frage kann dahinstehen, wenn das Gericht zur Beschreibung des Verletzungsgegenstandes zu einer Formulierung greift, die die angeblichen unzulässigen Erweiterungen vorsorglich beseitigt. Solches ist möglich und zweckmäßig, wenn sich sämtliche angegriffenen Ausführungsformen auch mit der konkretisierten Antragsformulierung erfassen lassen und die Erweiterungsfrage für das Verletzungsgericht nicht eindeutig zu beantworten ist.

Selbstverständlich kann die erteilte Anspruchsfassung weiter hilfsweise verfolgt werden. Solches kann sich von Fall zu Fall anbieten, wenn die erteilte Anspruchsfassung nicht verloren gegeben werden muss, sondern eine gewisse Aussicht dafür besteht, dass sie am Ende des Rechtsbestandsverfahrens ggf. doch aufrechterhalten bleibt. Mit der "umgekehrten" Antragstellung lässt sich verhindern, dass die Klage, sollten die beschränkenden Merkmale nach Auffassung des Verletzungsgerichts nicht benutzt werden, endgültig abgewiesen wird. Wegen des Hilfsantrages hat bei Verneinung der Benutzung der eingeschränkten Fassung vielmehr eine Aussetzung des Rechtsstreits stattzufinden, die dem Kläger weitere Zeit verschafft.

2. Revisionsverfahren

Aufgrund des Trennungsprinzips kann sich die Situation ergeben, dass einzelne Merkmale des Patentanspruchs im Verletzungs- und im Rechtsbestandsverfahren unterschiedlich verstanden werden und aufgrund dieses konträren Auslegungsergebnisses die Entscheidung im jeweiligen Verfahren fällt. Auch hier hat die Rechtsprechung ein Prozedere entwickelt, das solche unerwünschten Folgen wenigstens in Teilen abwendet.

Zunächst hat das Verletzungsgericht bei seiner Patentinterpretation die Auffassung der Rechtsbestandsinstanzen als gewichtige sachkundige Äußerungen zur Kenntnis und in seine Erwägungen aufzunehmen.31 Es wird von deren Auslegung und Verständnis nicht ohne Not, sondern nur dann abweichen, wenn es hierfür wirklich triftige Gründe gibt. Divergiert die Patentauslegung des Verletzungsgerichts von der im Nichtigkeitsverfahren und hat als Verletzungsgericht ein Oberlandesgericht entschieden, so ist der Rechtsschutz gegen solche Urteile zwar prinzipiell beschränkt. Wenn das Oberlandesgericht (was in der Praxis selten geschieht) die Revision nicht zugelassen hat, besteht allein die Möglichkeit, dass der BGH die Revision auf Nichtzulassungsbeschwerde des Unterlegenen selbst zulässt. Das Gesetz (§ 543 Abs. 2 ZPO) sieht hierfür abschließende Gründe vor, nämlich dass die Sache Fragen von grundsätzlicher Bedeutung aufwirft oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordern. Ein bloßer Auslegungsfehler reicht hierzu grundsätzlich nicht aus. Ein Zulassungsgrund liegt nach der Rechtsprechung des BGH jedoch vor, wenn der im Verletzungsprozess relevante Patentanspruch im (abgeschlossenen) Nichtigkeitsverfahren eine abweichende Auslegung erfahren hat und das dortige Verständnis zu einer anderen als der getroffenen Entscheidung über die Verletzungsklage zwingt.32 Zulassungsgrund ist hier die Divergenz in der Patentauslegung und die damit gebotene Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung durch den BGH. Wird das Nichtigkeitsverfahren erst nach Ablauf der Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde beendet, ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, damit die betroffene Partei den entsprechenden Sachverhalt (nachträglich) in das Zulassungsverfahren einführen kann.33

Das vom BGH im Nichtigkeitsberufungsverfahren gewonnene Verständnis von den Merkmalen des Patentanspruchs setzt sich daher am Ende durch, und zwar selbst dann, wenn das Tatsachengericht in dem bei ihm geführten Verletzungsverfahren nach sachverständiger Beratung zu einer abweichenden Patentauslegung gekommen ist. Die rechtliche Begründung liegt darin, dass die Bestimmung des technischen Sinngehalts eines Patents nach Auffassung des BGH eine reine Rechtsfrage darstellt34, weswegen die vom Tatrichter vorgenommene Auslegung des Patents vom BGH uneingeschränkt überprüft und korrigiert werden kann.35 Für einen bei Abschluss des Nichtigkeitsberufungsverfahrens noch in einer Tatsacheninstanz laufenden oder erst später anhängig gemachten Verletzungsprozess bedeutet die BGH-Rechtsprechung de facto, dass das Verletzungsgericht gezwungen ist, seiner Beurteilung diejenige Auslegung der Anspruchsmerkmale zugrunde zu legen, die das Nichtigkeitsberufungsurteil vorgibt. In Zweifelsfällen kann es sich deshalb anbieten, den Verletzungsprozess bis zur Entscheidung des BGH im Nichtigkeitsberufungsverfahren auszusetzen, weil jede Patentauslegung (mag sie ggf. auch mit sachverständiger Hilfe zustande gekommen sein) von vornherein nur vorläufig ist, wenn sie in Konflikt mit einem späteren abweichenden Verständnis des BGH gerät.36 Frei bleibt das Verletzungsgericht dann, wenn eine rechtskräftige Rechtsbestandsentscheidung ohne Beteiligung des BGH fällt, z. B. im Einspruchsverfahren oder im erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren. Hier stellen die Entscheidungen zum Rechtsbestand - wie immer - lediglich fachkundige Äußerungen zum Verständnis der Erfindung dar.

3. Einstweilige Verfügung

Dass die mangelnde Rechtsbeständigkeit kein vollwertiges Verteidigungsargument gegenüber dem Vorwurf der Patentverletzung ist, hat seine Auswirkungen des Weiteren in der Handhabung des vorläufigen Rechtsschutzes in Patentsachen, für den die Verletzungsgerichte zuständig sind, wobei der Instanzenzug bei den Oberlandesgerichten endet.

a) Allgemeines

Prinzipiell kommt auch in Patentverletzungssachen der Erlass einer einstweiligen Verfügung in Betracht.37 Mit ihr können sowohl der Unterlassungsanspruch nach § 139 Abs. 1 PatG als auch – wie sich aus § 140b Abs. 3 PatG ergibt, unter den dort genannten Voraussetzungen – der in § 140b Abs. 1, 2 PatG geregelte Auskunftsanspruch über die Herkunft und den Vertriebsweg der schutzrechtsverletzenden Ware geltend gemacht werden. Ein Anspruch auf Schadenersatz und der ihn vorbereitende Rechnungslegungsanspruch können demgegenüber nicht im Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt (gesichert) werden38; ebenso wenig der Rückrufanspruch.39 Dafür ist es zur Sicherung des Vernichtungsanspruchs im Einzelfall möglich, eine Verwahrung40 verletzender Gegenstände durch den Gerichtsvollzieher zu beantragen.

Damit der Auskunftsanspruch nach § 140b PatG im vorläufigen Rechtsschutz durchgesetzt werden kann, bedarf es einer "offensichtlichen Rechtsverletzung". Davon kann nur gesprochen werden, wenn die Berechtigung des erhobenen Verletzungsvorwurfs nicht nur wahrscheinlich, sondern in einem solchen Maße gesichert ist, dass vernünftige Zweifel nicht verbleiben und eine andere Entscheidung in einem späteren Hauptsacheverfahren praktisch nicht möglich ist.41

b) Sondersituation im Patentrecht

Im Vergleich zu sonstigen zivilrechtlichen Streitfällen ergeben sich Besonderheiten daraus, dass in Patentverletzungssachen ein technischer Sachverhalt zur Beurteilung steht, der in der Regel eine eingehende schriftsätzliche und mündliche Erörterung durch die Parteien voraussetzt, um das – selbst nicht fachkundige – Verletzungsgericht in die Lage zu versetzen, eine hinreichende Grundlage für seine Entscheidung zu gewinnen. Im Rahmen eines summarischen Verfahrens lässt sich Derartiges nur bedingt und nicht in jedem Fall leisten. Vor allem sind für den Antragsgegner die Möglichkeiten begrenzt, innerhalb der knappen zur Verfügung stehenden Zeit den Stand der Technik umfassend zu recherchieren, um den rechtlichen Bestand des Verfügungsschutzrechtes angreifen zu können. Gleichzeitig hat eine Unterlassungsverfügung meist einschneidende Konsequenzen für die gewerbliche Tätigkeit des Antragsgegners und führt für die Bestandsdauer der Verfügung zu einer endgültigen Erfüllung des geltend gemachten Anspruchs.

Um das Risiko einer folgenschweren Fehlentscheidung zu vermindern, trägt die Rechtsprechung der gegebenen Sachlage dadurch Rechnung, dass der Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung grundsätzlich nur dann in Betracht kommt, wenn sowohl der Bestand des Verfügungspatents als auch die Frage der Patentverletzung42 im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Antragstellers zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwaigen nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist.43 Je klarer beides zugunsten des Patentinhabers zu beurteilen ist, umso weniger ist es gerechtfertigt, mit Rücksicht auf irgendwelche Wettbewerbsinteressen des Antragsgegners gleichwohl von einem einstweiligen Rechtsschutz abzusehen. Bei eindeutiger Rechtsbestands- und Verletzungslage erübrigen sich deswegen in aller Regel weitere Erwägungen zur Interessenabwägung.44 Die Notwendigkeit einstweiligen Rechtsschutzes kann sich deshalb im Einzelfall auch aus der eindeutigen Rechtslage als solcher ergeben.45

Es gibt keinen Rechtsgrundsatz, dass bestimmte Technikgebiete von vornherein für ein vorläufiges Rechtsschutzverfahren nicht in Betracht kommen. Sehr wohl existieren jedoch Konstellationen, in denen aus rein praktischen Gründen von einem einstweiligen Verfügungsverfahren abgesehen werden sollte, weil die betroffene technische Materie Spezialkenntnisse verlangt, die dem Verletzungsgericht nicht eigen sind, sondern einer im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes unzulässigen sachverständigen Beratung bedürfen.46

c) Rechtsbestand des Verfügungspatents

Damit Zweifel am Rechtsbestand des Verfügungspatents sich in einer Zurückweisung des Verfügungsantrages niederschlagen können, muss das Verfügungsschutzrecht allerdings mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage angegriffen werden, weil nur sie das Patent tatsächlich zu Fall bringen können.47 Es nützt dem Antragsgegner deshalb nichts, im einstweiligen Verfügungsverfahren lediglich Einspruchs- oder Nichtigkeitsgründe aufzuzeigen, die zu einer Vernichtung des Verfügungspatents führen könnten, solange er nicht (spätestens bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung im Verfügungsverfahren) tatsächlich beim DPMA, EPA oder BPatG ein Verfahren eröffnet hat, in dem aufgrund dieses Vorbringens ein Widerruf bzw. die Nichtigerklärung des Patents verfügt werden kann. Liegt zwischen der Kenntnis des Antragsgegners vom Verfügungsantrag und dem Verhandlungstermin ein nur kurzer Zeitraum, innerhalb dessen dem Antragsgegner nicht zugemutet werden kann, das Verfügungspatent mit einem förmlichen Rechtsbehelf anzugreifen, so muss zumindest zweifelsfrei absehbar sein, dass der Rechtsbestand des Verfügungsschutzrechts zu gegebener Zeit angegriffen werden wird.48 Innerhalb welcher Frist ein förmlicher Rechtsbehelf erwartet werden kann, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, insbesondere von der Schwierigkeit und Komplexität der technischen Materie sowie von den Recherchemöglichkeiten des Antragsgegners ab, die durch etwaige offenkundige Vorbenutzungen oder in öffentlich zugänglichen Datenbanken schwer ermittelbare Druckschriften (Firmenprospekte, Tagungsunterlagen, Fachbücher, japanisch-sprachige Veröffentlichungen) erschwert sein können. Ist die Zeit zwischen Veröffentlichung der Patenterteilung und dem Verhandlungstermin im Verfügungsverfahren besonders kurz, so dass dem Antragsgegner nicht einmal eine vernünftige Recherche nach möglichen Stand der Technik zuzumuten war, so kann der Verfügungsantrag auch ohne konkrete Benennung von Entgegenhaltungen zurückzuweisen sein, weil die Schutzrechtslage unklar und die Erwartung nicht von der Hand zu weisen ist, dass bei angemessener Recherche relevanter Stand der Technik aufgefunden werden kann.49

Sobald das Verfügungspatent in seinem Rechtsbestand angegriffen ist, steht es allerdings zur Darlegungslast des Antragstellers, der für sich den vorläufigen Rechtsschutz in Anspruch nimmt, das Verletzungsgericht davon zu überzeugen, dass die vorgebrachten Einwendungen unberechtigt sind und das Verfügungspatent mit Sicherheit das laufende Rechtsbestandsverfahren überstehen wird.50 Es geht deshalb – anders als bei § 148 ZPO – zu Lasten des Antragstellers, wenn sich die Erfolgsaussichten deshalb nicht abschließend klären lassen, weil die Technik des Verfügungspatents komplex und einer verlässlichen Beurteilung durch das Verletzungsgericht nicht zugänglich ist.51

Grundsätzlich kann nur dann von einem hinreichenden Rechtsbestand ausgegangen werden, wenn das Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.52 Unerheblich ist, ob es zwischen den am Verfügungsverfahren beteiligten Personen geführt wurde oder zwischen Dritten (z. B. dem vormaligen Inhaber des Verfügungspatents und/oder einem anderen Wettbewerber). Der Erlass einer einstweiligen Verfügung kommt deswegen im Allgemeinen nicht in Betracht, wenn das Patent sich noch im Einspruchsverfahren befindet oder ein solches (weil das Patent gerade erst erteilt ist) nicht einmal begonnen ist. Dem kann der Antragsteller nicht dadurch ausweichen, dass er statt einer Beschlussverfügung selbst die Anberaumung eines zeitfernen Verhandlungstermins beantragt, bis zu dem der Antragsgegner etwaigen rechtshindernden Stand der Technik recherchiert und vorgetragen haben kann.53 Denn es ist nicht Aufgabe der Verletzungsgerichte, im Rahmen eines vorläufigen Rechtsschutzes inzident ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren durchzuführen. Um ein Verfügungspatent für ein einstweiliges Verfügungsverfahren tauglich zu machen, bedarf es vielmehr einer positiven Entscheidung der dafür zuständigen, mit technischer Sachkunde ausgestatteten Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanzen.

Von dem Erfordernis einer dem Antragsteller günstigen streitigen Rechtsbestandsentscheidung kann nur in Sonderfällen abgesehen werden, z. B. wenn

• der Antragsgegner sich bereits mit eigenen Einwendungen am Erteilungsverfahren beteiligt hat, so dass die Patenterteilung sachlich der Entscheidung in einem zweiseitigen Einspruchsverfahren gleichsteht;
• ein Rechtsbestandsverfahren deshalb nicht durchgeführt worden ist, weil das Verfügungspatent allgemein als schutzfähig anerkannt wird (was sich in dem Vorhandensein namhafter Lizenznehmer oder dergleichen widerspiegelt);
• die gegen den Rechtsbestand vorgebrachten Einwendungen (die selbstverständlich vom Antragsgegner in das Verfügungsverfahren einzuführen sind54) sich schon bei der im vorläufigen Rechtsschutzverfahren gebotenen summarischen Prüfung als haltlos erweisen;
• außergewöhnliche Umstände gegeben sind, die es für den Antragsteller wegen der ihm aus einer Fortsetzung der Verletzungshandlungen drohenden Nachteile unzumutbar machen, den Ausgang eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten.55 Ein solcher Sachverhalt liegt regelmäßig bei Verletzungshandlungen von Generikaunternehmen vor.56 Während der von ihnen angerichtete Schaden im Falle einer späteren Aufrechterhaltung des Patents vielfach enorm und (mit Rücksicht auf den durch eine entsprechende Festsetzung von Festbeträgen verursachten Preisverfall) nicht wiedergutzumachen ist, hat eine (wegen späterer Vernichtung des Patents) unberechtigte Verfügung lediglich zur Folge, dass das Generikaunternehmen vorübergehend zu Unrecht vom Markt ferngehalten wird, was durch entsprechende Schadenersatzansprüche gegen den Patentinhaber vollständig ausgeglichen werden kann. Berücksichtigt man außerdem, dass das Generikaunternehmen für seine Marktpräsenz im Allgemeinen keine eigenen wirtschaftlichen Risiken eingeht (weil das Präparat dank des Patentinhabers medizinisch hinreichend erprobt und am Markt etabliert ist), sollte eine Verbotsverfügung ergehen, auch wenn für das Verletzungsgericht keine endgültige Sicherheit über den Rechtsbestand gewonnen werden kann, nach seiner Einschätzung aber mehr für als gegen ihn spricht.

Aus der regelmäßigen Notwendigkeit einer positiven streitigen Rechtsbestandsentscheidung folgt umgekehrt aber auch, dass, sobald sie vorliegt, grundsätzlich von einem hinreichend gesicherten Bestand des Verfügungspatents auszugehen ist.57 Mit dem Gebot eines effektiven vorläufigen Rechtsschutzes in Patentsachen (Art. 50 Abs. 1 TRIPS, Art. 9 Abs. 1 Buchstabe a) Enforcement-RL) wäre es nicht zu vereinbaren, wenn das Verletzungsgericht, bevor es einstweilige Maßnahmen anordnet, stets den rechtskräftigen Abschluss des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abwarten würde. Vielmehr hat es die von der zuständigen Fachinstanz (DPMA, EPA, BPatG) nach technisch sachkundiger Prüfung getroffene Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Verfügungspatents hinzunehmen und, sofern im Einzelfall keine besonderen Umstände vorliegen, die gebotenen Schlussfolgerungen zu ziehen, indem es zum Schutz des Patentinhabers die erforderlichen Unterlassungsanordnungen trifft.58 Grund, die Rechtsbestandsentscheidung in Zweifel zu ziehen und von einem Unterlassungsgebot abzusehen, besteht nur dann, wenn das Verletzungsgericht die Argumentation der Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz für nicht vertretbar hält oder wenn der mit dem Rechtsbehelf gegen die Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung unternommene Angriff auf das Verfügungspatent auf (z. B. neue) erfolgversprechende Gesichtspunkte gestützt wird, die die bisher mit der Sache befassten Stellen noch nicht berücksichtigt und beschieden haben. Demgegenüber ist es nicht angängig, den Verfügungsantrag trotz erstinstanzlich aufrechterhaltenen Schutzrechts allein deshalb zurückzuweisen, weil das Verletzungsgericht seine eigene Bewertung des technischen Sachverhaltes an die Stelle der ebenso gut vertretbaren Beurteilung durch die zuständige Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz setzt.59

Ist das Patent im Zeitpunkt des Verfügungsverfahrens bereits erstinstanzlich widerrufen oder für nichtig erklärt, wird sich daraus in aller Regel ergeben, dass der Rechtsbestand in einem Maße ungesichert ist, dass eine Unterlassungsverfügung nicht mehr in Betracht kommt.60 Anderes gilt ausnahmsweise nur dann, wenn die Entscheidung über die Vernichtung des Verfügungspatents erkennbar fehlerhaft ist und deswegen sicher abgesehen werden kann, dass sie im nächsten Rechtszug aufgehoben werden wird.61 Dies verlangt nicht nur die Feststellung, dass die für die Vernichtung gegebene Begründung offenkundig fehlerhaft ist, sondern erfordert darüber hinaus die verlässliche Erkenntnis des Verletzungsgerichts, dass auch kein anderer Grund für eine Vernichtung des Verfügungspatents durchgreift. Sie wird sich nur gewinnen lassen, wenn die Erfindung einen technischen Gegenstand betrifft, den das Verletzungsgericht anhand des Sachvortrages der Parteien mit seiner eigenen Sachkunde beurteilen kann.62 Hinzukommen zur evidenten Unrichtigkeit der Vernichtungsentscheidung muss ferner, dass dem Patentinhaber ein außergewöhnlicher Nachteil droht, wenn er bis zur Rechtsmittelentscheidung im Rechtsbestandsverfahren daran gehindert wird, seine Verbietungsrechte durchzusetzen. Bei einem Arzneimittelpatent und dem Auftreten von Generikaherstellern versteht sich dies von selbst; im Übrigen bedarf es hierzu substantiierten Sachvortrages des Antragstellers.63

d) Auslegungsdivergenzen

Ergibt sich nach Abschluss des einstweiligen Verfügungsverfahrens im Rechtsbestandsverfahren eine abweichende Auslegung des Patents dergestalt, dass von dessen Benutzung nicht mehr ausgegangen werden kann, liegt hierin ein nachträglich veränderter Umstand, der die Aufhebung der einstweiligen Verfügung (§§ 936, 927 ZPO) rechtfertigt.

3. Vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung

Im Zusammenhang mit dem Trennungsprinzip ist schließlich die Möglichkeit zu erörtern, die Zwangsvollstreckung aus einem (wegen mangelnden Rechtsbestandes ggf. zu Unrecht ergangenen) Verletzungsurteil vorläufig einzustellen (§§ 719, 707 ZPO). Denn mit der Vollstreckungseinstellung lassen sich die Folgen der Trennung von Verletzungs- und Rechtsbestandsentscheidung abmildern.

Grundsätzlich hat ein Einstellungsantrag in denjenigen Fällen, in denen vor Vollstreckung eine Sicherheitsleistung zu erbringen ist (wie dies bei landgerichtlichen Verletzungsurteilen gemäß § 709 ZPO stets der Fall ist), zwar grundsätzlich wenig Aussicht auf Erfolg. Denn es wird davon ausgegangen, dass die Sicherheitsleistung die Interessen des Beklagten in ausreichendem Maße schützt und die Interessen des Schutzrechtsinhabers insoweit Vorrang genießen. Im Bereich des Patentrechts ist besondere Zurückhaltung überdies dann geboten, wenn der Unterlassungsanspruch in Rede steht und das Klagepatent zeitnah abläuft.64 Grundsätzlich kommt eine Einstellung der Zwangsvollstreckung daher nur unter verschärften Bedingungen in Betracht65, nämlich u. a. dann, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Einstellungsantrag aufgrund einer summarischen Prüfung davon auszugehen ist, dass das vollstreckte Urteil keinen Bestand haben wird. Eine vorläufige Vollstreckungseinstellung gegen Sicherheitsleistung nach dieser Alternative ist regelmäßig geboten, wenn das Klagepatent nach Erlass des landgerichtlichen Urteils erstinstanzlich in vollem Umfang oder so weit vernichtet wird, dass die angegriffene Ausführungsform nicht mehr in dessen Schutzbereich fällt.66 Eine gleiche Anordnung ist ferner angezeigt, wenn die Einspruchs- oder Nichtigkeitsverhandlung vertagt wird, weil der Patentinhaber im Termin eingeschränkte Hilfsanträge vorgelegt hat und der Einsprechende bzw. Nichtigkeitskläger auf diese Weise Gelegenheit erhalten soll, mit Blick auf den Hilfsantrag weiteren Stand der Technik zu recherchieren67, sofern die im Erkenntnisverfahren angegriffene Ausführungsform von der hilfsweise eingeschränkten Anspruchsfassung keinen Gebrauch macht.68 Der Vertagungsbeschluss macht nämlich deutlich, dass allenfalls der Hilfsantrag als rechtsbeständig angesehen wird und mit einer Vernichtung des Klagepatents in seinem erteilten Umfang zu rechnen ist.

Allein dass der Nichtigkeitskläger später weiteren Stand der Technik auffindet und der angesetzte Verhandlungstermin verlegt wird, um dem Gericht und dem Nichtigkeitsbeklagten eine geordnete Vorbereitung zu ermöglichen, reicht demgegenüber noch nicht für eine Einstellungsanordnung. Vielmehr wird das Berufungsgericht die neuen Entgegenhaltungen daraufhin untersuchen, ob sie nach den vom Landgericht zugrunde zu legenden strengen Maßstäben eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits veranlasst hätten. Nur wenn dies zu bejahen ist, kommt eine Einstellungsanordnung in Betracht.69 Dieselben Grundsätze gelten, wenn sich der Beklagte auf einen erst kurz vor oder sogar nach Schluss der landgerichtlichen Schlussverhandlung gestarteten neuen Rechtsbestandsangriff stützt. Gibt es dafür, dass die Einwände nicht bereits im ersten Verfahren platziert und zur technisch sachkundigen Entscheidung gestellt worden sind, keine plausible Entschuldigung (z. B. weil der Beklagte den betreffenden weiteren Stand der Technik absichtlich zurückgehalten hat), ist eine Einstellung der Zwangsvollstreckung nur noch angebracht, wenn sich für das Berufungsgericht schon bei summarischer Prüfung sicher ergibt, dass das Klagepatent auf die – unentschuldigt späte – Nichtigkeitsklage fallen wird.70 Jeder Zweifel geht hier zu Lasten des Beklagten.

II. "Ausnahmen" vom Trennungsprinzip

Es gibt aber auch Ausnahmen vom Trennungsprinzip, und zwar eine scheinbare ("Formstein"-Einwand) und eine wirkliche (Gebrauchsmuster).

1. Formstein-Einwand

Der "Formstein"-Einwand betrifft die Situation, dass eine angegriffene Ausführungsform die Merkmale des Patents nicht wortsinngemäß, aber äquivalent verwirklicht. Unter solchen Umständen steht dem Beklagten als besonderes materielles Verteidigungsargument der Formstein-Einwand71 offen.

a) Voraussetzungen

Er besagt, dass eine angegriffene Ausführungsform dann nicht in den Schutzbereich eines Patents einbezogen werden kann, wenn sie mit der Gesamtheit ihrer (teils wortsinngemäß, teils äquivalent verwirklichten) Merkmale in demjenigen Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen ist oder sich aus demjenigen Stand der Technik naheliegend ergibt, der für das Klagepatent maßgeblich ist.72 Hintergrund für den Formstein-Einwand ist die Überlegung, dass das Klagepatent im Wege der Äquivalenzbetrachtung nicht auf einen Gegenstand erstreckt werden soll, der sich im vorbekannten Stand der Technik bewegt und für den der Inhaber des Klagepatents deshalb im Erteilungsverfahren des Klagepatents keinen Patentschutz hätte erhalten können.

Zu beachten ist, dass der Formstein-Einwand sich nicht auf einzelne, beispielsweise nur die äquivalent verwirklichten Merkmale bezieht, sondern dass sich die angegriffene Ausführungsform als Ganzes naheliegend aus dem Stand der Technik ergeben muss. Die angegriffene Ausführungsform ist bei dieser Beurteilung nicht unabhängig von dem Klageschutzrecht zu betrachten. Vielmehr ist von der angegriffenen Ausführungsform als äquivalenter Benutzungsform des Klageschutzrechtes auszugehen, d. h. es ist der Patentanspruch zugrunde zu legen, wobei die äquivalent verwirklichten Merkmale in Abweichung vom Wortlaut zu formulieren sind.73Diese angegriffene Ausführungsform muss durch den Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt sein. Sind für die Begründung des Formstein-Einwandes mehrere Schriften und Unterlagen heranzuziehen, müssen sich nicht nur aus diesen Entgegenhaltungen sämtliche Merkmale der angegriffenen Ausführungsform ohne weitere Überlegungen ergeben, sondern es muss auch die Kombination der jeweiligen Schriften und Unterlagen, durch die die angegriffene Ausführungsform erhalten wird, für den Fachmann nahe liegend gewesen sein. Letzteres kann umso schwerer begründet werden, je mehr Unterlagen für den Formstein-Einwand herangezogen werden müssen.

b) Grenzen

Der Formstein-Einwand erfährt eine wichtige sachliche Einschränkung dadurch, dass aufgrund der geltenden Kompetenzverteilung zwischen Erteilungsinstanzen einerseits und Verletzungsgerichten andererseits die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Patents ausschließlich dem Patentamt vorbehalten ist, das Verletzungsgericht die Patenterteilung als gegeben hinzunehmen hat und an die im Erteilungs- oder Nichtigkeitsverfahren getroffene Entscheidung ohne eigene Prüfungsmöglichkeit gebunden ist. Die Erörterung, ob die angegriffene Ausführung mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung darstellt (Formstein-Einwand), darf sich hierzu nicht in Widerspruch setzen. Dies bedingt, dass die Zugehörigkeit der als äquivalent angegriffenen Ausführungsform zum Schutzbereich nicht allein mit solchen Erwägungen verneint werden kann, die – in gleicher Weise auf den Gegenstand des Klagepatents angewendet – zu der Feststellung führen müssten, das Schutzrecht enthalte keine patentfähige Lehre zum technischen Handeln.74 Der Formstein-Einwand kann deswegen nur dann zum Ziel führen, wenn der entgegengehaltene Stand der Technik überhaupt die äquivalente Abwandlung und nicht ausschließlich solche Merkmale des Patentanspruchs betrifft, die bei der angegriffenen Ausführungsform wortsinngemäß verwirklicht sind.75 Anderenfalls würde im Verletzungsprozess nicht nur die Frage untersucht, ob die konkrete Verletzungsform, die wegen ihrer äquivalenten Abwandlung vom Anspruchswortlaut als solche noch nicht Gegenstand einer Prüfung im Erteilungsverfahren gewesen ist, eine schutzfähige Erfindung darstellt, sondern es würde in unzulässiger Weise die mit der Patenterteilung für das Verletzungsgericht bindend getroffene Feststellung über die Schutzfähigkeit des Klagepatents infrage gestellt.

2. Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters

Gebrauchsmuster werden nach einer bloßen Formalprüfung eingetragen. Sie gewähren ihrem Inhaber dennoch grundsätzlich dieselben Ansprüche (auf Unterlassung, Schadenersatz etc.) wie ein Patent; lediglich ihre Laufzeit ist auf zehn Jahre verkürzt. Da vor Eintragung keine materielle Prüfung auf Neuheit und Erfindungshöhe stattgefunden hat, ist sie im Falle eines Verletzungsangriffs nachzuholen. Das mit der Verletzungsklage befasste Gericht darf aus dem Gebrauchsmuster nur verurteilen, wenn es sich in eigener Verantwortung (notfalls unter Heranziehung eines technischen Sachverständigen) positiv von dessen Schutzfähigkeit (Neuheit, erfinderischer Schritt) überzeugt hat.

Die mangelnde Schutzfähigkeit von Gebrauchsmustern kann vom Verletzungsbeklagten mithin unmittelbar dem Verletzungsvorwurf entgegengesetzt und zur Begründung des Klageabweisungsantrages geltend gemacht werden. Des Weiteren besteht für den Verletzungsbeklagten - wie beim Patent – jedoch auch die Möglichkeit, das Klagegebrauchsmuster in einem separaten Rechtsbestandsverfahren (nämlich mit einem Löschungsantrag) anzugreifen und hierauf im Verletzungsprozess einen Aussetzungsantrag (§ 19 GebrMG) zu stellen. Ihm muss das mit der Verletzungsklage befasste Gericht stattgeben, wenn es das Gebrauchsmuster selbst für nicht schutzfähig hält. Ansonsten besteht Aussetzungsermessen, welches in der Praxis dahingehend ausgeübt wird, dass zumindest der erstinstanzliche Ausgang des Löschungsverfahrens abgewartet wird, wenn das Verletzungsgericht Bedenken gegen die Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters hat. Die eigene Prüfungszuständigkeit des Verletzungsgerichts endet, sobald die Entscheidung im Löschungsverfahren rechtskräftig getroffen ist. Eine Löschungsentscheidung wirkt dabei für jedermann; eine Zurückweisung des Löschungsantrages entfaltet ihre Wirkungen nur im Verhältnis der am Löschungsverfahren Beteiligten, weswegen das Verletzungsgericht nur dann einer eigenen Rechtsbestandsentscheidung enthoben ist, wenn sich der Verletzungsbeklagte am rechtskräftig abgeschlossenen Löschungsverfahren beteiligt hat.

Ob der Verletzungsbeklagte den mangelnden Rechtsbestand des Klagegebrauchsmusters – was seiner freien Entscheidung obliegt – nur einwendungsweise im Verletzungsprozess geltend macht oder das Gebrauchsmuster daneben auch mit einem Löschungsantrag angreift, sollte von den Umständen und vor allem dem technischen Hintergrund des streitigen Gebrauchsmusters abhängig gemacht werden. Bei einigen technischen Sachverhalten kann wegen der komplexen technischen Grundlagen eine Geltendmachung der Schutzunfähigkeit nur im Verletzungsverfahren riskant sein. Auch ist zu berücksichtigen, dass der Kläger bei einem Angriff gegen sein Gebrauchsmuster nur im Verletzungsverfahren weitreichendere Möglichkeiten der Verteidigung hat. Denn er kann beschränkt auf das Verletzungsverfahren das Gebrauchsmuster in einem auf die angegriffene Ausführungsform angepassten, damit aber auch sehr engen Schutzbereich geltend machen.76 In einem Löschungsverfahren, das schließlich das Schicksal des Gebrauchsmusters auch für die Zukunft und gegen jedermann bestimmt, tendiert er demgegenüber zumeist dazu, ein möglichst umfassendes Schutzrecht zu erhalten.