Seiten 256-268

BERICHTE NATIONALER RICHTER

GB Vereinigtes Königreich

David KITCHIN - Lord Justice, Court of Appeal of England and Wales, zuständig für geistiges Eigentum - Neue Patentfälle aus England und Wales

Einführung

In den vergangenen zwei Jahren kam es in England zu einer beachtlichen Zahl von Patentklageverfahren, bei denen es zwar meist um altbekannte Streitpunkte ging, zuweilen jedoch auch Dinge geltend gemacht wurden, die die Gerichte bislang eher wenig beschäftigt hatten. Ich werde eine Gesamtübersicht geben, will aber auf bestimmte Aspekte von besonderem Interesse ausführlicher eingehen. Wieder einmal waren es so viele Verfahren, dass ich mich auf einige wenige Urteile der Berufungsgerichte beschränken muss.

Neuheit – Artikel 54 EPÜ

Ich beginne mit der Rechtssache Gemstar gegen Virgin1. In erster Instanz wurde hier eine Anzahl von Patenten von Gemstar aus verschiedenen Gründen für nichtig erklärt, u. a. wegen der Nichterfüllung des Kriteriums der Neuheit. Im Berufungsverfahren wurde vereinbart, aus organisatorischen Gründen zunächst die Beschwerde gegen die Feststellung der mangelnden Neuheit zu verhandeln, denn falls diese scheitern würde, müsste auch die Berufung scheitern. Diese Vorgehensweise, die Kosten sparen soll, wird zunehmend eingesetzt.

Wie so oft ging es um die genaue Auslegung des Stands der Technik. Das Gericht erläuterte, dass ein Anspruch das Kriterium der Neuheit nicht erfüllt, wenn die Vorveröffentlichung eine klare Beschreibung von etwas enthält oder klare Anweisungen zu etwas gibt, das den Anspruch verletzen würde, wenn es nach der Patenterteilung ausgeführt würde2. Die frühere Offenbarung muss so ausgelegt werden, wie sie der Fachmann am Tag der Offenbarung verstanden hätte. Überdies ist gar nicht gesagt, dass ein solcher Fachmann - genau wie eine reale Person - einen Sinn erkennen muss. In der Realität hat man es zuweilen mit Dokumenten zu tun, die jede Klarheit vermissen lassen, ja, die so unverständlich sind, dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil man keine Ahnung hat, was der Verfasser überhaupt zum Ausdruck bringen wollte. Dem fiktiven sachkundigen Leser kann es genauso gehen; in diesem Fall wäre das Dokument nicht neuheitsschädlich. Seine Offenbarung ist nicht "klar und eindeutig", wie dies vorausgesetzt wird3.

Naheliegen – Artikel 56 EPÜ

In Berufungsverfahren beim Court of Appeal of England and Wales geht es eher um eine Überprüfung als um eine Neuverhandlung. Die Feststellung des Naheliegens ist eine Tatsachenfeststellung, gilt aber als eine jener Entscheidungen, bei denen der Richter - wie z. B. auch bei der Feststellung von Fahrlässigkeit - alle relevanten Umstände in Betracht ziehen und aufgrund einer multifaktoriellen Bewertung zu einer Schlussfolgerung kommen muss. Berufungsgerichte greifen meist sehr ungern in solche Entscheidungen ein, es sei denn, der jeweilige Richter hat sich im Grundsatz geirrt und ist nicht einfach nur zu einer Entscheidung gekommen, der sich ein anderer Richter möglicherweise nicht angeschlossen hätte4. Die erfahrenen Richter der Patentgerichte kennen sich mit den relevanten Grundsätzen sehr gut aus, sodass ihnen nur selten derartige Fehler unterlaufen5, dennoch ist in einigen Fällen neueren Datums genau dies passiert. Sie stellen interessante Beispiele dar.

In der Rechtssache Apimed gegen Brightwake6 ging es um die Verwendung von Honig in medizinischem Verbandmaterial. Die Erfindung betraf ein Gemisch, das Honig und ausreichend Geliermittel, z. B. Alginat, enthielt, um dem Gemisch die Konsistenz eines Kitts zu verleihen, sodass dieses zu biegsamen Folien ausgewalzt werden konnte. Der Stand der Technik offenbarte die Nutzung herkömmlicher, mit Honig getränkter Gazeverbände. In erster Instanz wurde der Patentgegenstand als naheliegend eingestuft, weil es keine Erfindung darstelle, Honig auch in anderen bekannten Wundauflagen, wie z. B. solchen aus Alginat, einzusetzen. Mit dieser Schlussfolgerung beging der Richter jedoch einen Fehler, da er den Erfindungsgedanken und den Unterschied zum Stand der Technik nicht richtig erkannt hatte. Der Erfindungsgedanke und der Unterschied zum Stand der Technik bestanden nicht darin, Honig auf einen Alginatverband anstatt auf einen Gazeverband aufzutragen, sondern in dem Gedanken, ein Geliermittel wie Alginatpartikel zu verwenden, um die Viskosität des Honigs so weit zu erhöhen, dass er zu Folie gewalzt oder wie Kitt geformt werden konnte, ohne überhaupt einen Verband zu benötigen.

In der Sache MMI gegen CellXion7 ging es um die Erfindung sogenannter IMSI-Catcher. Diese Geräte werden von Polizei und Nachrichtendiensten eingesetzt, um die Mobiltelefonnummern mutmaßlicher Straftäter und Terroristen zu ermitteln. Jedes Handy verfügt über eine IMSI, eine permanente Kennung. Wechselt ein Mobiltelefon von einem Aufenthaltsbereich (dem sogenannten Location Area Code oder LAC) in einen anderen, sendet es ein Signal an die nächstgelegene oder stärkste Basisstation und kann so dazu gebracht werden, seine IMSI-Kennung preiszugeben. Die Verwendung falscher Basisstationen war bereits bekannt. Die Besonderheit des Patentgegenstands bestand jedoch darin, dem Handy vorzutäuschen, es sei in einem neuen LAC, und es somit zu veranlassen, mit der falschen Basisstation zu kommunizieren und seine IMSI schneller preiszugeben. Streitpunkt war in diesem Fall, ob der Gedanke der Bereitstellung eines anderen LAC zum Abfangen der IMSI-Kennung naheliegend war, da ja das Konzept einer gefälschten Basisstation bereits bekannt war. Der Richter entschied, er sei nicht naheliegend. Zu dieser Schlussfolgerung gelangte er geblendet durch eine Flut weiterer Behauptungen und übersah dabei, dass der für den Patentinhaber tätige Sachverständige selbst im Kreuzverhör eingeräumt hatte, dass der Schritt vom wichtigsten Dokument des Stands der Technik zur Erfindung naheliegend war. Kurzum, der Richter hatte die wichtigste Aussage außer Acht gelassen, nämlich die des unabhängigen Fachmanns8. Der Fehler lag hier hauptsächlich bei der Beklagten, da diese zu viele Behauptungen vorgebracht hatte.

Erweiterung des Gegenstands – Artikel 123 (2) EPÜ

Zwei Fälle neueren Datums illustrieren die strenge Vorgehensweise der Gerichte bei Einwänden wegen Erweiterung des Patentgegenstands gemäß Artikel 123 (2), obgleich diese Einwände in beiden Fällen interessanterweise zurückgewiesen wurden.

Der erste Fall, Gedeon Richter gegen Bayer9, betraf Formulierungen mit sofortiger Freisetzung der Steroidalhormone Drospirenon (DSP) und Ethinylestradiol. Gegenstand des Patents war das Problem, dass DSP schlecht löslich ist und Verfahren zur Überwindung dieser Schwierigkeit die Degradationsgefahr erhöhten. Die Erfindung lag angeblich in der überraschenden Entdeckung, dass eine zuvor nicht offenbarte Mindestdosis DSP für eine zuverlässige Empfängnisverhütung erforderlich sei und eine bevorzugte Maximaldosis ermittelt worden war, bei der unerwünschte Nebenwirkungen vermieden werden könnten, und dass die beiden Komponenten gemeinsam in einer Tablette formuliert werden sollten, um eine rasche Auflösung zu unterstützen. Daraufhin wurde der Vorwurf erhoben, das Patent sei wegen unzulässiger Erweiterung ungültig, weil die Stammanmeldung lediglich die Offenbarung enthalte, dass eine rasche Auflösung einzig durch Sprühen oder Mikronisieren zu erreichen sei, während das Patent lehre, dass alle bekannten Methoden zum Erzielen einer raschen Auflösung eingesetzt werden könnten.

Die zweite Rechtssache, Nokia gegen IPCom10, war eine komplizierte Angelegenheit in dem langandauernden Rechtsstreit zwischen Nokia und IPCom. In diesem Fall wurde festgestellt, dass ein Patent von IPCom für die Zugangskontrolle zu einem Uplink-Kanal im UMTS-System durch zwei Nokia-Telefone verletzt wurde. Nokia machte geltend, dass IPCom mit Blick auf die Verletzung einen Anspruch abgefasst habe, der sich auf eine Auswahl von Merkmalen von nur einer Ausführungsform bezogen habe.

In beiden Fällen hob das Gericht hervor, dass zur Prüfung die beiden Offenbarungen zu vergleichen seien und es zu entscheiden sei, ob durch Streichung oder Ergänzung ein erfindungsrelevanter Gegenstand hinzugefügt wurde. Es handelt sich insofern um einen strengen Vergleich, als ein Gegenstand als hinzugefügt gilt, wenn er nicht klar und eindeutig in der Anmeldung – explizit oder implizit – offenbart ist11. Die Vorgehensweise im Vereinigten Königreich ist also im Wesentlichen dieselbe wie die von der Großen Beschwerdekammer in Entscheidung G 2/10 vom 30. August 2011 erläuterte.

Diese Regel klingt einfach, ihre Anwendung ist jedoch oft kompliziert. Beispielsweise kann man sagen, dass die Anmeldung einen Gegenstand implizit offenbart, insbesondere unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens. Wo verläuft die Grenze zwischen einem eindeutig - wenn auch implizit - offenbarten Gegenstand und einem, der lediglich naheliegend ist? Wann ist die sogenannte Zwischenverallgemeinerung zulässig, bei der ein Merkmal einer bestimmten Ausführungsform einer Erfindung von den anderen Merkmalen, mit denen es zuvor zusammengehörte, isoliert betrachtet wird? Inwiefern unterscheidet sich die Zwischenverallgemeinerung grundsätzlich von der Erweiterung des Anspruchs? All diese Fragen stellten sich im Fall Nokia. Was die Erweiterung des Anspruchs betraf, so trug das Gericht der dreiteiligen Prüfung Rechnung, wie sie von der Technischen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung T 331/87 Houdaille12 erläutert wird. Diese bietet zwar eine komfortable Analysestruktur, doch ich für mein Teil sehe nur eine einzige grundsätzliche Frage, nämlich, ob dem Fachmann nach der Änderung Informationen zu der Erfindung zur Verfügung gestellt werden, die nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung ableitbar sind.

Unzureichende Offenbarung – Artikel 83 EPÜ

Ein Anspruch muss in seinem gesamten Umfang ausführbar sein. Des Weiteren muss der gesamte beanspruchte Bereich nutzbar sein. Aber wie soll die Frage nach der ausreichenden Offenbarung geklärt werden, wenn der Anspruch eine funktionelle Beschränkung aufweist? Diese Frage wurde in der Rechtssache Novartis gegen Johnson & Johnson13 aufgeworfen. Darin ging es um ein Patent für Dauertragekontaktlinsen. Es war bekannt, dass diese sauerstoffdurchlässig und benetzbar sein mussten, um die Linse auf dem Auge beweglich zu halten. Bekannt war darüber hinaus, dass Silikonmaterialien das erstgenannte und Hydrogele das letztgenannte Merkmal aufweisen. Unbekannt war jedoch, wie diese Eigenschaften zu kombinieren wären. Das Patent bot angeblich eine allgemeine Lösung für diese Aufgabe und enthielt außerordentlich umfangreiche Ansprüche. Obwohl das Patent zahlreiche Beispiele beinhaltete, wurden die Patentinhaber mit zwei zwischenzeitlich erschienenen Veröffentlichungen konfrontiert, aufgrund deren sie einräumen mussten, es sei nicht erwiesen, ob diese Beispiele funktionierten. Darüber hinaus lagen Aussagen vor, wonach die Ansprüche funktionelle Beschränkungen enthielten, die so weit gefasst waren, dass sie praktisch keinen Sinn ergaben. Es wäre daher unmöglich gewesen, Linsen in dem gesamten beanspruchten Bereich herzustellen, ohne ein eigenes Forschungsprojekt durchzuführen14. Das Erfordernis der Ausführbarkeit konnte nicht umgangen werden, indem der Anspruch nur auf die "funktionierenden" Linsen beschränkt wurde; somit waren die Ansprüche unzureichend offenbart. Interessanterweise kamen andere Gerichte zu einer abweichenden Schlussfolgerung15.

Gewerbliche Anwendbarkeit – Artikel 52 EPÜ

Was wird benötigt, um das Erfordernis des Artikels 52 zu erfüllen, dass eine Patentanmeldung für ein Gen eine gewerbliche Anwendbarkeit offenbaren muss? Eine zu hohe Messlatte kann dazu führen, dass Patentinhaber eine ungerechtfertigte Kontrolle über ein noch relativ neues Forschungsgebiet erhalten, während sich eine zu niedrige Schwelle demotivierend auf die Investitionsbereitschaft in den Biowissenschaften auswirken kann. Dieses Thema beschäftigte letztes Jahr den Supreme Court in der Rechtssache HGS gegen Eli Lilly16. Dies war der erste Fall im Vereinigten Königreich, in dem es um diese Frage ging.

Das Patent offenbarte ein neues, als Neutrokin-α bezeichnetes Zytokin. Das Patentgericht und der Court of Appeal erklärten das Patent für nichtig, weil ein Fachmann keine praktische Einsatzmöglichkeit darin erkennen könne, ohne ein Forschungsprojekt durchzuführen. Der Supreme Court hob diese Urteile auf und favorisierte stattdessen die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer (TBK); er betrachtete es offensichtlich als ausreichend, wenn die Offenbarung für die Pharmaindustrie von Interesse ist. Lord Hope führte unter [155] an:

"Die gewerbliche Anwendbarkeit, die sie (die TBK) im Sinn hatte, war die Verwendung des Moleküls zu Forschungszwecken, was sie an sich schon als gewerbliche Tätigkeit gewertet hatte."

In diesem Sinne fuhr er unter [157] fort:

"Ich interpretiere dies als einen Hinweis darauf, dass es ihr genügte, dass das Protein ein Forschungsinstrument ist, das eingesetzt werden kann, um geeignete Mittel und Methoden für die Diagnose und die Behandlung von B-Zell- und T-Zell-Lymphomen zu entwickeln."

Allerdings muss hier angemerkt werden, dass noch immer keine solche Anwendung gefunden wurde.

Darüber hinaus ist es verblüffend, wie stark sich der Supreme Court in diesem Fall von der Entscheidung der TBK beeinflussen ließ, was sogar so weit ging, dass man - zumindest im Falle von Lord Hope – eine gegensätzliche Tatsachenfeststellung akzeptierte. Lord Hope gab an [161]:

"Nach Auffassung der TBK … muss ein Fachmann kein Forschungsprogramm durchführen, um zu dem Schluss zu kommen, dass das Vorhandensein von Neutrokin-α in B-Zell- und T-Zell-Lymphomen genutzt werden kann, um geeignete Mittel und Methoden für ihre Diagnose und Behandlung zu finden."

Dies stand im krassen Gegensatz zu einem Urteil, das in einem Prozess in England mit vollständiger Offenbarung und Kreuzverhör gefällt worden war.

Vielleicht sollte man auch die Frage stellen, ob die TBK wirklich eine konsequente Rechtsprechung entwickelt hat, aus der klare Grundsätze hergeleitet werden können. So berief sich Lord Neuberger auf weitere allgemeine Grundsätze in den Entscheidungen der TBK: Erstens: Das Patent muss eine "praktische Anwendung" und eine "gewinnbringende Einsatzmöglichkeit" für den beanspruchten Stoff offenbaren, sodass das daraus resultierende Monopol "einen gewissen kommerziellen Nutzen erwarten lässt". Zweitens muss ein "konkreter Nutzen", nämlich die "gewerbliche Nutzung in der Praxis" bei Zugrundelegung des allgemeinen Fachwissens "unmittelbar aus der Beschreibung herleitbar sein". Drittens reicht ein lediglich "spekulativer" Nutzen nicht aus, d. h. "ein vager und spekulativer Hinweis auf mögliche Ziele, die erreicht werden könnten oder auch nicht", genügt nicht. Viertens müssen das Patent und das allgemeine Fachwissen den Fachmann in die Lage versetzen, die beanspruchte Erfindung ohne "unzumutbaren Aufwand" und ohne Durchführung eines "Forschungsprogramms" "nachzuarbeiten" oder "gewerblich zu verwerten". Fünftens muss das Patent unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens eine reale und nicht nur eine theoretische Verwertungsmöglichkeit aufweisen. Sechstens reicht es nicht aus, lediglich die Struktur eines Proteins zu identifizieren, ohne ihm eine "klare Rolle" zuzuweisen oder einen "praktischen Nutzen" anzugeben bzw. nur einen "vagen und spekulativen Hinweis auf mögliche Ziele zu geben, die erreicht werden könnten".

Viele dieser Grundsätze stehen zwar im Einklang mit dem vom High Court und vom Court of Appeal gewählten Ansatz, widersprechen jedoch den anderen Grundsätzen, die der Supreme Court für maßgeblich erachtet hat. Der Supreme Court war schlicht besorgt, die Nichtigerklärung könnte eine abschreckende Wirkung auf die Forschung haben. In einigen Kommentaren wurde jedoch die Frage gestellt, ob der Supreme Court durch die Aufhebung des Urteils des Court of Appeal das gegensätzliche Interesse ausreichend berücksichtigt habe, dass nämlich ganze Forschungsbereiche, vor allem die Grundlagenforschung, nicht ohne triftige Gründe ausgeschlossen werden sollten.

Patentverletzung

In der jüngeren Rechtsprechung wurde die Prüfung geregelt, die zur Ermittlung der mittelbaren Patentverletzung gemäß Abschnitt 60 (2) des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs von 1977 (UK Patents Act 1977) - entsprechend Artikel 26 GPÜ - angewendet werden soll. In der Rechtssache Grimme gegen Scott17 ging es um ein Patent für eine Kartoffelsortiermaschine mit Gummirollen. Die Beklagte verkaufte Maschinen mit Stahlrollen, die aber so konstruiert waren und so beworben wurden, dass sie durch Gummirollen ersetzt werden sollten. Das Gericht beantwortete eine Reihe von Fragen zur Auslegung des Wortlauts "… Lieferung von Mitteln, die sich auf ein zur Ausführung der Erfindung wesentliches Element der Erfindung beziehen, wenn dem Dritten bekannt ist oder es für eine vernünftige Person aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Ausführung der Erfindung … verwendet zu werden."

Zusammenfassend bedeutet dies: i) die Absicht, auf die hier Bezug genommen wird, ist die Absicht des Abnehmers; ii) die erforderliche Absicht ist nicht die der direkt vom angeblichen Patentverletzer belieferten Person, sondern die des Endverbrauchers; iii) eine zukünftige Absicht eines zukünftigen Käufers reicht aus, wenn dies aufgrund der Umstände zu erwarten ist18. Die Bedingungen der Kenntnis und Absicht sind erfüllt, wenn zum Zeitpunkt der Lieferung oder des Angebots dem Lieferanten bekannt ist oder es für eine vernünftige Person aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass Endverbraucher beabsichtigen werden, die Erfindung auszuführen. Im vorliegenden Fall war die Bedingung erfüllt, weil die Beklagte ihre Maschinen auf der Grundlage in Verkehr brachte, dass sowohl Stahl- als auch Gummirollen verwendet werden konnten.

Herstellung oder Reparatur?

Unter welchen Voraussetzungen ist der Einbau eines Ersatzteils als Herstellung eines neuen patentierten Erzeugnisses anzusehen und nicht mehr nur als Reparatur oder Aufarbeitung? In der Rechtssache Schütz gegen Werit19 begann Richter Floyd seine Urteilsverkündung mit einem Exkurs in die griechische Mythologie und führte das Schiff des Theseus an, auf dem dieser mit den athenischen Jünglingen aus Kreta zurückkehrte. Bei diesem Schiff wurden die alten Planken nach und nach durch neue ersetzt, bis sich eines Tages die Frage stellte, ob das Schiff immer noch dasselbe sei. In der genannten Rechtssache lagen die Dinge ebenso, wenn auch unter weniger sagenhaften Umständen. Die Firma Schütz war ausschließliche Lizenznehmerin zweier Patente für einen Massengutcontainer (IBC-Container) - einen großen, von einem Schutzgestell aus Metall umgebenen Kunststoffbehälter. Die Erfindung bestand in bestimmten Merkmalen dieses Gestells. Die Firma Werit lieferte eigene Kunststoffbehälter an ein drittes Unternehmen, das diese wiederum in aufgearbeitete Schütz-Gestelle einbaute. Als die Firma wegen mitwirkender Patentverletzung verklagt wurde, argumentierte sie, das dritte Unternehmen stelle kein neues patentiertes Erzeugnis her, sondern arbeite nur das alte auf.

Richter Floyd entschied, dass keine Verletzung vorliege. Er stellte Betrachtungen darüber an, ob in dem, was nach dem Entfernen des ausgetauschten Teils übrig blieb, weiterhin der gesamte erfinderische Gedanke erhalten blieb. Wenn ja, könne die Aufarbeitung nicht mit der Herstellung eines neuen Erzeugnisses gleichgesetzt werden. Die Erfindung liege in diesem Fall in der Bauweise des Gestells. Der Einbau eines neuen Behälters in dieses Gestell stellte also keine Herstellung des patentierten Erzeugnisses dar.

Der Court of Appeal widersprach dieser Auffassung20. Er erkannte für Recht, dass keine Möglichkeit für eine Prüfung des erfinderischen Gedankens gegeben war und dies Rechtsunsicherheit zur Folge hätte. Es gebe nur die eine Prüfung, nämlich die, ob ein neues Erzeugnis hergestellt worden sei. Das beanspruchte Erzeugnis habe in dem Moment aufgehört zu existieren, als Behälter und Gestell voneinander getrennt wurden. Durch das Zusammenführen der beiden Bestandteile sei ein neues Erzeugnis hergestellt worden. Was aber wäre gewesen, wenn Werit ein neues Gestell gebaut und dieses um einen alten Behälter montiert hätte? Hierbei würde es sich sehr wohl um eine Patentverletzung gehandelt haben, obwohl die Handlungsweise, nämlich das Zusammenbauen von Behälter und Gestell, dieselbe gewesen wäre. Wenn gilt, dass der Einbau eines Bestandteils in einen anderen einem "Herstellen" gleichkommt, dann muss dies in der umgekehrten Richtung ebenfalls gelten.

Die Firma Werit kann beim Supreme Court Rechtsmittel einlegen. Sie wird zweifellos versuchen, sich auf eine Reihe von Urteilen des Bundesgerichtshofs21 zu berufen, wie sie es bereits vor dem High Court und dem Court of Appeal getan hat. Diese Urteile stützen in gewissem Maße die Auffassung, dass es statthaft sei, zu erwägen, ob sich die technische Wirkung der Erfindung in den ausgetauschten Teilen zeigt. Sie stellte auch folgende interessante Frage: Man stelle sich ein Patent vor, das einen neuartigen Tennisschlägerrahmen beschreibt und einen solchen Rahmen beansprucht, wenn er besaitet ist. Wird mit einer Neubesaitung ein neuer Schläger hergestellt? Nach der vom Beschwerdegericht propagierten Prüfung müsste dies der Fall sein, während der gesunde Menschenverstand – oftmals ein heikler Maßstab – dem widersprechen würde.

Rechtswidrigkeit

Schließlich ging es in der Rechtssache Servier gegen Apotex22 darum, ob mit dem Argument der Rechtswidrigkeit ein Anspruch im Rahmen gegenseitiger Schadenersatzzusagen abgewehrt werden konnte. In diesem Fall hatte 1. Servier eine einstweilige Verfügung erwirkt, die Apotex den Verkauf patentverletzender Erzeugnisse untersagte, wurde 2. das Patent anschließend für nichtig erklärt und die einstweilige Verfügung aufgehoben, doch wären 3. die Erzeugnisse, die ohne die einstweilige Verfügung hier verkauft worden wären, in Kanada unter Verletzung eines dortigen Patents hergestellt worden. Servier führte an, die Firma Apotex könne nicht Schadenersatz dafür erhalten, dass sie kein Material verkaufen durfte, dessen Herstellung rechtswidrig gewesen wäre, weil sie ein ausländisches Patent verletzt hätte. In erster Instanz wurde dem stattgegeben.

Im Berufungsverfahren machte die Firma Apotex das Zugeständnis, auf Schadenersatz in Höhe des Betrags zu verzichten, den sie aufgrund der Patentverletzung in Kanada zu zahlen gehabt hätte, machte jedoch geltend, dass sie Anspruch auf einen Ausgleich für sonstige entstandene Verluste habe. Das Beschwerdegericht entschied, dass in Anbetracht dieses Zugeständnisses der Berufung stattzugeben sei. Zum maßgebenden Zeitpunkt ging die Firma Apotex (wie sich herausstellte, fälschlicherweise) davon aus, dass das kanadische Patent ungültig sei, von daher lag ihr Verschulden am unteren Ende der Skala; ein Verkauf im Vereinigten Königreich wäre nach kanadischem oder britischem Recht nicht gesetzwidrig gewesen. Das kanadische Gericht war nicht bereit, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, und die Wirkung des Zugeständnisses bestand darin, dass Apotex in dieselbe Lage versetzt wurde, in der sich das Unternehmen befunden hätte, wenn im Vereinigten Königreich keine einstweilige Verfügung erlassen worden wäre.