Artikel 70

EUROPÄISCHES PATENTAMT

Mitteilungen des EPA

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 10. Juni 2014 über die geänderten Regeln 164 und 135 EPÜ

1. Mit Beschluss vom 16. Oktober 20131 hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Regeln 164 und 135 EPÜ geändert. Nach der geänderten Regel 164 EPÜ können Anmelder gegen Zahlung einer (weiteren) Recherchengebühr eine Recherche zu jeder beanspruchten Erfindung durchführen lassen, die das Europäische Patentamt (EPA) in der internationalen Phase nicht recherchiert hat. Darüber hinaus können Anmelder jede vom EPA in der internationalen Phase, im Verfahren für die ergänzende europäische Recherche oder im Verfahren nach der geänderten Regel 164 EPÜ recherchierte Erfindung als Grundlage für die Weiterverfolgung der Euro-PCT-Anmeldung in der europäischen Phase auswählen.

2. Mit Beschluss vom 13. Dezember 20132 hat der Rat auch Artikel 2 (1) Nummer 2, erster Spiegelstrich der Gebührenordnung (GebO) geändert und um die Recherchengebühr für Recherchen nach Regel 164 EPÜ ergänzt.

3. Die Änderungen treten am 1. November 2014 in Kraft.

4. Mit der geänderten Regel 164 EPÜ wird sichergestellt, dass alle Anmelder unabhängig vom gewählten Verfahren (Euro-Direkt oder Euro-PCT) und von der Internationalen Recherchenbehörde (EPA oder andere ISA) die gleichen Rechte in Bezug auf die Weiterverfolgung ihrer Anmeldung in der europäischen Phase insbesondere bei mangelnder Einheitlichkeit genießen. Die geänderte Regel bietet den Nutzern Flexibilität und gewährleistet gleiche Service-Levels für das Verfahren nach EPÜ und PCT.

5. Die geänderte Regel 164 EPÜ hat eine zweiteilige Struktur. Regel 164 (1) EPÜ sieht ein Verfahren für den Fall vor, dass das EPA eine ergänzende europäische Recherche durchführt, d. h. dass es nicht als Internationale Recherchenbehörde (ISA) oder als für die ergänzende Recherche bestimmte Behörde (SISA) in der internationalen Phase tätig war. Regel 164 (2) EPÜ sieht ein Verfahren für den Fall vor, dass nach Artikel 153 (7) EPÜ auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet wird, d. h. dass das EPA für die Anmeldung als ISA oder als SISA tätig war.3

6. Das Verfahren nach der geänderten Regel 164 EPÜ ist nachstehend beschrieben. Ausführliche Informationen sind auch den geänderten Richtlinien für die Prüfung im EPA (Richtlinien) zu entnehmen, die im November 2014 veröffentlicht werden.4

I. Recherchen nach Regel 164 (1) EPÜ (EPA war nicht als (S)ISA tätig)

7. Das Verfahren nach Regel 164 (1) EPÜ entspricht dem für Euro-Direktanmeldungen geltenden Verfahren. Demnach finden die übrigen EPÜ-Bestimmungen wie bei jeder ergänzenden europäischen Recherche Anwendung.5

8. Wenn die Anmeldungsunterlagen, die der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde zu legen sind, den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprechen, so wird ein teilweiser ergänzender europäischer Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung beziehen (Regel 164 (1) a) EPÜ). Zusammen mit diesem teilweisen Recherchenbericht erhält der Anmelder eine Aufforderung zur Entrichtung einer weiteren Recherchengebühr für jede weitere Erfindung nach der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten (Regel 164 (1) b) EPÜ).6 Wie bei einer Euro-Direktanmeldung, für die mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wird (Regel 64 EPÜ), ergeht mit diesem teilweisen Recherchenbericht keine Stellungnahme zur europäischen Recherche gemäß Regel 62 EPÜ.7

9. Möchte der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 164 (1) b) EPÜ hin weitere Recherchengebühren entrichten, so muss er dies innerhalb der in der Aufforderung gesetzten Zweimonatsfrist tun.8 Diese Frist ist gemäß Regel 135 (2) EPÜ in der geänderten Fassung von der Weiterbehandlung ausgeschlossen.9

10. Der ergänzende europäische Recherchenbericht wird dann für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die Recherchengebühren entrichtet worden sind (Regel 164 (1) c) EPÜ). Dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht ist eine Stellungnahme zur europäischen Recherche nach Regel 62 EPÜ beigefügt.

11. Der Anmelder kann aus allen vom EPA recherchierten Erfindungen eine einzige Erfindung (oder allgemeine erfinderische Idee) auswählen, die im europäischen Erteilungsverfahren weiterverfolgt werden soll. Der Anmelder kann die Anmeldung nicht in Bezug auf eine Erfindung weiterverfolgen, für die keine Recherchengebühr entrichtet wurde.10

12. Beispiel für ein Verfahren, bei dem eine Aufforderung nach Regel 164 (1) EPÜ ergeht:

Internationale Phase:

• Eine andere ISA als das EPA, z. B. das USPTO, erstellt den internationalen Recherchenbericht (ISR).
• Das EPA ist nicht als SISA für die Anmeldung tätig.

Europäische Phase:

• Die Recherchenabteilung stellt mangelnde Einheitlichkeit fest (eine in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung A und zwei weitere Erfindungen B und C).
• Ein teilweiser ergänzender europäischer Recherchenbericht wird für die Erfindung A erstellt (Regel 164 (1) a) EPÜ) und zusammen mit einer Aufforderung zur Entrichtung von je einer weiteren Recherchengebühr für die Erfindungen B und C übermittelt (Regel 164 (1) b) EPÜ).
• Der Anmelder entrichtet eine weitere Recherchengebühr für die Erfindung C.
• Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird dann für die Erfindungen A und C erstellt (Regel 164 (1) c) EPÜ).

Optionen für den Anmelder:

• Der Anmelder kann die Erfindung A oder C im Prüfungsverfahren weiterverfolgen.
• Beschränkt der Anmelder die Anmeldung beispielsweise auf die Erfindung C, können die Erfindungen A und B in Teilanmeldungen weiterverfolgt werden.
• Eine auf die Erfindung A gerichtete Teilanmeldung kann den Anmelder zu einer Gebührenerstattung gemäß Artikel 9 (2) GebO berechtigen.

II. Recherchen nach Regel 164 (2) EPÜ (EPA war als (S)ISA tätig)

13. Wird auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet, beginnt die Prüfungsabteilung mit der Prüfung, sobald die in der Mitteilung gemäß Regel 161/162 EPÜ gesetzte Frist abgelaufen ist.11 Ist sie der Auffassung, dass eine Erfindung beansprucht wird, die in der internationalen Phase nicht recherchiert worden ist, fordert sie den Anmelder zur Entrichtung einer Recherchengebühr auf (Regel 164 (2) a) EPÜ).12 Ungeachtet der Regel 137 (5) EPÜ dürfen sich somit geänderte Ansprüche, die innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ genannten Frist eingereicht werden, auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind; diese Gegenstände werden recherchiert, wenn für sie eine Recherchengebühr nach Regel 164 (2) a) EPÜ entrichtet wird.

Eine Aufforderung nach Regel 164 (2) a) EPÜ ergeht auch in den Fällen, in denen das EPA als SISA tätig war und mangelnde Einheitlichkeit nach Regel 45bis.6 PCT festgestellt hat, sowie in den Fällen, in denen der Anmelder eine Erfindung aus der Beschreibung in die Ansprüche aufgenommen hat.13

14. Möchte der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 164 (2) a) EPÜ hin Recherchengebühren entrichten, so muss er dies innerhalb der in der Aufforderung genannten Zweimonatsfrist tun.14 Diese Frist ist gemäß Regel 135 (2) EPÜ in der geänderten Fassung von der Weiterbehandlung ausgeschlossen.15

15. Wird keine Recherchengebühr entrichtet, endet das in der Regel 164 (2) EPÜ vorgesehene besondere Verfahren mit Ablauf der in der Aufforderung genannten Frist. In einem solchen Fall erlässt die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) EPÜ und verlangt - im Einklang mit der üblichen Praxis -, dass die nicht recherchierten Gegenstände gestrichen werden.16

16. Regel 164 (2) b) EPÜ sieht vor, dass dem Anmelder bei Entrichtung einer Recherchengebühr die Recherchenergebnisse als Anlage zu einer Mitteilung gemäß Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) oder Regel 71 (3) EPÜ übermittelt werden. Die Öffentlichkeit wird im Europäischen Patentregister darüber informiert, dass Recherchenergebnisse übermittelt wurden. Da die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig ist, werden etwaige Einwände in Bezug auf recherchierte Erfindungen in der Mitteilung gemäß Artikel 94 (3) EPÜ dargelegt (Regel 164 (4) EPÜ). Diese Mitteilung gibt dem Anmelder auch Gelegenheit, innerhalb der darin genannten Frist zu den Feststellungen der Prüfungsabteilung und den beigefügten Recherchenergebnissen Stellung zu nehmen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen von sich aus zu ändern.17

17. Gemäß Regel 164 (2) c) EPÜ wird der Anmelder in der Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ aufgefordert, aus allen vom EPA recherchierten Erfindungen eine einzige Erfindung (oder allgemeine erfinderische Idee) auszuwählen, die im europäischen Erteilungsverfahren weiterverfolgt werden soll.18 Der Anmelder kann die Anmeldung nicht in Bezug auf eine Erfindung weiterverfolgen, für die keine Recherchengebühr entrichtet wurde.19

18. Beispiel für ein Verfahren, bei dem eine Aufforderung nach Regel 164 (2) EPÜ ergeht:

Internationale Phase:

• Das EPA als ISA stellt mangelnde Einheitlichkeit fest (eine in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung A und zwei weitere Erfindungen B und C).
• Für die Erfindung A wird ein teilweiser internationaler Recherchenbericht erstellt (Artikel 17 (3) a) PCT) und zusammen mit einer Aufforderung zur Entrichtung von je einer zusätzlichen Recherchengebühr für die Erfindungen B und C übermittelt.
• Der Anmelder entrichtet eine zusätzliche Recherchengebühr für die Erfindung B (Regel 40.2 PCT).
• Der ISR wird dann für die Erfindungen A und B erstellt.

Europäische Phase:

• Die Prüfungsabteilung ist der Auffassung, dass die Erfindungen A, B, C und D beansprucht werden (die Erfindung D wurde der Beschreibung entnommen), und fordert den Anmelder auf, je eine Recherchengebühr für die Erfindungen C und D zu entrichten (Regel 164 (2) a) EPÜ).
• Der Anmelder entrichtet eine Recherchengebühr für die Erfindung D.
• Das Ergebnis der Recherche für die Erfindung D wird dem Anmelder mitgeteilt (Regel 164 (2) b) EPÜ).

Optionen für den Anmelder:

• Der Anmelder kann im weiteren Verfahren eine der Erfindungen A, B oder D weiterverfolgen (Regel 164 (2) c) EPÜ).
• Beschränkt der Anmelder die Anmeldung beispielsweise auf die Erfindung B, können die Erfindungen A, C bzw. D in Teilanmeldungen weiterverfolgt werden.
• Eine auf die Erfindung A oder D gerichtete Teilanmeldung kann den Anmelder zu einer Gebührenerstattung gemäß Artikel 9 (2) GebO berechtigen.

III. Gebührenermäßigungen und Rückerstattungen

19. Regel 164 (5) EPÜ sieht die Rückerstattung einer nach Regel 164 (1) oder (2) EPÜ gezahlten Recherchengebühr vor, wenn die Prüfungsabteilung auf Antrag feststellt, dass die Mitteilung nach Regel 164 (1) b) oder (2) a) EPÜ nicht gerechtfertigt war. Im Verfahren gemäß Regel 164 (2) EPÜ kann die Prüfungsabteilung diesen Punkt in der Mitteilung nach Regel 164 (2) b) EPÜ behandeln, die zusammen mit den Recherchenergebnissen verschickt wird.20

20. Die Regel 164 (5) EPÜ gibt dem Anmelder nicht die Möglichkeit, die Zahlung zusätzlicher internationaler Recherchengebühren anzufechten. Wünscht der Anmelder die Rückerstattung einer nach Regel 40.2 a) PCT an das EPA als ISA gezahlten zusätzlichen Recherchengebühr, so muss er in der internationalen Phase einen Widerspruch nach Regel 40.2 c) PCT einlegen.21

21. Eine etwaige Herabsetzung der Gebühr für einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht durch Beschluss des Verwaltungsrats gemäß Artikel 153 (7) EPÜ gilt ausschließlich für die nach Regel 159 (1) e) EPÜ gezahlte Recherchengebühr. Das bedeutet, dass die Herabsetzung nicht für eine nach Regel 164 (1) b) EPÜ entrichtete weitere Recherchengebühr gilt, unabhängig davon, ob diese Gebühr für eine Erfindung gezahlt wird, die von der (S)ISA recherchiert wurde.22

22. Artikel 9 (2) GebO, der eine Rückerstattung für den Fall vorsieht, dass eine Recherche auf einem früheren vom EPA erstellten Recherchenbericht basiert, gilt auch für das Verfahren nach Regel 164 EPÜ. Folglich kann eine nach Regel 164 (1) oder (2) EPÜ entrichtete Recherchengebühr zurückgezahlt werden, wenn bestimmte weitere Erfordernisse23 erfüllt sind. Entsprechend kann eine nach Regel 164 (1) oder (2) EPÜ durchgeführte Recherche einen Anspruch auf Rückerstattung einer Recherchengebühr begründen, die für eine spätere Anmeldung (z. B. eine Teilanmeldung) entrichtet wurde.

IV. Übergangsregelung

23. Die geänderte Regel 164 (1) EPÜ gilt für jede Anmeldung, für die der ergänzende europäische Recherchenbericht nach Artikel 153 (7) EPÜ bis zum 31. Oktober 2014 nicht erstellt worden ist.

24. Die geänderte Regel 164 (2) EPÜ gilt für jede Anmeldung, für die die erste Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ und Regel 71 (1) und (2) EPÜ bzw. gegebenenfalls Regel 71 (3) EPÜ bis zum 31. Oktober 2014 nicht erstellt worden ist.