Article 70

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

Communications de l'OEB

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 10 juin 2014, concernant la modification des règles 164 et 135 CBE

1. Par décision en date du 16 octobre 20131, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié les règles 164 et 135 CBE. La règle 164 CBE telle que modifiée permet aux demandeurs en acquittant une (nouvelle) taxe de recherche d'obtenir une recherche pour toute invention revendiquée qui n'a pas fait l'objet d'une recherche de la part de l'Office européen des brevets (OEB) dans la phase internationale. De plus, les demandeurs peuvent choisir toute invention couverte par la recherche effectuée par l'OEB – dans la phase internationale, dans la procédure de recherche européenne complémentaire ou dans la procédure au titre de la règle 164 CBE telle que modifiée –, comme base pour la poursuite de la procédure relative à la demande euro-PCT dans la phase européenne.

2. Par décision en date du 13 décembre 20132, le Conseil a également modifié l'article 2(1), point 2, premier tiret du règlement relatif aux taxes (RRT), afin d'inclure la taxe de recherche pour les recherches au titre de la règle 164 CBE.

3. Ces modifications entreront en vigueur le 1^er novembre 2014.

4. La règle 164 CBE telle que modifiée garantit, en particulier dans les cas d'absence d'unité, que tous les demandeurs bénéficient des mêmes droits pour le traitement de leur demande dans la phase européenne, indépendamment de la voie choisie (européenne directe ou euro-PCT) et de l'administration chargée de la recherche internationale (OEB ou autre ISA). La règle modifiée donne davantage de flexibilité aux utilisateurs et instaure une égalité des niveaux de service entre les procédures prévues par la CBE et le PCT.

5. La règle 164 CBE telle que modifiée présente une structure en deux parties. La règle 164(1) CBE prévoit une procédure dans laquelle l'OEB effectue une recherche européenne complémentaire, à savoir lorsqu'il n'a pas agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) ou d'administration indiquée pour la recherche supplémentaire dans la phase internationale (SISA). La règle 164(2) CBE prévoit une procédure dans le cas où il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne au titre de l'article 153(7) CBE, c'est-à-dire lorsque l'OEB a agi en qualité d'ISA ou de SISA pour la demande.3

6. La procédure prévue par la règle 164 CBE telle que modifiée est exposée ci-dessous. Des informations détaillées figureront également dans le texte révisé des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (Directives), qui sera publié en novembre 2014.4

I. Recherches au titre de la règle 164(1) CBE (l'OEB n'a pas agi en qualité d'ISA ou de SISA)

7. La procédure prévue par la règle 164(1) CBE reflète celle applicable aux demandes européennes directes. Par conséquent, les autres dispositions de la CBE s'appliqueront de la même manière que pour toute recherche européenne complémentaire.5

8. Si les pièces de la demande qui doivent servir de base à la recherche européenne complémentaire ne satisfont pas à l'exigence d'unité d'invention, un rapport complémentaire partiel de recherche européenne est établi pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (règle 164(1)a) CBE). Avec ce rapport partiel de recherche, le demandeur reçoit une invitation à acquitter une nouvelle taxe de recherche pour toute invention autre que celle mentionnée en premier lieu dans les revendications (règle 164(1)b) CBE).6 Comme dans le cas d'une demande européenne directe où il est conclu à l'absence d'unité (règle 64 CBE), ce rapport partiel de recherche n'est pas accompagné de l'avis émis au stade de la recherche européenne visé à la règle 62 CBE.7

9. Si le demandeur souhaite acquitter de nouvelles taxes de recherche en réponse à l'invitation visée à la règle 164(1)b) CBE, il doit le faire dans le délai de deux mois fixé dans l'invitation.8 Ce délai est exclu de la poursuite de la procédure conformément à la règle 135(2) CBE telle que modifiée.9

10. Le rapport complémentaire de recherche européenne est ensuite établi pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles des taxes de recherche ont été acquittées (règle 164(1)c) CBE). Ce rapport est accompagné de l'avis émis au stade de la recherche européenne visé à la règle 62 CBE.

11. Le demandeur est autorisé à choisir, parmi toutes les inventions couvertes par la recherche de l'OEB, celle (ou le concept inventif général) qui doit être traité(e) pendant la procédure de délivrance européenne. Le demandeur ne peut pas poursuivre la procédure relative à sa demande pour une invention pour laquelle il n'a pas acquitté de taxe de recherche.10

12. Exemple de procédure dans laquelle une invitation est émise au titre de la règle 164(1) CBE :

Phase internationale :

• une ISA autre que l'OEB, par exemple l'USPTO, établit le rapport de recherche internationale (ISR) ;
• l'OEB n'agit pas en qualité de SISA pour la demande.

Phase européenne :

• la division de la recherche identifie une absence d'unité (avec une invention A mentionnée en premier lieu dans les revendications et deux autres inventions B et C) ;
• un rapport complémentaire partiel de recherche européenne est établi pour l'invention A (règle 164(1)a) CBE), avec une invitation à acquitter une nouvelle taxe de recherche pour chacune des inventions B et C (règle 164(1)b) CBE) ;
• le demandeur acquitte une nouvelle taxe de recherche pour l'invention C ;
• un rapport complémentaire de recherche européenne est ensuite établi pour les inventions A et C (règle 164(1)c) CBE).

Options pour le demandeur :

• le demandeur peut poursuivre la procédure d'examen relative à l'invention A ou C
• si le demandeur limite par exemple la demande à l'invention C, la procédure relative aux inventions A et B peut être poursuivie par des demandes divisionnaires ;
• une demande divisionnaire portant sur l'invention A peut permettre au demandeur d'obtenir un remboursement au titre de l'article 9(2) RRT.

II. Recherches au titre de la règle 164(2) CBE (l'OEB a agi en qualité d'ISA ou de SISA)

13. S'il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne, la division d'examen débute l'examen à l'expiration du délai imparti dans la notification visée à la règle 161/162 CBE.11 Lorsqu'elle estime qu'une invention revendiquée n'a pas fait l'objet d'une recherche dans la phase internationale, elle invite le demandeur à acquitter une taxe de recherche (règle 164(2)a) CBE).12 Par conséquent, et en dépit de la règle 137(5) CBE, les revendications modifiées qui sont soumises dans le délai imparti dans la notification visée à la règle 161/162 CBE peuvent porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général ; ces éléments donneront lieu à une recherche si une taxe de recherche est acquittée pour eux au titre de la règle 164(2)a) CBE.

Une invitation est également émise au titre de la règle 164(2)a) CBE si l'OEB a agi en qualité de SISA et qu'il a conclu à une absence d'unité au titre de la règle 45bis.6 PCT, ou si le demandeur extrait de la description une invention qu'il intègre aux revendications.13

14. Si le demandeur souhaite acquitter des taxes de recherche en réponse à l'invitation visée à la règle 164(2)a) CBE, il doit le faire dans le délai de deux mois fixé dans l'invitation.14 Ce délai est exclu de la poursuite de la procédure conformément à la règle 135(2) CBE telle que modifiée.15

15. Si aucune taxe de recherche n'est acquittée, la procédure particulière prévue par la règle 164(2) CBE s'achève à l'expiration du délai fixé dans l'invitation. Dans ce cas, la division d'examen émet une notification au titre de l'article 94(3) CBE et de la règle 71(1) et (2) CBE et – conformément à la pratique courante – exige la suppression de tout élément qui n'a pas fait l'objet de la recherche.16

16. Conformément à la règle 164(2)b) CBE, si une taxe de recherche est acquittée, les résultats de la recherche sont notifiés au demandeur en annexe à une notification émise en vertu de l'article 94(3) CBE et de la règle 71(1) et (2), ou de la règle 71(3), CBE. Le Registre européen des brevets informe le public que les résultats de la recherche sont disponibles. Comme la demande est du ressort de la division d'examen, les éventuelles objections relatives aux inventions couvertes par la recherche seront exposées dans la notification visée à l'article 94(3) CBE (règle 164(4) CBE). Cette notification donne également au demandeur un délai pour prendre position sur les conclusions de la division d'examen et sur les résultats de la recherche annexés, ainsi que pour modifier la description, les revendications et les dessins de sa propre initiative.17

17. Conformément à la règle 164(2)c) CBE, la notification émise en vertu de l'article 94(3) CBE invite le demandeur à choisir, parmi toutes les inventions couvertes par la recherche de l'OEB, celle (ou le concept inventif général) qui doit être traité(e) pendant la procédure de délivrance européenne.18 Le demandeur ne peut pas poursuivre la procédure relative à sa demande pour une invention au sujet de laquelle il n'a pas acquitté de taxe de recherche.19

18. Exemple de procédure dans laquelle une invitation est émise au titre de la règle 164(2) CBE :

Phase internationale :

• l'OEB agissant en qualité d'ISA identifie une absence d'unité (avec une invention A mentionnée en premier lieu dans les revendications et deux autres inventions B et C) ;
• un rapport partiel de recherche internationale est établi pour l'invention A (article 17.3)a) PCT), avec une invitation à acquitter une taxe de recherche additionnelle pour chacune des inventions B et C ;
• le demandeur acquitte une taxe de recherche additionnelle pour l'invention B (règle 40.2 PCT) ;
• l'ISR est ensuite établi pour les inventions A et B.

Phase européenne :

• la division d'examen estime que les inventions A, B, C et D sont revendiquées (l'invention D a été extraite de la description) et invite le demandeur à acquitter une taxe de recherche pour chacune des inventions C et D (règle 164(2)a) CBE) ;
• le demandeur acquitte une taxe de recherche pour l'invention D ;
• le résultat de la recherche relative à l'invention D est notifié au demandeur (règle 164(2)b) CBE).

Options pour le demandeur :

• le demandeur peut maintenir une des inventions A, B ou D aux fins de la poursuite de la procédure relative à la demande (règle 164(2)c) CBE) ;
• si le demandeur limite par exemple la demande à l'invention B, la procédure relative aux inventions A, C et/ou D peut encore être poursuivie par des demandes divisionnaires ;
• une demande divisionnaire portant sur l'invention A ou D peut permettre au demandeur d'obtenir un remboursement au titre de l'article 9(2) RRT.

III. Réductions et remboursements de taxes

19. La règle 164(5) CBE prévoit le remboursement de toute taxe de recherche acquittée en vertu de la règle 164(1) ou (2) CBE si la division d'examen constate, sur requête, que la notification émise conformément à la règle 164(1)b) ou 164(2)a) CBE n'était pas justifiée. Dans le cadre de la procédure prévue par la règle 164(2) CBE, la division d'examen peut traiter cette question dans la notification au titre de la règle 164(2)b) CBE, qui est accompagnée des résultats de la recherche.20

20. La règle 164(5) CBE ne permet pas au demandeur de contester le paiement de taxes additionnelles pour la recherche internationale. Si le demandeur souhaite obtenir le remboursement d'une taxe additionnelle acquittée à l'OEB agissant en qualité d'ISA au titre de la règle 40.2.a) PCT, il doit formuler une réserve au titre de la règle 40.2.c) PCT dans la phase internationale.21

21. Une éventuelle réduction de la taxe due pour un rapport complémentaire de recherche européenne, décidée par le Conseil d'administration au titre de l'article 153(7) CBE, s'applique exclusivement à la taxe de recherche acquittée conformément à la règle 159(1)e) CBE. Cela signifie que la réduction ne s'applique pas à une nouvelle taxe de recherche acquittée au titre de la règle 164(1)b) CBE, indépendamment de la question de savoir si cette taxe est acquittée pour une invention couverte par la recherche de l'ISA ou de la SISA.22

22. L'article 9(2) RRT, qui prévoit un remboursement lorsqu'une recherche est basée sur un rapport de recherche antérieure établi par l'OEB, vaut également pour la procédure visée à la règle 164 CBE. Une taxe de recherche acquittée au titre de la règle 164(1) ou (2) CBE peut donc être remboursée si certaines autres exigences23 sont remplies. Par conséquent, une recherche effectuée au titre de la règle 164(1) ou (2) CBE peut donner lieu au remboursement d'une taxe de recherche acquittée pour une demande ultérieure (par exemple une demande divisionnaire).

IV. Régime transitoire

23. La règle 164(1) CBE telle que modifiée s'applique à toute demande pour laquelle le rapport complémentaire de recherche européenne visé à l'article 153(7) CBE n'a pas été établi au 31 octobre 2014.

24. La règle 164(2) CBE telle que modifiée s'applique à toute demande pour laquelle la première notification prévue à l'article 94(3) CBE et à la règle 71(1) et (2) CBE ou, le cas échéant, à la règle 71(3) CBE n'a pas été établie au 31 octobre 2014.