Seiten 662-670

MITTEILUNGEN DES EPA

RECHTSAUSKÜNFTE DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS^* - Nr. 10/92 rev.^**

Artikel 153, 94 (2) EPÜ

Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung

Rückerstattung der Prüfungsgebühr

1. Eine europäische Patentanmeldung und eine internationale Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, können auf Antrag des Anmelders zur Durchführung eines einheitlichen Patenterteilungsverfahrens vor der Prüfungsabteilung verbunden werden. Die zu verbindenden Anmeldungen müssen denselben Zeitrang (Anmeldetag, Prioritäten)haben sowie im Wortlaut der Beschreibung und der Patentansprüche und in den Zeichnungen identisch sein.

2. Die Verbindung kann erst beschlossen werden, wenn die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen gemäß Artikel 18 (1) EPÜ zuständig geworden ist.

3. Wird die Verbindung der Verfahren beantragt, bevor die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen gemäß Artikel 18 (1) EPÜ zuständig geworden ist, so bewirkt der Verbindungsbeschluß, daß für eine der beiden Anmeldungen kein gesondertes Prüfungsverfahren eingeleitet wird: Die für die europäische Patentanmeldung gezahlte Prüfungsgebühr wird zurückerstattet(entsprechend Artikel 10b a) GebO). Wird die Verbindung der Verfahren erst beantragt, nachdem die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen gemäß Artikel 18 (1) EPÜ zuständig geworden ist, jedoch bevor die Sachprüfung auch für die zweite Anmeldung begonnen hat, so werden 75 % der für die europäische Patentanmeldung gezahlten Prüfungsgebühr zurückerstattet (entsprechend Art. 10b b) GebO).

I. Einleitung

1. EPÜ-Vertragsstaaten sind nicht immer auch PCT-Vertragsstaaten. Dies traf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der ersten Fassung dieser Rechtsauskunft auf Belgien und Italien zu, später auch auf Griechenland, Spanien und Portugal1. Auch für neue EPÜ-Vertragsstaaten kann künftig dieselbe Situation eintreten.

Der Anmelder einer internationalen Anmeldung, der ein europäisches Patent auch für Staaten erwerben will, die nicht dem PCT angehören, ist gezwungen, neben seiner internationalen Anmeldung für die dem PCT angehörenden EPÜ-Vertragsstaaten (im folgenden "Euro-PCT-Anmeldung" genannt) eine europäische Patentanmeldung für die EPÜ-Vertragsstaaten einzureichen, die nicht dem PCT angehören.

2. Eine Euro-PCT-Anmeldung kann jedoch in der Prüfungsphase mit einer identischen europäischen Patentanmeldung, die aus den oben genannten Gründen eingereicht worden ist, zur Durchführung eines einheitlichen Patenterteilungsverfahrens verbunden werden.

II. Grundsätzliche Bedeutung der Verbindung

3. Das EPÜ garantiert dem Anmelder unter bestimmten Voraussetzungen das Recht der Teilung einer Anmeldung, das dadurch ausgeübt wird, daß eine Teilanmeldung eingereicht wird. Zur Frage, ob eine Verbindung von Anmeldungen zulässig ist, schweigt das Übereinkommen. Solange der Grundsatz der Einheitlichkeit der Patentanmeldung und des Patents (vgl. insbesondere Art. 118 EPÜ) gewahrt bleibt, hat aber - wie im folgenden dargelegt - die Prüfungsabteilung die Befugnis, zwei Anmeldungen zur Durchführung eines gemeinsamen Verfahrens zu verbinden, wenn der Anmelder dies beantragt und die Verbindung mit Rücksicht auf den Verfahrensstand der beiden Anmeldungen zweckmäßig ist.

4. Das EPA (die zuständige Prüfungsabteilung) hat im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Durchführung des Prüfungsverfahrens das Recht und die Pflicht, die zur effizienten Durchführung des Verfahrens erforderlichen verfahrensleitenden Maßnahmen zu treffen. Werden zwei Verfahren zu einem einzigen Verfahren verbunden, so bedeutet dies für den Anmelder eine Senkung der weiteren Verfahrenskosten und für das EPA eine Verringerung des Verwaltungsaufwands, da nur eine Akte geführt wird und nur eine einheitliche Entscheidung über Erteilung oder Zurückweisung ergeht. Die Verbindung der Verfahren entspricht daher den Zielen des EPÜ, ein effizientes und wirtschaftliches Patenterteilungsverfahren für den Schutzrechtserwerb in einer Mehrzahl der europäischen Staaten zu schaffen.

5. Weitere Argumente für die Verbindung lassen sich aus dem Verhältnis des EPÜ zum PCT ableiten. Das EPÜ ist ein regionaler Vertrag im Sinne des Artikels 45 (1) PCT, worauf die Präambel des EPÜ auch ausdrücklich Bezug nimmt. Das EPÜ ist ferner bewußt und zielgerichtet auf den PCT abgestimmt worden und hat als regionaler Vertrag im Rahmen des PCT die Aufgabe übernommen, in seinem räumlichen Geltungsbereich die Ziele des PCT mit zu verwirklichen. Nach der Präambel dieses Vertrags zählt es zu seinen Hauptzielen, durch internationale Zusammenarbeit -auf weltweiter Ebene - den Schutz von Erfindungen in mehreren Ländern zu erleichtern und wirtschaftlicher zu gestalten. Für die Vertragsstaaten des EPÜ kann durch das Zusammenwirken von PCT und EPÜ in einer internationalen Anmeldung der Schutz auf dem sogenannten Euro-PCT-Weg erworben werden. Ein wesentliches wirtschaftliches Hindernis für den Euro-PCT-Anmelder besteht nun darin, daß nicht immer sämtliche Vertragsstaaten des EPÜ am Anmeldetag auch dem PCT angehören.

6. Entschließt sich der Anmelder, der ein europäisches Patent erwerben will, neben einer Euro-PCT-Anmeldung eine europäische Patentanmeldung für die Vertragsstaaten des EPÜ einzureichen, die nicht dem PCT angehören, so entstehen ihm dadurch zusätzliche Kosten für das parallele Erteilungsverfahren, für die Aufrechterhaltung der Anmeldung (europäische Jahresgebühren) und für die Erteilung (Erteilungs- und Druckkostengebühren, Anspruchsgebühren), wenn die getrennten Verfahren nicht verbunden werden können. Diese Nachteile würden den Euro-PCT-Weg erheblich erschweren. Die Verbindung der Verfahren hat daher für das Euro-PCT-Verfahren grundsätzliche Bedeutung. Ihre Zulassung entspricht einem berechtigten Interesse des Anmelders, das auch mit den Zielen des EPÜ und des PCT in Einklang steht. Sofern die Einheit der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents gewahrt bleibt und es der Stand der Verfahren in den beiden Anmeldungen zuläßt, stehen Vorschriften des EPÜ der Verbindung beider Anmeldungen nicht im Wege.

III. Materielle Voraussetzungen der Verbindung

7. Die Durchführung eines einheitlichen europäischen Patenterteilungsverfahrens (vgl. insbesondere Art. 118 EPÜ) setzt voraus:

a) Die beiden Anmeldungen müssen denselben Anmeldetag haben (Art. 80 EPÜ; Art. 11 (1) PCT).

b) Prioritätsansprüche müssen identisch sein: In Fällen, in denen die Prioritätsansprüche voneinander abweichen, kann die Identität durch Verzicht auf Prioritäten herbeigeführt werden. Es reicht aus, wenn die Prioritätsansprüche im Zeitpunkt des Verbindungsbeschlusses identisch sind.

c) Abgesehen von den in den Richtlinien für die Prüfung im EPA C-III, 8 beschriebenen Ausnahmen (vgl. Art. 54 (3), (4), Art. 167 (2) a), Regel 16 (1), (2) EPÜ), müssen die zu verbindenden Anmeldungen im Wortlaut der Beschreibung und der Patentansprüche und in den Zeichnungen identisch sein.

"Identisch" bedeutet nicht nur, daß die Beschreibung, die Patentansprüche sowie die Zeichnungen in technischer Hinsicht übereinstimmen müssen. Unter "identisch" ist zu verstehen, daß der Wortlaut völlig übereinstimmen muß. Die Übereinstimmung muß sowohl zum Anmeldetag als auch zum Zeitpunkt des Verbindungsbeschlusses bestehen. Am Wortlaut der Anmeldungen können jedoch im Verlauf des Verfahrens vor dem Tag, an dem der Verbindungsantrag gestellt wurde, Änderungen vorgenommen worden sein. Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn der Anmelder die Patentansprüche nach Regel 86 (2) EPÜ oder Artikel 19 PCT geändert hat. Stimmen die beiden Anmeldungen bei Stellung des Verbindungsantrags aufgrund von Änderungen, die nach dem Anmeldetag vorgenommen worden sind, nicht mehr überein, so kann das Erfordernis der Übereinstimmung der Anmeldungen ohne weiteres durch die Abgabe einer Erklärung des Inhalts erfüllt werden, daß die zu verbindende Anmeldung so geändert wird, daß sie mit der Anmeldung übereinstimmt, zu der das verbundene Verfahren weitergeführt wird (vgl. Nr. 15).

d) Die Verfahrenssprache beider Anmeldungen muß dieselbe sein.

e) Sing die Anmeldungen nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht worden, so muß auch die ursprüngliche Sprache dieser Anmeldungen (z. B. Schwedisch) dieselbe sein; Artikel 14 EPÜ findet Anwendung. Die ursprünglich eingereichten Unterlagen müssen im Wortlaut der Beschreibung und der Patentansprüche und in den Zeichnungen identisch sein; hierzu ist eine entsprechende Erklärung des Anmelders erforderlich.

8. Sind die beiden Anmeldungen von verschiedenen Anmeldern eingereicht worden, so steht dies dem einheitlichen Verfahren nicht entgegen, da das EPÜ (Art. 59) mehrere Anmelder, die verschiedene Vertragsstaaten benennen, zuläßt. In diesem Fall muß die Verbindung jedoch von allen Anmeldern beantragt werden.

9. Diese Forderungen ergeben sich aus dem Grundsatz der Einheit der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents, insbesondere nach Artikel 118 EPÜ. Folglich muß die Grundlage, auf der die Entscheidung für beide Anmeldungen getroffen wird, dieselbe sein. Dies gilt insbesondere für den Inhalt der eingereichten Anmeldung und den einschlägigen Stand der Technik. Da sich die Frage der Verbindung vor Beginn der Sachprüfung stellt, müssen diese Erfordernisse in formaler Hinsicht eindeutig erfüllt sein. Daher müssen der Zeitrang der Anmeldung (Anmeldetag, Prioritäten) und der Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen) für sämtliche benannte Staaten - von den unter Nr. 7 c) erwähnten Ausnahmen abgesehen - identisch sein. Die Notwendigkeit identischer ursprünglicher Unterlagen ergibt sich u. a. daraus, daß ein Verstoß gegen Artikel 123 EPÜ auch noch im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden kann (Art. 100 c), Art. 138 (1) c) EPÜ) und in diesem Zusammenhang uneinheitliche Unterlagen dem Prinzip der Einheit des europäischen Patents entgegenstehen würden. Sind die genannten Bedingungen jedoch erfüllt, so sind die materiellen Voraussetzungen für die Verbindung gegeben.

IV. Verfahrensstadium der Anmeldungen bei Fassung des Verbindungsbeschlusses

10. Solange sich die Euro-PCT-Anmeldung in der internationalen Phase befindet und das Prüfungs- und Bearbeitungsverbot nach Artikel 23 (1) bzw. Artikel 40 (1) PCT besteht, ist eine Verbindung noch nicht zulässig. Bei der Euro-PCT-Anmeldung muß die Überleitung in die europäische Phase abgeschlossen sein. Schließlich muß die gemeinsame Zuständigkeit für die Bearbeitung beider Anmeldungen durch die Prüfungsabteilung gegeben sein.

11. Daraus ergeben sich folgende Anforderungen:

a) Die Erfordernisse für die Einleitung der europäischen Phase der Euro-PCT-Anmeldung nach Artikel 22 bzw. Artikel 39 PCT müssen erfüllt sein; insbesondere müssen die Gebühren nach Regel 104b (1) EPÜ gezahlt sein.

b) Für beide Anmeldungen muß der Prüfungsantrag wirksam gestellt sein. Soweit erforderlich muß auch die Aufrechterhaltungserklärung nach Artikel 96 (1) EPÜ abgegeben worden sein.

c) Die Zuständigkeit zur Bearbeitung darf nicht infolge einer Beschwerde von der Prüfungsabteilung auf eine Beschwerdekammer übergegangen sein.

12. Die Prüfungsabteilung ist für die Fassung des Verbindungsbeschlusses zuständig. Der Antrag auf Verbindung kann auch noch nach dem Zeitpunkt gestellt werden, zu dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist oder die Sachprüfung bereits für beide Anmeldungen begonnen wurde (Art. 18 (1) EPÜ). Es empfiehlt sich aber, den Antrag frühzeitig zu stellen, um die Rückerstattung einer Prüfungsgebühr in voller Höhe sicherzustellen (s. Nrn. 16 - 18 und 21).

V. Sprachenfrage

13. Ist die Euro-PCT-Anmeldung in einer anderen Sprache als einer Amtssprache des EPA (z. B. in Schwedisch - vgl. Nr. 7 e)) eingereicht worden, so ist die Vorlage einer Übersetzung zur Einleitung der europäischen Phase (Art. 22, 39 PCT) nicht erforderlich, weil die Euro-PCT-Anmeldung von der Internationalen Recherchenbehörde in die englische Sprache übersetzt und in dieser Übersetzung vom Internationalen Büro veröffentlicht wird. Durch die Übermittlung dieser veröffentlichten Anmeldung nach Artikel 20 PCT durch das Internationale Büro an das EPA werden die Bedingungen nach Artikel 22 oder 39 PCT i. V. mit Artikel 158 (2) EPÜ erfüllt. Legt der Anmelder von sich aus keine Übersetzung vor, so gilt Englisch als die gewählte Verfahrenssprache. Die internationale Veröffentlichung (Übersetzung der Anmeldung in englischer Sprache) ist die Grundlage des weiteren Verfahrens vor dem EPA. Dem Anmelder steht aber die Möglichkeit offen, durch Vorlage einer Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung in deutscher oder französischer Sprache innerhalb der Frist nach Regel 104b (1) a) EPÜ eine dieser Sprachen als Verfahrenssprache vor dem EPA zu wählen (vgl. Hinweise für PCT-Anmelder, ABl. EPA 1991, 328, Fußnote 6, 339, Fußnote 5)2. Bei Übereinstimmung der Sprachen der Euro-PCT-Anmeldung und der europäischen Patentanmeldung ist eine Verbindung zulässig.

14. Nachstehende Beispiele sollen dies erläutern:

Beispiel I:

Die Euro-PCT-Anmeldung wird in schwedischer Sprache eingereicht und vom Internationalen Büro in die englische Sprache übersetzt. Der Anmelder legt keine Übersetzung nach Artikel 22 oder 39 PCT vor. Die europäische Patentanmeldung wird ebenfalls in schwedischer Sprache eingereicht.

In diesem Fall können die Anmeldungen verbunden werden, wenn zu der europäischen Patentanmeldung eine Übersetzung in englischer Sprache nach Artikel 14 (2) EPÜ vorgelegt worden ist.

Beispiel II:

Die Euro-PCT-Anmeldung wird in schwedischer Sprache eingereicht. Der Anmelder legt bei Einleitung der europäischen Phase (Art. 22, 39 PCT) eine deutsche oder französische Übersetzung vor. Die europäische Patentanmeldung wird ebenfalls in schwedischer Sprache eingereicht.

In diesem Fall können die Anmeldungen verbunden werden, wenn zu der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 14 (2) EPÜ eine Übersetzung in der Sprache vorgelegt worden ist, die für die Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung gewählt wurde.

VI. Anmeldung, in der das Prüfungsverfahren weitergeführt wird

15. Werden die Anträge auf Prüfung und Verbindung in beiden Anmeldungen gleichzeitig gestellt, so kann der Anmelder entscheiden, zu welcher Anmeldung das verbundene Verfahren weiterzuführen ist. Wird jedoch der Antrag auf Verbindung der Verfahren später gestellt, so wird das verbundene Verfahren in derjenigen Anmeldung weitergeführt, in der die Sachprüfung weiter fortgeschritten ist.

VII. Rückerstattung der Prüfungsgebühr

16. Der Verbindungsbeschluß setzt voraus, daß für beide zu verbindenden Anmeldungen bereits wirksame Prüfungsanträge gestellt sind (vgl. Nr. 11 b)). Wird die Verbindung der beiden Verfahren beantragt, bevor die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen gemäß Artikel 18 (1) EPÜ zuständig geworden ist, so bewirkt der Verbindungsbeschluß, daß für eine der beiden Anmeldungen kein gesondertes Prüfungsverfahren eingeleitet wird: die für die europäische Patentanmeldung gezahlte Prüfungsgebühr wird zurückerstattet (entsprechend Art. 10b a) GebO).

Wird die Verbindung der Verfahren erst beantragt, nachdem die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen gemäß Artikel 18 (1) EPÜ zuständig geworden ist, jedoch bevor die Sachprüfung auch für die zweite Anmeldung begonnen hat, so werden 75 % der für die europäische Patentanmeldung gezahlten Prüfungsgebühr zurückerstattet (entsprechend Art. 10b b) GebO)3.

17. Hat das EPA den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht für die Euro-PCT-Anmeldung erstellt, so hat der Anmelder die Prüfungsgebühr beim Eintritt in die regionale Phase gemäß Regel 104b (6) EPÜ und Artikel 12 (2) GebO nur in Höhe von 50% zu entrichten: auch in diesem Fall wird die für die europäische Patentanmeldung gezahlte Prüfungsgebühr gemäß Nr. 16 zurückerstattet.

18. Wird die Verbindung der Verfahren jedoch erst nach Beginn der Sachprüfung für beide Anmeldungen beantragt, so kann keine Prüfungsgebühr zurückerstattet werden.

VIII. Jahresgebühren

19. Werden Jahresgebühren (Art. 86 EPÜ) nach Zustellung des Verbindungsbeschlusses fällig, so sind diese nur für die Anmeldung zu zahlen, in der das Verfahren weitergeführt wird.

Jahresgebühren sind für jede der beiden Anmeldungen bis zum Zeitpunkt der Zustellung des Verbindungsbeschlusses zu entrichten. Sind für die zweite Anmeldung Jahresgebühren nach dem Zeitpunkt entrichtet worden, zu dem die Erfordernisse für die Fassung des Verbindungsbeschlusses (wie in den vorstehenden Teilen III und IV im einzelnen ausgeführt) erfüllt waren, so werden sie zurückerstattet.

IX. Akten- und registermäßige Durchführung des Verbindungsbeschlusses

20. Folgende Maßnahmen sind zu treffen:

a) Ein Hinweis auf die Verbindung der Anmeldungen ist in das europäische Patentregister einzutragen und im Europäischen Patentblatt zu veröffentlichen. Wird später ein Patent erteilt, so ist auf der Titelseite der Patentschrift auf die Verbindung hinzuweisen und jeweils die Nummer der anderen Anmeldung anzugeben.

b) Zu der Anmeldung, in der das verbundene Erteilungsverfahren weitergeführt wird, sind die entsprechenden Änderungen des Registerstands (Hinzufügung weiterer benannter Staaten) sowie eine entsprechende Bekanntmachung im Europäischen Patentblatt zu veranlassen.

X. Weitere Hinweise

21. Nur wenn der Verbindungsantrag rechtzeitig gestellt wurde, (s. Art. 10b GebO und Nrn. 16 - 18 weiter oben), kann die Prüfungsgebühr zurückerstattet werden. Zweckmäßigerweise sollte daher der Anmelder bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung zusammen mit dem Erteilungsantrag auf einem von ihm unterzeichneten Zusatzblatt einen Antrag auf spätere Verbindung beider Anmeldungen zur Durchführung eines gemeinsamen Prüfungsverfahrens stellen und dabei auf die parallele Euro-PCT-Anmeldung hinweisen.

Zu beachten ist, daß für beide Anmeldungen die Prüfungsgebühr zunächst zu entrichten ist und eine Gebührenrückerstattung erst nach Verbindung der beiden Verfahren erfolgen kann (siehe Entscheidung J XX/87, ABl. EPA 1988, 177).