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MITTEILUNGEN DES EPA

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Juni 2007 über praktische Aspekte des elektronischen Austauschs von Prioritätsunterlagen zwischen dem EPA und dem USPTO

Am 16. Januar 2007 haben das EPA und das USPTO entsprechend der im November 2005 unterzeichneten Vereinbarung über den Austausch von Prioritätsunterlagen den elektronischen Austausch beglaubigter elektronischer Abschriften von Prioritätsunterlagen für nach der Pariser Verbandsübereinkunft eingereichte Anmeldungen eingeführt.1

Seit 1999 führt das EPA einen automatisierten Austausch von Prioritätsunterlagen mit dem JPO durch, der automatisch erfolgt, ohne dass der Anmelder irgendwelche Schritte unternehmen oder sonstige Anforderungen erfüllen muss. Beim Austausch von Prioritätsunterlagen, wie er derzeit zwischen dem EPA und dem USPTO besteht, kann es jedoch aufgrund rechtlicher und systembedingter Zwänge erforderlich sein, dass Anmelder für den Austausch bestimmte Formalitäten beim USPTO erfüllen müssen. Mit dieser Mitteilung sollen die Anmelder an diese Erfordernisse erinnert werden.

1. Inanspruchnahme der Priorität einer beim Europäischen Patentamt eingereichten Erstanmeldung

Für europäische Anmelder, die eine europäische Patentanmeldung als Erstanmeldung eingereicht haben und die Priorität dieser Erstanmeldung für eine Nachanmeldung beim USPTO beanspruchen, erfolgt bei Anmeldungen, die seit dem 4. Juni 2007 beim USPTO eingereicht werden, ein automatischer Austausch der Prioritätsunterlage, ohne dass Formalitäten erfüllt werden müssen.2

2. Inanspruchnahme der Priorität einer bei einem anderen Amt eingereichten Erstanmeldung, wenn das EPA eine Abschrift der Prioritätsunterlage in seinen elektronischen Akten hat

Als zusätzliche Dienstleistung für die Anmelder enthält die mit dem USPTO geschlossene Vereinbarung über den Austausch von Prioritätsunterlagen die Bestimmung, dass das EPA dem USPTO auch Prioritätsunterlagen von bei anderen Ämtern eingereichten Erstanmeldungen zur Verfügung stellt, sofern diese in seinen elektronischen Akten vorhanden sind.

Da das elektronische Austauschsystem dem USPTO derzeit nicht erlaubt, die elektronische Abschrift einer nicht aus dem EPA stammenden, aber in einer EPA-Akte enthaltenen Prioritätsunterlage direkt zu lokalisieren und anzufordern, muss der Anmelder dem USPTO die Nummer der EPA-Anmeldungsakte mitteilen, in der sich die betreffende Prioritätsunterlage befindet. Dazu ist das Formblatt PTO/SB/38 "Request to retrieve electronic priority documents" beim USPTO einzureichen. Nähere Informationen über die Einreichung dieses Formblatts sind auf der Website des USPTO erhältlich.

Das Formblatt PTO/SB/38 ist von einer Person zu unterzeichnen, die befugt ist, Zugriff auf die EPA-Anmeldung zu gewähren. Die Unterschriftsberechtigung für das Formblatt unterliegt hier dem europäischen Recht. Das Formblatt muss demnach vom europäischen Anmelder oder einem vorschriftsmäßig bevollmächtigten europäischen Vertreter unterzeichnet werden, wobei die Grundsätze der Vertretung gemäß Artikel 133 EPÜ und Regel 100 - 101 EPÜ Anwendung finden.

Das EPA und das USPTO arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer technischen Lösung, damit solche Dokumente direkt lokalisiert und angefordert werden können. Sobald die vollständige Automatisierung des Austauschprozesses in solchen Fällen technisch möglich ist, muss das Formblatt PTO/SB/38 beim USPTO nicht mehr eingereicht werden.

3. Inanspruchnahme der Priorität einer beim USPTO eingereichten Erstanmeldung

Damit die Prioritätsunterlage aus einer Erstanmeldung beim USPTO rechtzeitig beim EPA eingeht, muss sie vor Ablauf des 16. Monats nach dem US-Anmeldetag angefordert werden, d. h. in den meisten Fällen vor der Veröffentlichung der US-Prioritätsanmeldung und solange diese noch der Geheimhaltungsverpflichtung nach US-Recht unterliegt. Daher muss der Anmelder dem USPTO die Genehmigung erteilen, eine Abschrift der Prioritätsunterlage an das EPA herauszugeben, was durch die Einreichung des Formblatts PTO/SB/39 beim USPTO geschieht.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Unterschriftsberechtigung für das Formblatt PTO/SB/39 vom nationalen Recht der Vereinigten Staaten bestimmt wird. Es muss somit von einer unter 37 CFR 1.14 c) genannten Person unterzeichnet werden, wie z. B. dem US-Anmelder, dem Anwalt oder dem eingetragenen Vertreter. Weitere Informationen hierzu sind auf der Website des USPTO erhältlich.

Damit das EPA die US-Prioritätsunterlage rechtzeitig anfordern kann, wird den Anmeldern empfohlen, das Formblatt PTO/SB/39 entweder bei der Einreichung der US-Prioritätsanmeldung oder so bald wie möglich danach einzureichen.

4. Auswirkungen des elektronischen Austauschs von Prioritätsunterlagen

Bei erfolgreicher automatisierter Anforderung der Prioritätsunterlage gilt gemäß dem Beschluss des Präsidenten vom 9. Januar 2007 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen, der frühere Beschlüsse zu diesem Thema ersetzt, die Pflicht des Anmelders zur Einreichung der Prioritätsunterlage beim EPA nach Artikel 88 (1) EPÜ als erfüllt im Sinne der Regel 38 (4) EPÜ.

Ist die Anforderung einer Prioritätsunterlage vom USPTO gescheitert, so teilt das EPA dies dem Anmelder so rechtzeitig mit, dass er dem Sachverhalt gemäß dem bei nicht fristgerechter Einreichung der Prioritätsunterlage üblichen Verfahren abhelfen kann.

Die Anmelder werden außerdem daran erinnert, dass die Pflicht, den Übersetzungserfordernissen nach dem Europäischen Patentübereinkommen oder dem nationalen Recht der Vereinigten Staaten nachzukommen, vom elektronischen Austausch von Prioritätsunterlagen zwischen den Ämtern unberührt bleibt.

5. Einreichung von digital signierten Prioritätsunterlagen

Ungeachtet des zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten vereinbarten Austausches von Prioritätsunterlagen können Anmelder auch weiterhin digital signierte elektronische Prioritätsunterlagen des Patent- und Markenamts der Vereinigten Staaten beim Europäischen Patentamt einreichen, die das Europäische Patentamt als Prioritätsunterlagen anerkennt (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. September 2004 über die elektronische Einreichung von Prioritätsunterlagen, die vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten ausgestellt werden, ABl. EPA 2004, 562).

6. Schlussfolgerung

• Handelt es sich bei der Prioritätsunterlage um eine beim EPA eingereichte europäische Erstanmeldung, so erfolgt ihr Austausch für Nachanmeldungen, die beim USPTO seit dem 4. Juni 2007 eingereicht werden, voll automatisch und ohne Formalitäten.
• Um als zusätzliche Dienstleistung den Austausch einer Prioritätsunterlage nutzen zu können, die aus einer Erstanmeldung bei einem anderen Amt hervorgeht und in einer elektronischen Akte des EPA enthalten ist, muss der Anmelder beim USPTO das Formblatt PTO/SB/38 unter Angabe der EPA-Aktennummer einreichen.
• Das EPA erhält die Prioritätsunterlage aus einer Erstanmeldung beim USPTO nur dann, wenn das Formblatt PTO/SB/39 beim USPTO eingereicht worden ist.