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ENTSCHEIDUNGEN DER PRÜFUNGS- UND EINSPRUCHSABTEILUNGEN

Entscheidung der Prüfungsabteilung 125 vom 5. Juni 1984¹²

PCT Artikel 24, 25, 48 

EPÜ Artikel 121

Leitsatz

I. Das EPA als Bestimmungsamt kann die Versäumung von Fristen entschuldigen, die das Anmeldeamt gemäß Artikel 14 (1) (b) i. V. m. Regel 26.2 PCT zur Behebung von Formmängeln gesetzt hat (Artikel 24 (2), 48 (2) (a) PCT).

II. Der Anmelder hat Innerhalb der Zweimonatsfrist nach Regel 51 PCT folgende Handlungen vorzunehmen:

a) Beim Internationalen Büro Ist die Übersendung von Kopien aller Schriftstücke aus den Akten der internationalen Anmeldung zu beantragen (Artikel 25 (1) (a) PCT);

b) beim EPA ist die nationale Gebühr (im weiteren Sinn, d. h. die nationale Gebühr, die Benennungsgebühren und die Recherchengebühr für eine europäische Recherche, Regel 104b (1) EPÜ) zu entrichten und ggf. eine Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen (Artikel 25 (2) (a) PCT);

c) beim EPA ist gemäß Artikel 121 EPÜ Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung einzureichen, die Weiterbehandlungsgebühr zu entrichten und die versäumte Handlung nachzuholen.

Entscheidung

Den von der Anmelderin gestellten Anträgen vom 24. November 1983 auf Nachprüfung der Entscheidung des japanischen Patentamts als Anmeldeamt, nach der die internationale Anmeldung als zurückgenommen gilt, und vom 29. Februar 1984 auf Wiedereinsetzung in die Frist für die Stellung des Weiterbehandlungsantrags wird stattgegeben.

Die Wirkung der internationalen Anmeldung PCT/JP 83/00250 als europäische Patentanmeldung (Nr. 83 902 449.4) für Frankreich wird gemäß Artikel 24 (2) PCT in Verbindung mit Artikel 25, Regel 51.1 und 51.3 und Artikel 48 (2) a) PCT sowie den Artikeln 121 und 122 EPÜ aufrechterhalten. Die Anmeldung wird der Eingangsstelle zur Weiterbehandlung übermittelt.

Sachverhalt

I. Die internationale Anmeldung wurde am 2. August 1983 beim japanischen Patentamt als Anmeldeamt eingereicht. Neben anderen Staaten war Frankreich in der Anmeldung bestimmt. Für die Anmeldung wurde die Priorität einer japanischen Erstanmeldung vom 27. Juli 1983 beansprucht. Das Antragsformblatt war vom Vertreter unterzeichnet. Das Anmeldeamt forderte die Anmelderin am 8. August 1983 auf, eine Vollmacht für den Vertreter vorzulegen. Die Frist hierfür lief am 8. September 1983 ab (R. 80.2 PCT). Die Vollmacht wurde beim japanischen Amt am 9. September 1983, also einen Tag zu spät, eingereicht.

Das Anmeldeamt erklärte am 3. Oktober 1983 die internationale Anmeldung für zurückgenommen, weil innerhalb der Frist keine Vollmacht eingegangen ist (Art. 14 (1) a) und b), R. 26.2 PCT). Die normale Bearbeitung der internationalen Anmeldung in der internationalen Phase wurde eingestellt.

II. Die Anmelderin versuchte nun, die Wirkung der internationalen Anmeldung u. a. für Frankreich, für das das EPA Bestimmungsamt war, aufrechtzuerhalten. Am 17. Oktober stellte die Anmelderin beim Internationalen Büro in Genf den Antrag, dem EPA als Bestimmungsamt gemäß Artikel 25 (1) PCT Kopien der internationalen Anmeldung und der dazugehörenden Unterlagen zu übersenden, was am selben Tag beschah.

Am 28. November 1983 reichte die Anmelderin eine Übersetzung der Anmeldung und der Vollmacht beim EPA ein und entrichtete die nationale Gebühr (Anmeldegebühr) und die Benennungsgebühr für Frankreich.

Die Recherchengebühr wurde zunächst nicht in voller Höhe entrichtet: die Anmelderin zahlte jedoch später die noch ausstehenden 20% der Recherchengebür sowie die Zuschlagsgebühr in Höhe von 50% gemäß Regel 85a EPÜ nach.

III. Mit Schreiben vom 29. Februar 1984 (Eingang 2. März 1984) stellte die Anmelderin einen Antrag auf Weiterbehandlung der internationalen Anmeldung und ersuchte darum, die durch das Fristversäumnis bei der Einreichung der Vollmacht beim japanischen Anmeldeamt eingetretenen Rechtsfolgen rückgängig zu machen. Gleichzeitig beantragte sie die Wiedereinsetzung in die zweimonatige Frist für die Weiterbehandlung der Anmeldung (Art. 121 EPÜ) und entrichtete am 2. März 1984 die entsprechenden Gebühren.

Gründe

1. Laut Artikel 24 (1) ii) PCT endet die in Artikel 11 (3) PCT vorgesehene Wirkung der internationalen Anmeldung in einem Bestimmungsstaat mit den gleichen Folgen wie die Zurücknahme einer nationalen Anmeldung, unter anderem wenn die internationale Anmeldung aufgrund des Artikels 14 (1) b) PCT als zurückgenommen gilt. Diese Rechtsfolge ist mit der Mitteilung des japanischen Patentamts als Anmeldeamt vom 3. Oktober 1983 eingetreten. Das EPA als Bestimmungsamt muß jedoch prüfen, ob nicht Bestimmungen des PCT, die nach Artikel 150 (2) EPÜ anzuwenden sind, eine Fortsetzung des Verfahrens vorschreiben.

Wenn die Bedingungen nach Artikel 25 (2) PCT erfüllt sind, muß jedes Bestimmungsamt die Wirkung der internationalen Anmeldung als nationale (regionale) Patentanmeldung gemäß Artikel 11 (3) PCT aufrechterhalten. Darüber hinaus kann das Bestimmungsamt diese Wirkung auch aus anderen Gründen aufrechterhalten (Art. 24 (2) PCT). Den Bestimmungsämtern steht es frei, dem Anmelder Vorteile zuzugestehen, die über seine im PCT festgelegten Rechte hinausgehen.

2. Artikel 25 (2) PCT verpflichtet das Bestimmungsamt, die Entscheidung des Anmeldeamts nachzuprüfen und die Wirkung der Anmeldung aufrechtzuerhalten, wenn die Entscheidung "auf eine versehentliche Maßnahme oder Unterlassung ... zurückzuführen" ist. Dies trifft im vorliegenden Fall nicht zu, da das japanische Patentamt als Anmeldeamt zu Recht festgestellt hat, daß die Vollmacht erst nach Ablauf der festgesetzten Frist eingereicht worden ist. Die Erklärung, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, war deshalb richtig.

3. Zu prüfen bleibt, ob die Bedingungen für die Anwendung des Artikels 24 (2) PCT erfüllt sind. Diese Vorschrift ermächtigt die Bestimmungsämter, die Wirkung der internationalen Anmeldung als nationale Anmeldung aufrechtzuerhalten. Bei der Ausübung des Ermessens wird in erster Linie das vor dem jeweiligen Bestimmungsamt geltende nationale Recht maßgebend sein. Denkbar ist aber auch, daß andere Bestimmungen des PCT in ihrem jeweiligen Zusammenhang eine präzise Richtschnur für die Ausübung des in Artikel 24 (2) PCT vorgesehenen Ermessens vorgeben. Diese Vorgabe kann so eng sein, daß sie den Ermessensspielraum einschränkt und das Bestimmungsamt verpflichtet, die Wirkung der internationalen Anmeldung unter bestimmten Umständen aufrechtzuerhalten.

Aus Artikel 48 (2) a) PCT ergibt sich für jeden Vertragsstaat, soweit er betroffen ist, die Verpflichtung, eine Fristüberschreitung als entschuldigt anzusehen, wenn dafür Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind. Ein Vertragsstaat ist "betroffen" und sein Bestimmungsamt zur entsprechenden Behandlung der internationalen Anmeldung verpflichtet, wenn für diesen Staat ein Verlust der Wirkung einer nationalen (regionalen) Anmeldung gemäß Artikel 11 (3) PCT eintritt. Die territoriale Wirkung der internationalen Anmeldung ist der Schlüssel zur Auslegung des Begriffs "betroffen" in Artikel 48 (2) a) PCT. Das von der Behörde des Vertragsstaats anzulegende Kriterium, nämlich, ob "Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind", ist präzise genug und kann auch ohne Durchführungsvorschriften auf nationaler Ebene unmittelbar angewandt werden. Wenn solche nach dem nationalen (regionalen) Recht zugelassenen Gründe gemäß Artikel 48 (2) a) PCT vorliegen, muß das Bestimmungsamt eine Fristüberschreitung "als entschuldigt ansehen".

Unter den Begriff "Frist" fallen alle vom Anmelder nach dem PCT einzuhaltenden Fristen. Dazu gehören auch die Fristen vor dem Anmeldeamt. Da umfassende Rechtsbehelfe in der internationalen Phase fehlen, ist Artikel 48 (2) a) PCT für die Rechtssicherheit auf dem PCT-Weg von grundlegender Bedeutung und muß deshalb weit ausgelegt werden (vgl. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 05/80, ABl. EPA 9/1981, 343). Um der Verpflichtung zur "Entschuldigung" der Fristüberschreitung vor dem Anmeldeamt nachzukommen, muß das Bestimmungsamt von den in Artikel 24 (2) PCT vorgesehenen Möglichkeiten Gebrauch machen. Artikel 24 (2) PCT räumt hier kein Ermessen ein, sondern dient als Grundlage und Verfahrensmechanismus für die Wahrnehmung der Verpflichtung aus Artikel 48 (2) a) PCT.

4. Welche allgemeinen verfahrensrechtlichen Voraussetzungen im Rahmen des Artikels 24 (2) PCT erfüllt sein müssen, geht — indirekt — ausdem Verweis auf Artikel 25 PCT ("... auch wenn diese Wirkung auf Grund des Artikels 25 Absatz 2 nicht aufrechterhalten werden muß") hervor. Artikel 24 (2) PCT enthält keine näheren Bestimmungen darüber, wie der Eintritt in die nationale (regionale) Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt erfolgen soll. Deshalb ist diese Bestimmung als Unterfall zu Artikel 25 (2) PCT anzusehen: die darin erwähnte Feststellung, daß die angefochtene Entscheidung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung auf eine versehentliche Maßnahme oder eine Unterlassung zurückzuführen ist, kann im vorliegenden Fall nicht getroffen werden.

Die verfahrensrechtlichen Erfordernisse, nämlich (a) die fristgerechte Antragstellung durch den Anmelder nach Artikel 25 (1) c) und Regel 51.1 PCT und (b) die Einhaltung der in Artikel 25 (2) a) PCT genannten nationalen Erfordernisse für den Eintritt in die nationale (regionale) Phase (d. h. Entrichtung der nationalen Gebühr innerhalb der vorgeschriebenen Frist — R. 51.3 PCT — und, wie in diesem Fall, Einreichung einer Übersetzung) müssen also erfüllt sein.

5. Mit ihrem an das Internationale Büro in Genf gerichteten Antrag vom 17. Oktober 1983 hat die Anmelderin die Erfordernisse des Artikels 25 (1) und der Regel 51.1 PCT erfüllt. Sie hat dem EPA als Bestimmungsamt auch die Übersetzung der internationalen Anmeldung innerhalb der vorgeschriebenen Frist übermittelt (Art. 25 (2) a) und R. 51.3 PCT). Die Anmelderin hat ferner die nationale Gebühr entrichtet, und zwar zum Teil innerhalb dieser Frist und zum Teil — zusammen mit einer Zuschlagsgebühr — innerhalb einer nach dem EPÜ in vergleichbaren Verfahrenssituationen zugelassenen Nachfrist (R. 85a EPÜ).

6. Wenn beurteilt werden soll, ob Gründe gemäß Artikel 48 (2) PCT vorliegen, die nach dem EPÜ — das gemäß Artikel 2 x) PCT das "nationale Recht" vor dem EPA ist — eine Fristüberschreitung "entschuldigen", müssen die Verfahrensschritte nach dem PCT und dem EPÜ verglichen werden. Sind Ähnlichkeiten mit dem EPÜ festzustellen, so muß dem PCT-Anmelder ein gleichwertiger Schutz zugestanden und — unter ähnlichen Umständen — die Möglichkeit zur Beseitigung der eingetretenen Rechtsfolgen geboten werden. Die Worte "Gründe ..., die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind" sind als allgemeiner Hinweis auf eine vergleichbare Situation im nationalen (regionalen) Recht (im vorliegenden Fall also dem EPÜ) auszulegen.

7. Als Rechtsbehelfe bei Fristüberschreitungen sind im EPÜ insbesondere die Weiterbehandlung der Anmeldung (Art. 121 EPÜ) und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Art. 122 EPÜ) vorgesehen.

Im vorliegenden Fall hat die Anmelderin in der internationalen Phase die Frist nach Regel 26.2 PCT versäumt. Diese Frist wird von der zuständigen Behörde (dem Anmeldeamt) entsprechend den Umständen des Einzelfalls auf mindestens einen und normalerweise höchstens zwei Monate ab dem Zeitpunkt der Aufforderung zur Mängelbeseitigung festgesetzt (R. 26.2 PCT).

Sie ist deshalb mit den vom Europäischen Patentamt festgesetzten Fristen, für die Artikel 121 EPÜ gilt, zu vergleichen. Die in Artikel 14 (1) b) PCT vorgesehene Rechtsfolge der Zurücknahme der internationalen Anmeldung bei Überschreitung der Frist ist deshalb durch entsprechende Anwendung des Artikels 121 EPÜ rückgängig zu machen.

8. Eine weitere Voraussetzung für die Anwendung des Artikels 121 EPÜ ist, daß der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag, an dem die Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung oder an dem die Mitteilung, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt (R. 69 (1) EPÜ), zugestellt worden ist, den Weiterbehandlungsantrag stellt, die entsprechende Gebühr entrichtet und die versäumte Handlung nachholt.

Die Mitteilung des japanischen Patentamts als Anmeldeamt vom 3. Oktober 1983, daß die Anmeldung nach Artikel 14 (1) b) PCT als zurückgenommen gilt, ist als Mitteilung gemäß Regel 69 (1) EPÜ zu behandeln.

Ausgehend vom Datum der Mitteilung des japanischen Patentamts als "maßgebliches Ereignis" berechnet sich die Frist für die Stellung des Antrags auf Weiterbehandlung der Anmeldung gemäß Artikel 121 EPÜ nach Regel 83 (4) in Verbindung mit Regel 85 EPÜ. Im vorliegenden Fall lief daher die zweimonatige Frist am 5. Dezember 1983 ab (der 3. Dezember 1983 war ein Samstag).

9. Es stellt sich nun die Frage, wie sich die Verfahrensfrist für den Rechtsbehelf gemäß Artikel 121 EPÜ (Weiterbehandlung der Anmeldung) in den Rahmen des PCT einfügt. Das Verfahren beim normalen Übergang in die nationale Phase (Art. 22 und 23 PCT) muß mit Fällen verglichen werden, in denen das internationale Verfahren als Folge einer Erklärung, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, vorzeitig abgebrochen wird. Im "Normalfall" bildet das Ende der Frist für die Erfüllung der nationalen Erfordernisse (Art. 22 und 39 (1) PCT) die Trennlinie. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die Bestimmungsämter nach Art. 23 (1) und 40 (1) PCT die internationale Anmeldung nicht bearbeiten oder prüfen. Diese Bestimmungen sind auch so auszulegen, daß keine nationale (regionale) Frist vor der Frist nach Artikel 22 PCT ablaufen darf. Das EPÜ schreibt ausdrücklich vor, daß im Konfliktfall die Bestimmungen des PCT maßgebend sind, und nennt als Beispiel die verlängerte Frist für die Stellung des Prüfungsantrags nach Artikel 94 (2) EPÜ (Art. 150 (2) EPÜ). Ein weiteres, im EPÜ nicht ausdrücklich erwähntes Beispiel ist die Jahresgebühr (vgl. Hinweise für PCT-Anmelder, ABl. EPA 3/1979, 110).

Aus diesen Bestimmungen in ihrem jeweiligen Zusammenhang läßt sich der folgende allgemeine Grundsatz ableiten: Keine Frist nach dem EPÜ darf vor der durch den PCT festgelegten Frist für die Erfüllung der nationalen Erfordernisse bei den Bestimmungsämtern ablaufen.

Im Falle eines vorzeitigen Abbruchs des internationalen Verfahrens endet die internationale Phase mit dem Ablauf der Frist nach Regel 51.1 und 51.3 PCT. Die Frist für die Stellung des Weiterbehandlungsantrags darf also nicht vor der durch diese Bestimmung festgesetzten Frist ablaufen. Zufällig deckt sich die Frist nach Artikel 121 mit der nach Regel 51.1 und 51.3 PCT. Die Fristen werden durch dasselbe Ereignis (Mitteilung des Rechtsverlusts) in Gang gesetzt und sind gleich lang (zwei Monate). In Übereinstimmung mit Artikel 150 (2) EPÜ und Regel 51.1 und 51.3 PCT kann deshalb verlangt werden, daß der Antrag innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Erklärung des Anmeldeamts, daß die internationale Anmeldung als zurückgenommen gilt, gestellt wird.

10. Die Anmelderin hat die zweimonatige Frist für die Stellung des Weiterbehandlungsantrags nach Artikel 121 EPÜ und Regel 51.1 PCT nicht eingehalten. Eine Überschreitung dieser Frist ist nach Artikel 48 (2) a) PCT entschuldbar. Hier ist der vergleichbare Rechtsbehelf nach dem EPÜ die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

11. Die Anmelderin hat mit Schreiben vom 29. Februar 1984 (Eingang 2. März 1984) die Wiedereinsetzung in die zweimonatige Frist für die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt und am 2. März 1984 die entsprechenden Gebühren entrichtet. Der Wegfall des Hindernisses, das der Einhaltung der Frist entgegenstand, war die Mitteilung des EPA vom 28. Februar 1984, daß die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt werden muß und die Frist nach Artikel 121 (2) EPÜ abgelaufen ist. Die Anmelderin hat auch die versäumte Handlung nachgeholt, d. h. den Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung gestellt und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist damit rechtzeitig gestellt worden (Art. 122 (2) EPÜ).

In Anbetracht der komplizierten verfahrensrechtlichen Situation (vgl. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 06/79, ABl. EPA 1980, 225) belegen die vom Vertreter vorgebrachten Gründe und die zur Begründung dienenden Tatsachen, daß die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden ist.

Da dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Artikel 121 (2) EPÜ stattgegeben wird und die Bedingungen für die Anwendung dieser verfahrensrechtlichen Schutzklausel erfüllt sind, wird die Anmeldung vom EPA gemäß Artikel 24 (2) PCT in Verbindung mit den Artikeln 48 (2) a) und 25 PCT sowie Artikel 121 EPÜ weiterbehandelt und die Wirkung der internationalen Anmeldung als europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 11 (3) PCT aufrechterhalten.

12. Die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung für die Entscheidung über die Aufrechterhaltung der Wirkung der internationalen Anmeldung ergibt sich aus Artikel 153 (2) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 25 und 24 (2) PCT. Zuständig für die Weiterbehandlung der Anmeldung ist die Eingangsstelle, der die Anmeldung übermittelt werden muß (Art. 16 EPÜ).