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MITTEILUNGEN DES EPA

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 28. Januar 2013 über die geänderte Regel 53 (3) EPÜ

Mit Beschluss vom 27. Juni 20121 hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Regel 53 EPÜ geändert und eine Rechtsfolge für den Fall eingeführt, dass der Anmelder einer ordnungsgemäß nach Regel 53 (3) EPÜ erlassenen Aufforderung des EPA nicht nachkommt, eine Übersetzung einer früheren Anmeldung einzureichen, deren Priorität er beansprucht. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht nach, so erlischt der Anspruch auf die betreffende Priorität. Die Einführung dieser Rechtsfolge zielt auf mehr Rechtssicherheit und Transparenz sowie auf eine Straffung der Verfahren vor dem EPA ab.

Diese Änderung tritt am 1. April 2013 in Kraft. Die vorliegende Mitteilung gibt Aufschluss über das neue Verfahren.

Erlass einer Aufforderung nach Regel 53 (3) EPÜ

Nach Regel 53 (3) EPÜ kann eine Aufforderung zur Einreichung einer Übersetzung einer früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, nur erlassen werden, wenn diese Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst ist und die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant ist. Die Übersetzung ist innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen.

Je nach Art der Anmeldung und je nach dem Verfahrensstadium, in dem sich die Prüfung der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs im Hinblick auf die relevante Zwischenliteratur als notwendig erweist, kann die Aufforderung zur Einreichung einer Übersetzung der Prioritätsunterlage beim EPA wie folgt erlassen werden:

1. Europäische Patentanmeldungen

1.1 Wird die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs in der Phase der Fertigstellung des erweiterten europäischen Recherchenberichts für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung als relevant erachtet, so wird die Aufforderung nach Regel 53 (3) EPÜ per Einschreiben zugestellt. In diesem Fall wird die Frist für die Einreichung der angeforderten Übersetzung an die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags nach Regel 70 (1) EPÜ angeglichen.

Hat der Anmelder den Prüfungsantrag jedoch gestellt, bevor ihm der europäische Recherchenbericht zugegangen ist, so wird die Frist für die Einreichung der Übersetzung an die Frist angeglichen, innerhalb deren nach Regel 70 (2) EPÜ zu erklären ist, ob die Anmeldung aufrechterhalten wird.

1.2 Stellt sich die Frage der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs während des Prüfungsverfahrens, etwa infolge einer Recherche nach kollidierenden Anmeldungen gemäß Artikel 54 (3) EPÜ (abschließende Recherche) oder weil Dritte gemäß Artikel 115 EPÜ einschlägigen Stand der Technik vorgebracht haben, so wird die Aufforderung von der Prüfungsabteilung erlassen.

2. Euro-PCT-Anmeldungen

Im Fall von Euro-PCT-Anmeldungen, bei denen das EPA entweder den internationalen Recherchenbericht zusammen mit dem schriftlichen Bescheid oder einen ergänzenden internationalen Recherchenbericht erstellt hat, wird die Aufforderung nach Regel 53 (3) EPÜ von der Prüfungsabteilung erlassen.

3. Europäische Patente

In den Ausnahmefällen, in denen sich die Frage der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs erst im Einspruchsverfahren stellt, etwa weil der Einsprechende einschlägigen Stand der Technik vorgebracht hat, wird die Aufforderung, eine Übersetzung der Prioritätsunterlage einzureichen, von der Einspruchsabteilung erlassen.

Form der Erwiderung

Eine wirksame Erwiderung auf eine Aufforderung nach Regel 53 (3) EPÜ ist entweder die angeforderte Übersetzung oder eine Erklärung, dass die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist.

Im Falle mehrerer Prioritäten muss der Anmelder oder Patentinhaber nur die Übersetzung der Prioritätsunterlage(n) einreichen, die in der Aufforderung angegeben ist.

Rechtsfolge und anwendbare Rechtsmittel

Versäumt es der Anmelder oder Patentinhaber, innerhalb der vom EPA gesetzten Frist einer Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung nach Regel 53 (3) EPÜ nachzukommen, so erlischt für die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent der Anspruch auf die Priorität derjenigen Anmeldung, zu der die angeforderte Übersetzung nicht fristgerecht eingereicht wurde (Regel 53 (3) vorletzter Satz EPÜ).

Im Prüfungsverfahren kann der aus der nicht fristgerechten Einreichung der Übersetzung erwachsende Rechtsverlust durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ überwunden werden. Im Einspruchsverfahren lässt sich der entstandene Rechtsverlust nur durch einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ beheben. In beiden Fällen kann der Beteiligte eine Entscheidung nach Regel 112 (2) EPÜ beantragen.

Übergangsbestimmungen

Die geänderte Regel 53 EPÜ gilt für europäische und Euro-PCT-Anmeldungen sowie für europäische Patente, für die bei Inkrafttreten der geänderten Vorschrift (1. April 2013) noch keine Aufforderung nach Regel 53 (3) EPÜ ergangen ist.