J 0010/87 (Widerruf einer Zurücknahme) 11-02-1988

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. In seinem Schreiben vom 16. Dezember 1985 hat der Vertreter erklärt, "daß die Anmelderin die Benennung des Vereinigten Königreichs in dieser Anmeldung nicht aufrechtzuerhalten wünscht und daher beantragt, diese Benennung unwiderruflich zurückzunehmen". Die Formulierung dieser Erklärung, insbesondere die Verwendung der Worte "unwiderruflich zurückzunehmen", zeigt, daß dem Wortlaut des Schreibens nach eindeutig beabsichtigt war, die europäische Anmeldung für das Vereinigte Königreich unverzüglich fallenzulassen. Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, die Benennung des Vereinigten Königreichs sei nicht rechtskräftig zurückgenommen worden, da sie vom EPA keine schriftliche Mitteilung erhalten habe, daß die Benennung zurückgenommen worden sei oder als zurückgenommen gelte. Nach Auffassung der Kammer wird eine Zurücknahmeerklärung jedoch sofort bei Einreichung wirksam und bedarf keiner Bestätigung durch das EPA. Daß das EPA die Zurücknahme üblicherweise schriftlich bestätigt, ändert nichts an der Rechtslage. ...

4. In der angefochtenen Entscheidung wurde der Antrag auf Widerruf der Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs mit der Begründung abgelehnt, ein Widerruf führe zu Rechtsunsicherheit, da die irrtümliche Zurücknahme nach der Veröffentlichung der Anmeldung erfolgt und der Öffentlichkeit die Akte bereits zugänglich gewesen sei. Den Entscheidungen J 12/80 (ABl. EPA 1981, 143) und J 21/84 (ABl. EPA 1986, 75) zufolge könne eine Benennung nur vor der Veröffentlichung der Anmeldung nach Regel 88 EPÜ berichtigt werden.

5. In der Entscheidung J 12/80 hatte die Kammer die Auffassung vertreten, daß eine Berichtigung zulässig ist, wenn sie vor der Veröffentlichung der Anmeldung beantragt, dem Antrag aber erst danach stattgegeben worden ist. Im damaligen Fall war die ursprüngliche Benennung Spaniens durch die der Schweiz ersetzt worden, obwohl die Anmeldung ohne die Benennung der Schweiz veröffentlicht worden war.

6. In der Sache J 21/84 war die Anmeldung ohne die Benennung Frankreichs veröffentlicht und der Berichtigungsantrag erst mehrere Monate danach gestellt worden. In diesem Fall vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein Fehler bei der Benennung eines Vertragsstaates nach Regel 88 EPÜ nur berichtigt werden kann, wenn der Berichtigungsantrag so rechtzeitig gestellt worden ist, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann, so daß sich Dritte auf die Anmeldung in der veröffentlichten Fassung verlassen können.

7. In der Sache J 15/86 vom 9. Oktober 1987 ("Zurücknahme der Anmeldung/Ausonia") hatte die Kammer über einen Widerruf der Zurücknahme einer Patentanmeldung zu entscheiden, die der Öffentlichkeit bereits im Europäischen Patentblatt bekanntgegeben worden war. Sie stellte fest, daß es im Hinblick auf das Interesse der Öffentlichkeit zu spät sei, den Widerruf einer Zurücknahmeerklärung zu beantragen, sobald die Öffentlichkeit im Europäischen Patentblatt auf die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung hingewiesen worden sei.

8. Die Kammer stellt hier ausdrücklich fest, daß die angeführten Entscheidungen durchaus zutreffen, weil das Interesse der Öffentlichkeit, die sich auf die offiziellen Bekanntmachungen des Europäischen Patentamts verlassen können muß, über das Interesse eines Patentanmelders zu stellen ist, der seine bereits öffentlich bekanntgemachte irrtümliche Erklärung rückgängig machen möchte. In diesen Fällen gebührt der Rechtssicherheit der Vorrang.

9. Der von der Kammer jetzt zu entscheidende Fall ist jedoch anders gelagert als die vorstehend erwähnten Fälle. Im vorliegenden Fall wurde die Anmeldung nämlich mit allen ursprünglich benannten Staaten einschließlich des Vereinigten Königreichs veröffentlicht, die Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs vom Europäischen Patentamt dagegen nicht offiziell bekanntgemacht.

10. Nach eingehenden Überlegungen und unter Abwägung der Interessen der Öffentlichkeit gegen die des Anmelders ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, daß eine nur durch Akteneinsicht feststellbare Zurücknahme anders zu behandeln ist als eine offiziell bekanntgemachte. Der Rechtssicherheit für Dritte kommt nach der amtlichen Bekanntmachung einer Zurücknahme durch das Europäische Patentamt größere Bedeutung zu als nach einer Zurücknahme, die nur durch Akteneinsicht feststellbar ist.

11. Wenn eine Zurücknahme in einer zur Einsicht freigegebenen Akte berichtigt wird, besteht zwangsläufig die Gefahr, daß ein Dritter, der die Akte eingesehen hat, zwischenzeitlich im Vertrauen auf diese Zurücknahme (in diesem Fall der Benennung des Vereinigten Königreichs) mit der Benutzung der Erfindung begonnen hat. Die Beschwerdeführerin hat diesbezüglich vorgebracht, daß nach Auskunft des EPA zwischen der Zurücknahme der Benennung mit Schreiben vom 16. Dezember 1985 und dem fernschriftlichen Widerruf am 3. März 1986 de facto kein Antrag auf Einsicht in die Akte gestellt worden sei. Das EPA ist jedoch nicht verpflichtet, Buch darüber zu führen, wann eine Akte eingesehen wird. Die Kammer kann deshalb nicht sicher sein, daß im fraglichen Zeitraum tatsächlich kein Dritter in die Akte Einsicht genommen hat. Die Beschwerdeführerin verweist in diesem Zusammenhang auf Artikel 78 (5) und (6) des britischen Patentgesetzes von 1977, der auf alle Rechte Anwendung finde, in die eine Wiedereinsetzung nach dem Europäischen Patentübereinkommen erfolge. Die Auslegung dieser Bestimmung obliegt den Gerichten des Vereinigten Königreichs und nicht dieser Kammer; es ist jedoch denkbar, daß die Bestimmung bei richtiger Auslegung nur im Falle der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ, nicht aber bei Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ anwendbar ist. Allerdings könnte das Interesse Dritter an der Weiterbenutzung der Erfindung von nationalen Gerichten durch entsprechende Anwendung des Artikels 122 (6) EPÜ geschützt werden. Auf diese Weise wären Dritte ausreichend geschützt (vgl. Entscheidung J 12/80, Nr. 9, ABl. EPA 1981, 143).

12. Darüber hinaus ist zu bedenken, daß die beantragte Berichtigung - nämlich der Antrag, die Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs unberücksichtigt zu lassen - gleichbedeutend mit einem Widerruf der Zurücknahme der Benennung ist. Im Interesse der Rechtssicherheit muß sich das Europäische Patentamt auf die Erklärungen der Verfahrensbeteiligten verlassen können. Andernfalls könnten die Verfahren nicht innerhalb einer angemessenen Zeitspanne abgeschlossen werden. Deshalb darf nach Auffassung der Kammer eine Berichtigung, die gleichbedeutend mit dem Widerruf einer Zurücknahme ist, nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zulässig sein.

13. Nach Abwägung der Interessen Dritter und des Anmelders (s. Nr. 11) und unter Berücksichtigung des Erfordernisses eines zügigen Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt (s. Nr. 12) ist die Kammer der Ansicht, daß nach Regel 88 EPÜ eine Berichtigung der Zurücknahme einer Benennung, die gleichbedeutend mit einem uneingeschränkten Widerruf der Zurücknahme der Verfahrenshandlung ist, statthaft sein kann, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

i) Die Zurücknahme ist der Öffentlichkeit bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Widerruf der Zurücknahme beantragt wird, vom EPA nicht offiziell bekanntgegeben worden.

ii) Die irrtümliche Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaates ist einem entschuldbaren Versehen zuzuschreiben.

iii) Der Widerruf wird unverzüglich beantragt.

iv) Für Dritte besteht ein ausreichender Schutz, wenn die Berichtigung zugelassen wird.

14. Die Kammer ist zu der Überzeugung gelangt, daß die unter Nummer 13 genannten Voraussetzungen für eine Berichtigung erfüllt sind:

i) Die Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs ist nicht im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden. Vielmehr wurde die europäische Patentanmeldung am 22. Februar 1984 mit allen ursprünglich benannten Staaten einschließlich des Vereinigten Königreichs veröffentlicht. Die Erklärung über die Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs wurde ein Jahr und zehn Monate später in einem Schreiben vom 16. Dezember 1985 abgegeben, das am 23. Dezember 1985 zur Akte genommen wurde. Somit konnte die rechtskräftige Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs Dritten nur dann zur Kenntnis gelangen, wenn sie in der Zeit zwischen der Aufnahme des Schreibens vom 16. Dezember 1985 in die Akte und dem 3. März 1986, als das Europäische Patentamt erstmals auf den Fehler hingewiesen wurde, in die Akte Einsicht genommen hätten.

ii) Die Kammer ist zu der Überzeugung gelangt, daß die irrtümliche Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs auf ein entschuldbares Versehen zurückzuführen ist. Die Vertreter der Anmelderin verwechselten zwei Anmeldungen - nämlich die vorliegende und eine andere mit der Nummer 86 106 620.6 -, bei denen die formalen Vorkehrungen für die Erteilung zur selben Zeit getroffen wurden. Das Schreiben über die Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs, das für die Anmeldung 82 106 620.6 gedacht war, wurde versehentlich mit der Nummer 82 105 582.7 abgesandt. Der Fehler wurde in beiden Fällen gleichzeitig bemerkt. Der Antrag auf Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs in der zweiten Anmeldung wurde vom Europäischen Patentamt abgelehnt, weil die Erteilung am 17. Januar 1986 wirksam geworden war. Zur Verwechslung der beiden Anmeldungen kam es aufgrund eines Fehlers der Sekretärin, die das Schreiben vom 16. Dezember 1985 aufsetzte, ohne eine entsprechende Anweisung erhalten zu haben. Die Verwechslung ist demnach auf ein einmaliges, echtes menschliches Versagen zurückzuführen.

iii) Als der Vertreter die irrtümliche Zurücknahme bemerkte, stellte er unverzüglich den Antrag auf Widerruf. ...

iv) Die Kammer kann sich der Auffassung nicht anschließen, daß die Beschwerdeführerin im Interesse der Öffentlichkeit an ihre Erklärung über die Zurücknahme der Benennung gebunden sein muß. Die breite Öffentlichkeit wußte nichts von der Zurücknahme, weil das EPA sie nicht im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht hatte. Einzelne, die sich nach Akteneinsicht möglicherweise auf die Zurücknahmeerklärung verlassen haben, könnten geschützt werden, wenn ein nationales Gericht Artikel 122 (6) EPÜ entsprechend anwenden würde (s. Nr. 11). Außerdem ist die vom EPA angestrebte Durchführung des Verfahrens innerhalb einer angemessenen Zeitspanne (s. Nr. 12) nicht gefährdet; die Entscheidung, dem Berichtigungsantrag stattzugeben, führt zu keiner wesentlichen Verzögerung des Verfahrens. Deshalb spricht nach Auffassung der Kammer nichts dagegen, die beantragte Berichtigung im vorliegenden Fall zuzulassen.