T 0019/90 (Souris oncogène) 03-10-1990
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1. L'exception à la brevetabilité prévue à l'article 53 b) CBE vise certaines catégories d'animaux, mais non les animaux en tant que tels.
2. Tout particulièrement dans le cas d'une manipulation génétique des animaux faisant intervenir, comme en l'espèce, l'insertion d'un oncogène activé, il existe des raisons impératives qui font que les dispositions de l'article 53 a) CBE doivent etre prises en compte lors de l'examen de la brevetabilité.
Brevetabilité des animaux
Manipulation génétique des animaux - bonnes moeurs
Animaux transgéniques
Caractère suffisant de l'exposé - (oui) "
Exposé des faits et conclusions
I. La demande de brevet européen n° 85 304 490.7, publiée sous le n° 0 169 672, a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 14 juillet 1989 (JO OEB 1989, 451). La demande telle que rejetée comportait 19 revendications; les revendications 1, 17 et 18 se lisaient comme suit :
"1. Méthode pour produire un mammifère transgénique autre que l'être humain, présentant une probabilité accrue de développement de néoplasmes, ladite méthode comprenant l'insertion d'une séquence oncogène activée dans un mammifère autre que l'être humain, au plus tard au stade à huit cellules.
17. Mammifère transgénique autre que l'être humain, dont les cellules germinales et les cellules somatiques contiennent une séquence oncogène activée qui a été insérée soit dans ledit animal, soit dans un ancêtre dudit animal, au plus tard au stade à huit cellules, ledit oncogène étant défini de manière plus précise selon l'une quelconque des revendications 3 à 10, au choix.
18. Animal faisant l'objet de la revendication 17, appartenant à l'ordre des rongeurs."
II. La demande a été rejetée au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions énoncées aux articles 53 b) et 83 CBE; il a été également discuté de la question de savoir si l'article 53 a) CBE était applicable en l'occurrence. Les principaux arguments avancés étaient les suivants :
a) En ce qui concerne la question de la reproductibilité (conformité aux exigences de l'article 83 CBE),il a été précisé dans la décision T 226/85 (JO OEB 1988, 336) qu'il n'est satisfait aux conditions énoncées à l'article 83 CBE que si toute réalisation de l'invention telle que définie dans la revendication de portée la plus large peut pour l'essentiel être exécutée sur la base de l'exposé même de l'invention. Il ressort de la description que les revendications reproduites ci-dessus se réfèrent à des animaux mammifères autres que les êtres humains - non seulement les souris, mais également les singes anthropoïdes et les éléphants, par exemple - dont le patrimoine génétique a été manipulé par l'introduction d'un seul oncogène bien précis, le gène myc. Toutefois, ces mammifères présentent un nombre très variable de gènes et des systèmes immunitaires différemment développés ; il n'est donc pas possible de prétendre que le seul exemple décrit dans la demande - celui des souris - peut être transposé à tous les autres mammifères. La déclaration faite par l'inventeur devant l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, dans laquelle il indiquait qu'il avait été en fait tout à fait surprenant que l'expérience décrite dans la demande produise le résultat souhaité, vient corroborer ce point de vue. Dans cette déclaration, l'inventeur expliquait également pourquoi il pensait qu'il allait échouer. Il est donc peu probable que la même manipulation génétique puisse être réalisée avec succès sur d'autres mammifères sans impliquer une activité inventive.
b) Il ne faut pas oublier, lorsque l'on cherche à interpréter l'article 53 b) CBE, que la formulation utilisée dans cet article est reprise pratiquement mot pour mot de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, qui remonte à 1963, époque à laquelle la question de la brevetabilité des animaux transgéniques n'était guère concevable. Toutefois, il est également nécessaire pour cette interprétation de tenir compte de ce qu'étaient à l'époque les intentions des auteurs de ladite Convention. La Convention de Strasbourg a donné aux Etats contractants la possibilité d'exclure les races animales (animal varieties) de la protection par brevet. Pour la division d'examen, l'idée sous-jacente à cette exclusion était que les races animales ne constituent pas un objet approprié pour une protection par brevet. Ce point de vue est corroboré par le fait que l'article 53 b) CBE, en vertu duquel les races animales sont exclues de la brevetabilité, utilise des termes taxinomiques différents dans les trois langues : "Tierarten", "animal varieties" et "races animales". La division d'examen a conclu que l'intention des auteurs de la Convention était d'exclure de la brevetabilité les animaux en général.
La division d'examen a ensuite examiné si les dispositions de l'article 53 b) CBE excluant de la brevetabilité les "procédés essentiellement biologiques" étaient applicables, et a conclu à la lumière de la décision T 320/87 (JO OEB 1990, 71) que cette exclusion devait être interprétée limitativement, par référence à l'essence de l'invention. Son argumentation était la suivante : ce qui constitue l'essence de la présente invention de procédé, c'est l'insertion d'un oncogène dans un animal par un moyen technique tel que la micro-injection. Ce moyen n'étant pas à l'évidence "essentiellement biologique", aucune objection fondée sur l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase, n'est formulée à l'égard des revendications de procédé. Par ailleurs la question se pose de savoir si pour les revendications de produits 17 et 18, les dérogations prévues à l'article 53 b) CBE, deuxième membre de phrase peuvent jouer. On peut répondre que ces revendications se réfèrent à deux étapes différentes du procédé, à savoir l'étape non biologique mentionnée plus haut et une étape de pure sélection. Ces deux étapes aboutissent à deux produits différents. Les animaux qui ont eux-mêmes fait l'objet de manipulations génétiques sont les produits d'un procédé qui est essentiellement de nature non biologique, tandis que les générations ultérieures sont le produit d'une reproduction sexuée et donc exclusivement biologique. Ces derniers produits sont donc exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase. Même en admettant comme l'affirment les requérants que le procédé considéré comme un tout est essentiellement de nature non biologique, les revendications de produits n'en deviendraient pas admissibles pour autant; seuls les produits issus de procédés microbiologiques au sens de l'article 53 b) CBE, deuxième membre de phrase sont brevetables.
Toutefois, ce second membre de phrase doit être interprété à la lumière du premier; si le produit obtenu par un procédé tombe manifestement sous le coup de l'exclusion énoncée dans le premier membre de phrase de ladite disposition, le second membre de phrase ne saurait être interprété comme annulant le premier.
c) La division d'examen a également jugé nécessaire de prendre en considération les dispositions de l'article 53 a) CBE, qui prévoit qu'il n'est pas délivré de brevets pour les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs; aux Etats-Unis, par exemple, le fait de breveter des organismes supérieurs a suscité de vives critiques fondées sur des arguments d'ordre éthique. A cet égard, la division d'examen a abordé des questions précises, qui sont les suivantes :
- Ne serait-il pas préférable, pour les expériences sur le cancer de ce type, de recourir à d'autres moyens que les essais sur les animaux ?
- La présente invention vise non pas à améliorer certains caractères, mais à produire des tumeurs chez les animaux faisant l'objet de l'expérimentation.
- Les animaux sont considérés comme des objets.
- Les descendants des animaux transgéniques risquent de s'échapper dans la nature et de répandre, en s'accouplant, les gènes malins étrangers.
- Ne s'agit-il pas là d'un bouleversement radical de l'évolution ?
La division d'examen a conclu que le droit des brevets n'était pas le bon outil juridique pour régler les problèmes qui peuvent se poser.
III. Les demandeurs ont formé un recours contre la décision de rejet de leur demande.
IV. En même temps que le mémoire exposant les motifs de leur recours, les requérants ont produit quatre jeux de revendications, l'un faisant l'objet de leur requête principale et les autres de trois requêtes présentées à titre subsidiaire. Les revendications 1 et 19 de la requête principale et de la première requête subsidiaire se lisent comme suit :
Requête principale :
"1. Méthode pour produire un mammifère transgénique autre que l'être humain, présentant une probabilité accrue de développement de néoplasmes, ladite méthode comprenant l'incorporation d'une séquence oncogène activée dans le génome d'un mammifère autre que l'être humain au niveau des chromosomes.
19. Mammifère transgénique autre que l'être humain, dont les cellules germinales et les cellules somatiques contiennent une séquence oncogène activée, par suite d'une incorporation au niveau des chromosomes soit dans le génome dudit animal, soit dans le génome d'un ancêtre dudit animal, ledit oncogène étant défini de manière plus précise selon l'une quelconque des revendications 3 à 10, au choix".
1ère requête subsidiaire :
"1. Méthode pour produire un mammifère transgénique autre que l'être humain, présentant une probabilité accrue de dévelopement de néoplasmes, ladite méthode comprenant l'insertion d'une séquence oncogène activée dans un mammifère autre que l'être humain, à un stade embryonnaire.
19. Mammifère transgénique autre que l'être humain, dont les cellules germinales et les cellules somatiques contiennent une séquence oncogène activée qui a été insérée soit dans ledit animal, soit dans un ancêtre dudit animal, à un stade embryonnaire, ledit oncogène étant défini de manière plus précise selon l'une quelconque des revendications 3 à 10, au choix."
Les jeux de revendications faisant l'objet des troisième et quatrième requêtes subsidiaires correspondent à ceux contenus dans la requête principale et la requête auxiliaire rejetées par la division d'examen.
Les arguments des requérants peuvent être résumés comme suit :
a) En ce qui concerne l'article 83 CBE :
Dans toutes les requêtes qui viennent d'être présentées, les revendications indépendantes en cause ont pour objet soit l'insertion de séquences oncogènes dans des mammifères autres que l'être humain, soit des mammifères ayant subi une telle manipulation génétique. Les termes utilisés constituent une extrapolation d'étendue raisonnable des expériences effectivement réalisées et exposées en détail dans la description. C'est tout à fait à tort que la division d'examen a conclu de la déclaration faite par l'inventeur devant l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis que le succès obtenu sur les souris avec le procédé revendiqué ayant un caractére surprenant, il était de ce fait improbable qu'il puisse être obtenu avec d'autres mammifères. Au contraire, ceci prouverait plutôt que le procédé revendiqué peut virtuellement être utilisé avec n'importe quel autre mammifère. Les systèmes génétiques des mammifères sont dans une large mesure similaires et bien qu'il existe naturellement des différences, elles n'ont pas une importance décisive. A l'appui de cette thèse, il est cité d'autres scientifiques qui se proposent de poursuivre les travaux de l'inventeur en étudiant d'autres espèces, ceci en vue de mieux comprendre l'oncogénèse.
La CBE n'exige pas une description de toutes les réalisations possibles de l'invention qui peuvent être couvertes par une revendication générale de portée large. Les techniques appliquées en l'occurrence posent relativement peu de problèmes pour l'homme du métier et au niveau auquel elles se situent, il n'existe guère à cet égard de différences entre les diverses espèces de mammifères.
Les requérants ont ensuite analysé l'interprétation qui a été donnée de l'article 83 CBE dans la jurisprudence des chambres de recours, notamment dans les décisions T 226/85 (cf. ci-dessus), T 281/86 (JO OEB 1989, 202), T 292/85 (JO OEB 1989, 275) et T 301/87(JO OEB 1990, 335). Ils y ont discerné uneapproche commune, à savoir qu'il n'est pas exigé que tout mode de réalisation couvert par une revendication de portée large soit exposé en détail dans la description, à condition que cette dernière indique clairement à l'homme du métier comment il peut parvenir au résultat indiqué dans la revendication. Selon eux, ceci vaut même si certaines variantes de réalisation sont inappropriées ou peu appropriées, ou si même certaines possibilités couvertes par la revendication n'existent pas encore, dès lors que l'homme du métier est en mesure de le percevoir. Du moment qu'il n'existe pas d'essais comparatifs ou de documents prouvant que certains modes de réalisation couverts par une revendication de portée générale ne peuvent être exécutés - ou du moins pas de la manière décrite dans la demande -, la division d'examen n'avait à leur avis aucune raison de contester la demande en cause, même si la description ne comporte qu'un seul exemple.
Au cours de la procédure devant la division d'examen, les requérants avaient cité un certain nombre de documents montrant que des animaux transgéniques autres que des souris pouvaient être et avaient été obtenus, que des gènes provenant d'une espèce de mammifères avaient été utilisés pour obtenir des animaux transgéniques d'une autre espèce, et qu'un oncogène provoquait dans une espèce de mammifères pratiquement les mêmes réactions que dans une autre espèce, ce qui montrait que la nature de l'oncogène ne constitue pas le facteur décisif. Ce qui importe, selon eux, c'est de savoir si l'homme du métier pourrait appliquer à d'autres mammifères l'enseignement contenu dans la description de la demande, ce qui est le cas en l'occurrence.
Pour être fidèle à cette jurisprudence, il faudrait, selon les requérants, annuler la décision de la division d'examen; au cas où la Chambre estimerait qu'elle ne peut le faire, les requérants demandent qu'en application de l'article 112 (1) a) CBE, la Grande Chambre de recours soit saisie de la question suivante :
"Dans quelle mesure l'article 83 CBE exige-t-il qu'il soit établi que les modes de réalisation de l'invention couverts par une revendication peuvent être exécutés par l'homme du métier ?"
b) En ce qui concerne la disposition de la CBE sur laquelle la division d'examen se fonde pour rejeter la demande, à savoir l'article 53 b), les requérants ont tenu le raisonnement suivant : d'après la jurisprudence constante des chambres de recours, les brevets sont délivrés pour toute les inventions satisfaisant aux conditions générales énoncées dans la CBE; les chambres de recours sont parties du principe que les exceptions à la brevetabilité devaient être interprétées stricto sensu chaque fois que la Convention n'était pas claire et laissait place à l'interprétation à cet égard. Les décisions pertinentes à ce sujet sont les décisions G 06/83 (JO OEB 1985, 67), T 49/83 (JO OEB 1984, 112), T 385/86 (JO OEB 1988, 308) et T 320/87 (cf. plus haut). Pour la Chambre, c'est l'occasion à présent de développer cette jurisprudence, la signification de l'article 53 b) CBE étant incertaine. La décision attaquée s'écarte du principe susmentionné dans la mesure où elle donne une interprétation large de l'exclusion visée à l'article 53 b) CBE, ce qui va à l'encontre notamment de la décision T 49/83 citée plus haut, dans laquelle il est dit qu'il ne ressort pas de la Convention sur le brevet européen que les inventions ayant trait à la nature vivante soient exclues d'une manière générale de la brevetabilité.
Surtout, c'est à tort que la division d'examen a estimé que des différences existant entre les termes utilisés dans les trois langues officielles pour désigner les objets non brevetables montrent de toute évidence que les auteurs de la Convention entendaient exclure les animaux en général. Si tel avait été le cas, ils auraient certainement pu formuler cette exclusion en termes non équivoques.
Le procédé global défini dans les revendications nouvellement déposées est essentiellement de nature non biologique. La division d'examen l'a déjà admis pour la partie du procédé concernant la micro-injection de séquences oncogènes dans l'embryon à différents stades de son développement. Toutefois, cette mesure technique est d'une importance si essentielle pour l'invention proprement dite et pour l'effet que celle-ci produit sur les descendants des animaux ayant fait l'objet de la première manipulation génétique que le procédé que recouvent les revendications de produits ne peut globalement être considéré comme "essentiellement biologique" au sens où l'entend l'article 53 b) CBE.
En tout état de cause, l'objet de l'invention est à l'évidence un "procédé microbiologique". La caractéristique la plus importante du procédé et du produit est la manipulation génétique, opération qui a incontestablement un caractère microbiologique et technique.
Enfin, le point de vue de la division d'examen selon lequel les dispositions relatives à l'exclusion ne peuvent être annulées par d'autres dispositions est juridiquement erroné. Il serait injuste de refuser de protéger des objets dont la brevetabilité est expressément admise par l'article 53 b) CBE - les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés - sous prétexte que lesdits produits sont exclus de la brevetabilité par une autre disposition de cet article.
Les requérants ont suggéré de soumettre la question suivante à la Grande Chambre de recours : "Pour autant que l'exclusion prévue dans son premier membre de phrase vise les "animaux", dans quelle mesure l'article 53 b) CBE autorise-t-il la protection par brevet des animaux (si tant est qu'il l'autorise) ?"
V. Un grand nombre d'observations - il s'agit le plus souvent de sérieuses réserves émises au sujet de la manipulation génétique des animaux - ont été présentées par des tiers en application de l'article 115 (1) CBE, ce qui témoigne de l'intérêt considérable suscité dans le public par la présente affaire.
VI. Les requérants concluent au renvoi de la demande devant la division d'examen pour poursuite de la procédure sur la base de l'un quelconque des jeux de revendications produits durant la procédure de recours.
Motifs de la décision
1. Le recours est recevable.
2. Nouvelles revendications déposées au cours de la procédure de recours (article 123(2) CBE)
En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, les requérants ont produit quatre jeux de revendications, à savoir le jeu A de la requête principale et les jeux B, C et D faisant l'ojet respectivement des requêtes subsidiaires 1, 2 et 3. Tandis que les jeux C et D reprennent les revendications rejetées dans la décision attaquée, les requérants revendiquent dans le jeu A l'incorporation au niveau des chromosomes d'une séquence oncogène activée dans le génome d'un mammifère autre que l'être humain, et dans le jeu B l'insertion d'une séquence oncogène activée dans un mammifère autre que l'être humain, à un stade embryonnaire. Ces modifications se fondent sur un passage de la description initiale page 2, lignes 4 à 14. Bien que dans ce passage le mot "génome" utilisé à présent dans la revendication principale de la requête principale ne figure pas expressément, le concept de génome est néanmoins sous-entendu du fait de la référence à une séquence oncogène incorporée "au niveau des chromosomes" ou "dans le chromosome", le génome des organismes supérieurs étant constitué par la totalité de leurs chromosomes. Les modifications sont donc admissibles au regard des dispositions de l'article 123 (2) CBE.
3. Nécessité d'exposer l'invention de manière suffisamment claire et complète (article 83 CBE)
3.1. La revendication 1 de la requête principale concerne l'incorporation d'une séquence oncogène activée dans le génome d'animaux mammifères en général, à l'exception des êtres humains.
La revendication indépendante 19 porte sur les animaux mammifères en général(à l'exception des êtres humains) qui ont fait l'objet d'une telle manipulation génétique. Il est décrit dans la demande comme mode de réalisation préféré une séquence oncogène activée - le gène myc de la souris - et son insertion dans un plasmide se prêtant au procédé souhaité, puis la micro-injection de celui-ci dans des oeufs de souris au stade unicellulaire; les animaux sont ensuite élevés et le gène inséré, éventuellement actif, est analysé.
3.2. Comme la division d'examen l'a fait observer dans la décision contestée, l'invention revendiquée fait référence à tous les mammifères autres que l'être humain, alors que l'invention telle qu'elle est décrite dans les exemples n'a été réalisée que sur les souris. Dans ces conditions, la division d'examen a douté qu'un homme du métier puisse exécuter avec succès sur toutes les espèces de mammifères autres que l'être humain l'invention qui avait été réalisée sur des souris. En conséquence, elle a rejeté la demande, au motif notamment que la vaste portée donnée aux revendications manquait de réalisme.
3.3. Toutefois, ce n'est pas parce qu'une revendication est de vaste portée que l'on peut considérer de ce seul fait que la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 83 CBE (nécessité d'exposer l'invention de manière suffisamment claire et complète). Ce n'est que si de sérieuses réserves peuvent être formulées à cet égard, étayées par des faits vérifiables, qu'il peut être objecté à l'encontre de la demande que l'invention n'est pas exposée de manière suffisamment claire et complète.
Bien que la division d'examen ait eu raison d'affirmer qu'en dehors des souris, certains mammifères autres que l'être humain ont un nombre de gènes très variables ainsi que des systèmes immunitaires différents, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'invention ne peut être réalisée sur de tels animaux.
Au contraire, il semble ressortir de l'une au moins des sources citées (Palmiter & Brinster, Ann. Rev. Genet. 1986, 20; 465-499) que l'homme du métier pourrait fort bien réaliser l'invention sur des mammifères autres que l'être humain, et pas seulement sur les souris. Par ailleurs, la Chambre elle-même n'a relevé aucun fait vérifiable qui permette de douter sérieusement qu'un homme du métier puisse réaliser l'invention telle que revendiquée.
3.4. Dans la décision contestée, la division d'examen avait fait valoir de manière peu convaincante, à l'appui de l'objection qu'elle avait soulevée concernant l'insuffisance de l'exposé de l'invention, la déclaration faite par le coinventeur, Philip Leder, le 29 décembre 1988, au cours de la procédure relative à la demande américaine parallèle. Celui-ci s'était déclaré surpris d'avoir obtenu des résultats positifs sur la souris car, pour toutes sortes de raisons, on aurait pu s'attendre à un échec. De l'avis de la Chambre, il y a lieu de penser que ce qui avait surpris le coinventeur, ce n'est pas tant que le succès ait été obtenu sur des souris que le fait que l'invention avait réussi.
3.5. De même, l'argument de la division d'examen selon lequel les revendications auraient été acceptables si elles avaient été limitées aux rongeurs au lieu de porter sur les mammifères en général paraît quelque peu en contradiction avec ses autres arguments résumés plus haut sous le point 3.2 et semble de plus se fonder arbitrairement sur l'idée que, pour ce qui concerne l'invention, tous les rongeurs ont le même comportement que la souris. Or, à moins de pouvoir soulever des objections convaincantes à l'encontre de l'étendue de l'invention telle que revendiquée, l'OEB ne peut exiger de limitation particulière des revendications. Dans le même ordre d'idées, il faut signaler également qu'un demandeur qui sollicite et obtient la délivrance d'un brevet alors qu'il n'est pas satisfait à la condition exigée à l'article 83 CBE court des risques accrus dans le cas d'une procédure d'opposition et/ou d'une procédure nationale en nullité.
3.6. De l'avis de la Chambre, il n'est pas possible de faire valoir dans la présente espèce la décision précitée T 226/85 (JO OEB 1988, 336). La Chambre avait estimé dans cette affaire que l'invention n'avait pas été exposée de manière suffisamment claire et complète, les informations fournies dans la demande étant insuffisantes. Ce n'est que par un coup de chance que l'invention aurait pu être reproduite avec succès, si tant est qu'elle pouvait l'être. Or, dans la présente espèce, il n'est pas contesté que les informations contenues dans la demande sont suffisantes pour permettre de réaliser l'invention au moins sur les souris.
3.7. La division d'examen avait estimé par ailleurs que la décision susmentionnée T 292/85 (JO OEB 1989, 275), à laquelle se réfèrent les requérants, ne pouvait être invoquée en l'occurrence. Cette décision concernait une invention dans le domaine du génie génétique dans laquelle intervenait l'expression polypeptidique. Il avait été objecté que l'exposé de l'invention était insuffisant, du fait du terme général utilisé "bactéries", qui, pensait-on, pouvait également couvrir des espèces ou des variantes inappropriées. La Chambre avait jugé dans cette affaire qu'il est sans importance que certaines variantes non spécifiées ne conviennent pas, dès lors que l'homme du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou aux connaissances générales communes dans son domaine technique, des variantes appropriées. Elle avait donc considéré qu'une invention biologique est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention.
3.8. Contrairement à la division d'examen, la Chambre estime que les principes posés dans cette affaire peuvent également s'appliquer dans la présente espèce. Dans l'exposé de l'invention, il est indiqué clairement comment l'homme du métier peut réaliser au niveau des chromosomes l'incorporation d'une séquence oncogène activée dans le génome d'un mammifère autre que l'être humain, car il y est divulgué un gène myc activé de la souris, qui est inséré dans un plasmide approprié, puis introduit par micro-injection dans des oeufs de souris à un stade donné de leur développement cellulaire, ce qui garantit tout d'abord que l'invention est reproductible sur les souris. De surcroît, on peut considérer que l'homme du métier connaît - comme dans l'affaire T 292/85 - d'autres mammifères appropriés sur lesquels il est également possible de réaliser avec succès l'invention. Il n'y a donc pas lieu de rejeter la demande sous prétexte qu'elle implique une extrapolation aux mammifères en général du succès obtenu avec les souris, tel qu'il est plus particulièrement décrit dans la demande.
3.9. En résumé, la Chambre estime que l'invention a été exposée de manière suffisante au sens où l'entend l'article 83 CBE.
4. Exceptions à la brevetabilité prévues à l'article 53 b) CBE
4.1. La présente demande de brevet concerne notamment les mammifères autres que l'être humain ayant fait l'objet d'une manipulation génétique. Dans sa version française, sa version allemande et sa version anglais, le texte du premier membre de phrase de l'alinéa b de l'article 53 CBE est respectivement le suivant :
"Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :
a) ...
b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux;...".
"European patents shall not be granted in respect of:
(a) ...
(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; ...".
"Europäische Patente werden nicht erteilt für:
a) ...
b) Pflanzensorten oder Tierarten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren; ...".
4.2. Comme l'a souligné la division d'examen, les termes utilisés dans l'article 53 b) CBE pour désigner les objets non brevetables ne recouvrent pas la même chose dans les trois langues officielles. En particulier, le terme allemand "Tierarten" (espèces animales) a une portée plus large que le terme anglais "animal varieties" et le terme français "races animales".
4.3. Il est stipulé à l'article 177 (1) CBE que les textes allemand, anglais et français de la CBE font également foi. Dans la présente espèce, il est clair que pour pouvoir déterminer dans quelle mesure les animaux sont exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase, il est indispensable de dégager la signification commune de ces trois termes en interprétant la Convention.
4.4. Dans la décision contestée, la division d'examen a interprété l'article 53 b) CBE comme excluant de la brevetabilité non seulement certains groupes d'animaux mais, en fait, les animaux en tant que tels. La Chambre ne saurait se rallier à cette interprétation.
4.5. En premier lieu, la division d'examen n'a pas dûment tenu compte du fait que l'article 53 b) CBE constitue une exception, valant pour certains types d'invention, à la règle générale énoncée à l'article 52 (1) CBE selon laquelle les brevets européens "sont" délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Comme l'ont fait observer à maintes reprises les chambres de recours, toute exception de ce type doit être interprétée limitativement (cf. notamment la décision T 320/87, point 6 des motifs, JO OEB 1990, 76). La division d'examen n'a pas avancé de raisons convaincantes pour se justifier de s'être écartée en l'espèce de ce principe d'interprétation, et la Chambre ne pense pas qu'il existe de telles raisons.
4.6. Il est exclu que ce soit par simple erreur que les auteurs de la Convention aient fait référence à certaines catégories d'animaux au lieu de viser les animaux en tant que tels. Rien dans la genèse de la CBE ou de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, dont l'article 53 b) CBE reprend l'article 2(b), ne vient étayer une telle hypothèse. Au contraire, il ressort clairement du texte même de l'article 53 b) CBE que les termes "Tierarten", "animal varieties" et "races animales" ne visaient pas à couvrir les animaux en tant que tels. En effet, comme il a été rappelé au point 4.1 ci-dessus, il est également fait référence dans cette même disposition aux "animaux" en général. Les auteurs de la Convention ayant utilisé des termes différents, à savoir d'une part "Tierarten" ("animal varieties", "races animales") et "Tiere" ("animals", "animaux"), on ne peut conclure qu'ils visaient les "animaux" dans les deux cas.
4.7. Les documents préparatoires relatifs à l'article 53 b) CBE sont absolument muets sur la finalité assignée à l'exclusion des "races animales" de la brevetabilité, ce qui n'est pas le cas pour l'exclusion de la brevetabilité des "variétés végétales" prévue par cette disposition (cf. la décision précitée T 320/87). Or la raison d'être d'une règle (ratio legis), ce n'est pas seulement le but que poursuivaient réellement ses auteurs lorsqu'ils l'ont adoptée, mais c'est aussi ce que l'on peut penser qu'ils auraient voulu compte tenu des changements de situation intervenus depuis. C'est à l'OEB à présent de résoudre le problème de l'interprétation du terme "races animales" figurant dans l'article 53 b) CBE en établissant un juste équilibre entre, d'une part, les intérêts des inventeurs dans ce domaine, qui doivent pouvoir obtenir une protection équitable de leurs efforts, et, d'autre part, les intérêts de la société, qui doit pouvoir exclure de la brevetabilité certaines catégories d'animaux. Dans ce contexte, il convient notamment de rappeler qu'il n'existe à ce jour aucun autre droit de protection de la propriété industrielle pour les animaux, à la différence des variétés végétales.
4.8. En bref, la Chambre conclut que c'est à tort que la division d'examen a rejeté la présente demande au motif que l'article 53 b) CBE exclut la brevetabilité des animaux en tant que tels. Par conséquent, le véritable problème en l'occurrence est de savoir si l'objet de la demande est ou non une "race animale" ("Tierart", "animal variety") au sens de l'article 53 b) CBE. Sur ce point, la décision contestée garde le silence le plus complet, pour des raisons évidentes. Cette question étant d'importance, il serait souhaitable qu'elle soit examinée par au moins deux instances, et la Chambre va donc user du pouvoir que lui donne l'article 111 (1) CBE de renvoyer l'affaire à la première instance pour suite à donner. La Chambre signale à ce propos qu'il reste encore à examiner un certain nombre de questions, évoquées ci-après, qui n'ont pas encore été traitées par la division d'examen.
Lorsqu'elle reprendra l'examen de la demande au regard de l'article 53 b) CBE, la division d'examen devra, comme il a été indiqué plus haut, examiner tout d'abord si l'objet de la présente demande est une "Tierart", "animal variety", "race animale" au sens de cette disposition. Si elle aboutit à la conclusion que l'objet de la demande n'est couvert par aucun de ces trois termes, cet objet ne saurait être exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE. Si au contraire elle estime que l'invention est effectivement couverte par l'un de ces termes, le rejet de la demande ne serait justifié que si le terme en question était celui qui correspond à l'interprétation correcte de l'article 53 b) (cf. point 4.3 ci- dessus), ceci supposant également que l'article 53 b) CBE puisse s'appliquer aux animaux ayant fait l'objet d'une manipulation génétique, puisque ni les auteurs de la Convention de Strasbourg ni ceux de la CBE n'étaient en mesure d'envisager une telle possibilité.
4.9. Procédés essentiellement biologiques (article 53 b) CBE, 1er membre de phrase, 2e possibilité)
4.9.1. Revendications de procédé
Aux termes de l'article 53 b) CBE, 1er membre de phrase, les brevets européens ne sont pas délivrés pour les procé-dés essentiellement biologiques d'obtention d'animaux. La demande relative à la présente invention comporte des revendications de procédé concernant l'obtention de mammi-fères transgéniques autres que l'être humain présentant une probabilité accrue de développement de néoplasmes, par incorporation au niveau des chromosomes dans leur génome d'une séquence oncogène activée. L'oncogène est inséré par un moyen technique, dans un vecteur (par ex. un plasmide), qui est ensuite micro-injecté à un stade embryonnaire précoce. De l'avis de la Chambre, la division d'examen a conclu avec raison qu'il ne s'agit pas là d'un "procédé essentiellement biologique" au sens de l'article 53 b) CBE.
4.9.2. Revendications de produit
La revendication 19 figurant dans la requête principale concerne un mammifère transgénique autre que l'être humain, dont les cellules germinales et les cellules somatiques contiennent une séquence oncogène activée qui a été incorporée au niveau des chromosomes dans le génome dudit mammifère ou dans le génome de l'un de ses ancêtres. Cette revendication couvre donc à la fois les animaux transgéniques selon les revendications de procédé, obtenus par micro-injection, et les descendants de ces animaux.
Tandis que les animaux transgéniques obtenus par micro-injection sont le résultat d'un procédé nonbiologique, leurs descendants peuvent être issus d'un procédé biologique basé sur une reproduction sexuée.
La division d'examen a estimé qu'en combinant artificiellement un procédé nonbiologique et un procédé de sélection, le demandeur avait cherché à tourner la disposition d'exclusion contenue dans l'article 53 b) CBE, 1er membre de phrase, les deux procédés aboutissant en particulier à deux produits différents. La Chambre doute que cet argument de la division d'examen soit juridiquement correct, étant donné qu'il n'est pas possible, du moins en droit des brevets, d'établir une distinction entre les produits de ces deux procédés en ce qui concerne le gène transféré. Toutefois, cette question précise peut pour l'instant être laissée sans réponse, l'argument essentiel avancé dans la décision contestée, à savoir que la revendication 19 vise à tourner l'article 53 b) CBE, 1er membre de phrase, ce qui exclut la délivrance d'un brevet, étant erroné en tout état de cause. Comme la division d'examen l'a noté, la revendication 19 est une revendication de produit. En l'absence d'autre définition, le produit revendiqué est défini par son procédé d'obtention. La revendication 19 appartient donc au type des "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention". Toutefois, une revendication de ce type demeure une revendication de produit quel que soit le procédé auquel elle fait référence. Si la revendication 19 était admise, elle aboutirait ainsi à la délivrance d'un brevet de produit et non d'un brevet de procédé. Cependant, étant donné que l'article 53 b) CBE n'exclut que les procédés d'obtention d'animaux et que la revendication 19 n'a pas pour objet un tel procédé, le produit ne peut être exclu de la brevetabilité en vertu de cette disposition en tant que telle.
On peut également ajouter qu'on pourrait fort bien imaginer un procédé de reproduction non sexuée, et donc non essentiellement biologique, par exemple si un animal qui a reçu la séquence oncogène au moyen du premier procédé était ensuite cloné par un moyen technique ne faisant pas appel à la reproduction sexuée.
4.10. Procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés (article 53 b) CBE, 2e membre de phrase)
L'article 53 b) CBE, 2e membre de phrase prévoit que la disposition de l'article 53 b) CBE, 1er membre de phrase, ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. La division d'examen n'a pas dit si la présente invention concerne un procédé microbiologique, car elle a estimé que l'article 53 b) CBE, 2e membre de phrase, ne s'applique pas si le produit (en l'occurrence l'animal) est exclu de la brevetabilité en vertu du premier membre de phrase considérant que la deuxième partie de cette disposition ne saurait être interprétée comme annulant la première. La Chambre ne partage pas ce point de vue. Comme elle l'a rappelé plus haut, l'article 53 b) CBE, 1er membre de phrase, constitue une exception au principe général de brevetabilité énoncé à l'article 52 (1) CBE. Le second membre de phrase constitue une dérogation à cette exception, les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés ne devant pas être exclus de la brevetabilité. Autrement dit, le principe général de brevetabilité énoncé à l'article 52 (1) CBE est rétabli pour les inventions concernant des procédés microbiologiques et pour les produits obtenus par de tels procédés. Il s'ensuit que des brevets peuvent être délivrés pour des animaux obtenus par un procédé microbiologique. La division d'examen devra donc examiner le cas échéant si les procédés revendiqués sont des procédés microbiologiques au sens de l'article 53 b) CBE.
5. Exceptions à la brevetabilité visées à l'article 53 a) CBE
Dans la décision contestée, sous le point 10 des motifs "Considérations relatives à l'article 53 a) CBE", la division d'examen a affirmé que le droit des brevets n'est pas le bon outil juridique pour régler les problèmes qui peuvent se poser dans le cas de manipulations génétiques opérées sur des animaux. Or, précisément dans un cas comme celui-ci, la Chambre considère qu'il existe des raisons impératives qui font que les implications de l'article 53a) CBE doivent être prises en compte lors de l'examen de la brevetabilité. Il est indéniable à cet égard que la manipulation génétique de mammifères soulève toutes sortes de problèmes, notamment lorsque des oncogènes activés sont insérés dans un animal afin de le rendre anormalement sensible à des stimuli et à des substances cancérogènes et par conséquent prédisposé à développer des tumeurs qui causent nécessairement des souffrances. Des effets imprévisibles et irréversibles risquent également de se produire si les animaux ayant fait l'objet de manipulations génétiques se retrouvent dans la nature. Un certain nombre de personnes qui ont présenté des observations à la Chambre en vertu de l'article 115 CBE ont exprimé des réserves et des craintes de cette nature. Ce sont précisément des considérations de cet ordre qui ont également amené un certain nombre d'Etats contractants à soumettre les techniques du génie génétique à un contrôle législatif. Pour décider le moment venu si la présente invention doit ou non être exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53 a) CBE, il semblerait nécessaire avant tout de peser soigneusement, d'une part, les graves réserves qu'appellent la souffrance endurée par les animaux et les risques éventuels pour l'environnement, et, d'autre part, les avantages de l'invention, à savoir son utilité pour l'humanité. C'est à la première instance qu'il incombera d'étudier ces questions lorsqu'elle reprendra l'examen de cette affaire.
6. Requêtes présentées en vertu de l'article 112 CBE
Les requérants ont demandé que deux questions soient soumises à la Grande Chambre de recours, à savoir : 1°) Dans quelle mesure l'article 53 b) CBE permet-il la délivrance de brevets pour les animaux, et 2°) Quelle étendue doit avoir dans un cas comme celui-ci l'exposé de l'invention pour pouvoir être considéré comme suffisamment clair et complet au sens où l'entend l'article 83 CBE. Or, la Chambre estime qu'il serait prématuré de soumettre ces questions à la Grande Chambre de recours avant que la première instance n'ait réexaminé à la lumière de la présente décision les problèmes fondamentaux concernant l'interprétation de l'article 53 a) et b) CBE. La requête en question doit donc être rejetée.
DISPOSITIF
Par ces motifs, il est statué comme suit :
1. La requête visant à soumettre certaines questions à la Grande Chambre de recours est rejetée.
2. La décision de la division d'examen est annulée.
3. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen aux fins de poursuite de la procédure d'examen.