Seiten 194-200

C. VERFAHREN VOR DEN RECHERCHEN-, PRÜFUNGS-UND EINSPRUCHSABTEILUNGEN

C.4 Prüfung

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 8. Juni 2015 über die Möglichkeit des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten

ABl. EPA 2015, A52

Regel 71 EPÜ wurde mit Wirkung vom 1. April 2012 dahin gehend geändert, dass ein zusätzlicher Verfahrensschritt für die Fälle eingeführt wurde, in denen der Anmelder auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ hin Änderungen oder Berichtigungen beantragt. In diesen Fällen ist gemäß Regel 71 (6) EPÜ durch eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ das Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung einzuholen.

Zur Steigerung der Verfahrenseffizienz erhalten Anmelder nun die Möglichkeit, ausdrücklich auf das Recht zu verzichten, eine solche weitere Mitteilung zu erhalten. Sofern die nachstehenden Voraussetzungen (s. Nr. II) erfüllt sind und die Prüfungsabteilung keine Einwände gegen die Änderungen oder Berichtigungen hat, gilt der Verzicht als von der Prüfungsabteilung anerkannt. In diesem Fall erlässt das Amt keine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ, sondern eine Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents. Die drei bestehenden, in Regel 71 (3) bis (7) EPÜ dargelegten Wege, auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu reagieren, bleiben von dieser neuen Möglichkeit unberührt.

Die vorliegende Mitteilung enthält Informationen zu dieser neuen Möglichkeit und ergänzt somit die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 13. Dezember 2011 über die geänderte Regel 71 und die neue Regel 71a EPÜ (ABl. EPA 2012, 52).

I. Neue Verfahrensoption für die Reaktion auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ

1. Nach dem derzeitigen Verfahren gemäß Regel 71 (3) bis (7) EPÜ kann der Anmelder auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ hin:1

a) sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung erklären,

b) erklären, dass er nicht mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung einverstanden ist,

c) Änderungen oder Berichtigungen einreichen.

2. Im Falle von c) erlässt die Prüfungsabteilung, wenn sie keine Einwände gegen die Änderungen oder Berichtigungen hat, normalerweise eine neue Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ; andernfalls nimmt sie das Prüfungsverfahren wieder auf (s. Regel 71 (6) EPÜ). Anmelder können nun von einer neuen Option Gebrauch machen und ausdrücklich ihren Verzicht auf das Recht erklären, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten. Sofern die nachstehenden Voraussetzungen innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ gesetzten, nicht verlängerbaren Frist erfüllt sind, gilt der Verzicht als von der Prüfungsabteilung anerkannt.

II. Verzicht auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten

3. Der Verzicht auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten, gilt nur dann als von der Prüfungsabteilung anerkannt, wenn der Anmelder innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ gesetzten, nicht verlängerbaren Frist von vier Monaten mehrere Voraussetzungen erfüllt. Er muss:

• in seiner Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ ausdrücklich angeben, dass er auf das Recht verzichtet, eine weitere Mitteilung zu erhalten; dies kann formlos erfolgen,
• eine Übersetzung der Ansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einreichen, die nicht die Verfahrenssprache sind,
• die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr entrichten (bei Zahlungen mithilfe des automatischen Abbuchungsverfahrens sind die Hinweise unter Nr. 16 zu beachten),
• Anspruchsgebühren für den sechzehnten und jeden weiteren Anspruch entrichten, soweit diese nicht bereits nach Regel 45 oder Regel 162 EPÜ entrichtet worden sind (bei Zahlungen mithilfe des automatischen Abbuchungsverfahrens sind die Hinweise unter Nr. 16 zu beachten),
• die Änderungen oder Berichtigungen kennzeichnen und gegebenenfalls ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung angeben (Regel 137 (4) EPÜ) sowie die betreffenden Seiten der die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ bildenden Unterlagen (Druckexemplar) mit den Änderungen oder Berichtigungen einreichen.

4. Wenn der Anmelder innerhalb der Viermonatsfrist die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr sowie etwaige Anspruchsgebühren für den sechzehnten und jeden weiteren Anspruch entrichtet und die Übersetzung der Ansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einreicht, die nicht die Verfahrenssprache sind, gilt dies als Einverständnis mit der Erteilung des Patents in der geänderten oder berichtigten Fassung und als Beleg für die Verifizierung der bibliografischen Daten.2

5. Ein in der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ erklärter Verzicht ist nur für die nächstfolgende Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ wirksam. Gilt also ein Verzicht aus irgendeinem Grund nicht als anerkannt, müsste für eine etwaige folgende Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ eine neue Verzichtserklärung abgegeben werden.

6. Die Anmelder werden auf die entscheidende Bedeutung der letzten Phase des Erteilungsverfahrens hingewiesen und insbesondere darauf, dass nach Erteilung des Patents etwaige in der gebilligten Fassung der Patentschrift verbliebene Fehler nicht mehr nach Regel 140 EPÜ berichtigt werden können (s. G 1/10, ABl. EPA 2013, 194 und Richtlinien H-VI). Da der Wortlaut des Patents dem Anmelder vor der Einverständniserklärung zur Überprüfung mitgeteilt wird (siehe Artikel 97 (1) sowie Regel 71 (3), (4) und (5) EPÜ) und er somit sicherstellen kann, dass dieser korrekt ist, sowie in Anbetracht der Fiktion gemäß Regel 71 (5) EPÜ trägt allein der Anmelder die Verantwortung für etwaige nach der Erteilung in dieser Fassung verbliebene Fehler. Bezüglich der Berichtigung von Veröffentlichungsfehlern sowie von Formatierungs- oder redaktionellen Fehlern wird auf die Richtlinien H-VI, 4 verwiesen.

7. Ein Antrag auf Widerruf des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten, bzw. auf Berücksichtigung weiterer Änderungen oder Berichtigungen, nachdem der Anmelder bereits angegeben hat, dass er auf das Recht auf eine weitere Mitteilung verzichten möchte, kann von der Prüfungsabteilung nur bis zur Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des EPA berücksichtigt werden (s. G 12/91, ABl. EPA 1994, 285).

III. Zustimmung zum Verzicht des Anmelders auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten

8. Wenn alle Formerfordernisse erfüllt sind und die Prüfungsabteilung keine Einwände gegen die vom Anmelder beantragten Änderungen oder Berichtigungen hat – weil sie lediglich orthografische Fehler, falsche Begriffe, falsche Bezugszeichen oder Ähnliches betreffen, die keine Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens erfordern –, gilt der Verzicht als von der Prüfungsabteilung anerkannt, und es ergeht keine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ. Von sich aus kann die Prüfungsabteilung dann keine Änderungen mehr vornehmen (nicht einmal in Bezug auf Groß-/Kleinschreibung oder sprachliche Fehler), selbst wenn sie mit Grund annehmen kann, dass der Anmelder ihnen zustimmt.

9. EPA-Formblatt 2004W ("Information nach Regel 71 (3) EPÜ") wird dann im Europäischen Patentregister veröffentlicht, um den Anmelder und die Öffentlichkeit über die Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, und über die zugehörigen bibliografischen Daten zu unterrichten, beides wie vom Anmelder gebilligt. Daraufhin ergeht die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents, sofern die bereits fälligen Jahres- und gegebenenfalls Zuschlagsgebühren entrichtet wurden.

10. Gilt ein Verzicht nicht als von der Prüfungsabteilung anerkannt, entweder weil die Formerfordernisse (bezüglich der zu entrichtenden Gebühren oder der einzureichenden Übersetzungen der Ansprüche) nicht erfüllt sind oder weil die Änderungen oder Berichtigungen nicht zugelassen werden können, wird dem Anmelder mitgeteilt, dass das Prüfungsverfahren wiederaufgenommen wird, oder es ergeht eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ.3 Lag der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ ein Hilfsantrag zugrunde und beantragt der Anmelder in seiner Erwiderung die Erteilung auf der Grundlage eines höherrangigen Antrags, kann der Verzicht ebenfalls nicht anerkannt werden, und das Prüfungsverfahren muss wiederaufgenommen werden.

11. Ergeht später eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ, muss der Anmelder innerhalb der Viermonatsfrist sein Einverständnis mit der Erteilung des Patents in der geänderten oder berichtigten Fassung erklären (Regel 71a (1) EPÜ und Richtlinien C-V, 6.2) (z. B. durch Billigung der Fassung und Verifizierung der bibliografischen Daten, durch Bestätigung, dass das Erteilungsverfahren mit den in der Akte enthaltenen Unterlagen fortgesetzt werden kann, und/oder durch Erklärung, welche bereits aktenkundigen Übersetzungen der Ansprüche herangezogen werden sollen). Bezüglich der Gebührenentrichtung wird auf das Verfahren für die Gutschrift bzw. Rückzahlung von Gebühren verwiesen (s. Richtlinien C-V, 4.2 sowie A-X, 10.2.7 und 11).

IV. Erteilung des Patents

12. Sind alle in Regel 71a (1) EPÜ genannten Erfordernisse erfüllt, so ergeht die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents, sofern die bereits fälligen Jahres- und gegebenenfalls Zuschlagsgebühren entrichtet wurden.

13. Wird eine Jahresgebühr nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ bzw. Veröffentlichung der Angaben nach Regel 71 (3) EPÜ, aber vor dem Tag der frühestmöglichen Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so ergeht gemäß Regel 71a (4) EPÜ die Entscheidung über die Erteilung erst und der Hinweis auf die Erteilung wird erst bekannt gemacht, wenn die Jahresgebühr entrichtet worden ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet. Wird die Jahresgebühr oder gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

14. Wenn, was selten vorkommt, die Prüfung so sehr beschleunigt wurde, dass die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ ergeht bzw. die Angaben nach Regel 71 (3) EPÜ veröffentlicht werden, bevor die Benennungsgebühr fällig wird, so ergeht gemäß Regel 71a (3) EPÜ die Entscheidung über die Erteilung erst und der Hinweis auf die Erteilung des Patents wird erst bekannt gemacht, wenn die Benennungsgebühr entrichtet worden ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet.

V. Hinweise zur Gebührenzahlung

15. Bei allen Zahlungen ist jeweils der entsprechende Gebührencode anzugeben.

16. Automatisches Abbuchungsverfahren

Wurde auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ hin eine Verzichtserklärung abgegeben, so sind die Erteilungsgebühr einschließlich der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr (Art. 2 (2) GebO) sowie etwaige nach Regel 71 (4) EPÜ zu entrichtende Anspruchsgebühren gesondert mittels einer anderen in der Gebührenordnung zugelassenen Zahlungsart zu entrichten (s. Nr. 12 VAA und "Zu Nummer 12 VAA" in Anhang A.2 zu den VLK). Diese Gebühren werden nicht automatisch abgebucht. Benennungsgebühren, die nach Regel 71a (3) EPÜ fällig werden, und/oder eine Jahresgebühr, die nach Regel 71a (4) EPÜ fällig wird, sollten ebenfalls separat durch eine andere zulässige Zahlungsart entrichtet werden, um die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung nicht zu verzögern. Dasselbe gilt für die Entrichtung von Erstreckungsgebühren. Näheres dazu findet sich in den Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (VAA) und den dazugehörigen Hinweisen des EPA zum automatischen Abbuchungsverfahren in den Anhängen A.1 und A.2 zu den Vorschriften über das laufende Konto (VLK), Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2015.

17. Gebührenbeträge

Gebühren sind in der am Zahlungstag tatsächlich fälligen Höhe zu entrichten. Die aktuelle Fassung des Verzeichnisses der Gebühren und Auslagen wird als Zusatzpublikation zum Amtsblatt des EPA veröffentlicht und steht auch auf der Website des EPA (www.epo.org/schedule-of-fees) zur Verfügung, wo einzelne Gebührenbeträge in derzeit und früher geltender Höhe eingesehen, heruntergeladen und gesucht werden können.

18. Die Zahlung durch Übergabe oder Übersendung von Schecks unmittelbar an das EPA ist nicht mehr möglich (s. ABl. EPA 2007, 626).

VI. Einführung der Möglichkeit des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten

Die Möglichkeit, ausdrücklich auf das Recht zu verzichten, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten, wird ab 1. Juli 2015 zur Verfügung stehen.