W 0004/96 (Zahnweißmittel) 20-12-1996

1. Der Widerspruch ist zulässig.

2. Der Wortlaut der Regel 40.2 PCT läßt keinen Zweifel daran, daß die Kammer den Widerspruch prüfen muß (R. 40.2 c) und e) PCT: Prüfung des Widerspruchs), den die Anmelder bei Entrichtung der zusätzlichen Gebühren eingelegt haben (R. 40.2 c) PCT). Hierzu muß sie auf die vorstehend unter den Nummern II bis IV angesprochenen Punkte eingehen.

3. Maßgebend sind im vorliegenden Fall nicht die Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil C-III, 7.4a, auf die die Anmelder verwiesen haben, sondern die Richtlinien für die PCT-Recherche (PCT Gazette 1992, 14025, deren bindende Wirkung in der Entscheidung G 1/89, ABl. EPA 1991, 155, Nr. 6 der Entscheidungsgründe bestätigt wurde). Die Richtlinien für die PCT-Recherche schließen durch einen entsprechenden Verweis in Kapitel VII, 1 auch die Anlage B der PCT-Verwaltungsrichtlinien ein (PCT Gazette 1996, 9427, diesbezüglich deckungsgleich mit der vorherigen Fassung, wie veröffentlicht in PCT Gazette 1992, 7016 bzw. Bl. f. PMZ 1993, 314), in der es um die Einheitlichkeit der Erfindung und insbesondere die Markush-Praxis geht. Der Verweis der Anmelder auf die falschen Richtlinien ist für die vorliegende Entscheidung ohne Belang, da beide Regelwerke in der hier strittigen Frage auf denselben Prinzipien beruhen.

4. Die Kammer geht wie die Anmelder zunächst einmal davon aus, daß eine Erfindung als einheitlich anzusehen ist, wenn in einem Anspruch, der eine Markush-Gruppe umfaßt, alle Alternativen eine gemeinsame Wirkung aufweisen und ein wesentliches Strukturelement gemeinsam haben (s. Anlage B (loc. cit.), Teil 1 f) i) A und B.1).

Weiter bestimmt Anlage B (loc. cit.) in Teil 1 f) v): "Im Fall von Alternativen ist die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung vom Prüfer nochmals zu prüfen, wenn nachgewiesen werden kann, daß mindestens eine Markush-Alternative gegenüber dem Stand der Technik nicht neu ist". Dies kann nur heißen, daß die Bedeutung eines gemeinsamen Strukturelements vor dem Hintergrund des bei der Recherche ermittelten Stands der Technik, also a posteriori, nochmals neu beurteilt werden muß.

5. In der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren hat die ISA a posteriori aufgrund mehrerer Dokumente, darunter Dokument 5, den Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben. Solche Einwände sind in eindeutigen Fällen zulässig (s. G 1/89, ABl. EPA 1991, 155).

6. Das Dokument 5 offenbart auf Seite 7 in den Zeilen 25/26 und in Beispiel 1, daß die Verbindung " -Phthalimidoperoxyhexansäure" (PAP) wegen ihrer Bleichwirkung in Zahnpflegemitteln eingesetzt werden kann. Dies haben die Anmelder auch nicht bestritten.

Mithin ist der Einwand der ISA begründet, daß im Stand der Technik eine Verbindung beschrieben ist, die von der Struktur her zur ersten der in Anspruch 1 aufgelisteten Gruppen gehört und die geforderte Wirkung als Zahnweißmittel besitzt.

7. Nach Regel 13.2 PCT verwirklicht eine in einer internationalen Anmeldung beanspruchte Gruppe von Erfindungen nur dann eine einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT, wenn zwischen diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem Begriff "besondere technische Merkmale" sind diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen.

Die gemeinsamen Merkmale, die den technischen Zusammenhang zwischen den sieben Verbindungsgruppen bzw. Verbindungen gemäß Anspruch 1 herstellen sollten, waren die Peroxygruppe und die Wirkung als Bleichmittel (Zahnweißmittel). Bedenkt man nun, daß jede der verschiedenen chemischen Strukturen (Alternativen der Markush-Gruppe) gemäß den sieben in Anspruch 1 enthaltenen Verbindungsgruppen bzw. Verbindungen diese Merkmale aufweist und daß sowohl die gemeinsame Struktur also auch die gemeinsame Wirkung neuheitsschädlich vorweggenommen wurden (s. vorstehend Nr. 6), so bleibt nichts übrig, was als Bindeglied zwischen den restlichen Merkmalen angesehen werden könnte, zumal die Anmelder in ihrem Widerspruch auf keine andere Wirkung als die Bleichwirkung abgehoben haben. Die Kammer vermag jedenfalls prima facie in den übrigen Einzelmerkmalen keine weitere für Einheitlichkeit sorgende Wirkung oder Struktur zu erkennen, selbst wenn sie Kombinationen aus den beanspruchten Verbindungsgruppen in Betracht zieht.

8. Unter Verweis auf die Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil C-III, 7.4a haben sich die Anmelder lediglich auf eine gemeinsame Struktur der Alternativen in Gestalt der Peroxygruppe und eine gemeinsame Bleichwirkung berufen (was den Kriterien gemäß Anlage B (loc. cit.), Teil 1 f) i) A und B.1 entspricht). Im nachhinein hat sich nun gezeigt, daß der vorstehend umrissene einschlägige Stand der Technik dieser Argumentation den Boden entzieht. Allerdings kann man sich auch fragen, ob nicht gemäß Anlage B, Teil 1 f) i) B.2 auf Einheitlichkeit erkannt werden kann. Voraussetzung hierfür ist, daß alle Alternativen "einer bekannten Klasse chemischer Verbindungen auf dem erfindungsgemäßen Gebiet [angehören]", was bedeutet, daß sich die Mitglieder dieser Klasse im Zusammenhang mit der beanspruchten Erfindung voraussichtlich auf die gleiche Art und Weise verhalten (Anlage B, Teil 1 f) iii)).

Nach Auffassung der Kammer muß bei der nachträglichen Beurteilung der Einheitlichkeit unter allen Umständen immer gleich vorgegangen werden, da das rechtliche Erfordernis der Regel 13 PCT in allen Fällen dasselbe ist. Dies gilt auch für die verschiedenen Konstellationen, die in Anlage B, Teil 1 f) i) angesprochen werden, wo es heißt, daß Regel 13.2 PCT auch im "Fall der sogenannten Markush-Praxis" anzuwenden ist. Besteht zwischen den Verbindungen einer Gruppe ein funktioneller Zusammenhang, so muß die Einheitlichkeit a posteriori demnach in derselben Weise beurteilt werden wie im Falle eines strukturellen Zusammenhangs. Bestätigt wird dies durch Anlage B, Teil 1 f) v), wonach die Frage der Einheitlichkeit nochmals zu prüfen ist, wenn sich auch nur eine Markush-Alternative als nicht neu erweist. Dies gilt für Verbindungen mit gemeinsamer Struktur ebenso wie für solche mit gemeinsamer Funktion. Der strukturelle Zusammenhang im Sinne von Anlage B, Teil 1 f) i) B.1 und der Zusammenhang im Sinne von Anlage B, Teil 1 f) i) B.2 und iii) haben denselben Zweck: Beide Prüfungskriterien sollen klären, ob die alternativen Verbindungen von ähnlicher Beschaffenheit sind, wie es in Anlage B, Teil 1 f) i) einleitend heißt. Sie dienen lediglich als Hilfsmittel, um festzustellen, ob die Erfindung im Sinne der Regel 13 PCT einheitlich ist. Laut rechtlicher Definition in Regel 13.2 Satz 2 PCT hängt die Einheitlichkeit davon ab, daß es "gemeinsame technische Merkmale" gibt, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik bestimmen. Der Umstand, daß alle beanspruchten Alternativen zu einer Gruppe oder Klasse von Verbindungen gehören, die sich im Zusammenhang mit der beanspruchten Erfindung voraussichtlich gleich verhalten, kann nur dann als Beitrag zum Stand der Technik gewertet werden, wenn Vertreter dieser Gruppe zuvor nicht schon so verwendet worden sind wie in der Anmeldung offenbart. Andernfalls würde bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Stand der Technik außer acht gelassen. Dies widerspräche wiederum dem allgemeinen Grundsatz, daß die Beurteilung der Einheitlichkeit a posteriori erfolgen muß (s. G 1/89, loc. cit., Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Demnach sorgt die Tatsache, daß alle Alternativen dieselbe Bleichwirkung bei Zahnpflegemitteln aufweisen, nicht für Einheitlichkeit, solange Neuheit und erfinderische Tätigkeit fehlen.

9. Berücksichtigt man den bei der Recherche ermittelten Stand der Technik, so ist im übrigen auch offenkundig, daß die weitere Argumentation der Anmelder zur Einheitlichkeit der Erfindung innerhalb der Untergruppen - nämlich Peroxysäuren vom Imidtyp, amidogebundene und kationisch substitutierte Peroxysäuren - nicht greift. Auch wenn die Fortsetzung der Prüfung nicht zu den Aufgaben der Überprüfungsstelle gehört, hat diese doch recht daran getan, auf das Konzept einzugehen, mit dem die Anmelder die Einheitlichkeit ihrer Erfindung nachweisen wollten. Wie bereits dargelegt, bezieht sich das Dokument 5 auf PAP, d. h. eine Peroxysäureverbindung vom sog. Imidtyp, und das Dokument 3 in Beispiel II-(i), Spalte 11 auf P-(Trimethylammoniumsulfat)peroxybenzoesäure, d. h. eine kationisch substituierte Peroxysäure. Aus der Beschreibung der Anmeldung auf Seite 3, Zeilen 29 bis 36 und Seite 4, Zeilen 1 bis 22, wo auf verschiedene zum Stand der Technik gehörige Dokumente verwiesen wird, ist auch auf den ersten Blick ersichtlich, daß die meisten der beanspruchten Verbindungen als solche bekannt sind. So ist beispielsweise auf Seite 4, Zeile 22 angegeben, daß das Dokument 7 (EP-A-349 220) Monononylamid von Peroxyadipinsäure ("NAPAA") beschreibt, also eine Verbindung, die zur Unterklasse der sog. amidogebundenen Peroxysäuren gehört. Das Dokument 7 und weitere Fundstellen im Stand der Technik wurden herangezogen, um zu belegen, daß es den drei Untergruppen der Peroxysäuren in sich und untereinander erkennbar an Einheitlichkeit mangelt und daher Anspruch 1 auch bei Berücksichtigung des Alternativkonzepts, mit dem die Anmelder die Einheitlichkeit der Erfindung wiederherzustellen versuchten, in sieben gesonderte Gruppen von Peroxysäuren zerfällt.

10. Im Hinblick auf die weiteren Fundstellen, die der Überprüfung zugrunde gelegt wurden, im Bericht über die" internationale Teilrecherche" (Anhang zum Formblatt PCT/ISA/206 vom 23. Februar 1996) allerdings nicht erwähnt waren (s. vorstehend Nr. V), sei hervorgehoben, daß eine wohlbegründete Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT nicht auf eine vollständige Recherche für den Gegenstand jedes einzelnen Anspruchs gestützt zu werden braucht; ihr muß aber zumindest eine Recherche zu der nach Einschätzung der ISA zuerst erwähnten Erfindung beiliegen.

11. Aus all diesen Gründen genügt die internationale Anmeldung Nr. PCT/EP95/03309 nicht den Erfordernissen der Regel 13.1 PCT. Die Aufforderung zur Zahlung der sechs zusätzlichen Gebühren war demnach berechtigt.