T 2226/19 (Mikrofluidische Netzwerk/FRAUENHOFER-GESELLSCHAFT) 25-05-2023

Hauptantrag - Anspruch 1 - erfinderische Tätigkeit

Nächstliegender Stand der Technik - Unterscheidungsmerkmale

1. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bezüglich des beanspruchten Zirkulationssystems (siehe Sektion IV.) ist die Einspruchsabteilung von den in Entgegenhaltung D6 offenbarten Zirkulationssystemen zur Vitalversorgung von Zellkulturen als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen. Dies wurde im Beschwerdeverfahren von den Parteien nicht bestritten, und die Kammer sieht auch keinen Grund, diese Ansicht nicht zu teilen.

2. Die Entgegenhaltung D6 beschreibt Zirkulationssysteme zur Vitalversorgung von Zellkulturen, die dem beanspruchten Zirkulationssystem ähnlich sind, wobei die Zellkultur-Kompartimente mittels separat ansteuerbarer Ventile regulierbar sind (siehe Abbildung 1 und Absatz [0068]). In den Absätzen [0174] bis [0176] und in den Abbildungen 14B und 14H werden Ventile mit einer flexiblen Membran als Einrichtung zur Volumenstromregelung beschrieben. Des Weiteren wird eine berührungslose optische Messung des Öffnungsgrads des Membranventils mittels Fluoreszenzmikroskopie beschrieben. Hierzu wird der Strömungskanal mit einer Lösung von Fluoresceinisothiocyanat gefüllt und die Fluoreszenz eines bestimmten Bereichs des Ventils mit einem Epifluoreszenzmikroskop überwacht (siehe Absatz [0199]).

3. Die Einspruchsabteilung und die Parteien waren sich ebenfalls einig, und die Kammer stimmt dem auch zu, dass das beanspruchte Zirkulationssystem (siehe Sektion IV.) sich vom Zirkulationssystem der Entgegenhaltung D6 dadurch unterscheidet, dass

i) es mindestens ein Nährlösung enthaltendes Reservoir enthält, das über eine erste Mikrokanalstruktur, die zumindest eine Verzweigung erster Ordnung aufweist, mit mindestens einem Eingang jedes Zellkultur-Kompartiments verbunden ist; und

ii) die Einrichtung(en) zur Volumenstromregelung (Ventile) einen konfokalen Sensor und/oder ein Laser-Interferometer als berührungslose sensorische Mittel aufweist/aufweisen, mit denen die Wölbung/Dehnung der flexiblen Membran sowie Drücke, Partialdrücke und/oder Volumenströme der Nährlösung und darin enthaltene oder zugeführte Fluide und/oder Konzentrationen von Fluiden und/oder Substanzen erfassbar sind.

Zu lösende technische Aufgaben

4. Im Beschwerdeverfahren haben beide Parteien weiterhin die Auffassung der Einspruchsabteilung geteilt, dass im Hinblick auf die von den Unterscheidungsmerkmalen erzielten unabhängigen Effekte für diese zwei Unterscheidungsmerkmale die folgenden zwei voneinander unabhängigen objektiven technischen Teilaufgaben zu formulieren seien:

i) erste Teilaufgabe:

Bereitstellung eines Zirkulationssystems, das länger autark betrieben werden kann

ii) zweite Teilaufgabe:

Bereitstellung eines Zirkulationssystems, das auf schnellere und die Zellphysiologie weniger störende Art und Weise den Öffnungsgrad der einzelnen Einrichtungen zur Volumenstromregelung erfassen kann

5. Des Weiteren haben beide Parteien ihre Eingaben bezüglich der Erfindungshöhe im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit auf diese zwei Teilaufgaben beschränkt.

6. Auch hier hat die Kammer deswegen keinen Grund gesehen, den Formulierungen nicht zuzustimmen.

Erste Teilaufgabe - beanspruchte Lösung - Erfindungshöhe

7. Die für diese Teilaufgabe beanspruchte Lösung, nämlich die Verwendung eines Nährlösung enthaltenden Reservoirs in einem mikrofluidischen Zirkulationssystem, war nach Ansicht der Einspruchsabteilung für den Fachmann naheliegend. Insbesondere seien solche Reservoire in mikrofluidischen Systemen aus dem Stand der Technik bekannt und würden beispielsweise in Entgegenhaltung D2 (siehe Abbildung 2), Entgegenhaltung D3 (siehe Seite 3 und Abbildung 2), Entgegenhaltung D9 (siehe Abbildung 39) oder Entgegenhaltung D20 (siehe Absatz 2.7, letzter Satz) beschrieben.

8. Die Beschwerdegegnerin stimmte zu, dass die Bekanntheit solcher Reservoire aus den Entgegenhaltungen D2, D3, D9 und D20 impliziere, dass ein Fachmann ein solches Reservoir in der mikrofluidischen Vorrichtung der D6 implementieren könne. In Abwesenheit eines Hinweises in diesen Entgegenhaltungen, dass sich dank dieser Maßnahme ein mikrofluidisches System wie das der Entgegenhaltung D6 länger autark betreiben ließe, impliziere diese Bekanntheit jedoch nicht "ohne Weiteres", dass der Fachmann diese Maßnahme auch tatsächlich zur Lösung der ihm gestellten Aufgabe ergreifen würde.

9. Der primäre Zweck eines Reservoirs im Kontext der im Stand der Technik bekannten mikrofluidischen Zirkulationssysteme ist aber gerade, eine längere, kontinuierliche Versorgung des Systems mit dem Reservoirinhalt zu gewährleisten. Es ist diese Funktionalität, die den Fachmann interessiert. Zur Lösung der technischen Aufgabe würde der Fachmann daher in naheliegender Weise diese Maßnahme in das beanspruchte System implementieren, auch ohne expliziten Hinweis in den Entgegenhaltungen, dass sich dank dieser Maßnahme ein mikrofluidisches System wie das der Entgegenhaltung D6 länger autark betreiben ließe.

10. Das von der Beschwerdegegnerin angeführte Argument überzeugt die Kammer daher nicht, dass die Meinung der Einspruchsabteilung, die Verwendung eines Reservoirs in einem mikrofluidischen Zirkulationssystem sei im Stand der Technik beschrieben und für den Fachmann naheliegend, falsch war.

Zweite Teilaufgabe - beanspruchte Lösung - Erfindungshöhe

11. Hinsichtlich der zweiten Teilaufgabe war die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass der Fachmann ausgehend von der Offenbarung in der Entgegenhaltung D6 und unter Berücksichtigung der Offenbarung in u. a. der Entgegenhaltung D20 nicht zur beanspruchten Lösung der gestellten Aufgabe käme und dass der beanspruchte Gegenstand deswegen erfinderisch sei.

12. Die Entgegenhaltung D20 beschreibe eine flexible mikrofluidische Vorrichtung, mit der die mechanischen Eigenschaften von Biofilmen charakterisiert werden könnten (siehe Zusammenfassung, Abbildungen 1, 6, Absatz 1 "Introduction" und Absatz 2.7 "Bacterial biofilms"). Aus den Abbildungen 1, 6 und aus Absatz 2.7 gehe hervor, dass eine flexible Polymermembran in der Testkammer mit Biofilm-produzierenden Bakterien beschichtet und kontinuierlich mit einer Nährlösung versorgt werde. Die dabei entstehende Membranauslenkung werde mit einem konfokalen Mikroskop (Sensor) gemessen.

13. Die Einspruchsabteilung war der Meinung, dass die Entgegenhaltung D20 zwar beschreibe, dass eine Membranwölbung mittels eines konfokalen Sensors gemessen werden könne; die Membranwölbung in der Entgegenhaltung D20 werde allerdings nicht zur Regelung eines Volumenstroms gemessen und gebe damit auch keinerlei Hinweise darauf, dass eine solche Volumenregelung "für einen geringeren Einfluss auf die Physiologie der Zellkulturen wünschenswert ist".

14. Die Kammer stimmt hier aber der Beschwerdeführerin zu, dass es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im vorliegenden Fall um die Frage gehe, ob der Fachmann das in der Entgegenhaltung D20 beschriebene Messverfahren zur Bestimmung der Membranwölbung für den Einsatz im Kontext des in der Entgegenhaltung D6 beschriebenen Zirkulationssystems in Betracht gezogen hätte, um zu einer Lösung der zugrunde liegenden objektiven technischen Aufgabe zu gelangen. Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin weiterhin zu, dass diese Frage schon allein deshalb bejaht werden müsse, weil die Messung des Wölbungsgrads als solche völlig unabhängig von der Anwendung des Membranventils erfolge.

15. Deswegen würde der Fachmann bei der Suche nach einer Lösung für die zweite Teilaufgabe die Lehre der Entgegenhaltung D20 sehr wohl berücksichtigen, auch wenn diese Entgegenhaltung sich nicht mit Zirkulationssystemen, sondern mit einer flexiblen mikrofluidischen Vorrichtung beschäftigt, mit der die mechanischen Eigenschaften von weichen viskoelastischen Festkörpern (hier Biofilme) charakterisiert werden können. Dieses von der Beschwerdegegnerin vorgebrachte Argument überzeugt die Kammer daher nicht.

16. Die Beschwerdegegnerin argumentierte weiter, dass die Entgegenhaltung D20 nur die Messung der Membranauslenkung in einer Richtung senkrecht zu dem Unterseiten-Glassubstrat über konfokale Laserscanning-Mikroskopie offenbare (siehe Punkt 2.2 der D20); der Fachmann würde daher für die optische Messung des Öffnungsgrads des Membranventilsin den in der Entgegenhaltung D6 beschriebenen Zirkulationssystemen zur Vitalversorgung von Zellkulturen vom Einsatz konfokaler Laserscanning-Mikroskopie zur berührungslosen optischen Messung des Öffnungsgrads des Membranventils absehen. Dieses Argument überzeugt die Kammer nicht. Tatsächlich wird in der Entgegenhaltung D20 dieselbe Membranauslenkung behandelt wie in der Entgegenhaltung D6, und in beiden Fällen funktioniert das Membranventil nach demselben Prinzip. Da die Membranauslenkung ein Maß für den Öffnungsgrad des Ventils im Fluidkanal ist, liefert nach Auffassung der Kammer das Dokument D20 dem Fachmann ein Messverfahren zur Erfassung des Öffnungsgrads eines genau solchen Membranventils, wie es in dem mikrofluidischen System der Entgegenhaltung D6 eingesetzt wird.

17. In einer weiteren Argumentationslinie hat die Beschwerdegegnerin vorgebracht, dass die Entgegenhaltung D20 keinen Hinweis für den Fachmann enthalte, dass die Messung des Öffnungsgrads des Membranventils mittels Einsatz von konfokaler Laserscanning-Mikroskopie weniger Aufwand erfordere, schneller und von einer die Zellphysiologie weniger störenden Art und Weise sei als das Messverfahren der Entgegenhaltung D6. Für die Behauptung, der Fachmann würde dies im Rahmen seines Fachwissens annehmen, fehle laut Beschwerdegegnerin ein (druckschriftlicher) Beleg. Die Annahmen der Beschwerdeführerin ließen daher auf eine unzulässige Ex-post-facto-Analyse schließen.

18. Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin zu, dass die Motivation für den Fachmann, ein einfacheres, schnelleres und die Zellphysiologie weniger störendes Messverfahren einzusetzen, sich schon aus der auf Grundlage des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes formulierten objektiven technischen Aufgabe ergebe (siehe Nummern 1. bis 4.), nämlich der Bereitstellung eines Zirkulationssystems, das auf schnellere und die Zellphysiologie weniger störende Art und Weise den Öffnungsgrad der einzelnen Einrichtungen zur Volumenstromregelung erfassen kann. Ein etwaiges Fehlen eines Hinweises auf die angestrebten vorteilhaften Effekte des Messverfahrens in der Entgegenhaltung D20 würde im vorliegenden Fall nach Ansicht der Kammer den Fachmann nicht davon abhalten, in Anbetracht seines Fachwissens das in dieser Entgegenhaltung beschriebene konfokale Messverfahren in naheliegender Weise als eine Lösung der gestellten objektiven Aufgabe zu betrachten und somit in dem in der Entgegenhaltung D6 offenbarten Zirkulationssystem einzusetzen.

Schlussfolgerung

19. Angesichts der oben ausgeführten Überlegungen bezüglich des Hauptantrags hat die Kammer entschieden, dass der beanspruchte Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) beruht.

Hilfsantrag 1 - Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung

20. Die Ansprüche des Hilfsantrags (siehe Sektion IV. zu Anspruch 1) entsprechen den Ansprüchen des anhängigen Hilfsantrags I, der mit der Eingabe vom 27. Februar 2019 eingereicht worden war, mit der Ausnahme, dass in Anspruch 1 der fehlerhafte Begriff "Verzeigung" durch Änderung in den Begriff "Verzweigung" korrigiert wurde. In der Anlage "ANNEX 1" der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dem anhängigen Hilfsantrag I zusätzliche Einwände nach Regel 80 EPÜ sowie den Artikeln 56, 83, 84 und 123 (2) EPÜ geltend gemacht, die sich auf die Änderungen im Hilfsantrag 1 gegenüber dem Hauptantrag beziehen.

21. Weil die Einspruchsabteilung der Auffassung war, dass das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags den Erfordernissen des EPÜ genüge, beinhaltet die Zwischenentscheidung keine sachliche Beurteilung der Patentierbarkeit des Hilfsantrags in der Fassung vom 27. Februar 2019. Folglich müsste die Kammer eine Prüfung des Hilfsantrags vornehmen, die alle von der Beschwerdeführerin vorgebrachten weiteren Einwände nach Regel 80 EPÜ und den Artikeln 56, 83, 84 und 123 (2) EPÜ würdigt.

22. Nach Artikel 12 (2) VOBK besteht das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens darin, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen. Dieser Grundsatz würde missachtet, wenn die Kammer eine erste Entscheidung über diesen Hilfsantrag treffen würde, der in der angefochtenen Entscheidung nicht berücksichtigt ist.

23. Nach Prüfung der Umstände des vorliegenden Falles kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die für die Patentierbarkeit im vorliegenden Fall relevanten Fragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Prüfung, ob die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ und der erfinderischen Tätigkeit erfüllt sind, möglicherweise nicht ohne unzumutbaren Aufwand entschieden werden können. Somit liegen besondere Gründe für die Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz vor (Artikel 11 VOBK, Artikel 111 EPÜ).