T 0098/18 06-12-2021

I. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 695 779 zurückgewiesen worden ist, Beschwerde eingelegt.

II. Der Einspruch wurde in Bezug auf Anspruch 1 gestützt auf eine behauptete offenkundige Vorbenutzung einer "Air Processing Unit (APU) ZB4418" auf der Grundlage der folgenden Beweismittel:

A2: Musterfotos eines Geräts ZB4418

A3: Rechnungskopie über die Lieferung von u. a.

246 Stück APU ZB4418 an HYUNDAI

A4: Technische Zeichnung APU ZB44..

A4a: Ausschnittsvergrößerung von A4

A5: Eidesstattliche Versicherung von

Herrn Julio Brocca Alvarado

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erfolgte eine Zeugeneinvernahme des angebotenen Zeugen Herrn Julio Brocca Alvarado sowie eine Inaugenscheinnahme eines Muster einer im September 2010 hergestellten "APU ZB4418".

III. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die Lieferung von 246 Stück des ZB4418 Geräts an die Firma HYUNDAI keine offenkundige Vorbenutzung darstelle.

IV. Am 6. Dezember 2021 wurde vor der Beschwerdekammer mündlich verhandelt.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents. Hilfsweise beantragte sie eine Zurückverweisung an die erste Instanz, falls die Offenkundigkeit der Vorbenutzung anerkannt werden sollte.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise die Aufrechterhaltung des europäischen Patents auf der Basis eines der mit Beschwerdeerwiderung vom 2. Juli 2018 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 5.

V. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die Beweisführung zur offenkundigen Vorbenutzung stütze sich auf die Vorbenutzung des Produkts "APU ZB4418" der Einsprechenden durch einen (zumindest einmaligen) vorbehaltlosen Verkauf an deren Kunden HYUNDAI. Erstinstanzlich sei eine korrekte Beweiswürdigung hinsichtlich der vorgelegten schriftlichen Beweismittel, einer Inaugenscheinnahme eines Musters sowie einer Zeugeneinvernehmung erfolgt (siehe Entscheidungsgründe, Punkte 4 bis 6). Dabei seien verschiedene Tatbestandsmerkmale geklärt worden:

- Verkauf und Lieferung von 246 Stück ZB4418 an die Firma HYUNDAI in 2009 sei bejaht worden,

- bei der großen Anzahl von Produkten habe es sich nicht lediglich um Muster gehandelt,

- das Vierkreisschutzventil der 2009 an HYUNDAI gelieferten Luftaufbereitungsanlagen habe mit dem in der mündlichen Verhandlung in Augenschein genommenen Muster übereingestimmt.

Die Zeichnungen (Datum 2010) seien aufgrund der höheren Beweiskraft des gegenständlichen, vorgelegten Musters nicht mehr relevant gewesen.

Die Zurückweisungsentscheidung der Einspruchsabteilung basiere allerdings auf einer rechtsfehlerhaften Beurteilung des Tatbestandsmerkmals der Offenkundigkeit (Entscheidungsgründe, Punkt 7: "HYUNDAI kann im vorliegenden Fall nicht als Mitglied der Öffentlichkeit betrachtet werden."), welches allein bereits durch den Verkauf von 246 Stück Serienteilen ZB4418 der Firma KNORR-BREMSE an die Firma HYUNDAI gegeben sei.

Ein Gegenstand gelte als der Öffentlichkeit durch Benutzung dann zugänglich gemacht, wenn nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Mitglieder der Öffentlichkeit von dem Gegenstand Kenntnis erhielten und diese frei verwerteten oder verbreiteten (siehe Richtlinien RiLi G-IV, 7.2.1), beispielsweise wenn eine Sache bedingungslos an ein Mitglied der Öffentlichkeit verkauft werde. Beim Verkauf handele es sich stets um ein Inverkehrbringen einer Sache. Es werde verwiesen auf die Entscheidungen T 462/91 (Punkt 2. der Gründe: Offenkundigkeit gegeben durch einzigen Verkauf ohne Geheimhaltung und reine Möglichkeit der Einsichtnahme beim Kunden) und T 1416/10 (Waschmaschine hergestellt und vertrieben), wonach es allein auf die Möglichkeit der Kenntnisnahme (und nicht auf den Nachweis, dass die Einsichtnahme tatsächlich erfolgt sei) und eine Beurteilung anhand der Lebenserfahrung ankomme. Dies gelte für sogenannte unbeschränkte Lieferungen in Folge von vorbehaltlosen Verkäufen von Waren, was laut ständiger Rechtsprechung hinreichend sei. Auch im gleichgelagerten Fall der T 1309/07 sei für eine Serienlieferung von Kfz-Teilen an einen Kfz-Hersteller (laut Abschnitt 3.2.2: bei vorbehaltlosem Verkauf von Kolben als Mitglied der Öffentlichkeit anzusehen) eine offenkundige Vorbenutzung bejaht und (ab Lieferung der Kolben für die Serienproduktion, Abschnitt 3.2.3 a)) auch keine stillschweigend vereinbarte Geheimhaltungs­pflicht unterstellt worden. Die Vorinstanz habe eine falsche Beurteilung aus der gelieferten Quantität gezogen, da es nur auf einen einzigen Verkauf ankomme. Auch wenn in T 1309/07 aus Lieferscheinen über einen Zeitraum von 2 Monaten auf eine Serienlieferung geschlossen worden sei (siehe Abschnitt 3.2.3 b)), reiche ein einziger Lieferschein als Beleg aus.

Ebenso sei laut "Schulte - Patentgesetz mit EPÜ" (§ 3, Rn 23, 24) die öffentliche Zugänglichkeit gegeben, wenn ein unbegrenzter Personenkreis die Möglichkeit des Zugangs bzw. der Kenntnisnahme gehabt habe. Es sei als Bewertungsmaßstab auf die Lebenserfahrung abzustellen, wonach die nicht zu entfernte Möglichkeit eröffnet worden sei, dass beliebige Dritte (nicht die breite Öffentlichkeit) eine zuverlässige, ausreichende Kenntnis von der neuheitsschädlichen Tatsache erhielten. Die Zugänglichkeit einer Benutzung sei bereits zu bejahen (Rn 62) durch einen einzigen Verkauf eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses (siehe T 482/89, T 953/90, T 1464/05), die Lieferung eines Gegenstands an Dritte oder zur Weiterverarbeitung für Dritte (BGH, deutsche Rechtsprechung), oder bei Verkauf eines KFZ-Teils an KFZ-Hersteller trotz Anpassung bzgl. Dimensionen an Wünsche des Herstellers (T 1510/06).

Vorliegend habe auf Basis der Kunde-Lieferant-Beziehung zwischen den Firmen HYUNDAI als LKW-Hersteller und der Firma KNORR-BREMSE als Lieferant von Bremssystem-Komponenten der vorbehaltlose Verkauf der Bauteile ZB4418 stattgefunden, wie durch die vorgelegten Beweismittel belegt. Mit vollzogenem Verkauf hätten die Bauteile die Macht- und Einflusssphäre des Verkäufers KNORR-BREMSE verlassen, der anschließend willentlich keinen Einfluss mehr auf den Personenkreis gehabt habe, der hiervon Kenntnis erlangen konnte. Allein dieser Umstand sei hinreichend, um im rechtlichen Sinne Offenkundigkeit zu bejahen. Als Ausnahme könne nur eine Geheimhaltungsvereinbarung gelten, die hier aber auch nach Auffassung der Einspruchsabteilung nicht vorliege. Bei der geltend gemachten Konstellation eines zumindest einmaligen vorbehaltlosen Verkaufs sei die Annahme eines Geheimverkaufs nur als Ausnahmetatbestand einzustufen und vorliegend (laut Zeuge: Serienlieferung ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung) nicht zu bejahen. Ab dem Ereignis des vorbehaltlosen Verkaufs habe daher zumindest die Möglichkeit bestanden, dass Dritte (Personen, die nicht durch eine arbeitsvertragliche Treuepflicht an eine Geheimhaltung gebunden seien und nicht zur Macht- und Einflusssphäre von KNORR-BREMSE gehörten) technische Kenntnisse über die Bauteile erhalten konnten (Wareneingangsprüfer und später die Monteure). Ein zumindest einmaliger "vorbehaltloser Verkauf" erfülle das Tatbestandsmerkmal der Offenkundigkeit, welche (bei sachgerecht und fair anzusetzendem Beweismaßstab) zu bejahen sei, wenn die Beweisführung keine Anhaltspunkte für berechtigte Zweifel biete. Vor diesem Hintergrund sei ein Nachweis entbehrlich, dass die gelieferten ZB4418 keiner Geheimhaltung unterlagen. Nur in der ersten Phase einer eventuell gemeinsamen Entwicklung könne üblicherweise per-se von Geheimhaltung ausgegangen werden, nicht aber beim nachfolgenden Stadium einer Serienlieferung.

Absprachen über Funktionen bzw. Anforderungen des Zulieferbauteils seien keine gemeinsame Entwicklungen, sondern produktgestaltende Maßnahmen bei der Herstellung, die keine Geheimhaltung bedingten, wenn der Gegenstand für eine unbeschränkte Öffentlichkeit vorgesehen sei, und zwar von dem Zeitpunkt an, wo dieser Gegenstand ohne weitere Beschränkung geliefert werde. Demzufolge sei lediglich von Bedeutung, dass die georderte hohe Stückzahl keine beschränkte Einzellieferung gewesen sei, sondern für den Serieneinbau eingesetzt worden sei.

Es sei somit entbehrlich nachzuweisen, in welchen Produkten von HYUNDAI die Bauteile ZB4418 eingebaut und an wen diese Endprodukte dann verkauft worden seien. Denn auf die Endkunden von Konsumprodukten komme es nicht an, sondern allein auf Personen ("Dritte"), die nicht zur Macht- und Einflusssphäre von KNORR-BREMSE (also deren Kunden) gehörten. Der Verkauf von Fahrzeugen von HYUNDAI sei vorliegend unerheblich.

Der Kernpunkt sei vorliegend, dass es sich nicht um eine Musterlieferung gehandelt habe, für die im Rahmen einer gemeinsamen Entwicklung der Lebenserfahrung nach von einer Geheimhaltung auszugehen sei. Eine Geheimhaltungsvereinbarung während der Entwicklungs­phase werde nicht bestritten. Diese gelte aber nicht für die Phase, wenn die Entwicklung abgeschlossen sei und eine Serienlieferung erfolge. Der gehörte Zeuge selbst habe bestätigt, dass es sich um eine Serie und keine Muster gehandelt habe. Auch Anlage 3 lege eine normale Serienlieferung nahe. Da eine hohe Anzahl an Zulieferteilen (246 Stück APU ZB4418 im Kontext von insgesamt ca. 1.500 Teilen) geliefert worden sei, sei nicht mehr davon auszugehen, dass dies lediglich für Versuchszwecke im Rahmen eines geheimzuhaltenden gemeinsamen Entwicklungsprojekts erfolgt sei. Für Tests vorgesehene Teile wären im Rahmen eines Sonderpakets eine eigene Lieferung gewesen (siehe auch Anlage 5). Auch wenn nur eine Rechnung für eine Lieferung vorgelegt worden sei, habe es weitere Lieferungen gegeben. Seite 5 der Anlage 3 spreche zudem von normal "gelieferter Ware" gemäß den "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) von Knorr-Bremse". Es fehle ein Hinweis wie "gemäß Entwicklungsvertrag" (der u. U. abweichend eine Geheimhaltung regele), und es gebe auch z. B. keine Anmerkung "Achtung Musterlieferung".

Unter Betrachtung der Gesamtumstände sei mit hinreichender Überzeugung sowohl für KNORR-BREMSE als auch für HYUNDAI von einer Serienlieferung auszugehen, die einen beschränkten Personenkreis verlassen habe. Die Geheimhaltung sei spätestens gefallen mit dem exemplarischen vorbehaltlosen Verkauf gemäß Rechnung laut Anlage 3 unter den normal geltenden AGB. Damit sei der Eintritt in die Serienlieferung erfolgt. Die Beschwerdeführerin habe nach Treu und Glauben durch den Nachweis eines einmaligen vorbehaltlosen Verkaufs das Nötigste getan und müsse nicht weitere Lieferungen belegen. Der anzusetzende Beweismaßstab sei von der Rechtsprechung gesetzt.

VI. Die Beschwerdegegnerin entgegnete dem wie folgt:

Es liege bei der Einsprechenden lückenlos nachzuweisen, dass eine offenkundige Vorbenutzung stattgefunden habe (T 472/92), was nicht erfolgt sei. Zur Offenkundigkeit werde nur ein Verkauf der Firma KNORR-BREMSE an die Firma HYUNDAI geltend gemacht. Laut Zeugenaussage (Seite 36/37) habe es zwischen den Firmen eine Geheimhaltungsvereinbarung gegeben. Diese gelte laut Zeugenaussage (Seite 37/38) bis das Produkt in Serie sei, wenn also HYUNDAI das Produkt für seine Produktion benutze und dann an Kunden verkaufen könne. Es sei nicht erkennbar und auch nicht vorgebracht, dass die geringe Stückzahl von Mehrkreis-Schutzventilen (246 Stück) für den sofortigen Einsatz bzw. Serienstart vorgesehen gewesen oder als Charge in Serie gebracht worden seien. Ungeachtet des Hinweises auf die AGB auf Seite 5 der Anlage 3 (der auf jeder Rechnung stehe) sei diese Lieferung noch unter Geheimhaltung erfolgt und nicht offenkundig. Die Einsprechende hätte nachweisen müssen, dass weitere Teile geliefert worden seien. Ein Hersteller wie HYUNDAI habe kein Interesse an einer Veröffentlichung seiner Fahrzeuge bzw. deren Bestandteilen vor dem Serienstart.

Der in T 1309/07 dargelegte Fall sei nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbar, da Konstruktions­zeichnungen sowie ein veröffentlichter Produktkatalog (öffentlich zugänglich, veröffentlicht vor dem Prioritätstag des Streitpatents) vorlagen, wobei der Produktkatalog einen wesentlichen Anteil zur Bejahung der offenkundigen Vorbenutzung beigetragen habe. Zudem war die Stückzahl (17.520 Kolben) der verkauften Produkte deutlich größer, was auf eine Serienlieferung zum normalen Einsatz in der Serienproduktion hindeute. Vorliegend sei die Stückzahl hingegen deutlich begrenzt und einzig auf Basis von Rechnungen und Zeugenaussagen eine offenkundige Vorbenutzung konstruiert worden, ohne dass Zeichnungen vorgelegen hätten. Es liege kein vorbehaltloser Verkauf vor. Auch wenn die gelieferten 246 Stück für die Serie "vorgesehen" seien, bedeute dies nicht, dass sie von HYUNDAI verbaut worden seien.

Bei den beiden Entscheidungen T 462/91 und T 1416/10 sei es um den vorbehaltlosen Verkauf eines fertigen Produkts an einen Endkunden gegangen. Der in T 1416/10 beschriebene Verkauf einer Waschmaschine von einem Hersteller an einen Händler (üblicherweise ohne Geheimhaltung) sei nicht vergleichbar mit einer Lieferung von Bauteilen für die Erstellung eines Fahrzeugs an einen Kunden. Wie vom Zeugen bestätigt, sei ein Bauteil (Vierkreisschutzventil), welches in Zusammenarbeit zwischen der Einsprechenden und dem Kunden entwickelt worden sei, zur Herstellung eines Endprodukts (Nutzfahrzeug) ausgeliefert worden, wobei eine solche Zusammenarbeit üblicherweise unter Geheimhaltung erfolge. Der Kunde (HYUNDAI) prüfe und teste das mit ihm zusammen entwickelte Produkt unter einer Geheimhaltungsvereinbarung und baue es später ggf. in Fahrzeuge ein, welche über Händler an Endkunden weiterverkauft würden. Erst Herstellung und Vertrieb des gesamten Fahrzeugs sei eine offenkundige Vorbenutzung, die aber nicht substantiiert worden sei. Verkauf und Lieferung von Fahrzeugen durch HYUNDAI stelle eine andere Handlung dar als die erstinstanzlich geltend gemachte Lieferung von Luftaufbereitungsanlagen von KNORR-BREMSE an den Kunden HYUNDAI.

Die von der Beschwerdeführerin mit dem Schriftsatz vom 8. November 2021 vorgebrachten Argumente seien als verspätet zurückzuweisen.