T 0464/94 (Transformation von Pflanzenerbgut/NOVARTIS) 21-05-1997

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

Artikel 123 (2) und (3) EPÜ; Zulässigkeit von Änderungen

2. Die Ansprüche 1 und 26 des neuen Hauptantrags unterscheiden sich von den erteilten Ansprüchen 1 und 26 dahingehend, daß der Ursprung der zu transformierenden Pflanzengenome bzw. Pflanzen wie auch die räumliche Anordnung des zu exprimierenden Gens in bezug auf die zu verwendenden Expressionssignale genauer angegeben wurden ("... der systematischen Gruppen Angiospermae und Gymnospermae ..."; "... in Pflanzen Expression bewirkenden Expressionssignalen flankiert wird ..."). Beide hinzugefügten Merkmale werden durch den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung der Patentanmeldung gestützt, und zwar auf Seite 14, Absatz 2 bzw. auf Seite 4, Absatz 3.

3. Keine der Änderungen bewirkt eine Erweiterung des Schutzbereichs.

4. Die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ sind somit erfüllt.

Artikel 84 EPÜ; Klarheit

5. Gegen den Begriff "flankiert" (Ansprüche 1 und 26) wurde der Einwand mangelnder Klarheit erhoben. Die Kammer ist aber der Auffassung, daß dieser Begriff deutlich ist, wenn die Ansprüche im Zusammenhang mit der Beschreibung gesehen werden. Die Passage von Spalte 4 unten bis Spalte 5 oben enthält zahlreiche Beispiele für Konstrukte, bei denen das zu exprimierende Gen von den Expressionssignalen "flankiert" wird. Von der Notwendigkeit, daß diese Seite an Seite liegen müssen, ist dort nicht die Rede. Ebensowenig geht aus Abbildung 1/2 hervor, daß die Herstellung des pADB1-Plasmids in Beispiel 1 eines besonderen Aufwands zur Entfernung etwaiger "zusätzlicher DNA" zwischen dem Gen und den Signalen bedurfte. Somit gelangt die Beschwerdekammer zu der Auffassung, daß der Begriff "flankiert" Konstrukte sowohl mit als auch ohne zusätzliche DNA zwischen dem zu exprimierenden Gen und den Expressionssignalen umfaßt.

6. Soweit besteht auch Übereinstimmung zwischen den Streitparteien. Unterschiedlicher Auffassung sind die Streitparteien bezüglich des Umstandes, daß der Begriff "flankiert" nicht konkret mit technischen Angaben, sondern im Zusammenhang mit der Funktion der Expression definiert wird, derart, daß eine gegebenenfalls zwischen dem Gen und dem Signal liegende Sequenz nicht so beschaffen sein darf, daß eine Expression, kontrolliert von den "flankierenden" Signalstrukturen, nicht stattfindet. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin erlaubt die Verbindung des Merkmals "flankiert" mit der Funktion der Expression eine eindeutige Definition der Qualität der Sequenzen zwischen Gen und Signal mit der Folge einer klaren Festlegung des Schutzumfanges des Anspruchs. Die Beschwerdegegnerin III führt dagegen aus, daß auch bei einer die kausale Signal-Gen-Expression verhindernden Qualität der genannten Sequenzen eine Expression über eine Transaktivierung des transformierten Gens bekannt und damit auch hier in Betracht zu ziehen sei und somit die technisch unklare Definition des Begriffes "flankiert" nicht durch das funktionelle Merkmal der Expression in einer den Schutzumfang des Anspruchs 1 eindeutig festlegenden Weise klargestellt wird.

7. Die Kammer kann sich der "Transaktivierungs"-Argumentation nicht anschließen. Zwar wird anerkannt, daß das Phänomen der Transaktivierung bekannt war und sehr theoretisch unter den Wortlaut des streitigen Anspruchs 1 fallen könnte, wenn zwischen der Signal- und Gensequenz eine weitere Sequenz in einem Konstrukt eingefügt wäre, die eine von der Signalsequenz gesteuerte Expression nicht erlauben würde, diese jedoch durch Transaktivierung erreicht würde. Die Kammer ist jedoch der Auffassung, daß es sich bei dieser Situation um ein sehr artifizielles Denkmodell handelt, das in der Realität unerheblich ist, da zum einen das GenVI-Protein, von dem die Funktion, transaktiv zu wirken, bekannt war, am Anmeldetag noch nicht in gereinigter Form vorlag und somit auch nicht technisch einsetzbar war. Ein weiterer, noch wesentlicherer Aspekt liegt darin, daß die Ansprüche 1 und 26 zwingend erfordern, daß die Expression in vivo stattfindet, so daß - anders als bei einem in vitro-System - kein Protein zur Aktivierung der Translation von außen zugefügt wird. Im Falle von eingefügten enhancer-Sequenzen wäre schließlich eine Transaktivierung ein Widerspruch in sich, da die enhancer-Strukturen dazu dienen, die von der Signalsequenz kontrollierte Expression des Gens zu "verstärken". Wenn somit der Anspruch 1 des Streitpatents mit dem zum Anmeldezeitpunkt bekannten Wissen technisch vernünftig im Lichte der Beschreibung gelesen wird, ist er klar.

Artikel 84 EPÜ; Stützung durch die Beschreibung

8. Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin III sind die Hybridisierungsexperimente, die die Integration des Fremdgens in das Pflanzengenom zeigen sollen, im Streitpatent nicht anders beschrieben als in der Entgegenhaltung 9b. Dies müsse zur Folge haben, daß, falls die Experimente der Entgegenhaltung 9b als nicht schlüssig angesehen werden, gleiches für das Streitpatent zu gelten habe, so daß die Ansprüche 1 und 27. nicht durch die Beschreibung gestützt seien.

9. Dem steht entgegen, daß im Streitpatent in den Beispielen 1d, 2c und 3 das Hind III Fragment, das das NPT II Gen enthält, mit der Zell-DNA von transformierten Tabak-, Kohl- und Gramineenzellen hybridisiert. Im Gegensatz dazu zeigt das Hybridisierungsexperiment in Entgegenhaltung 9b, ausgeführt mit Tabakzellen, in die das APH I Gen eingeführt wurde, lediglich sehr schwache Banden, deren Relevanz von den Autoren selbst in Zweifel gezogen wurde ("... if these bands represent foreign DNA ..."). Mit Karottenzellen, die das APH I Gen hätten enthalten sollen, wurde keine Hybridisierung festgestellt. Die Hybridisierungsexperimente des Streitpatents und der Entgegenhaltung 9b sind somit nicht vergleichbar.

10. Die Beschwerdegegnerin III hat weiter argumentiert, daß die Beschreibung des Streitpatents die Ansprüche 1 und 26. auch insoweit nicht ausreichend stütze, als diese Ansprüche viele verschiedene Plasmide umfaßten, abhängig von der Natur der Expressionssignale und dem Abstand zwischen ihnen und dem zu exprimierenden Gen. Die Kammer stellt fest, daß es sich bei der beanspruchten Erfindung um ein allgemeines Verfahren handelt, das nicht auf bestimmte Ausgangsmaterialien beschränkt ist. Dieser Sachverhalt ist vergleichbar mit demjenigen, auf dessen Basis in der Entscheidung T 292/85 (ABl. EPO 1998, 275) festgestellt wurde, daß eine Variabilität von in einem Verfahren verwendeten Mittel dann unerheblich ist, wenn dem Fachmann am Anmeldetag die Mittel zur Verfügung standen, das Verfahren zuverlässig durchzuführen (siehe auch Entscheidung T 649/92 ABl. EPO 1997, 408). Die Beschreibung des Streitpatents offenbart in den Beispielen die Transformation von mindestens drei verschiedenen Arten von Pflanzenzellen. Die Kammer erachtet dies als eine ausreichende Stützung durch die Beschreibung der auf ein allgemeines Verfahren gerichteten Ansprüche 1 und 26.

11. Die Kammer gelangt somit zu dem Schluß, daß die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllt sind.

Artikel 54 EPÜ; Neuheit

12. Maßgeblich für die Frage der Neuheit ist die Entgegenhaltung 9b, die Vorversuche zur Transformation von Pflanzenprotoplasten mit selektiven Markern offenbart.

13. In einem Versuch wurden Karottenprotoplasten mittels eines Expressionsvektors transformiert, der über die Expression des E.coli-DHFR-Gens eine Resistenz gegenüber Methotrexat verleihen kann. Dabei wurden sechs Methotrexat-resistente Kolonien gewonnen. Untersuchungen auf molekularer Ebene zeigten jedoch, daß dem Phänotyp der Resistenz, die eine Expression eines fremden, in die Pflanzenprotoplasten eingeführten Gens repräsentieren soll, auf molekularer Ebene keine fremden DNA-Sequenzen zugeordnet werden konnten. Die Autoren warnten somit vor der Möglichkeit, daß die Resistenz - wie in Tierzellen - durch die Verstärkung eines endogenen DHFR-Gens bedingt sein könnte und somit nicht zwingend auf einem stabilen Einbau der fremden DNA hinweist.

14. Nach Auffassung der Kammer sind diese Daten nicht so aussagekräftig, daß sie als Nachweis für die stabile Transformation und die anschließende Expression eines Fremdgens in Pflanzenzellen anerkannt werden können.

15. In einem anderem Versuch ist das Klonen des vollständigen APH I-Hefegens einschließlich seines Promotors an einer EcoR I-Schnittstelle der CaMV-DNA offenbart. Mit dem dadurch gewonnenen rekombinanten Plasmid wurden Tabakzellen so transformiert, daß sie gegen das Antibiotikum G418 resistent wurden. Dabei wurden fünf resistente Kolonien erhalten. Der "Southern Blot" eines EcoR I-Verdaus der Genom-DNA aus einer dieser Kolonien ergab, daß das Genom keine CaMV-DNA enthielt. Dagegen wurde eine schwache Hybridisierung einiger EcoRI-Fragmente mit einer Länge von rund 4 kb mit dem APH I-Gen "im Bereich der Nachweisgrenze mit rund 0,1 Kopien pro haploidem Genom" beobachtet. Die Existenz mehrerer hybridisierender EcoR I-DNA-Fragmente wurde von den Autoren als Nachweis für eine chimäre Kultur erachtet. Der genomische Aufbau daraus abgeleiteter reiner Zellinien sollte untersucht werden; Ergebnisse wurden aber nicht vorgelegt.

16. Die Kammer bewertet diese Daten anders als die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung, mit der sie das Patent auf der Basis dieses Sachverhalts widerrufen hatte. Sie hatte es als wahrscheinlich angesehen, daß der Versuch einen stabilen Einbau der fremden DNA in nacharbeitbarer Weise zeigt und somit das Streitpatent neuheitsschädlich durch diese Druckschrift vorweggenommen sei. Nach Auffassung der Kammer ist es nicht gerechtfertigt, bei der Beurteilung der Neuheitsschädlichkeit einer Druckschrift Wahrscheinlichkeitsüberlegungen anzustellen. Wenn ein Patent wegen mangelnder Neuheit widerrufen wird, muß sich die entscheidende Instanz, nach Würdigung aller in dem Verfahren vorgebrachten Argumente und Tatsachen, sicher sein, daß diese einen Widerruf des Patents rechtfertigen. Im Zweifel muß eine weitere Aufklärung des Sachverhalts erfolgen, ansonsten kann das Patent nicht wegen fehlender Neuheit widerrufen werden. Im vorliegenden Fall kommt die Kammer zu dem Schluß, daß die Entgegenhaltung 9b, insbesondere wegen der in ihr geäußerten Zweifel der Autoren selbst, nicht den sicheren Schluß zuläßt, daß eine stabile Transformation von Protoplasten von Pflanzenzellen mit einem Fremdgen erfolgt ist. Die technische Lehre dieses Versuchs ist somit für die unabhängigen Ansprüche 1 und 26 des Streitpatents als nicht neuheitsschädlich zu betrachten.

17. Während des Beschwerdeverfahrens reichte die Beschwerdeführerin Experimente ein, die zeigen sollten, daß die Lehre der Entgegenhaltung 9b nicht nacharbeitbar sei. Diese Experimente haben nach Auffassung der Kammer jedoch keine Überzeugungskraft, da sie nicht mit dem in der Entgegenhaltung 9b verwendeten APH I Gen durchgeführt wurden, sondern mit dem APH II Gen.

18. Die Autoren des Dokuments 9b legten im Beschwerdeverfahren aber auch eine eidesstattliche Erklärung vor, wonach keine der fünf G418-resistenten Zellinien nach dem Southern Blot mit ungeschnittener DNA, der eine bessere Auflösung als ein Southern Blot mit geschnittener DNA liefert, irgendeine mit dem APH I-Gen hybrisierende DNA enthielt.

19. Schließlich hatte die Beschwerdegegnerin III argumentiert, daß die Beschwerdeführerin mit Sicherheit stabile transformierte Zellinien erhalten hätte, wenn sie versucht hätte, das gesamte aus dem Dokument 9b bekannte Verfahren zu reproduzieren, weil auffallend häufig eine Rekombination zwischen dem eingebauten Plasmid und der Zell-DNA von Tabak auftrete, die - zumindest in manchen Fällen - zur Expression des APH I-Gens von einem Pflanzenpromotor führe. Nach Auffassung der Kammer ist die bloße Anführung einer hypothetischen Möglichkeit aber kein ausreichender Grund, einer Erfindung die Neuheit abzusprechen.

20. Angesichts der obigen Ausführungen ist die Neuheit des Gegenstands der unabhängigen Ansprüche 1 und 26 anzuerkennen (Artikel 54 EPÜ).

21. Die Frage der erfinderischen Tätigkeit wurde von der Einspruchsabteilung noch nicht untersucht. Die Kammer hält die Durchführung der erforderlichen Prüfung nicht für zweckmäßig und entscheidet daher, die Sache im Rahmen ihrer Befugnisse nach Artikel 111 (1) EPÜ zur weiteren Prüfung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen