T 0227/91 (Zweite chirurgische Verwendung) 15-12-1992

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Änderungen (Hauptantrag)

Die Kammer räumt ein, daß der Schutzumfang des Anspruchs 1 von einem "Gerät zum Unterbrechen eines einfallenden Laserstrahls" auf ein "Lasersystem für chirurgische Zwecke" erweitert werden kann, das sowohl einen Laser wie auch das Gerät selbst umfaßt, da aus dem einleitenden Teil der Anmeldung eindeutig hervorgeht, daß das Gerät nur in Verbindung mit dem entsprechenden Laser und für bestimmte Pulslängen verwendet werden kann.

Nichts einzuwenden ist auch gegen die Übernahme der Mindestdicke der Beschichtung (ein Viertel der Wellenlänge des Laserstrahls) in den Anspruch 1, da dieses Merkmal bereits in Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten war.

Die Grundlage für die Formel, nach der sich die Beschichtungsdicke gemäß dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 ermitteln läßt, findet sich auf Seite 10 der Beschreibung.

Die Kammer ist deshalb der Überzeugung, daß die Änderungen des Anspruchs 1 den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entsprechen und nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen.

3. Klarheit (Hauptantrag)

Nach Auffassung der Kammer weist der Anspruch 1 aus folgenden Gründen nicht die nach Artikel 84 EPÜ erforderliche Klarheit auf.

Die durch die Formel 0,1 (a.t)0,5 definierte Beschichtungsdicke hängt von den beiden Parametern a und t ab. Parameter a steht für die Wärmeleitzahl der Beschichtung, d. h. für das Absorptionsvermögen des Werkstoffs, aus dem die Außenschicht (18) der Gerätestange (14) besteht. Er ist daher ein zum Wesen des Geräts gehörendes Merkmal.

Im Gegensatz dazu hängt der Parameter t, der für die wirksame Pulsdauer des Lasers steht, mit den Betriebsbedingungen, nicht jedoch mit der Bauart des Lasers oder des Geräts zusammen. Gemäß der Patentanmeldung (vgl. Seite 10) gibt t die Dauer des Einwirkens der Laserenergie auf die Beschichtungsoberfläche an. Da die meisten Laser intermittierend und mit vorgeschriebener Pulsdauer betrieben werden, hängt die wirksame Pulsdauer von dem Verhältnis Einschaltzeit/Aus-Zeit ab, d. h., wie auf den Seiten 10 und 11 der Beschreibung erläutert, dem Verhältnis zwischen der Dauer des einzelnen Pulses und der Zeit zwischen den Pulsen. Die Dicke des Oberflächenmaterials kann somit je nach der wirksamen Pulsdauer, die vom Benutzer für ein ausgewähltes Beschichtungsmaterial eingestellt wird, jeden beliebigen Wert innerhalb des schraffierten Bereichs des Schaubilds in Abb. 9 annehmen.

Auch wenn die durch die vereinfachte Einsteinsche Gleichung definierte Dicke aus der Sicht der Beschwerdeführerin als optimal betrachtet werden mag, so hängt sie dennoch mit der Betriebsweise des Lasers zusammen, d. h. mit einem vom Menschen beeinflußten Faktor, der für das Gerät als solches ohne Belang ist. Deshalb ist der Schutzbereich des Gegenstands des Anspruchs 1 nach Auffassung der Kammer mehrdeutig und unklar.

4. Neuheit (Hauptantrag)

4.1 In der hier erörterten Anmeldung geht es um eine Verbesserung des Gegenstands der ebenfalls von der Beschwerdeführerin stammenden Vorveröffentlichung 1. Bei der für die strittige Anmeldung prioritätsbegründenden US- Anmeldung handelt es sich nämlich um eine Teilfortsetzung der ersten für die Vorveröffentlichung 1 prioritätsbegründenden US-Anmeldung.

Die Offenbarung der Vorveröffentlichung 1 weist von Anfang an genau den gleichen Wortlaut auf wie die vorliegende Anmeldung (siehe insbesondere die große Ähnlichkeit zwischen den jeweiligen einleitenden Teilen wie auch zwischen vielen anderen Stellen in den nachfolgenden Beschreibungen). Die Kammer kommt deshalb zu dem Schluß, daß der Gegenstand der Vorveröffentlichung 1 nicht allein auf ein Gerät zum Unterbrechen eines einfallenden Laserstrahls beschränkt ist, sondern gleichermaßen, wie im Fall der vorliegenden Anmeldung (vgl. Nr. 2), ein Lasersystem für chirurgische Zwecke einschließt, das alle im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Merkmale aufweist, insbesondere eine Beschichtung mit einer Mindestdicke von einem Viertel der Wellenlänge des Laserstrahls. Der Anspruch 1 ist deshalb gegenüber der Lehre der Vorveröffentlichung 1 insofern abgegrenzt, als die von der Beschwerdeführerin in den ersten Teil des Anspruchs 1 aufgenommenen bekannten technischen Merkmale in Übereinstimmung mit Regel 9 (1) a) EPÜ zweifellos zum Stand der Technik gehören.

4.2 Aufgrund des kennzeichnenden Merkmals wird der Schutzumfang des Anspruchs 1 eindeutig auf eine maximale Dicke beschränkt, die sich entsprechend dem auf Seite 10 der Anmeldung erwähnten, nach der Einsteinschen Gleichung ermittelten Näherungswert ändert, wobei durch Einführung eines Sicherheitsfaktors von 0,10 gewährleistet werden soll, daß etwa 90 % der Laserstrahlenergie abgeleitet werden.

Wie auf Seite 10 erläutert, liefert diese Gleichung nur einen hinreichend genauen Näherungswert, durch den de facto die Bedingungen vorgegeben werden, unter denen sich die maximale Dicke qualitativ als die Dicke definieren läßt, bei der die Beschichtung als Wärmeisolator zu wirken beginnt und verhindert, daß die Wärme rasch zu dem hochwärmeleitfähigen Substrat abgeführt wird (vgl. Seite 9, letzter Absatz). Das Oberflächenmaterial (Beschichtung) muß - mit anderen Worten - nicht nur dick genug sein, um ein hohes Absorptionsvermögen sicherzustellen, sondern gleichzeitig dünn genug, damit der größte Teil der aufgenommenen Energie zu dem hochleitfähigen Substrat geführt werden kann, bevor der nächste Puls des Laserstrahls auf die Oberfläche einwirkt (vgl. Seite 5, Zeilen 23 bis 27).

Auch diese Definition der maximalen Dicke durch Bezugnahme auf die für die Wärmeübertragungseigenschaften des Beschichtungsmaterials maßgeblichen Bedingungen findet sich in der Vorveröffentlichung 1 mit völlig gleichem Wortlaut (vgl. Seite 5, Zeilen 1 bis 4 und Seite 8, Zeilen 7 bis 11). Nach Auffassung der Kammer stellt die beanspruchte Gleichung deshalb nichts anderes dar als die mathematische Formel für die bekannten Bedingungen, mit der - auf andere Weise - eine geeignete und optimale Beschichtungsdicke definiert wird. Eine bloße Änderung der Definition zur Kennzeichnung eines bekannten Merkmals vermag jedoch diesem Merkmal keine Neuheit zu verleihen, wenn der Fachmann bei Befolgung der Anweisungen in der Vorveröffentlichung zwangsläufig und notwendigerweise auf einen unter den Schutzumfang des Anspruchs fallenden Gegenstand trifft.

4.3 In der Vorveröffentlichung 1 wird in einer bevorzugten Ausführungsform für eine Beschichtung aus eloxiertem Aluminiumoxid eine maximale Dicke von 25 Mikrometer empfohlen (vgl. Seite 5, Zeilen 4 bis 10). Dieser Wert liegt innerhalb des in der Tabelle A der Anmeldung angegebenen Bereichs. Für einen mit einer Pulsdauer von einer Sekunde intermittierend betriebenen CO2-Laser und eine Vorrichtung zur Unterbrechung des Strahls, deren Oberflächenmaterial aus Aluminiumoxid besteht, ist in der Tabelle A ein Dickenbereich von 2,7 bis 250 Mikrometer angegeben. In Abb. 9 entspricht dies dem schraffierten Bereich zwischen den Werten X (Min.) und X (Max.) und gilt für eine Pulsdauer von einer Sekunde. Da der durch den Näherungswert entsprechend der Einsteinschen Gleichung definierte Dickenbereich, wie unter Nummer 3 dargelegt, nicht genau bestimmt ist und der Benutzer die wirksame Pulsdauer des Lasers selbst einstellt, ist praktisch jede in den vorstehend genannten Bereich fallende Dicke erhältlich, einschließlich der in der Vorveröffentlichung 1 empfohlenen spezifischen Dicke.

Daher ist die spezifische Offenbarung in der Vorveröffentlichung 1 für den diese Offenbarung ebenfalls umfassenden Gattungsanspruch 1 neuheitsschädlich, insbesondere weil dieser spezifische Wert, was die Vorveröffentlichung 1 betrifft, in Anbetracht der dort offenbarten breiteren Lehre nicht punktförmig zu sehen ist (Nr. 4.2). Abgesehen davon, daß der Anspruch 1 unklar ist, ist die Kammer ebenfalls davon überzeugt, daß dieser Anspruch im Sinn des Artikels 54 (1) EPÜ nicht neu ist.

5. Neuheit (Hilfsantrag)

5.1 Der Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag ist inhaltlich weitgehend identisch mit dem Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag, wurde aber so formuliert, daß er unter eine andere Kategorie fällt, d. h. einen Anspruch darstellt, der auf die Verwendung bestimmter Bestandteile zur Herstellung eines chirurgischen Geräts gerichtet ist. Die Beschwerdeführerin machte geltend, aufgrund der Verwendung des Geräts für chirurgische Zwecke sei dieser Anspruch angesichts des Hinweises auf die neue medizinische Verwendung gewährbar, ähnlich wie im Fall der Herstellung eines bekannten Arzneimittels für eine zweite therapeutische Verwendung (vgl. G 1/83, ABl. EPA 1985, 60).

5.2 Der Anspruch bezieht sich in der Tat auf den Zusammenbau des bereits in Anspruch 1 des Hauptantrags definierten bekannten Geräts. Die Zweckangabe "Unterbrechen eines Laserstrahls" ist für die chirurgische Verwendung des Geräts kennzeichnend, berührt aber weder die Struktur noch die Zusammensetzung des Gegenstands an sich. Diese Art der funktionellen Bezugnahme vermag einem ansonsten bekannten Gegenstand in der Regel keine Neuheit zu verleihen, es sei denn, die Funktion macht eine Abänderung des Gegenstands als solchen erforderlich. Die einzigen bislang zugelassenen Ausnahmen können auf Artikel 54 (5) EPÜ und eine neue therapeutische Verwendung eines bekannten Arzneimittels gestützt werden, sofern auch dessen Herstellung durch die neue Verwendung des Erzeugnisses gekennzeichnet ist (d. h. zweite oder weitere therapeutische Indikation - G 1/83). Die Verwendung eines Geräts zu chirurgischen Zwecken ist jedoch mit einer therapeutischen Verwendung wie in den vorstehend genannten Fällen nicht vergleichbar, da das Gerät während seiner Verwendung nicht aufgebraucht wird und somit zum selben Zweck oder auch zu anderen Zwecken mehrfach verwendet werden könnte (vgl. Anmeldung, Seite 7, Zeilen 24 und 25). Arzneimittel hingegen werden bei ihrer Verwendung aufgebraucht und sind daher nur einmal verwendbar. Jede weitere Verwendung muß Hand in Hand gehen mit einer entsprechenden Ausweitung der Herstellung des Gegenstands für diesen Zweck.

Auf diese Weise konnte in Fällen einer therapeutischen Verwendung für den neuen Verwendungszweck Neuheit anerkannt werden, denn jede Überschneidung mit bestehenden anderen Verwendungen für andere Zwecke konnte ausgeschlossen und damit jede Unklarheit hinsichtlich des Schutzumfangs vermieden werden. Aufgrund der Möglichkeit wiederholter und sogar unterschiedlicher Verwendungen gilt dies jedoch nicht für chirurgische Geräte. Die beabsichtigte Beschränkung wird daher in der Herstellungsphase bedeutungslos. Aus diesen Gründen ist die Kammer der Auffassung, daß die Zweckangabe "chirurgische Verwendung" einem Gegenstand eines Anspruchs, der sich auf die Verwendung von Bestandteilen eines bekannten Geräts zu dessen Herstellung, d. h. zu dessen Zusammenbau, bezieht, allein noch keine Neuheit verleihen kann. Angesichts der Tatsache, daß das Gerät selbst zusammen mit seinen Bestandteilen bekannt war, muß auch der auf seine Herstellung gerichtete Anspruch als nicht neu betrachtet werden.

5.3 Läßt man den chirurgischen Gesichtspunkt außer acht, so stellt der Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag keinen Verwendungsanspruch im Sinne der Verwendung eines Erzeugnisses oder eines bestimmten Gegenstands zur Erzielung einer nach außen gerichteten Wirkung dar, was üblicherweise Gegenstand eines Verwendungsanspruchs ist (G 2/88, ABl. EPA 1990, 93; Nr. 5.1, zweiter Absatz). Tatsächlich sind in der Vorveröffentlichung 1 ebenso wie in der hier behandelten Anmeldung die Beschichtungsmaterialien von ein und derselben Art, und minimale sowie maximale Dicke werden durch ähnliche physikalische Anforderungen und Eigenschaften definiert (Nr. 4.2). Unter diesen Umständen ist im vorliegenden Fall keine neuartige technische Wirkung zu erkennen.

5.4 Die Kammer betrachtet deshalb den Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag als Anspruch für die Herstellung einer Vorrichtung, d. h. eines durch sein Herstellungsverfahren, bzw. durch die Verwendung der zu seiner Herstellung erforderlichen Bestandteile (Substrat, Beschichtung) gekennzeichneten Lasergeräts für chirurgische Zwecke.

Wie aus der Entscheidung T 150/82 (ABl. EPA 1984, 309) hervorgeht, sind Ansprüche für Erzeugnisse, die diese durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung kennzeichnen, nur zulässig, wenn die Erzeugnisse als solche neu und erfinderisch sind und weder durch ihre Zusammensetzung noch durch ihre Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter hinreichend gekennzeichnet werden können (vgl. Leitsatz II und Nrn. 8 und 10 der Entscheidung T 150/82). Dieser Grundsatz ist naheliegenderweise auch auf einen Anspruch für eine durch ihr Herstellungsverfahren gekennzeichnete Vorrichtung (Nr. 7 der obigen Entscheidung) anwendbar.

Da im vorliegenden Fall die Vorrichtung ohne weiteres durch ihre Struktur gekennzeichnet werden kann (vgl. Hauptantrag) und darüber hinaus von der Kammer nicht als neu an sich angesehen wird, ist der Gegenstand des Anspruchs gemäß dem Hilfsantrag als Verfahren zum Zusammenbau nicht neu und mithin nicht patentfähig.

6. Da mangels Neuheit keiner der Ansprüche gemäß dem Haupt- oder dem Hilfsantrag gewährbar ist, kann nach Artikel 52 (1) EPÜ auf die Anmeldung kein Patent erteilt werden. Ob das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit erfüllt ist, braucht mithin von der Kammer nicht weiter geprüft zu werden.