T 0164/83 (Antihistaminika) 17-07-1986

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Gegen die derzeit geltende Fassung der Ansprüche ist formal nichts einzuwenden, da sie von den ursprünglich eingereichten Unterlagen ausreichend gestützt werden. In Anspruch 1 sei das Wort "niederes" entsprechend der Offenbarung auf Seite 2, Zeilen 21 bis 29 durch "C1-bis C6-" ersetzt worden.

3. Der nächstliegende Stand der Technik, die Druckschrift GB-A-1 289 287 (a), beschreibt Theophyllinderivate der allgemeinen Formel

(FORMEL)

wobei Z eine an Position 7 bzw. 1 substituierte 1,3-Dimethylxan thin- oder 3,7-Dimethylxanthingruppe ist, R1 und R2 gleich oder verschieden sind und jeweils ein Wasserstoffatom oder eine aliphatische, cycloaliphatische, heterocyclische oder aromatische Acylgruppe sein können, mit der Maßgabe, daß, wenn Z 1,3-Dimethylxanthin ist, von R1 oder R2 nur einer ein Wasserstoffatom sein kann, R3 eine Alkylen-Gruppe mit 2 oder 3 C-Atomen und R4 eine Alkylen-Gruppe mit 2 bis 4 C-Atomen ist, sowie Salze von Verbindungen der allgemeinen Formel. Die meisten Beispiele der Entgegenhaltung A betreffen Piperazin-derivate von 1,3- oder 3,7-Dimethylxanthin. Beispiel 38.2 beschreibt jedoch die Herstellung von 1-[3-N(N'-ß-Hydroxyethyl-1,4-diazacycloheptan-2-hydroxy)] -propyl-3,7-dimethylxanthin, das ein "Homopiperazinderivat" ist. Die Verbindungen nach A weisen eine coronargefäßerweiternde Wirkung in Verbindung mit zentraldepressiven oder entspannenden Eigenschaften sowie eine ausgeprägte spasmolytische Wirkung gegen Histamin auf. Sie haben eine relativ geringe Toxizität (s. S. 3, Zeilen 20 - 55).

4. Bei diesem Stand der Technik bestand die technische Aufgabe darin, andere Verbindungen mit gleicher oder höherer pharmakologischer Wirksamkeit bereitzustellen. Die Aufgabe wurde mit der Bereitstellung von 7-Theophyllinylderivaten gelöst, bei denen der Substituent charakteristischerweise auch eine Homopiperazin-Gruppe umfaßt. Daß solche Verbindungen als Antihistaminika wirken, geht aus den Testergebnissen der Tabelle 1, Proben 4 bis 11 auf den Seiten 13 und 14 der Beschreibung hervor. Obwohl sich die anmeldungsgemäße Gruppe geringfügig mit der in der Entgegenhaltung A definierten größeren Gruppe überschneidet, umfaßt sie keine in A ausdrücklich offenbarten Verbindungen. Falls der Überschneidungsbereich außerdem eine echte Auswahl darstellt und nicht nur ein willkürlich ausgewählter Ausschnitt aus der Entgegenhaltung A ist, der lediglich dieselben Eigenschaften und Fähigkeiten wie die bekannten Verbindungen besitzt (Thiochlorformiate/HOECHST, T 198/84, ABl. EPA 1985, 209 und 214), könnte der gemeinsame Bereich als neu anerkannt werden. Die Ausführungsarten des Anspruchs 1, die nicht unter A fallen, sind in den Entgegenhaltungen nicht speziell oder als Gattung offenbart, da in keiner von ihnen von einer Homopiperazin-Gruppe die Rede ist, die an Position 7 des Theophyllins angehängt ist. Es geht hier also um die erfinderische Tätigkeit.

5. Der in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Gegenstand unterscheidet sich von der in Beispiel 38.2 der Entgegenhaltung A genannten nächstliegenden Verbindung insofern grundlegend, als die Substituenten an Position 1 und 7 des Theophyllins vertauscht sind. Die diesem Stand der Technik nächstliegende Verbindung der vorliegenden Anmeldung unterscheidet sich auch noch dadurch, daß sie in der Propylkette, die die Homopiperazin-Gruppe mit dem aromatischen Ringsystem verbindet, keine Hydroxy-Gruppe aufweist (vgl. S. 3, Zeilen 19 - 20). Es stellt sich die Frage, ob die Antihistamin- oder vasodilatatorische Wirkung dieser Verbindungen im Hinblick auf den entgegengehaltenen Stand der Technik vorher sehbar war.

6. Da jedoch zumindest einige der in der vorliegenden Anmeldung genannten Verbindungen den in der Entgegenhaltung A beschriebenen sehr nahe kommen, sind qualitativ zumindest gleichwertige oder etwas geringere Wirkungen zu erwarten. Die spezielle Auswahl der 7. Position des Theophyllins liegt ebenfalls innerhalb des bereits in A in Betracht gezogenen Bereichs, wo sowohl die 1. als auch die 7. Position für dieselbe Art von Substitution in Frage kommen, ohne daß dadurch die Grundeigenschaften der Verbindungen berührt werden. Was den Überschneidungsbereich anbetrifft, so wird diese Vermutung durch die allgemeinen Angaben in der Entgegenhaltung unmittelbar erhärtet. Solange nicht der Gegenbeweis erbracht wird, daß die kleine strukturelle Verschiebung in den beanspruchten Bereich hinein überraschenderweise mit einer erheblichen Verbesserung der für die Lösung der gestellten Aufgabe maßgeblichen Eigenschaft verbunden ist, ist davon auszugehen, daß die Verbindungen nur vorhersehbare Wirkungen aufweisen und daher naheliegend sind. Es ist Sache des Anmelders, diese aufgrund der vorliegenden Informationen gezogene Schlußfolgerung zu widerlegen. Falls er den Nachweis durch Vergleichstests führen will, müssen diese sich auf den nächstliegenden Stand der Technik beziehen (vgl. Spiroverbindungen/CIBA-GEIGY, T 181/82, ABl. EPA 1984, 401).

7. Entscheidend ist die Frage, ob der Fachmann nach Durchsicht des nächstliegenden Stands der Technik anhand der Aufgabenstellung sowie aufgrund seines allgemeinen Fachwissens und seiner Vertrautheit mit verwandten Gebieten gewußt hätte, welche Änderungen er am Stand der Technik vornehmen müßte, um zu den gewünschten Eigenschaften und Wirkungen zu gelangen. Es ist unerheblich, ob die von ihm beanspruchte Lösung der Aufgabe aufgrund eines weniger nahen oder strukturell gar entfernten Stands der Technik unvorhersehbar war, solange sie und damit auch die gewünschte Funktion aus anderen, relevanteren bekannten Verbindungen abgeleitet werden können, die - eben aus diesem Grunde - als "nächstliegender" Stand der Technik bezeichnet werden. Eine Verbindung, die im Vergleich zu einigen Lehren des Stands der Technik keine erfinderische Tätigkeit aufweist, wird nicht deshalb patentfähig, weil sie anderen Lehren gegenüber erfinderisch ist. Aus diesem Grund sind die unerwarteten Ergebnisse aus dem vorgelegten Vergleich mit strukturell nicht verwandten Arzneimitteln für den vorliegenden Fall ohne Belang.

8. Aus dem Leitsatz der deutschen Anthradipyrazol-Entscheidung (GRUR, 1970, 408), geht hervor, daß es damals um den "technischen Fortschritt" als "Kriterium der Patentierbarkeit" nach dem alten deutschen Patentgesetz ging. In dieser Entscheidung wurde jedenfalls ein gesonderter Vergleich mit allen ähnlich wirkenden Zusammensetzungen verlangt, es sei denn, die erwiesene Überlegenheit einem hervorragenden Mittel gegenüber ließe auch auf eine wesentliche Verbesserung allen übrigen Mitteln gegenüber schließen. Im vorliegenden Fall ist es nicht möglich, aus den bisher vorliegen den Ergebnissen zu folgern, daß auch im Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik, d. h. der Verbindung aus Beispiel 38.2 der Entgegenhaltung A, eine Überlegenheit gegeben ist. Daß eine Verbindung zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht auf dem Markt ist, kann viele Gründe haben; dies darf jedoch nicht als ein Anzeichen für eine wie auch immer geartete Minderwertigkeit ausgelegt werden.

Das Erfordernis des technischen Fortschritts im allgemeinen Sinne war im Grunde unabhängig von der erfinderischen Tätigkeit, da eine Anmeldung allein aus dem einen wie aus dem andern Grund zurückgewiesen werden konnte. Im EPÜ gibt es dieses Kriterium der Patentierbarkeit nicht, obwohl technische Überlegenheit natürlich auf erfinderische Tätigkeit schließen lassen könnte, wenn sie sich speziell auf die Lösung der sich aus dem nächstliegenden Stand der Technik ergebenden Aufgabe bezieht. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß ein als Anzeichen erfinderischer Tätigkeit dargelegter technischer Fortschritt gegenüber einem handelsüblichen Produkt kein Ersatz für den Nachweis einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik sein kann (s. auch T 181/82, Spiroverbindungen/CIBA-GEIGY, ABl. EPA 1984, 401).

9. Das Argument, Vergleichsversuche seien zu kostspielig, ist auch nicht überzeugend. Die Frage, ob die strukturellen Änderungen des Stands der Technik überhaupt mit einer Verbesserung verbunden sind, ist ein grundlegender Aspekt der erfinderischen Tätigkeit. Es kann keine Rücksicht darauf genommen werden, daß in einem bestimmten Land Tierversuche nach dem nationalen Recht möglicher weise umstritten sind, da sich diese oder ähnliche Schwierigkeiten bei der Erprobung und Entwicklung einer Erfindung in vielen Ländern der Welt aus dem einen oder anderen Grund stellen können; für Anmelder verschiedener Nationalität können deshalb nicht jeweils gesonderte Überlegungen angestellt werden.

10. Die Kammer ist daher zu der Schlußfolgerung gelangt, daß ein etwaiges Tierversuchsverbot in einem Vertragsstaat des EPÜ kein ausreichender Grund dafür ist, die Einreichung der Ergebnisse von Vergleichsversuchen mit dem nächstliegenden Stand der Technik zu verweigern, wenn die erfinderische Tätigkeit nur auf diese Weise nachgewiesen werden kann. Auf die Vergleichsversuche, bei denen der Beschwerdeführerin zufolge im vorliegenden Fall Tierversuche erforderlich sind, hätte nur dann verzichtet werden können, wenn die Kammer die erfinderische Tätigkeit auch anhand anderer relevanter Tatsachen hätte erkennen können. Solches Beweismaterial ist jedoch in Verbindung mit dem nächstliegenden Stand der Technik nicht vorgelegt worden.

11. Infolgedessen weist die Lösung der Aufgabe, bei der lediglich Verbindungen mit Antihistaminwirkung bereitgestellt werden, keine erfinderische Tätigkeit auf. Wie von der Prüfungsabteilung festgestellt, ist noch keine überraschende Verbesserung nachgewiesen worden, die darauf schließen ließe, daß die schwierige technische Aufgabe der Erzielung einer wesentlich besseren Antihistaminwirkung in erfinderischer Weise gelöst worden ist. Nachdem die Beschwerdeführerin angeboten hatte, diesen Nachweis zu erbringen, falls die Kammer sonst eine erfinderische Tätigkeit nicht erkennen könne, wurde in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, daß ihr Gelegenheit gegeben werde, der Prüfungsabteilung gegenüber diesen Nachweis zu erbringen, damit die Sachprüfung auf dieser Grundlage fortgesetzt werden könne.