T 0084/82 (Chloralderivative) 18-03-1983

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Bei den zur Zeit gültigen Ansprüchen handelt es sich um eine nochmals geänderte Fassung der Ansprüche, die am 13. Februar 1983 eingereicht und von der Kammer vor der mündlichen Verhandlung geprüft worden waren. Sie stützt sich auf die Ansprüche 8 bis 11 und andere Teile der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (z. B. Seite 2, Zeile 32 bis Seite 3, Zeile 34; Seite 9, Zeile 17 bis 22; Seite 10, Zeile 3 bis 18 und 24 bis 29).

3. Die Substitution von Zuckern, Dextran oder hochmolekularen Polysacchariden durch Chloral ist aus dem Stand der Technik bekannt. Die unmittelbare Umsetzung von Chloral mit Dextran, Stärke oder Celluloseprodukten dürfte jedoch weniger wirksam sein als in der Literatur behauptet (GB-A-1 046 612(1) und US-A-3 615 649(2)). Die Anmelderin hatte dies anhand eines Vergleichsbeispiels in der Beschreibung, bei dem sie Dextran entsprechend dem Verfahren nach Druckschrift 1 verwendet hatte, bereits nachgewiesen; im Beschwerdeverfahren legte sie außerdem Beweismaterial dafür vor, daß der Substitutionsgrad in Stärke oder Cellulose nach dem Verfahren gemäß Dokument 2 erheblich niedriger als erwartet ist. Bei der in der Druckschrift US-A-3 753 976(3) beschriebenen Umsetzung wird ein wäßriges Medium benutzt, um einen hohen Chloralgehalt zu erzielen; das Produkt läßt sich jedoch nicht direkt, sondern erst nach dem vollständigen Verdampfen des Wassers und des nicht umgesetzten Chlorals aus dem Reaktionsmedium isolieren. Obwohl gesagt wird, daß alle diese Verfahren auf verschiedene Polysaccharidderivate anwendbar sind, gibt es keinen spezifischen Hinweis auf die Chloralsubstitution der Polysaccharidderivate, die in dem anmeldungsgemäßen Verfahren verwendet werden. Diese Produkte können deshalb ebenso wie das beanspruchte Verfahren zu ihrer Herstellung als neu angesehen werden.

4. Zwar bestand bekanntermaßen der Wunsch nach einer hochgradigen Chloralsubstitution von Polysacchariden oder deren Derivaten, doch schienen diese Produkte als Chloralträger, die dieses bekannte Mittel erst im Magen freisetzen, im Hinblick auf ihre Verwendung in der Veterinär- oder Humanmedizin keine unerwarteten Eigenschaften aufzuweisen. Zum Prioritätszeitpunkt der vorliegenden Anmeldung war auch keineswegs ersichtlich, wie dies direkt und rationell erzielt werden könnte. Es war zwar bekannt, daß Celluloseacetale in Gegenwart von chlorierten Lösungsmitteln mit Chloral reagieren; diese Produkte hatten jedoch nur etwa 12 % Chloringehalt, was einem Chloralgehalt von 18 % entspricht (Chem. Abstr. 1970, 72, 56858q und 1973, 78, 73823r). Es ist jedoch auch bedeutsam, daß dasselbe Verfahren mit Cellulose in Kohlenstofftetrachlorid nur einen Chloralhydratgehalt von 4,58 % erbringt (vgl. Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung, Seite 13, Vergleichsbeispiel 4). Nach Auffassung der Kammer war es aufgrund der Offenbarung in den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten nicht vorherzusehen, daß sich mit Derivaten, die eine Hydroxy-Endgruppe an einem Alkylsubstituenten aufweisen, oder mit Alginsäureestern unter ähnlichen Bedingungen, d. h. in inerten, nichtwäßrigen Lösungsmitteln, bessere Ergebnisse erzielen lassen. Da die Ansprüche nunmehr auf diese Reaktanten beschränkt sind, müssen die in den Ansprüchen beschriebenen Verfahren als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden.

5. Die Kammer kann sich der Behauptung, die Prüfungsabteilung habe gegen die Bestimmungen des Übereinkommens verstoßen und die Anmelderin ungerecht behandelt, nicht anschließen. Die Prüfungsabteilung hat im ersten Bescheid vom 17. Juli 1981 klar zum Ausdruck gebracht, daß auch die in der Anmeldung genannten chloralsubstituierten Derivate, die im Stand der Technik nicht besonders offenbart gewesen waren, wegen ihrer bekannten und vorhersehbaren Eigenschaften für die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe naheliegend waren. Dasselbe gilt für therapeutische Gemische dieser Derivate. In den mit der Erwiderung der Anmelderin vom 30. Juli 1981 eingereichten Änderungen wurden die vom Stand der Technik direkt vorweggenommenen Varianten aus der Definition der Chloralderivate herausgenommen, ohne daß erläutert wurde, wie dadurch der Einwand der Offensichtlichkeit ausgeräumt werden sollte. Im wesentlichen wurde argumentiert, daß die Beschränkung auf die therapeutische Anwendung nach Artikel 54(5) EPÜ an sich bereits impliziere, daß die Gemische auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten. Das zusäitzliche Argument, die Angabe in der Druckschrift US-A-3 878 298(4), daß die Menge des Futterzusatzes (chloralsubstituiertes Polysaccharid) unter der pharmakodynamisch wirksamen Grenze liegen sollte, führe von der beanspruchten Erfindung weg, war für die Prüfungsabteilung völlig unerheblich, da aus der Offenbarung hervorgeht, daß diese Wirkung bei Überschreitung dieser Grenze erwartungsgemäß eintritt. Auf der Grundlage der vorgebrachten Argumente und Änderungen war an eine Erteilung nicht ernsthaft zu denken.

6. Die Erwiderung der Anmelderin geht nicht nur von einer völlig falschen Auslegung des Übereinkommens aus und bringt keine überzeugenden Argumente, sie liefert auch keinerlei Hinweise auf weitere Unterlagen oder Beweismittel, denen zu entnehmen wäre, daß das Herstellungsverfahren möglicherweise erfinderischen Charakter aufweist. Da mit der Erwiderung die Einwände nicht ausgeräumt wurden und kein Grund zu der Annahme bestand, daß weitere Änderungen das Problem lösen könnten, war die Prüfungsabteilung zu Recht der Auffassung, daß der Mangel nicht beseitigt werden könne und eine Zurückweisung angebracht sei. Da sich die Tatbestände, die für die Gewährbarkeit bestimmter Verfahrensansprüche sprechen, erst später im Laufe des Beschwerdeverfahrens ergeben haben, ist die Anmelderin für die Folgen, die sich aus der Verzögerung ergeben, selbst verantwortlich. Die Prüfungsabteilung konnte ohne Zutun der Anmelderin unmöglich auf den Gedanken kommen, daß die Erfindung auch unter einem völlig anderen Gesichtspunkt gesehen werden kann.

7. Gelingt es dem Anmelder nicht, die im ersten Bescheid dargelegte Auffassung der Prüfungsabteilung, daß die Erfindung nicht patentfähig ist, auch nur ansatzweise zu widerlegen, und erscheint ein solches Bemühen aufgrund der Sachlage auch bei Vornahme von Änderungen aussichtslos, so liegt es nach Artikel 96(2) EPÜ im Ermessen der Prüfungsabteilung, das Vorbringen des Anmelders als vollständig und endgültig anzusehen und deshalb davon auszugehen, daß es nicht sinnvoll wäre, ihm Gelegenheit zu weiteren Stellungnahmen zu geben; die Prüfungsabteilung kann die Anmeldung unter diesen Umständen im zweiten Bescheid zurückweisen. Es ist das erklärte Ziel des Europäischen Patentamts, die Sachprüfung gründlich, rationell und zügig durchzuführen; dies setzt allerdings bei den Anmeldern Bereitschaft zur Mitarbeit voraus. Weitere Stellungnahmen sind nur so lange erforderlich, wie das Vorbringen des Anmelders noch Aussicht auf Erteilung eines Patents erkennen läßt.

8. In der Entscheidung der Prüfungsabteilung (Seite 2, letzter Absatz) ist der Beschwerdekammer aufgefallen, daß die Prüfungsabteilung an dieser Stelle erstmals folgende Andeutung gemacht hat: Hätte die Prüfungsabteilung einen Einwand wegen mangelnder Neuheit gegen den ursprünglichen Anspruch auf ein therapeutisches Gemisch erhoben, was sie de facto nicht getan hat, so wäre jeder Versuch der Anmelderin, diesen Einwand unter Hinweis auf die Sonderbestimmung des Artikels 54(5) EPÜ (Neuheit von Stoffgemischen für therapeutische Zwecke) auszuräumen, aufgrund des im Verfahren genannten Stands der Technik zum Scheitern verurteilt gewesen.

Hierzu möchte die Kammer unabhängig vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens folgendes bemerken: Stellt die Prüfungsabteilung in einer Entscheidung Vermutungen über den Ausgang eines Einwands an, den sie nicht erhoben hat, so wird dem Anmelder jede Möglichkeit genommen, die angedeutete Nichtgewährbarkeit seines Anspruchs zu widerlegen, die dann zum Gegenstand eines anderen Verfahrens gemacht werden könnte.

9. Es wurde ein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ gestellt. Damit die Beschwerdegebühr nach dieser Regel zurückgezahlt werden kann, muß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegen. Nach Ansicht der Kammer rechtfertigt der Sachverhalt in diesem Falle eine solche Maßnahme nicht.