T 0164/14 (Silica umhüllte Titandioxidteilchen/BASF) 19-10-2015
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PHOTOAKTIVES TIO2 IN BESCHICHTUNGSMATERIALIEN
KRONOS INTERNATIONAL, INC.
Sachtleben Chemie GmbH
Ladung zur mündlichen Verhandlung - Fortsetzung des Verfahrens ohne ordungsgemäß geladene Partei
Berichtigung eines angebliches Fehlers im Anspruchswortlaut (nein)
Erweiterung des Schutzbereiches (ja) - alle Anträge
I. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 2 185 662 zu widerrufen, Beschwerde eingelegt.
II. Das Streitpatent in der erteilten Fassung enthält elf Ansprüche. Der Anspruch 1 lautet wie folgt:
"1. Beschichtungsmaterial, umfassend
(A) wenigstens ein Bindemittel als Komponente (A) und
(B) wenigstens ein photokatalytisch aktives Teilchen, umfassend einen nicht porösen Kern enthaltend wenigstens ein Metall- oder Halbmetalloxid mit einem Durchmesser von 0,1 bis 1 mym und wenigstens eine den Kern zumindest teilweise umgebende poröse Hülle enthaltend wenigstens ein weiteres Metall- oder Halbmetalloxid mit einer mittleren Schichtdicke von 0,1 bis 10 nm als Komponente (B)."
Die weiteren unabhängigen Ansprüche beziehen sich auf die Herstellung sowie die Verwendung der Beschichtungsmaterialien gemäß Anspruch 1.
III. Mit den Einsprüchen der Beschwerdegegnerinnen I und II (Einsprechende I und II) war das Streitpatent in seinem gesamten Umfang wegen mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer Tätigkeit und unzureichender Offenbarung angegriffen worden (Artikel 100 a) und b) EPÜ).
IV. Der Entscheidung der Einspruchsabteilung lagen der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 4, eingereicht mit Schriftsatz vom 22. August 2013 zu Grunde. Hinsichtlich des geänderten Hauptantrags berief sich die Patentinhaberin auf die Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers gemäß Regel 139 EPÜ.
Die Einspruchsabteilung entschied, dass die im Hauptantrag vorgeschlagene Berichtigung gemäß Regel 139 EPÜ nicht gewährbar sei, da Zweifel am Vorliegen einer Unrichtigkeit bestünden und die vorgeschlagene Berichtigung nicht offensichtlich sei. Gleiches gelte für den Hilfsantrag 2, der neben weiteren Änderungen die gleiche Berichtigung wie der Hauptantrag enthielt. Des Weiteren entschied die Einspruchsabteilung, dass alle Anträge den Schutzbereich des Streitpatent erweiterten und somit gegen den Artikel 123 (3) EPÜ verstießen.
V. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin einen Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 4 ein, die den der angefochtenen Entscheidung zu Grunde liegenden Anträgen entsprechen. Die Beschwerdeführerin machte erneut die Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers unter Regel 139 EPÜ geltend.
Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:
"1. Beschichtungsmaterial, umfassend
(A) wenigstens ein Bindemittel als Komponente (A) und
(B) wenigstens ein photokatalytisch aktives Teilchen, umfassend einen nicht porösen Kern enthaltend wenigstens ein Metall- oder Halbmetalloxid mit einem Durchmesser von 0,1 nm bis 1 mym und wenigstens eine den Kern zumindest teilweise umgebende poröse Hülle enthaltend wenigstens ein weiteres Metall- oder Halbmetalloxid mit einer mittleren Schichtdicke von 0,1 bis 10 nm als Komponente (B)." (Hervorhebung durch die Kammer).
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass der Durchmesser des nicht porösen Kerns im Bereich von "1-200 nm" liegt.
Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags durch die zusätzliche Aufnahme der Merkmale des erteilten Anspruchs 2. Er lautet wie folgt:
"1. Beschichtungsmaterial, umfassend
(A) wenigstens ein Bindemittel ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus auf Wasser und/oder organischen Lösungsmitteln basierenden Kunststoffdispersionen auf Basis von nicht-polymerischen Vernetzungssystemen, Acrylaten, Caprolactam, Vinylcaprolactam, N- Vinylformamid, Acrylestern, Styrol/Acrylestern und Vinylacetaten, Polyurethanen, Epoxidharzen, Alkydharzen und Mischungen davon, als Komponente (A) und
(B) wenigstens ein photokatalytisch aktives Teilchen, umfassend einen nicht porösen Kern enthaltend wenigstens ein Metall- oder Halbmetalloxid mit einem Durchmesser von 0,1 nm bis 1 mym und wenigstens eine den Kern zumindest teilweise umgebende poröse Hülle enthaltend wenigstens ein weiteres Metall- oder Halbmetalloxid mit einer mittleren Schichtdicke von 0,1 bis 10 nm als Komponente (B)."
Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 dadurch, dass der Durchmesser des nicht porösen Kerns bei "1-200 nm" liegt.
Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 dadurch, dass der Durchmesser des nicht porösen Kerns bei "1-200 nm" liegt und zusätzlich das Merkmal "wobei die Porosität der Hülle, ausgedrückt durch das Verhältnis von Anteil des Metalls oder Halbmetalls in der Hülle in Atomprozent zu Anteil des Metalls oder Halbmetalls im Kern in Atomprozent, gemessen über XPS (X-Ray Photo Electron Spectroscopy-ESCA Electron Spectroscopy for Chemical Analysis), 2 bis 80 beträgt" für die Komponente B aufgenommen wurde.
VI. In einer Mitteilung, die der Ladung als Anlage beigefügt war, äußerte die Kammer ihre vorläufige Meinung. Insbesondere war die Kammer der Auffassung, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Hauptantrag auf die Berichtigung eines vorgeblich offensichtlichen Fehlers in der erteilten Fassung des Streitpatents abziele. Eine solche Berichtigung falle allenfalls unter die Regel 140 EPÜ, da sie sich auf eine Entscheidung des Amtes beziehe, nämlich die Entscheidung über die Erteilung eines Patents. Die Regel 140 EPÜ könne jedoch nicht zur Berichtigung des Wortlauts eines Patents herangezogen werden und ein Antrag auf eine solche Berichtigung ist zu jedem Zeitpunkt unzulässig (G 1/10, ABl. EPA 2013, 194, Punkt 1 der Entscheidungsformel, Punkt VII.2 in Verbindung mit den Punkten 9 und 11 der Entscheidungsgründe; siehe auch T 657/11, Punkte 3.2 und 3.3 der Entscheidungsgründe; T 2051/10, Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe). Eine Berichtigung des erteilten Patents sei weder unter Regel 139 EPÜ noch unter Regel 140 EPÜ möglich.
Dessen ungeachtet verwies die Kammer zudem darauf, dass sie die Meinung der Einspruchsabteilung teile, dass eine offensichtliche Unrichtigkeit im Anspruch 1 des Streitpatents nicht erkennbar sei. Im Übrigen war die Kammer der Auffassung, dass alle Anträge gegen den Artikel 123 (3) EPÜ verstießen.
VII. Mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2015 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde. Zu den im Ladungsbescheid der Kammer angesprochen Punkten nahm die Beschwerdeführerin keine Stellung.
VIII. Mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2015 teilte die Beschwerdegegnerin II mit, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.
IX. Die Argumente der Beschwerdeführerin, soweit sie entscheidungserheblich sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Im erteilten Anspruch 1 liege ein offensichtlicher Fehler vor. Dies ergebe sich eindeutig aus dem Widerspruch zwischen der Beschreibung des erteilten Patents (Absatz [0029]), in der eine Untergrenze von 0,1 nm für den Durchmesser des nicht porösen Kerns angegeben werde, und dem erteilten Anspruch, in dem diese bei 0,1 mym (= 100 nm) liege. Da kein europäisches Patent ohne Anpassung der Beschreibung an die für gewährbar erachteten Ansprüche erteilt werde, liege schon allein aus diesem Grund ein offensichtlicher Fehler vor. Dies werde zudem durch den Stand der Technik, wie er beispielsweise in den Absätzen [0003] oder [0008] des Streitpatents genannt oder von den Beschwerdegegnerinnen angezogen werde, bestätigt. Aus diesem gehe für den Fachmann hervor, dass für photokatalytisch aktive Titandioxidteilchen ein Kerndurchmesser unter 100 nm typisch ist.
Der Fachmann würde im Hinblick auf die Beschreibung (Absätze [0013] und [0029] und die Beispiele) auch wissen, wie er diesen Fehler zu berichtigen habe. Es bestehe kein Zweifel daran, dass die Untergrenze des Kerndurchmessers 0,1 nm betragen solle. Eine unzulässige Erweiterung gemäß Artikel 123 (3) EPÜ liege somit im Hauptantrag nicht vor. Gleiches gelte auch für die Hilfsanträge.
X. Die Argumente der Beschwerdegegnerinnen I und II, soweit sie entscheidungserheblich sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Der Einspruchsabteilung sei dahingehend zuzustimmen, dass ein offensichtlicher Fehler im erteilten Anspruch 1 nicht vorliege. Der Text der Ansprüche sei vom Anmelder gebilligt worden. Der beanspruchte Bereich sei plausibel und entspreche in der Form der weiteren quantitativen Angabe im Anspruch 1. Derartige Teilchen seien photokatalytisch aktiv. Ein Fehler sei für den Fachmann daher nicht offensichtlich. Der Widerspruch zwischen Beschreibung und erteiltem Anspruch 1 sei kein Argument für das Vorliegen eines Fehlers, sondern sei vielmehr auf eine fehlerhafte Anpassung der Beschreibung zurückzuführen. Auch der Stand der Technik belege keineswegs, dass Kerndurchmesser von unter 100 nm typisch seien und die Untergrenze von 100 nm somit nicht korrekt sein könne. Diesbezüglich werde auf den Absatz [0008] des Streitpatents verwiesen, der Kerndurchmesser von 1 bis 400 nm als im Stand der Technik offenbart anerkenne.
Darüber hinaus sei aus den in der angefochtenen Entscheidung unter Punkt 2.3.2 genannten Gründen auch die Voraussetzung, dass für den Fachmann die richtige Angabe unmittelbar und eindeutig erkennbar sein müsse, nicht erfüllt. Der Einspruchsabteilung sei darin zuzustimmen, dass der Hauptantrag sowie die Hilfsanträge gegen den Artikel 123 (3) EPÜ verstießen.
XI. Die Beschwerdeführerin beantragte schriftlich, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf Basis der Ansprüche des Hauptantrags, hilfsweise der Ansprüche eines der Hilfsanträge 1 bis 4, alle mit der Beschwerdebegründung eingereicht, aufrechtzuerhalten.
XII. Die Beschwerdegegnerin I beantragte die Zurückweisung der Beschwerde. Die Beschwerdegegnerin II beantragte schriftlich ebenfalls die Zurückweisung der Beschwerde, sowie hilfsweise die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung, falls die Kammer zu dem Schluss gelange, dass einer der Anträge die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ erfülle.
XIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung, die in Abwesenheit der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin II stattfand, wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.
1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Nichterscheinen einer Partei zur mündlichen Verhandlung
2.1 Wie angekündigt (siehe die Punkte VII und VIII supra) nahmen die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin II, beide ordnungsgemäß geladen, nicht an der mündlichen Verhandlung teil.
2.2 Gemäß Regel 115 (2) EPÜ kann das Verfahren ohne die ordnungsgemäß geladenen Beteiligten fortgesetzt werden. Darüber hinaus ist die Kammer gemäß Artikel 15 (3) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) nicht verpflichtet, einen Verfahrensschritt einschließlich ihrer Entscheidung aufzuschieben, nur weil ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter in der mündlichen Verhandlung nicht anwesend ist; dieser kann dann so behandelt werden, als stütze er sich lediglich auf sein schriftliches Vorbringen. Die Kammer hat aus verfahrensökonomischen Gründen entschieden, das Verfahren in Abwesenheit der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin II fortzusetzen.
2.3 Die Beschwerdeführerin, deren Beschwerde von der Kammer letztlich zurückgewiesen wurde, hätte Gelegenheit gehabt, in der mündlichen Verhandlung zu den entscheidungserheblichen Sachverhalten Stellung zu nehmen. Mit ihrer Entscheidung, nicht an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen, hat sie auf die ihr gebotene Möglichkeit verzichtet, ihre Ansicht und Argumente diesbezüglich mündlich vorzutragen.
2.4 Die Kammer war daher, trotz der Abwesenheit der Beschwerdeführerin, in der Lage, am Ende der mündlichen Verhandlung eine Entscheidung zu treffen, ohne das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin zu verletzen.
3. Berichtigung gemäß Regel 139 EPÜ
3.1 Mit ihrem Hauptantrag beantragt die Beschwerdeführerin die Aufrechterhaltung des Patents auf Basis der erteilten Ansprüche, jedoch gemäß Regel 139 EPÜ berichtigt im Hinblick auf einen geltend gemachten offensichtlichen Fehler im Anspruch 1, nämlich der Berichtigung der Einheit für die Untergrenze des Durchmessers des nicht porösen Kerns von 0,1 mym auf 0,1 nm. Die beantragte Berichtigung in dem als Hauptantrag eingereichten Anspruchssatz stellte folglich den einzigen Unterschied zum erteilten Anspruch dar.
3.2 Die Kammer hat in ihrer Anlage zur Ladung, gestützt auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, darauf hingewiesen, dass eine Berichtigung des erteilten Patents im Sinne der Beschwerdeführerin weder unter Regel 139 noch unter Regel 140 EPÜ möglich ist (siehe Punkt VI supra). Die Kammer sieht keine Veranlassung von ihrer vorläufig geäußerten Meinung abzuweichen. Die Beschwerdeführerin hat sich diesbezüglich nicht geäußert.
3.3 Im Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 wurde die Berichtigung der Einheit für die Untergrenze des Durchmessers des nicht porösen Kerns von 0,1 mym auf 0,1 nm zusammen mit weiteren Änderungen, die als durch einen Einspruchsgrund veranlasst angesehen werden können, vorgenommen.
Selbst wenn man für diese Berichtigung Regel 139 EPÜ, wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, heranzieht (vgl. auch T 657/11, Punkt 3.4 der Entscheidungsgründe), so liegen die Voraussetzungen für die Vornahme einer derartigen Berichtigung nicht vor. Nach Regel 139 EPÜ können sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim EPA eingereichten Unterlagen auf Antrag berichtigt werden. Betrifft ein solcher Antrag jedoch die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen, so muss die Berichtigung derart offensichtlich sein, dass sofort erkennbar ist, dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte, als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird. Ist zweifelhaft, (1) ob überhaupt eine unrichtige Angabe vorliegt, oder (2) dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, ist eine Berichtigung ausgeschlossen (siehe auch G 3/89, ABl. EPA 1993, 117, Punkte 5 und 6 der Gründe).
3.4 Vorliegend ist die Kammer der Auffassung, dass Anspruch 1 des Streitpatents, der im Wesentlichen dem Anspruch 1 der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht entspricht und in Bezug auf die Angabe "0,1 bis 1 mym" mit diesem identisch ist, keine derart offensichtliche Unrichtigkeit enthält, dass für den Fachmann keine Zweifel daran bestehen, dass die Angabe nicht stimmt und so auch nicht gemeint sein kann.
3.4.1 Die Angabe 0,1 bis 1 mym für den Durchmesser des nicht porösen Kerns ist plausibel. Sie steht zu keiner der anderen Angaben des Anspruchs im Widerspruch. Teilchen mit einem derartigen Durchmesser sind unbestritten für den beanspruchten Zweck geeignet, so dass auch diesbezüglich für den Fachmann keine offensichtlich fehlerhafte Angabe vorliegt.
3.4.2 Die Kammer bestreitet nicht, dass es gewisse Abweichungen zwischen dem Anspruch 1 und der Beschreibung gibt. Derartige Inkonsistenzen sind jedoch nach Auffassung der Kammer kein Grund für den Fachmann, die Richtigkeit der Angaben in Anspruch 1 in Zweifel zu ziehen (siehe dazu auch T 1818/11, Punkt 3 der Entscheidungsgründe), zumal der beanspruchte Bereich von 0,1 bis 1 mym für den Durchmesser des Kerns nicht im Widerspruch zu dem in der Beschreibung genannten Bereich von 0,1 nm bis 1 mym steht, sondern, wie bereits in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, der beanspruchte Bereich lediglich enger gefasst ist.
Das Argument der Beschwerdeführerin, dass der Fehler in der erteilten Fassung offensichtlich sei, da ohne eine Anpassung der Beschreibung eine Patenterteilung nicht erfolge, überzeugt nicht. Die vorgeblichen Widersprüche lassen sich nämlich auch durch eine fehlerhafte Anpassung der Beschreibung an die für erteilbar erachteten Ansprüche erklären. Einen zweifelsfreien Rückschluss auf das Vorliegen eines offensichtlichen Fehlers im erteilten Anspruch 1 oder darauf, wie der Anspruch korrekt zu lesen wäre, erlaubt dieser Umstand nicht.
3.4.3 Auch das Argument, dass es für den Fachmann im Hinblick auf den Stand der Technik ohne Weiteres erkennbar war, dass Kerndurchmesser unter 100 nm typisch seien und somit der in der erteilten Fassung beanspruchte Bereich nicht richtig sein könne, ist nicht überzeugend. Wie bereits im Punkt 3.4.1 oben erläutert sind die beanspruchten Teilchen mit dem jeweiligen Kerndurchmesser unbestritten als photokatalytische Teilchen geeignet, so dass eine offensichtliche Unrichtigkeit für den Fachmann nicht vorliegt. Darüber hinaus wird beispielsweise im Absatz [0008] des Streitpatents ein Bereich von 1 bis 400 nm genannt. Damit liegt die Obergrenze hier deutlich über dem vorgeblich typischen Bereich von kleiner als 100 nm. Ähnliches findet sich auch in den von den Beschwerdegegnerinnen angezogenen Druckschriften. Diesbezüglich werden bereits in der angefochtenen Entscheidung Bereiche von 1 bis 300 nm und 0,5 bis 10 mym genannt (siehe Punkt 2.3.1 der Entscheidungsgründe). Des Weiteren ist die Kammer auch der Auffassung, dass unterschiedliche Bereiche für den Kerndurchmesser im Stand der Technik und im erteilten Anspruch 1 nicht zweifelsfrei auf einen offensichtlichen Fehler hinweisen. Für einen solchen Unterschied kann es auch andere Gründe, zum Beispiel eine beabsichtigte Abgrenzung vom Stand der Technik, geben.
3.5 Bei den Hilfsanträgen 1, 3 und 4 wurde die Berichtigung in Anspruch 1 mit weiteren Änderungen unmittelbar verknüpft, indem der Bereich "0,1 bis 1 mym" durch "1-200 nm" ersetzt wurde. Die obigen Ausführungen der Kammer, wonach die Angaben im Anspruch 1 aus Sicht des Fachmanns nicht offensichtlich fehlerhaft sind, gelten in gleicher Weise in Ansehung der Hilfsanträge 1, 3 und 4.
3.6 Die als "Berichtigung" bezeichneten Änderungen erfüllen somit nicht die Voraussetzungen der Regel 139 EPÜ. Sie werden im Folgenden daher als "herkömmliche" Änderungen im Sinne des Artikels 123 (1) EPÜ (siehe auch G 1/10, Punkt 13 der Entscheidungsgründe, T 657/11, Punkt 3.4 der Entscheidungsgründe) behandelt.
Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 4
4. Änderungen (Artikel 123 (3) EPÜ)
4.1 Gemäß Anspruch 1 der erteilten Fassung liegt der Durchmesser des nicht porösen Kerns des photoaktiven Teilchens im Bereich von 100 bis 1000 nm (0,1 bis 1 mym). Im Vergleich dazu wird im Anspruch 1 aller Anspruchsätze dieser Bereich auf Werte unter 100 nm ausgedehnt. Im Hauptantrag und Hilfsantrag 2 liegt der Bereich bei 0,1 bis 1000 nm, in den Hilfsanträgen 1, 3 und 4 bei 1 bis 200 nm. Damit umfasst der Anspruch 1 in allen Anträgen Beschichtungsmaterialien, die weder unter den erteilten Anspruch 1 noch unter einen der anderen erteilten Ansprüche (siehe Punkt II supra) fielen.
4.2 Diese Erweiterung des Schutzbereichs verstößt gegen den Artikel 123 (3) EPÜ, mit der Folge, dass keiner der vorliegenden Anspruchsätze gewährbar ist.
Aus diesen Gründen wird entschieden:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.