T 2311/10 24-09-2012

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Änderungen in Anspruch 1

Oberbegriff

2.1 Der im ursprünglichen Anspruch 1 angegebene wenigstens eine Nebelaustrittskanal des Nebelerzeugers wurde im Oberbegriff des vorliegenden Anspruch 1 dahingehend spezifiziert, dass er, anstatt zur Außenatmosphäre zu führen, in einen Bereich des Wasserauslaufs mündet. Es versteht sich von selbst, dass der Bereich des Wasserauslaufs der Sanitärarmatur ebenfalls von der Außenatmosphäre umgeben ist. Weiters wird nunmehr im Oberbegriff ein Wasserbehälter des steuerbaren Nebelerzeugers beschrieben, der mit dem Wasserauslauf verbunden ist. Die vorstehenden Änderungen basieren auf den ursprünglichen Ansprüchen 1, 2 und 4, und werden daher in der Entscheidung der Prüfungsabteilung (und auch von der Kammer) als zulässig erachtet.

Kennzeichen

2.2 Das neu hinzugefügte Kennzeichen des Anspruchs 1 beschreibt im wesentlichen einen Wasserbefüllungskanal mit Wasserbefüllungsventil zwischen Wasserauslauf und Wasserbehälter, und einen Wasserstandssensor im Wasserbehälter zum Schließen des Wasserbefüllungsventils. Die Prüfungsabteilung hatte entschieden, dass die hinzugefügten Merkmale sich allenfalls in der detaillierten Beschreibung des einzigen Ausführungsbeispiels, allerdings nur in Kombination mit einer Vielzahl weiterer Merkmale, finden ließen, und diese Hinzufügung ohne diese weiteren Merkmale daher zu einer Zwischenverallgemeinerung des Ausführungsbeispiels führe. Diese sei im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ nicht zulässig, da zumindest die Bedingungen II und III des Wesentlichkeitstests, nämlich dass die fehlenden weiteren Merkmals als solche für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen sollen, nicht unerlässlich sind und das Ersetzen oder Streichen dieser Merkmale keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert, nicht erfüllt seien.

Beurteilung einer Zwischenverallgemeinerung

2.3 Der Begriff "Zwischenverallgemeinerung" ("intermediate generalisaton") bringt zum Ausdruck, dass der Änderungsgegenstand, obwohl den Anspruchsmerkmalen einschränkend hinzugefügt, eine Verallgemeinerung einer ursprünglich offenbarten speziellen Ausführungsform darstellt.

2.4 Wie für jede zulässige Änderung gilt auch bei der Beurteilung von Zwischenverallgemeinerungen, dass deren Gegenstand für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dem Sachverhalt des Inhalts der ursprünglichen Anmeldung insgesamt (Ansprüche, Beschreibung, Zeichnungen) hervorgehen muss, unter Berücksichtigung von Angaben, die vom Fachmann zum Anmeldezeitpunkt vom Inhalt mit erfasst waren (implizite Offenbarung).

So ist es normalerweise nicht möglich, ein oder mehrere einzelne Merkmale einer offenbarten Ausführungsform aus dem offenbarten Zusammenhang zu reißen und zum Gegenstand eines Anspruchs zu machen. Ein solcher Anspruch ist jedoch zulässig, wenn die besagten Merkmale in der Ausführungsform fraglos eine gesonderte funktionelle Einheit darstellen. Die Kammer folgt der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach für den Fachmann aus der Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung zweifelsfrei ersichtlich sein muss, dass keine enge funktionale oder strukturelle, also untrennbare, Beziehung zwischen den herausgegriffenen Merkmalen und den ursprünglich in Kombination offenbarten Merkmalen des Ausführungsbeispiels besteht: siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 6. Auflage, III.A.2.

Der "Wesentlichkeitstest"

2.5 Beim sogenannten "Wesentlichkeitstest" wurde in T 331/87 (Gründe Nr. 4 bis 6; Abl. EPA 1991, 22) das Weglassen eines "unwesentlichen" Merkmals aus einem ursprünglich eingereichten unabhängigen Anspruch untersucht, und zwar insbesondere unter dem Aspekt (Bedingung II - zweiter Punkt des Tests), ob sich die die Aufgabe lösende Wirkung der Erfindung im Anspruch gegenüber dem in der ursprünglichen Anmeldung beschriebenen Stand der Technik auch ohne dieses Merkmal erzielen lässt (siehe hierzu die Gründe Nr. 7.1 bis 7.4 aus T 331/87 (supra)).

Da es in T 331/87 (supra) auf die Offenbarung in der Anmeldung ankommt, kann sich die in der Bedingung II genannte Aufgabe nur auf die aus der Anmeldung entnehmbare Aufgabe (aufgrund der Funktion oder Wirkung des Merkmals wie beschrieben oder für den Fachmann erkennbar), jedoch nicht auf eine gegenüber irgendeinem Stand der Technik neu formulierte Aufgabe beziehen.

2.6 Da dies nicht immer eingehalten wird (so auch im vorliegenden Fall), besteht eine große Gefahr, die Bedingung II des Tests falsch anzuwenden. Zur falschen Anwendung trägt nach Ansicht der Kammer der Umstand bei, dass Punkt zwei des Leitsatzes nach T 331/87 (supra), losgelöst vom übrigen Inhalt der Entscheidung, eine neu gegenüber dem später bekanntgewordenen Stand der Technik gestellte Aufgabe als Kriterium für die Wirkungsweise der Erfindung, und damit für die "Wesentlichkeit" eines zu streichenden Anspruchmerkmals, offenbar auch nicht ausschließt.

Bei Änderung der objektiven Aufgabe nach Einreichung der Anmeldung, insbesondere bei beträchtlicher Umformulierung in Bezug auf neu bekanntgewordene Beweismittel, variiert aber die "Wesentlichkeit" eines Merkmals im Anspruch gemäß Bedingung II im Laufe des Verfahrens, und somit das Ergebnis des Wesentlichkeitstests, erheblich. Hieraus resultieren im vorliegenden Fall die Schwierigkeiten sowohl der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerdebegründung: Seite 2, zweiter Absatz; Seite 7, zweiter Absatz; und Seite 11, Brückenabsatz und zweiter Absatz) als auch der Prüfungsabteilung (vgl. Prüfungsentscheidung: Punkte 10 und 11), die Bedingung II des Tests, nur basierend auf dem Leitsatz der T 331/87 (supra), vernünftig anzuwenden.

2.7 Aber auch bei korrekter Anwendung der Bedingung II hat die Kammer zumindest bei diesem Aspekt des Wesentlichkeitstests erhebliche Zweifel, ob aufgrund der engeren Auslegung "derselben Erfindung" nach der jüngeren Rechtsprechung der Grossen Beschwerdekammer zur sinnvollen Ausübung des Prioritätsrechts, ein solcher Denkansatz noch als Testkriterium für die in Artikel 123(2) EPÜ - nach dem gleichen Grundsatz wie im Prioritätsrecht - geforderte Beurteilung der ursprünglichen Offenbarung einer Anspruchsänderung dienen kann (siehe G 2/98; Leitsatz; Zusammenfassung des Verfahrens; Begründung der Stellungnahme Nr. 9; Abl. EPA 2001, 413; und G 1/03 und G 2/03; Entscheidungsgründe Punkt 4; Abl. EPA 2004, 413 und 448).

Nach Auffassung der Kammer folgt aus G 2/98 (supra) für die Bewertung der Frage, ob ein technisches Merkmal eines unabhängigen Anspruchs weggelassen werden kann, ob der Fachmann hierzu eine Lehre aus dem Zusammenhang der ursprünglichen Offenbarung unmittelbar und eindeutig entnimmt, im Gegensatz zum Wesentlichkeitstest nach T 331/87 (supra), der das Weglassen eines "unwesentlichen" Merkmals entgegen dem in G 2/98 (supra) entwickelten Grundsatz der Rechtsicherheit vielmehr danach beurteilt, ob es mit der Funktion bzw. Wirkung der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik in Zusammenhang steht, oder nicht.

2.8 Der Vollständigkeit halber stellt die Kammer fest, dass auch bei Bedingung III des Wesentlichkeitstests (vgl. Leitsatz T 331/87 (supra), Punkt 3), wonach das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch zulässig ist, wenn dies keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert, die Gefahr besteht, dass sie (wie im vorliegenden Fall, vgl. Punkt 9.1 bis 9.4 der Prüfungsentscheidung) falsch angewendet wird, da nicht klar ist, was mit "keiner wesentlichen Angleichung" gemeint ist. Versteht man darunter (wie im vorliegenden Fall durch die Prüfungsabteilung) keinerlei Abänderung bei irgendwelchen anderen Merkmalen im Ausführungsbeispiel, aus dem das Merkmal entnommen ist, so ist die Bedingung trivial und nahezu nie erfüllt (beispielsweise bei Einsatz eines anderen Wasserstandssensors, vgl. Punkt 9.3 der Entscheidung der Prüfungsabteilung).

2.9 Die Kammer erachtet daher den "Dreipunkte- oder Wesentlichkeitstest" (vgl. EPA-Richtlinien H-V 3.1 und H-V 3.2.1 - Stand Juni 2012) im Gegensatz zur Auffassung der Prüfungsabteilung (und auch der Beschwerdeführerin) im vorliegenden Fall zur Beurteilung der Zulässigkeit der aus der Beschreibung entnommenen Zwischenverallgemeinerung zur Beschränkung gegenüber dem im nachhinein bekanntgewordenen Stand der Technik für wenig hilfreich, wenn nicht sogar irreführend. Die Kammer folgt hierbei sinngemäß der schon in T 910/03 vom 7. Juli 2005 (Gründe Nr. 3.4, 3.5 und 6.) vertretenen grundsätzlichen Auffassung zur Anwendung des Wesentlichkeitstests im Lichte von G 2/98 (supra).

Bewertung der neu hinzugefügten Merkmale im Kennzeichen

2.10 Nach Punkt 8.3 der angefochtenen Entscheidung der Prüfungsabteilung liegt der Grund für die Zurückweisung des damaligen Hilfsantrags darin, dass in das Kennzeichen des Anspruchs 1 nicht die folgenden, "mit den aufgenommenen Merkmalen strukturell verbundenen" Merkmale mit aufgenommen wurden:

a. Im Wasserbehälter befindet sich ein Ultraschallnebler, mit dem aus dem Wasser ein Wassernebel erzeugbar ist.

b. Der Nebelerzeuger umfaßt einen Nebelkanaltrichter, wobei der Wasserstandssensor auf Höhe des unteren Randes des Nebelkanaltrichters angebracht ist.

c. Der Wasserbehälter weist einen Wasserüberlauf auf Höhe des Wasserstandssensors auf.

Da der vorliegende Hauptantrag dem damaligen Hilfsantrag entspricht, ist damit zu entscheiden, ob die Anmeldung wie ursprünglich eingereicht eine Grundlage für eine Aufnahme der Merkmale des Kennzeichens ohne die genannten Merkmale a bis c bietet.

2.11 Wie von der Beschwerdeführerin dargelegt, erfolgt im vorliegenden Anspruch 1 die gesteuerte Befüllung des Wasserbehälters nicht aus der Wasserzuführung direkt, sondern über den Wasserauslauf der Sanitärarmatur.

Aus dem ursprünglich offenbarten Ausführungsbeispiel gemäß Anspruch 4 (siehe Anmeldung; Seite 2, erster Absatz; Anspruch 4; wie veröffentlicht) ist nach Ansicht der Kammer für den Fachmann zunächst eindeutig entnehmbar, dass das Wasser aus dem "Wasserbehälter des Nebelerzeugers" der Herstellung von Nebel dient, und zwar unabhängig von der Art des verwandten Nebelerzeugers. Nur in einer vorteilhaften Ausführungsform wird die Nebelerzeugung aus Wasser mit einem Ultraschallnebler bewerkstelligt (vgl. Anmeldung Seite 1, letzter Absatz). So kann Nebel im Gegensatz zur Ansicht der Prüfungsabteilung auch im Ausführungsbeispiel der Figuren 1 bis 3 auf andere Weise als mit dem "Ultraschallnebler 14" erzeugt werden (vgl. Anmeldung Seite 9, vierter Absatz, wie veröffentlicht).

Irgendeine funktionale oder strukturelle, geschweige denn untrennbare, Beziehung zwischen der Verwendung eines Ultraschallneblers in dem Wasserbehälter des Nebelerzeugers und der Regelung der Wasserzufuhr zum Wasserbehälter über einen Wasserbefüllungskanal mittels eines Wasserbefüllungsventils ist für die Kammer daher nicht ersichtlich (vgl. Anmeldung; Seite 4, vorletzter Absatz; wie veröffentlicht). Auch das Vorsehen eines "Nebelkanaltrichters 15" über dem "Ultraschallnebler 14" stellt somit, wie von der Beschwerdeführerin argumentiert, für den Fachmann eine rein fakultative Maßnahme dar und steht in keinerlei ursprünglich offenbartem Zusammenhang mit der Regelung der Wasserzufuhr vom Wasserauslauf zum Wasserbehälter des Nebelerzeugers (vgl. Anmeldung; Seite 4, zweiter Absatz; und Figur 1; wie veröffentlicht).

2.12 Der Argumentation der Beschwerdeführerin folgend, ist die Kammer darüber hinaus der Ansicht, dass die Angabe in Anspruch 1, wonach der Wasserstandssensor im Wasserbehälter das angesteuerte Wasserbefüllungsventil schließt, "wenn der Wasserstand die Höhe des Wasserstandssensors erreicht hat", unmissverständlich die direkte Feststellung des Wasserniveaus im Vergleich zum Niveau des Sensors beschreibt, und nicht etwa, wie von der Prüfungsabteilung unter Punkt 9.3 ihrer Entscheidung argumentiert, auch eine indirekte Messung des Wasserstands aufgrund des Wasserdrucks über einem am Boden des Behälters befindlichen Drucksensors umfassen kann (vgl. Anmeldung; Seite 7, zweiter Absatz). Irgendein Zusammenhang zwischen der Regelung der Wasserzufuhr zum Wasserbehälter und der im Detail beschriebenen Position des Wasserstandssensors auf Höhe des unteren Randes des (nicht erforderlichen) Nebelkanaltrichters ist für die Kammer somit in Hinblick auf die Sensorfunktion nicht erkennbar (vgl. Anmeldung; Seite 4, fünfter Absatz; und Figur 1; wie veröffentlicht).

Und schließlich entnimmt der Fachmann aufgrund seines Fachwissens den ursprünglichen Unterlagen unzweifelhaft, dass der beschriebene "Wasserüberlauf 18" lediglich eine zusätzliche, und somit vorteilhafte, Sicherheitsmaßnahme darstellt, falls die Regelung der Befüllung des Wasserbehälters zum Schließen des Wasserbefüllungsventils gegen Überlaufen des Behälters versagt: nur bei defektem Wasserstandssensor erfolgt der Überlauf über eine Öffnung in den Ausguss der Sanitärarmatur (vgl. Anmeldung; Seite 4, fünfter Absatz; Seite 7, zweiter und dritter Absatz; und Figur 1; wie veröffentlicht). Der zusätzliche "Wasserüberlauf 18" stellt für die Funktion des Wasserstandssensors (und damit auch für die Regelung der Wasserzufuhr zum Behälter) daher wieder nur eine spezielle Ausführungsform dar, und kann aus Sicht der Kammer folglich entfallen.

Zusammenfassung

2.13 Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass auch die auf der Beschreibung basierenden Merkmale im Kennzeichen des vorliegenden Anspruchs 1 (siehe insbesondere Seite 4, fünfter und sechster Absatz; und Seite 7, zweiter Absatz; wie veröffentlicht) für den Fachmann unmittelbar und eindeutig der Gesamtheit der ursprünglichen Offenbarung der Anmeldung zu entnehmen sind.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfüllt daher die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

3. Angebliche Verfahrensmängel

3.1 Ob und in welchem Umfang in einem Bescheid der Prüfungsabteilung alle Gründe zusammengefasst werden, die der Erteilung des europäischen Patents entgegenstehen, ist eine Frage der Verfahrensökonomie (siehe J 32/95, Gründe Nr. 3.2, Abl. EPA 1999, 733) und liegt im Ermessen der Prüfungsabteilung, vgl. EPA-Richtlinien, C-III, 4. - Stand Juni 2012.

Nach Erhalt des Erstbescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder von sich aus, also ohne Zustimmung der Prüfungsabteilung, die Anmeldung nur einmal ändern, wobei die Änderung gleichzeitig mit der Erwiderung auf den Bescheid eingereicht werden muss, Regel 137(2) EPÜ. Spätere weitere Änderungen sind abhängig von der Zustimmung der Prüfungsabteilung, Regel 137 (3) EPÜ. Bei der Ausübung Ihres Ermessens hat die Prüfungsabteilung das Interesse des Anmelders an der Erteilung eines rechtsbeständigen Patents und das Interesse an einem raschen Abschluss des Prüfungsverfahrens gegeneinander abzuwägen, vgl. EPA-Richtlinien, H-II, 2.3 - Stand Juni 2012.

3.2 Im vorliegenden Fall forderte die Prüfungsabteilung nach ihrem Erstbescheid vom 27. August 2007 die Beschwerdeführerin mehrmals auf (vgl. Bescheide vom 04. August 2008 und 2. April 2009) einen neuen, gewährbaren, Anspruch 1 vorzulegen. Die Beschwerdeführerin brachte in ihren Stellungnahmen zu den nachfolgenden Bescheiden aber keine Änderungen vor, mit denen aus Sicht der Prüfungsabteilung der Mangel der fehlenden Neuheit, bzw. der mangelnden Offenbarung des Anspruchs 1 beseitigt wurde.

Daraufhin hatte die Prüfungsabteilung unter Ausübung ihres Ermessens entsprechend dem ursprünglichen Antrag der Beschwerdeführerin vom 14. Dezember 2007 eine mündliche Verhandlung anberaumt. Im Ladungsbescheid vom 2. Februar 2010 wurden die Einwände der Prüfungsabteilung detailliert erörtert, insbesondere zur mangelnden Offenbarung des Anspruchs 1 gemäß beantragter Fassung vom 1. Dezember 2012.

Die Beschwerdeführerin reichte in Ihrer Stellungnahme vom 26. März 2010 als Reaktion auf den Ladungsbescheid nochmals einen geänderten Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag ein, welcher dem nunmehr im Beschwerdeverfahren vorliegenden Hauptantrag entspricht. Dieser geänderte Anspruch 1 wurde in der mündlichen Verhandlung vom 28. April 2010 von der Prüfungsabteilung ins Verfahren zugelassen, und die Beschwerdeführerin hatte hierbei ausreichend Gelegenheit, zur Auffassung der Prüfungsabteilung Stellung zu nehmen (vgl. Niederschrift der mündlichen Verhandlung, und Entscheidung der Prüfungsabteilung, Punkt 2.6).

3.3 Das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin wurde nach Ansicht der Kammer daher gewahrt, insbesondere das in Artikel 116 (1) EPÜ verankerte Recht eines Verfahrensbeteiligten auf mündliche Verhandlung. Wie von der Prüfungsabteilung dargelegt, dient die Verhandlung zur abschließenden Erörterung des Sachverhalts, und endet in der Regel mit einer hierzu verbindlichen Entscheidung (vgl. Entscheidung der Prüfungsabteilung, Punkt 1.3 und 1.4). Der Antrag der Beschwerdeführerin zu Beginn der mündlichen Verhandlung, wieder ins schriftliche Verfahren zurückzukehren, wurde daher von der Prüfungsabteilung rechtsfehlerfrei aus Gründen der Verfahrensökonomie abgelehnt (vgl. zB T 823/04, Gründe Nr. 1, vom 5. August 2005).

Ein Verfahrensmangel, oder gar ein wesentlicher Verfahrensmangel, liegt im erstinstanzlichen Prüfungsverfahren somit nicht vor.

4. Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung

Die Anmeldung wurde wegen unzulässiger Erweiterung des Anspruchs 1 zurückgewiesen. Da der Gegenstand des Anspruchs 1 ansonsten auf seine Patentfähigkeit noch nicht untersucht wurde, hält es die Kammer für geboten (dem Antrag der Beschwerdeführerin folgend), die Angelegenheit zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens gemäß Artikel 111(1) Satz 2 an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.