T 0646/02 (Umfang des Einspruchs) 21-09-2004

1. Die Beschwerde entspricht den Bestimmungen der Artikel 106 bis 108 EPÜ und der Regeln 1 (1) und 64 EPÜ und ist damit zulässig.

2. Nach Regel 55c) EPÜ muß die Einspruchsschrift unter anderem eine Erklärung darüber enthalten, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird. Diesem Erfordernis wurde in der Entscheidung G 0009/91 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 7/1993, 408) eine Doppelfunktion hinsichtlich der Regelung der Zulässigkeit des Einspruchs und der Festlegung des rechtlichen und faktischen Rahmens, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen sei, zugesprochen (Punkt 6 der Gründe). Wenn der Einsprechende seinen Einspruch nicht auf das Patent als Ganzes richte, sondern auf einzelne Gegenstände des Patents beschränke, verzichte er ganz bewußt auf die Ausübung seines im EPÜ vorgesehenen Rechts, auch die übrigen unter das Patent fallenden Gegenstände anzugreifen, die damit keinem Einspruch unterlägen. Daher sei auch das EPA nicht befugt, sich überhaupt mit diesen übrigen Gegenständen zu befassen (Punkt 10 der Gründe).

Eine Ausnahme von diesem aus der Natur des nachgeschalteten Einspruchsverfahrens als streitigem Verfahren abgeleiteten Grundsatz sah die Grosse Beschwerdekammer nur für den Fall vor, daß der Einspruch ausdrücklich nur gegen den Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs gerichtet ist. In diesem Fall könne davon ausgegangen werden, daß der Gegenstand der von diesem unabhängigen Anspruch abhängigen Ansprüche durch die Erklärung nach Regel 55c) EPÜ implizit mit abgedeckt sei (Punkt 11 der Gründe).

In die (nicht veröffentlichte) Entscheidung T 0653/02 vom 9. Juli 2004 fanden diese Grundsätze insoweit Eingang, als die Befugnis der Kammer verneint wurde, einen durch Kombination des angegriffenen unabhängigen Anspruchs 1 mit einem vom Einspruch ausdrücklich ausgenommenen abhängigen Anspruch gebildeten neuen Anspruch zu prüfen.

3. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin als Einsprechende auf dem Einspruchsformblatt 2300 im Kapitel V für den Umfang des Einspruchs nicht das Kästchen für den gesamten Umfang angekreuzt, sondern explizit nur die Ansprüche 1 und 2 genannt. In der diesem Formblatt beigefügten Einspruchsbegründung wurde auf Seite 2 zunächst die Erfindung erläutert, die nach dem Verständnis der Einsprechenden bzw. Beschwerdegegnerin in zwei Varianten zur Erzeugung eines variablen Bohrlochbildes bestehen solle, nämlich zum einen mit verstell- und fixierbaren Werkzeugführungen und zum anderen mit einer austauschbaren Aufsetzplatte. Im letzten Absatz derselben Seite wird erläutert, daß sich der Einspruch deshalb nur gegen die Ansprüche 1 und 2 in der erteilten Fassung richte, da diese so abgeändert wurden, daß auch Bohrvorrichtungen umfaßt seien, die ein fixes, nicht veränderbares Bohrlochbild aufwiesen.

Aus diesen Ausführungen der Beschwerdegegnerin im Einspruchsschriftsatz ergibt sich eindeutig, daß das Patent nur insoweit angegriffen werden soll, als Bohrvorrichtungen mit unveränderlichem Bohrlochbild umfaßt seien, und derjenige Gegenstand des Patents, der sich auf eine Bohrvorrichtung mit veränderlichem Bohrlochbild bezieht, beispielsweise die von der Beschwerdegegnerin erläuterten beiden Varianten, vom Einspruch ausdrücklich ausgenommen sein soll. Beide Gegenstände fallen unter den erteilten Anspruch 1, da dieser zumindest explizit kein die Verstellbarkeit der Werkzeugführungen oder die Austauschbarkeit der Aufsetzplatte betreffendes Merkmal enthält. Der mit dem Einspruch ebenfalls angegriffene abhängige Anspruch 2 in der erteilten Fassung ist im Unterschied zu den weiteren abhängigen Ansprüchen ausdrücklich auf feststehende Werkzeugführungen und damit eine Bohrvorrichtung mit unveränderlichem Bohrlochbild gerichtet.

4. Der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hauptantrag enthält zwei unabhängige Ansprüche, nämlich die Ansprüche 1 und 9. Anspruch 1 ist durch die Einfügung des Wortes "verstellbar" in der letzten Zeile auf Werkzeugführungen, die auf der Aufsetzplatte verstellbar sind, und damit auf die von der Beschwerdegegnerin genannte erste Variante einer Bohrvorrichtung mit veränderlichem Bohrlochbild beschränkt. Eine Stütze für diese Einschränkung findet sich beispielsweise im ursprünglich eingereichten Anspruch 1. In den Anspruch 9 wurde das der Beschreibungsseite 4, Zeilen 10 bis 14, der ursprünglichen Anmeldung entnehmbare Merkmal der unterschiedlichen, austauschbaren Aufsetzplatten aufgenommen, sodaß dieser Anspruch auf die von der Beschwerdegegnerin genannte zweite Variante einer Bohrvorrichtung mit veränderlichem Bohrlochbild eingeschränkt ist. Der erteilte Anspruch 2 wurde gestrichen. Der Gegenstand der neuen Ansprüche umfaßt nunmehr also unmißverständlich nur die beiden ursprünglich offenbarten Varianten einer Bohrvorrichtung mit veränderlichem Bohrlochbild, die ausdrücklich vom Einspruch ausgenommen sind. Im Hinblick auf den in der G 0009/91 entwickelten Grundsatz (siehe Kapitel 2) fehlt es damit an der Befugnis der Kammer zur materiellrechtlichen Prüfung dieser Ansprüche.

5. Der vorliegende Fall unterscheidet sich von dem der obengenannten Entscheidung T 0653/02 zugrundeliegenden Sachverhalt dadurch, daß der vom Einspruch ausgenommene Gegenstand zwar im Patent beschrieben und Teil des erteilten unabhängigen Anspruchs, aber selbst nicht Gegenstand eines abhängigen Anspruchs des erteilten Patents ist. Hinsichtlich der Frage der Prüfungsbefugnis kommt es aber nur darauf an, ob das Patent eindeutig auf einen vom Einspruch ausgenommenen Gegenstand eingeschränkt ist. Dies ist bei der genannten Entscheidung durch Beschränkung auf den Gegenstand des ausdrücklich nicht angegriffenen abhängigen Anspruchs und im vorliegenden Fall durch Beschränkung auf ausdrücklich nicht angegriffene Varianten der Erfindung erfolgt. Damit kommt auch im vorliegenden Fall die Ausnahmeregelung gemäß Punkt 11 der G 0009/91 (siehe Kapitel 2) nicht in Frage, die nur auf implizit vom Einspruch mit abgedeckte und nicht auf ausdrücklich ausgenommene Gegenstände anwendbar ist.